Dossiers

Rechtbank ’s-Gravenhage, 28 januari 2009, HA ZA 06-2844, NORMA tegen Vereniging NLKabel (voorheen VECAI) en diverse kabelaars en IRDA tegen NORMA en kabelaars.

Auteursrecht. Kabeldoorgifte is geen secundaire openbaarmaking. “Een uitleg waarbij artikel 14a WNR ook ziet op een primaire openbaarmaking zou contra legem zijn.

Vonnis in procedure van de collectieve belangenorganisaties Norma en Irda tegen de Nederlandse kabelexploitanten. Norma en Irda vorderden een vergoeding voor de kabeldoorgifte van de prestaties van uitvoerende kunstenaars opgenomen in televisieprogramma’s. Norma en Irda baseerden zich daarbij op (aansluitingscontracten gebaseerd op) artikel 14a lid 1 WNR dat bepaalt dat met betrekking tot ‘heruitzending’ (de nabuurrechtelijke tegenhanger van secundaire openbaarmaking in het auteursrecht) het naburige recht alleen kan worden uitgeoefend door collectieve belangenorganisaties zoals Norma en Irda.

De Haagse Rechtbank is van oordeel (dat niet betwist of onvoldoende gemotiveerd weersproken is) dat alle kabeldoorgifte door gedaagden (inmiddels) plaatsvindt op basis van een rechtsreeks door de omroep aangeleverd signaal dat niet voor het publiek toegankelijk is (ov. 4.1). Om die reden is volgens de rechtbank sprake van ‘uitzenden’ en niet van ‘heruitzenden’ (van een voorafgaande primaire uitzending) in de zin van artikel 14a lid 1 WNR. Omdat Norma en Irda alleen rechten vertegenwoordigen ten aanzien van dergelijk ‘heruitzenden’, worden  alle vorderingen afgewezen. Aan de beantwoording een aantal andere interessante, gecompliceerde, vragen (zoals de verhouding tot het wettelijke vermoeden van overdracht) komt de Rechtbank Den Haag niet toe.

“4.1. Bij de beoordeling van het verweer van Vecai en de kabelaars moet allereerst worden vastgesteld dat door Norma en Irda niet is betwist dat de omroepen het signaal rechtstreeks aan de kabelexploitant leveren, welk signaal niet voor het publiek toegankelijk is. Norma en Irda hebben bovendien niet, althans onvoldoende gemotiveerd, gesteld dat dit voor uitzendingen in een deel van de relevante periode in het verleden en/of voor een deel van de door de kabelaars aangeboden uitzendingen anders is. Zij stellen daarentegen slechts dat het regime van de artikelen 14a e.v. WNR van toepassing is op iedere openbaarmaking, waaronder naar hun mening ook dient te worden verstaan het voor de eerste maal voor het publiek beschikbaar maken van een speciaal daartoe enkel aan de kabelexploitant ter beschikking gesteld signaal. De onderhavige beoordeling zal zich daarom beperken tot de situatie waarin de omroepen een niet voor het publiek toegankelijk signaal rechtstreeks aan de kabelexploitanten leveren.

(…)

4.4. Omdat in de door Vecai en de kabelaars geschetste situatie – aanlevering door de omroepen van een niet voor het publiek toegankelijk signaal rechtstreeks aan de kabelaars per satelliet of door middel van een vaste verbinding – niet kan worden gesproken van het verspreiden van programma’s, is die aanlevering niet aan te merken als uitzenden door de omroep. Dit betekent dat de daarop volgende verspreiding van de programma’s door de kabelaars niet is aan te merken als heruitzenden, maar als uitzenden in de zin van de WNR. Van het gelijktijdig uitzenden in de hiervoor bedoelde zin is immers geen sprake. Niet alleen de wet is op dit punt duidelijk. Ook de Memorie van Toelichting biedt geen ruimte voor een andere uitleg.

(…)

4.6. Norma heeft bij pleidooi nog gesteld dat zij zich (ook) tegen de primaire openbaarmaking kan verzetten omdat dit verbodsrecht haar door de bij haar aangesloten uitvoerende kunstenaars is overgedragen. Nadat dit door Vecai en de kabelaars was tegengesproken heeft Norma erkend dat dit recht niet expliciet wordt genoemd in de onder 2.2 weergegeven overeenkomst maar die overdracht zou uit de strekking van de overeenkomst volgen. Deze stelling is te vaag om te worden onderzocht en wordt om die reden verworpen. In het midden kan daarom blijven of, zoals gesteld door Vecai en de kabelaars, in geval van een filmwerk dit recht als regel door de uitvoerende kunstenaar aan de producent wordt overgedragen of door de werking van artikel 45d Aw geacht wordt aan de producent te zijn overgedragen.

1019h proceskosten, kort weergegeven: Norma:  €25.000,- (afspraak partijen), proceskosten Irda: €1130,- (liquidatietarief wegens bezwaar en geen deugdelijke onderbouwing proceskosten).

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2009, zaaknr. 106.006.053/01, WE Netherlands B.V. tegen Hachette Filipacchi Presse S.A. (met dank aan Paul Steinhauser, SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk)

Handelsnaamrecht. Hoger beroep in een geschil over de handelsnaam ELLE. Hachette, uitgever van het ‘damesmodetijdschrift’ Elle, heeft weliswaar niet het voornemen om zelf kledingwinkels in Nederland te gaan exploiteren, maar heeft een franchiseketen een licentie verleend om de naam Elle voor modewinkels te gebruiken. Partijen stellen over en weer de vraag aan de orde  in hoeverre het gebruik van de namen "WE" door  WE (het kledingmerk en de modewinkels) respectievelijk "Elle" door Hachette als gebruik als handelsnaam, dan wel slechts als merk en/of onderdeel van een handelsnaam kan worden gekwalificeerd.

Het Hof Amsterdam bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. (zie: IEF 2129, De specifieke schrijfwijze). Geen verwarring, geen verwatering.

“4.3. WE stelt zich op het standpunt dat het gebruik van de naam Elle voor kledingwinkels in Nederland leidt tot gevaar voor verwarring met haar onderneming en mitsdien op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden is. Zij beroept zich in dit verband zowel op haar huidige gebruik van het persoonlijke voornaamwoord WE als handelsnaam als op de nawerking van de door haar in het verleden als handelsnaam gebruikte persoonlijke voornaamwoorden Hij, Zij en You. (…)

4.4. Het standpunt van WE dat het gebruik van een persoonlijk voornaamwoord als (handels)naam voor een modewinkel, ook als dit in een andere taal is, er reeds per definitie toe zal leiden dat het publiek de desbetreffende onderneming direct of indirect zal verwarren met de onderneming van WE kan niet als juist worden aanvaard. Daarmee zou immers een onevenredig groot en naar het oordeel van het hof niet realistisch gewicht aan de begripsmatige verwantschap van de benaming worden toegekend; Hachette voert terecht aan dat van het normaal oplettende publiek een dergelijke taalkundige exercitie/vertaalslag over het algemeen niet kan worden verwacht.

4.5. Niet aannemelijk is dat dit anders ligt waar het het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord in de franse taal "Elle" betreft. Voor zover al valt aan te nemen dat Elle door het relevante publiek in Nederland direct als voornaamwoord (en als vertaling van Zij) wordt herkend, speelt ook naar oordeel van het hof bij de beoordeling van een eventueel verwarringsgevaar een belangrijke rol dat Elle een bekende naam is met een duidelijke eigen identiteit/positie in de (dames)modewereld. Aangenomen moet worden dat als gevolg van de sedert jaren bestaande (grote) bekendheid van het damesmodetijdschrift, een damesmodewinkel Elle, ook door het publiek dat gevoelig is voor het gebruik van voornaamwoorden in de Nederlandse en Franse taal, in de eerste plaats zal worden geassocieerd met het modetijdschrift en niet met de onderneming WE noch met de in het verleden door WE als handelsnaam gevoerde Nederlandse en Engelse persoonlijke voornaamwoorden. Dat de bekendheid van Elle geen rol zou mogen spelen omdat die bekendheid betrekking heeft op het gebruik als merk terwijl dit gebruik vooral gerelateerd zou zijn aan het modetijdschrift en niet, althans niet in relevante mate, aan de verkoop van dameskleding, vermag het hof niet in te zien. Bij de beoordeling van de vraag welke gedachte het zien of horen van de naam Elle als naam van een damesmodewinkel bij het relevante publiek oproept is de voor de handliggende associatie met het bekende damesmodetijdschrift, en de door Hachette onder de naam Elle georganiseerde activiteiten en geboden diensten op het gebied van damesmode, een omstandigheid waarmee wel degelijk rekening moet worden gehouden. Gelet op die omstandigheid is ook naar het oordeel van het hof verwarringsgevaar met de onderneming van WE niet te duchten.

4.6 Ook het hof komt derhalve tot de slotsom dat het bestaan van een relevant verwarringsgevaar tussen de gevoerde namen WE en Elle niet valt aan te nemen. Nu WE ook niet te bewijzen aanbiedt dat een dergelijk gevaar in de praktijk wel te duchten is, strandt haar vordering voor zover deze op artikel 5 van de Handelsnaamwet is gebaseerd. In het midden kan blijven of WE een beroep toekomt op "nawerking" met betrekking tot door haar in het verleden gebruikte handelsnamen en of Hachette de naam Elle ook in Nederland reeds als handelsnaam gebruikte. Ook kan - als niet van beslissend belang - in midden blijven of het teken Elle door Hachette c.q. de betrokken franchisenemers bij de exploitatie van zogenoemde Elle brand stores feitelijk als handelsnaam wordt gebruikt dan wel als beeld/woord merk en/of als onderdeel van een handelsnaam.

4.7. WE heeft voorts aangevoerd dat het gebruik van Elle ter onderscheiding van kledingwinkels zal leiden tot verwatering van haar handelsnaam en afbreuk doet aan de reputatie van haar onderneming en mitsdien jegens haar onrechtmatig is. Dit betoog faalt reeds omdat - zonder nadere toelichting die ontbreekt - niet kan worden aangenomen dat tussen Elle en WE, ook indien deze beide namen worden gebruikt ter onderscheiding van (de exploitant van) damesmodewinkels, door het normaal oplettend publiek een zodanig verband wordt gelegd dat dergelijke effecten zullen optreden. In dit verband merkt het hof nog op dat de door WE gevraagde bescherming, ook voor zover deze op artikel 6:162 BW berust, gelet op hetgeen hiervoor omtrent het verwarringsgevaar is overwogen, te ver gaat. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat niet van een bewust aanleunen/ongerechtvaardigd voordeel trekken is gebleken, terwijl bovendien het standpunt van WE zou meebrengen dat WE op de voet van artikel 6:162 BW een bescherming wordt geboden die er in feite op neerkomt dat WE een monopolie op het gebruik van alle voornaamwoorden ter onderscheiding van (de exploitatie van) kledingwinkels heeft, hetgeen niet kan worden aanvaard. Het door Hachette bestreden standpunt van WE, ten slotte, dat door het gebruik van de naam Elle voor modewinkels afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van haar onderneming is door WE niet voldoende feitelijk onderbouwd noch te bewijzen aangeboden en is in het licht van de bekendheid en het eigen karakter van Elle, die naar Hachette onweersproken heeft gesteld ook in de Elle-modewinkels vorm krijgt (zie in dit verband productie 23 van Hachette), niet goed voorstelbaar.

Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2009, zaaknummer 200.010.745/01 KG, De Rooij tegen Hollandse Hoogte B.V. (met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx).

Auteursrecht. Portretrecht. Hoger beroep in de zaak over de stockfoto van een hardlopende moeder. (De Hollandse Hardloopster, IEF 6302). Eiseres is zonder haar toestemming gefotografeerd en gedaagde, het stockfotobureau Hollandse Hoogte, heeft deze foto zonder toestemming van eiseres op haar website (databank met foto's) geplaatst. Hollandse Hoogte heeft de foto in licentie gegeven aan de Consumentenbond, die de foto paginagroot in de Consumentengids heeft geplaatst bij een artikel over mp3-spelers (klik op afbeelding voor vergroting).

Het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Blijkens het arrest heeft Hollandse Hoogte aan eiseres meegedeeld dat zij heeft besloten om de foto niet meer op te nemen in de database, ‘uit begrip voor uw persoonlijke argumenten’, waardoor het vereiste spoedeisend belang ontbreekt. Bovendien wordt volgens het hof door publicatie en exploitatie van de foto geen inbreuk gemaakt op het portretrecht van eiseres.

“Het belang van de informatievoorziening brengt mee dat berichtgeving zoals hier aan de orde moet kunnen worden voorzien van illustratiemateriaal, zoals foto's van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat foto's van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding om gaat, is neutraal. Ook kan - objectief gezien - niet worden gezegd dat de foto op enigerlei wijze compromitterend of diskwalificerend is of een zodanig effect heeft.”

“4.3 Het hof overweegt voorts het volgende. Het is op zichzelf begrijpelijk dat De Rooij-Van den Boogaard - op grond van haar persoonlijke keuzes - bezwaar heeft tegen publicatie van de foto als hier aan de orde. In het midden kan blijven of dit - in dit geval - een redelijk belang oplevert op grond waarvan zij zich op de voet van artikel 21 Auteurswet 1912 tegen (verdere) openbaarmaking kan verzetten. Haar belang weegt hier naar het voorlopig oordeel van het hof niet op tegen het door Hollandse Hoogte ingeroepen belang op informatievoorziening. Het hof licht dit toe.

Het belang van de informatievoorziening brengt mee dat berichtgeving zoals hier aan de orde moet kunnen worden voorzien van illustratiemateriaal, zoals foto's van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat foto's van toevallige passanten worden gepubliceerd. De foto waar het in dit geding om gaat, is neutraal. Ook kan - objectief gezien - niet worden gezegd dat de foto op enigerlei wijze compromitterend of diskwalificerend is of een zodanig effect heeft.

De foto is slechts geëxploiteerd door deze in licentie te koop aan te bieden voor - zoals Hollandse Hoogte het formuleert - redactionele doeleinden. De foto en de wijze waarop deze op de website en vervolgens in de Consumentengids is gepubliceerd hebben ook niet de strekking tot aanbeveling van enig product of dienst. Dat voor de licentie (mede ten behoeve van de maker van de foto) wordt betaald, maakt dit niet anders.

Dit een en ander betekent dat de inbreuk op het recht van De Rooij-Van den Boogaard op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer in ieder geval niet zo ernstig is dat voormeld belang van de informatievoorziening daarvoor moet wijken.

Het voorgaande brengt reeds mee dat de voorzieningenrechter de vorderingen terecht - met verwijzing van De Rooij-Van den Boogaard in de kosten - heeft afgewezen.”

Lees het arrest hier.

Op andere blogs:
NVJ (Wel of geen inbreuk op portretrecht)

Nota bene: Voor wie al dacht dat de eind vorige week vrijgegeven ‘Go Fast’ ex parte beschikking wat merkwaardig aandeed: dat gevoel was juist. Per abuis is de verkeerde beschikking rondgemail. De juiste beschikking is hieronder weergegeven. Het verzoek blijkt toch gedeeltelijk te zijn toegewezen. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 8 december 2008,  KG RK 08-2154, Go Fast Sports & Beverage Company.

Auteursrecht. Merkenrecht. Verzoeker Go Fast stelt dat voormalige distributeur zelf een energy drink op de markt brengt die sterk gelijken op de energy drink van verzoeker. De rechtbank wijst verzoek toe waar het het merkenrecht betreft:

Bevoegdheid: “2.1. De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 93 lid 5 [plaats van inbreuk – IEF]  van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: “GMVo”) rechtsmacht voor zover het verzoek ziet op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken in Nederland. Voor zover een verbod is gevraagd op inbreuk op deze rechten buiten Nederland ontbreekt rechtsmacht (...).

2.2. Voor zover het verzoek is gebaseerd op inbreuk op de aan verzoeksters toekomende auteursrechten op het logo op de blikjes energydrink is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen, aangezien gerekwestreerde sub 1 in Nederland is gevestigd en tussen het verzoek jegens gerekwestreerde sub 1 enerzijds en het verzoek jegens gerekwestreerde sub 2 anderzijds een band zoals bedoeld in artikel 6 aanhef en onder 1 EEX bestaat.

2.3. Het op de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht gebaseerde verzoek is slechts gericht tegen gerekwestreerde sub 2. De Nederlandse rechter heeft ten aanzien van dat verzoek krachtens het bepaalde in artikel 5 lid 3 EEX rechtsmacht, doch uitsluitend voor zover het verzoek betrekking heeft op een verbod op inbreuk op het handelsnaamrecht van verzoeksters in Nederland. De Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht met betrekking tot de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht buiten Nederland.

Merkenrecht: (…) 2.6. De voorzieningenrechter constateert dat de op de door gerekwestreerden aangeboden blikjes energydrink aangebrachte en op de website met domeinnaam luckytime. nl geplaatste tekens gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt als waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. Het verzoek zal worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

Auteursrecht & handelsnaamrecht: 2.7. Het verzoek zal overigens worden afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en/of de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het handelsnaamrecht.”

Lees de beschikking hier.

Wie een stoel en een bord heeft weten te reserveren voor het IEForum.nl IE-Diner van aanstaande donderdag heeft geluk gehad. De eetzaal zit zo vol met rechters, gemachtigden, medewerkers, hoogleraren, stagiaires en compagnons, dat er nog net een klassiek IE-strijkje en zo’n 140 borden met warm eten bij kunnen. Prijst uzelf dus gelukkig, maar denk, als u toch liever op kantoor blijft vanwege dat kort geding van vrijdag, of met griep in bed ligt, ook even aan uw confrères en amices die minder fortuinlijk waren en slechts een plaatsje op de wachtlijst hebben bemachtigd. Dan beloven wij dat wij volgend jaar op zoek gaan naar een ruimere locatie.

Als u onverhoopt niet kunt komen, wilt u dat dan doorgeven aan Claudia Zuidema, uitgeverij deLex (service@delex.nl)? Dan kan een ander uw plaats innemen. Komt u wel, maar heeft u speciale dieetwensen (vegetarisch of anderzins), dan kunt u deze middels hetzelfde emailadres doorgeven. Tot donderdag.

Rechtbank Utrecht, 21 januari 2009, HA ZA 08-1438, MD Group B.V. tegen Underlines B.V. (met dank aan Marlous Schrijvers en Charles Gielen, NautaDutilh)

Vonnis in incident. Afgifte stukken ex art. 21, 22 en 843a Rv. Vonnis bevat geen weergave van de feiten in de hoofdzaak, behalve dat herleid kan worden dat het lingeriefabrikanten betreft en er sprake van een beëindigd geschil tussen MD Group (Marlies Dekkers) en een derde partij, Livera en dat Underlines (Sapph) i.c. afgifte vordert van bepaalde stukken met betrekking tot genoemd geschil met Livera (correspondentie, een rectificatie die aan het ANP is verzonden), stellende dat de gevorderde stukken ook de rechtsbetrekking tussen MD Group en Underlines aangaan, omdat de stukken deels betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex dat onderwerp van geschil is in de onderhavige procedure.

De incidentele vordering ex. art. 21, 22 en 843a Rv wordt afgewezen en Underlines wordt veroordeeld in de kosten van het incident. Uit artt. 21 en 22 Rv vloeit voor partijen geen (algemene) verplichting tot afgifte van stukken voort. Ook de bijzondere exhibitieplicht van 843a Rv biedt geen soelaas, nu Underlines geen partij bij de rechtsbetrekking tussen MD Group en de derde waarover zij informatie went te verkrijgen. “Wel volgt uit deze stellingen van Underlines dat zij een belang heeft bij inzage in de gevorderde stukken, wellicht zelfs een rechtens relevant belang, maar dit is onvoldoende voor toewijzing van de onderhavige vordering (zie HR 18 februari 2000, NJ 2001,259).”

Lees het vonnis hier.

“Annemieke Kooy versterkt praktijkgroep IE & technologie van BarentsKrans. Zij is per 19 januari in dienst getreden van het Haagse kantoor. Annemieke studeerde rechten in Groningen. Na haar studie, die zij afrondde met een octrooirechtelijke scriptie, heeft zij zich in Londen aan het King’s College verder gespecialiseerd in Intellectual and Industrial Property. Zij startte haar loopbaan bij Arnold & Siedsma, waarna zij overstapte naar Bird & Bird, sectie Intellectueel Eigendom.

De praktijkgroep IE & technologie maakt onderdeel uit van de sectie procesrecht van BarentsKrans. De praktijkgroep vertegenwoordigt op dit moment o.a. een aantal generieke geneesmiddelenfabrikanten in een octrooirechtelijk geschil met de Deense farmaceut Lundbeck over 'blockbuster'-geneesmiddel Escitalopram. Uitspraken in deze zaken volgen in februari. De zaak is zo omvangrijk dat in de octrooiprocedure bij de Rechtbank vermoedelijk de hoogste proceskostenveroordeling in de Nederlandse geschiedenis zal worden uitgesproken. Uiteraard adviseert en procedeert de praktijkgroep IE & technologie ook op het gebied van merkenrecht, reclamerecht en andere terreinen van het Intellectueel Eigendom.”

Hoge Raad, 23 januari 2009, nr. C05/071HR, nadere conclusie A-G Verkade inzake Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V. (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Merkenrecht. Nadere conclusie A-G Verkade  naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 20 september 2007, zaak C 371/06 (IEF 4745). Na het arrest van het HvJEG hebben partijen nadere schriftelijke toelichtingen gegeven. Op 9 mei 2008 is gefourneerd en is arrest gevraagd. A-G Verkade handhaaft in deze nadere conclusie zijn eerdere conclusie van 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.

“Met zijn oordeel heeft het HvJEG, in andere woorden, bevestigd dat de oude BenGH jurisprudentie van o.m. Burberrys I achterhaald is door het Philips/Remington-arrest van het HvJEG, óók voor wat betreft de per se uitsluiting van merkenrecht voor vormen die 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven.” Vormen die de wezenlijke waarde van de waar bepalen kunnen geen merk vormen. Nooit. Ook niet wanneer die vorm aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

“3.2. Het eerder onder 2.3 weergegeven antwoord van het HvJEG op de desbetreffende vraag van de Hoge Raad houdt in essentie in dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen, óók niet (via artikel 3, lid 3 van de Merkenrichtlijn)  wanneer die vorm vóór de depotdatum aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken (als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar). 
   Daarmee dient de door de Hoge Raad in de aanhef van rov. 3.7.4 van het tussenarrest aan zichzelf gestelde vraag óf een verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen, ontkennend beantwoord te worden. Voor zo'n onderzoek is (inderdaad) geen plaats, nu bij een vorm van een waar die (tevens) een wezenlijke waarde aan die waar geeft, het (eventuele) verkrijgen van aantrekkingskracht c.q. onderscheidend vermogen als merk niet aan de absolute werking van art. 3, lid 1, aanhef en onder e, derde streepje kan afdoen.
   Dit brengt weer mee dat van de in het tussenarrest onder in 3.7.1 vermelde klachten van middel V ook de klachten (i) en (ii) slagen. In rov. 3.7.2 van het tussenarrest had de Hoge Raad reeds overwogen dat de klacht onder (iii) van middel V slaagde.

3.3. Met het slagen van genoemde klachten (i) en (ii) van middel V, rijst - terzijde - nog de vraag of Benetton bij het slagen van de genoemde klacht onder (iii) nog enig nader garen zou ' /\Is gecorrigeerd bij het herstelarrest van 13 oktober 2006. kunnen spinnen. Indien na verwijzing blijkt dat het slagen van de klachten (i) en (ii) meebrengt dat het beroep van Benetton op de nietigheid van de in 's hofs arrest bedoelde vormmerken ten onrechte is verworpen en dat inburgering tot onderscheidingsteken van de als merk gedeponeerde vormen, op enig tijdstip, daaraan niet kan afdoen, lijkt er voor nader onderzoek naar de vraag op welk tijdstip die vormen (toch) onderscheidend vermogen als merk zouden hebben verkregen, geen (zinvolle) plaats meer. Ik veronderstel dat de Hoge Raad dit in zijn tussenarrest van 8 september 2006 reeds onder ogen heeft gezien, door in rov. 3.7.2 in fine te spreken over 'beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen'.

3.4. Naar aanleiding van de nadere schriftelijke toelichtingen van partijen na het arrest van het HvJEG plaats ik nog enkele opmerkingen.

3.5. De nadere s.t. namens Benetton neemt vooral een voorschot op de procedure na vemietiging en verwijzing. Voor zover in deze s.t. het stellen van nadere prejudiciële vragen gesuggereerd wordt, meen ik dat daartoe in elk geval in deze fase van het geding geen aanleiding bestaat.

3.6.1. Ook de nadere s.t. namens G-Star gaat, onder 2 en 3, in op de procedure na vernietiging en verwijzing. Ik sta bij deze s.t. stil voor zover gesuggereerd wordt dat de Hoge Raad zou dienen terug te komen op (een deel van) rov. 3.7.4 van het tussenarrest.

3.6.2. Volgens G-Star zou het prejudiciële uitsluitsel over de betekenis van - kort gezegd - reclame-inspanningen de daardoor teweeggebrachte wervingskracht, anders dan de Hoge Raad in rov. 3.7.4 lijkt te suggereren, niet betekenen dat er voor het verwijzingshof geen rol meer zou zijn weggelegd voor een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld. De nadere s.t. voert daartoe (onder verwijzing naar de eerdere s.t., par. 2.5.10) aan, samengevat, dat G-Star óók heeft gesteld dat de aantrekkingskracht van de Elwood-spijkerbroek wordt bepaald door onder meer kwaliteit, draagcomfort en de reputabele herkomst daarvan (onder venwijzing naar MvA par. 58-61 en pleitnota in appel par. 47 en 49), en dat G-Star ook op die grond gesteld heeft dat de gedeponeerde vormen niet de wezenlijke waarde van de waar bepalen. Nu het (Amsterdamse) hof die stellingen van G-Star niet verworpen heeft, zou na vernietiging het verwijzingshof zich daarover alsnog moeten uitlaten.

3.6.3. Voor zover deze nadere s.t. doelt op kwaliteit en draagcomfort, gaat het m.i. om aspecten die nu juist 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven in de zin van het hier toepasselijke art. 1 lid 2 BMW. Voor zover de nadere s.t. doelt op 'reputabele herkomst', kan het m.i. slechts gaan om hetzij inburgeringsaspecten ten aanzien van de bedoelde vormen die, naar blijkt uit het arrest van het HvJEG, ingevolge art. 3, lid l, aanhef en onder e, derde streepje, niet aan de nietigheid kunnen afdoen, hetzij de reputatie van een of meer woordmerken van G-Star, die evenwel niet deel uitmaken van de onderhavige als vormmerk gedeponeerde vormen.

Ik handhaaf mijn eerdere conclusie d.d. 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.”

Lees de conclusie hier.

Rechtbank Haarlem, 15 december 2008, LJN: BH0411, Gevelx B.V. tegen Gevelplus Ltd
 
Handelsnaamrecht. Eerst even voor jezelf lezen. “De handelsnaam Gevelx werd door eiseres gevoerd voordat gedaagde de handelsnamen Gevelplus en Gevel+ ging voeren. Beide ondernemingen zijn actief op het gebied van gevelbeplating en aan elkaar concurrerend. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter valt door het gebruik door gedaagde van de handelsnamen Gevelplus en Gevel+ verwarringsgevaar tussen de beide ondernemingen te duchten. Wel spoedeisend belang bij eiseres en geen sprake van rechtsverwerking door eiseres vanwege door gedaagde gesteld talmen van eiseres bij het ondernemen van actie tegen gedaagde. Volgt gebod tot het staken van de handelsnamen Gevelplus en Gevel+. “1019h proceskosten: €6.120,88.
 
Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 25 augustus 2008, LJN: BG8690, A tegen Blizzz B.V.

Bedrijfsgeheimen. Door ex-distribiteur in acht te nemen zorgvuldigheid met betrekking concurrende werkzaamheden.  “N .b. De Muggenval heet voortaan Bugfree Muggenval. Dit om (naams)verwarring te voorkomen, het product is identiek aan het uwe (…).”

 “5.4. Naar normaal spraakgebruik veronderstelt schending van een geheimhoudingsverplichting dat vertrouwelijke gegevens worden verstrekt aan derden, die daarvan in de regel voordeel kunnen genieten ten nadele van degene die de geheimhouding bedongen heeft. Die situatie doet zich hier niet voor. A heeft hooguit zelf gebruik gemaakt van de omstandigheid dat hij wist dat de Chinese fabrikant de omstreden artikelen leverde. Nu echter – zoals A onweersproken aanvoert – op de betreffende producten van BliZzz een sticker is geplakt met de gegevens van de fabrikant, deze fabrikant op het internet te vinden is en er geen afspraak bestond dat deze fabrikant (in Nederland) uitsluitend aan BliZzz zou leveren, is door de litigieuze bestelling de geheimhoudingsplicht niet geschonden en is daardoor derhalve geen boete verbeurd.”

Lees het vonnis hier.