Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 15 maart 2023, IEF 21319; ECLI:NL:RBDHA:2023:3520  (Cantina Mexicana tegen McIlhenny)  Cantina Mexicana produceert en verhandelt wereldwijd Tex-Mex producten. McIlhenny produceert en verkoopt wereldwijd verschillende sauzen, waaronder een rode pepersaus. Voor deze saus wordt een specifieke peper gebruikt, de tabascopeper. McIlhenny is houdster van het Beneluxwoordmerk TABASCO en het TABASCO Beneluxbeeldmerk.

McIlhenny is van mening dat het gebruik van het woord TABSCO op de verpakking van de rode pepersaus van Cantina Mexicana inbreuk maakt op de merkrechten van McIlhenny en vordert dan ook de staking van deze inbreuk. Cantina Mexicana is echter van mening dat het gebruik van de aanduiding ‘red sauce made with tabasco pepper’ geen inbreuk maakt op de Tabasco-merken. Cantina Mexicana beroept zich op de nietigheid van het merk TABASCO ex art. 2.2bis lid 1 sub c BVIE. TABASCO zou beschrijvend zijn voor alle waren waarvan de tabascopeper een ingrediënt kan zijn.

Vzr. Rechtbank Gelderland 21 maart 2023, IEF21316; C/05/414747 / KG ZA 23-35 (Bekwaam Interim Management B.V. tegen Bekwaam Zorggroep) Kort geding. Bekwaam Interim Management (hierna BIM) is een onderneming die gespecialiseerd is in detachering en arbeidsbemiddeling voor professionals, met name in de infrastructuur- en utiliteitsbouw. Het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister en is houder van een Benelux woord-/beeldmerk waar het woord Bekwaam groot wordt afgebeeld. Bekwaam Zorggroep (hierna BZ) is een onderneming die tevens is gespecialiseerd in het aanbieden van dienste op het detachering, werving en selectie, met name in de zorgsector. Deze onderneming maakt eveneens gebruik van een logo waarbij het woord Bekwaam een duidelijke rol speelt. De merkgemachtigde van BIM heeft BZ gesommeerd het gebruik van de naam BZ en bijbehorend logo te staken. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het woord-/beeldmerk van BIM is geldig, nu BZ de nietigheid hiervan niet heeft ingeroepen. Daarnaast is het niet zuiver beschrijvend. Het BVIE is van toepassing, waardoor er op grond van art. 2.20 lid 2 sub b BVIE inbreuk wordt gemaakt. Immers is het dominante bestanddeel het element 'Bekwaam'. De prominente plek van het woord in beide logo's stemt overeen en de overige elementen zijn beschrijvend. Op basis van deze feiten wordt geconcludeerd dat het woord-/beeldmerk en teken dezelfde totaalindruk maken, hetgeen tot verwarring bij het publiek zou kunnen leiden. BZ maakt met haar logo inbreuk op de merkenrechten van BIM. De vordering betreffende de handelsnaam op grond van art. 5 Hnw wordt tevens toegewezen. 

Rechtbank Den Haag 17 maart 2023, IEF 21315; C/09/636431 / KG ZA 22-910 (Wonderkind tegen Wunderkind) Het Nederlandse bedrijf Wonderkind, actief in de online advertentiemarkt, is de houder van het Uniemerk WONDERKIND. Wonderkind heeft een kort geding aangespannen tegen het Amerikaans-Britse bedrijf Wunderkind, dat zich bezighoudt met performance marketing. In dit kort geding vordert Wonderkind een bevel om iedere inbreuk op het WONDERKIND-merk te staken, door ieder gebruik van het teken ‘Wunderkind’ in de gehele Europese Unie te staken op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo. Omdat Wunderkind een vordering tot vervallenverklaring heeft ingesteld bij het EUIPO onderzoekt de voorzieningenrechter eerst de geldigheid van het WONDERKIND-merk. Volgens de rechter is er geen serieuze kans aanwezig dat het WONDERKIND-merk in een bodemprocedure of een procedure bij het EUIPO niet geldig zal worden bevonden. Zowel visueel, auditief als begripsmatig is er volgens de rechter een grote mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens. Daarnaast is er een zekere mate van overeenstemming tussen de diensten, nu beide bedrijven zich onder meer richten op reclame en marketingadvies. De rechter komt dan ook tot de conclusie dat Wunderkind inbreuk maakt op het WONDERKIND-merk en wijst de vorderingen toe. Wunderkind wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

BBIE 14 maart 2023, IEF 21311; Decision opposition 2018021 (UNREAL tegen unreel) De opposant heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk unreel. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkinschrijving van het woordmerk UNREAL. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel vergelijkbaar is en auditief identiek aan het ingeroepen handelsmerk. Er is daarnaast een waarschijnlijkheid van verwarring dat de aangeboden diensten van dezelfde of economisch gekoppelde ondernemingen komen. Daarom concludeert het Bureau dat er een waarschijnlijkheid van verwarring bestaat voor de omstreden diensten in klassen 41 en 42. De opposant heeft ook oppositie ingesteld op basis van artikel 2.2ter, 3 (a) BCIP, maar het Bureau oordeelt dat er geen overeenkomst is vastgesteld in klasse 35. De aard, het doel en het publiek van de betwiste diensten in klasse 35 zijn verschillend van de diensten van het ingeroepen handelsmerk. Hoewel de tekens visueel vergelijkbaar en auditief identiek zijn, oordeelt het Bureau dat het relevante publiek geen link zal leggen tussen de tekens gezien het conceptuele verschil, de specifieke aard en het publiek van de betwiste diensten in klasse 35. Daarom wordt het bezwaar op basis van dit artikel verworpen.

Rechtbank Den Haag 22 februari 2023, IEF 21305; ECLI:NL:RBDHA:2023:2172 (Bidfood tegen DY) De zaak betreft een geschil tussen Bidfood, houder van twee Uniemerken 'AKARI', en groothandelsbedrijf DY, die het merk 'Akaya' gebruikt voor vergelijkbare producten in de Japanse/Oosterse keuken. Bidfood vordert - samengevat - DY te veroordelen de inbreuken op de merkrechten van Bidfood te staken en gestaakt te houden. Bidfood legt aan het gevorderde ten grondslag dat DY door het gebruik van het Akaya-teken voor de Akaya-producten inbreuk maakt op haar Uniemerken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b UMVo. De rechtbank oordeelt dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de merken van Bidfood en het Akaya-teken van DY. DY kan zich niet beroepen op het gebruik van het Akaya-teken als handelsnaam. Bidfood heeft het Akaya-teken als Uniemerk kunnen registreren en heeft niet onrechtmatig gehandeld. DY betoogt dat het beroep van Bidfood op haar merkrechten disproportionele gevolgen heeft voor haar bedrijfsvoering, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. Gelet op al het voorgaande kan Bidfood zich verzetten tegen gebruik van het Akaya-teken door DY.

BBIE 7 maart 2023, IEF 21304; Decision opposition 2017705 (HELIX tegen HELIX TECHNOLOGY) De opposant heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk HELIX TECHNOLOGY. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkinschrijving van het woordmerk HELIX. In deze zaak heeft het Bureau vastgesteld dat het onderscheidende deel van de betrokken handelsmerken identiek is. Hoewel de goederen en diensten slechts in geringe mate vergelijkbaar zijn, heeft het Bureau een waarschijnlijkheid van verwarring tussen de handelsmerken vastgesteld omdat ze visueel en auditief zeer vergelijkbaar zijn, en een deel van het publiek mogelijk geen conceptuele vergelijking kan maken. Het Bureau heeft rekening gehouden met de gemiddelde consument, die een normaal niveau van aandacht heeft en afhankelijk is van onvolmaakte indrukken. De beschrijvende aard van een woord in een van de handelsmerken is overwogen, maar het heeft de hoge mate van gelijkenis tussen de handelsmerken niet tenietgedaan. Daarom wordt de oppositie toegewezen.

EUIPO 2 maart 2023, IEF 21301; Opposition No B 3 160 576 (TikTok vs TIC TAC K.O.) De opposant heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk TIC TAC K.O. De oppositie is gebaseerd op Uniemerkinschrijving van het woordmerk TikTok. Het EUIPO heeft vastgesteld dat het risico op verwarring van handelsmerken wereldwijd moet worden beoordeeld en afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de mate van erkenning van de handelsmerken op de markt, de associatie die het publiek tussen de merken kan maken, en de mate van gelijkenis tussen de merken en de goederen. In dit geval zijn de goederen identiek, wat betekent dat er een hoge mate van verschil tussen de merken nodig is om verwarring te voorkomen. Omdat de merken visueel en conceptueel vergelijkbaar zijn, en er slechts een gemiddelde aandacht van het publiek wordt verwacht, is er waarschijnlijk sprake van verwarring tussen de merken. Het argument van de verweerder dat de handelsmerken co-existeren, wordt afgewezen omdat er geen bewijs is dat ze daadwerkelijk samen bestaan ​​op de markt zonder verwarring te veroorzaken. Het argument dat de handelsmerken in de Verenigde Staten worden beschermd, is irrelevant omdat de wetgeving in de EU alleen van belang is.

BBIE 27 februari 2023, IEF 21298; Beslissing oppositie 2017150 (CLOCKWISE tegen WISE) De opposant heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk WISE. De oppositie is gebaseerd op Uniemerk inschrijving van het woordmerk CLOCKWISE. Het Bureau oordeelt dat er visuele en auditieve overeenstemming is tussen de merken CLOCKWISE en WISE, maar begripsmatig is er een verschil. Het betwiste teken WISE heeft een duidelijke betekenis voor het publiek, terwijl het ingeroepen merk geen betekenis heeft. Het begripsmatig verschil neutraliseert de visuele en auditieve overeenstemming. Het ingeroepen merk heeft de nadruk op het eerste deel CLOCK, dat niet terugkomt in WISE. Het Bureau oordeelt dat er geen sprake is van gevaar voor verwarring omdat de totaalindruk van de tekens niet overeenstemt. Omdat gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende tekens een voorwaarde is voor toepassing van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, kan de oppositie niet slagen.

Rechtbank Den Haag 15 februari 2023, IEF 21297; ECLI:NL:RBDHA:2023:2708 (HizliPara tegen Morpara) Morpara verzoekt om schorsing van de hoofdzaak totdat er een definitieve beslissing is met betrekking tot de nietigheidsvordering tegen het Uniemerk bij het EUIPO. HizliPara heeft verweer gevoerd. De rechtbank heeft besloten om de hoofdzaak van de zaak tussen HizliPara en Morpara voort te zetten en niet te schorsen, ondanks een lopende beroepsprocedure bij het EUIPO. Dit vanwege het feit dat het EUIPO besloten heeft de beroepsprocedure te schorsen totdat er een definitieve uitspraak is van de Nederlandse rechter over de vraag of Morpara zich kan beroepen op een ouder handelsnaamrecht in Nederland of dat er sprake is van een depot te kwader trouw. De rechtbank is het met het EUIPO eens dat de Nederlandse rechter beter in staat is om deze vraag te beantwoorden en dat de uitkomst cruciaal is voor de beoordeling van de nietigheidsvorderingen bij het EUIPO. Daarom is er een bijzondere reden om de hoofdzaak voort te zetten en wordt het verzoek tot schorsing afgewezen.

Rechtbank Den Haag 23 november 2022, IEF 21296; C/09/624838 / HA ZA 22-143 (BMW tegen gedaagde) BMW heeft een vordering ingediend tegen de gedaagde, waarbij zij verzoekt om een verbod op het gebruik van inbreukmakende BMW-Uniemerken of vergelijkbare tekens. BMW beweert dat de gedaagde inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten door niet-originele en/of zonder toestemming van BMW vervaardigde waren aan te bieden en te verkopen, waaronder navigatiesoftware en vrijschakelcodes. De gedaagde had in het verleden een onthoudingsverklaring getekend, waarin hij beloofde zich te onthouden van inbreukmakend gedrag. Later heeft de gedaagde toch opnieuw de domeinnaam www.bmw-navigatie.nl geregistreerd en doorgelinkt naar www.navigatie-inbouw.nl waarop hij inbreukmakende waren heeft aangeboden. BMW stelt dat de gedaagde hiermee inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten en dat zij als gevolg hiervan schade heeft geleden. De gedaagde heeft geen verweer gevoerd. Als gevolg hiervan worden de vorderingen toegewezen, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond zijn. De rechtbank beveelt de gedaagde om elk inbreukmakend gebruik van de BMW-Uniemerken in de Europese Unie en het BMW-Benelux-merk in de Benelux, of daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden.