Rechtspraak

Rechtbank Den Haag 23 januari 2019, IEF 18238, LS&R 1694, ECLI:NL:RBDHA:2019:563 (Accord tegen RCT). Octrooirecht. Bodemzaak. Eerste aanleg. Accord is een producent van generieke geneesmiddelen. RCT is een technologisch investerings- en managementbedrijf dat o.a. onderzoeken van universiteiten ondersteunt, en in dat verband ook (geoctroieerde) uitvindingen exploiteert. RCT is in dit verband houder van een octrooi dat betrekking heeft op "Enantiomere anticonvulsie-aminozuurderivaten”. In december 1995 heeft Daeock Choi (hierna: Choi) zijn proefschrift ter verkrijging van een PhD-graad aan de UoH verdedigd. In geschil is de vraag of dit proefschrift tot de stand van de techniek behoorde. RCT erkend het bestaan van Choi, maar stelt dat dit niet openbaar toegankelijk was, nu het document enkel toegankelijk was voor personen die een uitdrukkelijke of stilzwijgende geheimhoudingsplicht hadden. De rechtbank gaat mee in dit argument, en rekent Choi niet tot de stand van de techniek. Het octrooi is dus nieuw. Hierna komt de vraag aan bod of de door RCT ingeroepen prioriteit geldig is. De rechtbank oordeelt dat de ingeroepen prioriteit geldig is, omdat Accord haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd. Tot slot betwist Accord de inventiviteit van het octrooi. Accord stelt dat de masterscriptie van Le Gall een springplank naar dit octrooi is, en dat dit octrooi dus voor de hand lag. Gelet op alle omstandigheden die in deze zaak een rol spelen gaat de rechtbank hier echter niet in mee. Dit betreft zowel indicatoren die impliceren dat het octrooi inventiviteit ontbeert, als indicatoren die impliceren dat het octrooi juist wel inventief is. De rechtbank komt dus tot de conclusie dat er geen grond is het octrooi te vernietigen. De vordering van Accord wordt dus afgewezen.

Rechtbank Den Haag 20 februari 2019, IEF 18251, LS&R 1691, C/09/565454/ KG ZA 18-1345 (Roche c.s. tegen Mundipharma). Octrooirecht. Kort geding. Hoffman-La Roche en Genentech (hierna: Roche) zijn beide onderdeel van de Roche-groep. Genentech heeft een geneesmiddel ontwikkeld voor de behandeling van borstkanker (genaamd Herceptin), en houdt het octrooi van dit geneesmiddel (EP 455). Roche is exclusieve licentienemer van dit octrooi. Mundipharma verhandelt in Nederland Herzuma, een medicijn dat vermeend inbreuk maakt op EP 455. Roche vordert in kort geding een inbreukverbod in Nederland. De rechtbank stelt allereerst vast dat de geneesmiddelen biosimilar zijn. Deze zijn dus vergelijkbaar, maar niet noodzakelijk volledig identiek. Mundipharma betwist dat er bij haar medicijn Herzuma sprake is van minder dan 25% zure varianten van tratazumab, zoals conclusie 1 van EP 455 vereist. De rechtbank stelt dat bij vaststelling van de beschermingsomvang niet uitgegaan dient te worden van de letterlijke bewoording, maar van de gedachte achter het octrooi. Alle omstandigheden afwegend komt de rechtbank tot de conclusie dat het octrooi hier ziet op medicijnen die daadwerkelijk minder dan 25% zure varianten van tratazumab bevatten, en dus niet ziet op bescherming tegen medicijnen als Herzuma. De vordering van Roche wordt dus afgewezen.

Hof van Justitie 14 februari 2019, IEF 18235, LS&R 1693, ECLI:EU:C:2019:125 (Staat der Nederlanden tegen Warner-Lambert Company LLC). Octrooirecht. Prejudiciële vragen. Warner-Lambert Company LLC (hierna: WLC) is een bedrijf dat medicijnen ontwikkelt en op de markt brengt. Voordat een medicijn op de markt gebracht mag worden is verkrijging van een vergunning voor het in de handel brengen (hierna: VHB) vereist. Dit VHB wordt uitgegeven door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (hierna: CBG). Tot 2009 hield het CBG er een praktijk op na waarbij het op zijn website de aldus door de houder of aanvrager van de VHB voor een generiek geneesmiddel gezuiverde bijsluiters en samenvattingen van de productkenmerken van generieke geneesmiddelen publiceerde. In de loop van 2009 heeft het CBG deze praktijk laten varen en heeft het beslist stelselmatig alle gegevens over het referentiegeneesmiddel te publiceren, zelfs wanneer de aanvrager meedeelt dat hij bepaalde gegevens achterwege wil laten. Op verzoek weigerde het CBG om bepaalde informatie bij de publicatie weg te laten. Daarop heeft WLC bij de rechtbank Den Haag een vordering ingesteld die in essentie ertoe strekte dat het CBG zou worden gelast zijn praktijk van volledige publicatie van de bijsluiters en de samenvattingen van de kenmerken van generieke producten op haar website te laten varen en te vervangen door bekendmaking van de gezuiverde versie van deze documenten. De rechtbank Den Haag heeft het beroep van WLC toegewezen, waarop De Staat der Nederlanden in hoger beroep is gegaan. In het kader van dit hoger beroep stelt het gerechtshof Den Haag 3 prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie, waarvan het hof de eerste bevestigend beantwoordt. Hierdoor komt het Hof van Justitie niet meer toe aan de laatste twee vragen. De eerste vraag ziet op de uitleg van artikel 11, tweede alinea, van richtlijn 2001/83. De vraag is of de door de aanvrager of houder van een VHB voor een generiek geneesmiddel aan de bevoegde nationale autoriteit gedane mededeling van de bijsluiter of een samenvatting van de productkenmerken van dat geneesmiddel waarin geen melding wordt gemaakt van indicaties of doseringsvormen die nog onder het octrooirecht vielen op het tijdstip waarop het geneesmiddel op de markt werd gebracht, een verzoek tot beperking van de reikwijdte van de VHB voor het generieke geneesmiddel in kwestie vormt. Het hof oordeelt dat het niet melden van indicaties of doseringsvormen inderdaad moet worden gezien als een verzoek tot beperking van de reikwijdte van de VHB.

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 februari 2016, IEF 15723; ECLI:NL:RBDHA:2016:1626 (Ceraglass Patenten)
Pandrecht op octrooi. Tevens verzoek 3:251 BW tot op afwijkende wijze (niet-openbare) verkoop. Uitspraak in de vorm van een vonnis alsmede een beschikking. Eiser heeft een geldbedrag geleend en daarvoor een pandrecht bedongen op octrooien voor, eenvoudig gezegd, produceren van een knikker met daarin een figuurtje. Ceraglass betwist terecht dat de waarde van de vordering hoger is dan de waarde van de octrooien en onderbouwt dat met een oordeel van een onafhankelijke deskundige. De voorzieningenrechter wijst het verzoek tot het op naam van verzoeker/eiser stellen van octooien af. Dat het eerdere pandrecht van VA Banque Management verjaard is, vanwege het constitutieve karakter van zo'n vaststelling tegenover het voorlopig karakter van het kort geding. Dat wordt eveneens afwezen.

4.2. Ingeval een pand wordt uitgewonnen geldt volgens artikel 3:250 BW als hoofdregel dat dit gebeurt door middel van een openbare verkoop. Op grond van artikel 3:251 BW is een afwijkende wijze van verkoop, na toetsing door de voorzieningenrechter, echter mogelijk. Tot de mogelijkheden behoort tevens het verlenen van toestemming door de voorzieningenrechter voor het verblijven van het pand aan de pandhouder, zoals [verzoeker/eiser] kennelijk wenst. Dit betekent evenwel dat daarvoor een prijs dient te worden vastgesteld. Aangezien [verzoeker/eiser] de Octrooien in eigendom wenst te verkrijgen tegen kwijtschelding van de schuld, kan de voorzieningenrechter een verzoek om toepassing van deze mogelijkheid slechts toewijzen indien in voldoende mate vast staat dat een reële koopprijs van de Octrooien gelijk of minder is dan de lening die onderwerp is van het pand. Anders zou de pandhouder immers meer krijgen dan waar hij recht op heeft.

4.3. Ceraglass betwist dat de waarde van de vordering van [verzoeker/eiser] op Ceraglass hoger is dan de waarde van de Octrooien, of daaraan gelijk is. Dit ongeacht de exacte hoogte van die vordering, waarover partijen eveneens van mening verschillen. De waarde van de Octrooien ligt volgens Ceraglass drie- tot viermaal hoger dan de waarde van de vordering van [verzoeker/eiser] .

4.4. De voorzieningenrechter stelt vast dat geen van partijen de door hem/haar gestelde waarde van de Octrooien heeft onderbouwd met een oordeel van een onafhankelijke deskundige. Hierbij zij opgemerkt dat het in de eerste plaats aan [verzoeker/eiser] is om de waarde van de Octrooien deugdelijk te onderbouwen. Hij wenst immers afwijking van de hoofdregel dat executoriale verkoop dient plaats te vinden bij uitwinning van het pandrecht. Bovendien kan hij bij die verkoop ook zelf mee bieden. Zonder nader onderzoek naar de feiten, waarvoor dit geding zich niet leent, kan daarom deze waarde niet deugdelijk worden vastgesteld. Onder die omstandigheden kan de voorzieningenrechter niet tot het oordeel komen dat de vordering van [verzoeker/eiser] hoger is dan de waarde van het onderpand, of daaraan minst genomen gelijk is. Daarbij kunnen de door Ceraglass gevoerde verweren ter zake de hoogte van die vordering onbesproken blijven.

Hof Den Haag 16 februari 2016, IEF 15698; ECLI:NL:GHDHA:2016:339 (Astrazeneca en Shionogi tegen Resolution)
Octrooirecht. ABC. Directe octrooiinbreuk. Uitleg octrooiconclusie en toegevoegde materie. Het ABC, gebaseerd op EP 0 521 471, is in exclusieve licentie gegeven aan Astrazeneca, dat zij verhandelt in Nederland onder het merk Crestor®. Het ABC expireert op 29 juni 2017, tenzij de aanvraag voor pediatrische verlenging wordt verleend. De slotsom is dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van toegevoegde materie en dat rosuvastatinezink valt onder de beschermingsomvang van conclusie 1 van EP471. Daarom wordt het vonnis [IEF 15120] vernietigd en worden de vorderingen van Resolution alsnog afgewezen gelet op het onder 5.22 en 5.32 overwogene, het rosuvastatinezink van Resolution onder EP 471 valt en daarmee dus directe inbreuk wordt gemaakt.

De achter de woorden van de conclusies liggende uitvindingsgedachte
5.3. Bij het achterhalen van de uitvindingsgedachte gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek en is het perspectief van de gemiddelde vakman en diens kennis van de stand van de techniek op de prioriteitsdatum richtinggevend (vgl. HR in Medinol / Abbott, r.o. 3.5.2). Daarnaast vormen de beschrijving en de tekeningen een belangrijke bron voor het achterhalen van de uitvindingsgedachte (vgl. HR in Medinol / Abbott, r.o. 3.4.2 hiervoor geciteerd). Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman in dit geval een organisch chemicus is die zich bezig houdt met de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en die in elk geval een basiskennis heeft van de werking van de op de markt zijnde geneesmiddelen zoals rosuvastatine.

5.6. Gelet op de beschrijving in zijn geheel beschouwd, zal de gemiddelde vakman, in aanmerking genomen zijn algemene vakkennis op de prioriteitsdatum, begrijpen dat de uitvinding betrekking heeft op een nieuwe groep van statines – in het bijzonder het specifiek geclaimde rosuvastatine – waarvan de biologische activiteit beter is dan die van een bekende eerste generatie statines. De nieuwheid en inventiviteit van rosuvastatine is niet bestreden. Uitgaand van het perspectief van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum wordt door het octrooi derhalve een nieuwe groep statines, waaronder meer specifiek rosuvastatine, aan de bekende stand van de techniek toegevoegd. Het vinden daarvan moet worden aangemerkt als de achter de woorden van de conclusie(s) liggende uitvindingsgedachte.

Uitleg van ‘of een niet-toxisch farmaceutisch aanvaardbaar zout daarvan’
5.22. Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen goede grond had om aan te nemen dat de octrooihouder zijn octrooi wilde beperken tot de in paragraaf 7 genoemde zouten voor gebruik met rosuvastatine en daarmee afstand wilde doen van een deel van de bescherming waarop hij ingevolge de letterlijke bewoordingen van conclusie 1 aanspraak kon maken. Of anders gezegd: de gemiddelde vakman zou niet aannemen dat de octrooihouder er bewust voor heeft gekozen alleen de in paragraaf 7 genoemde zouten van rosuvastatine onder bescherming te stellen. Hij zou de in paragraaf 7 gegeven opsomming daarom niet als limitatief beschouwen. Dat brengt met zich dat conclusie 1 aldus dient te worden uitgelegd dat de beschermingsomvang ervan zich (naast het rosuvastatinezuur) uitstrekt tot alle niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten van rosuvastatine, ook die niet zijn genoemd in paragraaf 7 van de beschrijving. Ook onafhankelijk van de ‘goede grond voor afstand-leer’ zou overigens op grond van hetgeen in r.o. 5.14 t/m 5.24 is overwogen tot dezelfde conclusie zijn gekomen.

Toegevoegde materie
5.31. Dat de gemiddelde vakman niet van te voren kon voorspellen of en in welke mate de zuurvorm en zoutvormen van rosuvastatine in de praktijk daadwerkelijk geschikt zouden blijken te zijn voor toepassing in een farmaceutisch preparaat met rosuvastatine, zoals Resolution stelt, staat aan de directe en ondubbelzinnige openbaarmaking in de aanvrage van de in conclusie 1 van EP 471 geclaimde zuurvorm en zoutvormen niet in de weg. Niet-werkende zoutvormen vallen niet onder conclusie 1 omdat daarin alleen farmaceutisch aanvaardbare zouten worden geclaimd. Overigens heeft Resolution, op wie terzake de stelplicht en zo nodig bewijslast rust, onvoldoende onderbouwd aangevoerd op grond waarvan moet worden aangenomen dat de gemiddelde vakman waterstof (waarmee het zuur wordt gevormd), of enig kation waarmee een zout van rosuvastatine gevormd kan worden, ondanks dat deze expliciet in de aanvrage worden genoemd, toch niet als reële mogelijkheid op positie R4 zou meelezen. Ten aanzien van de zuurvorm heeft Resolution gewezen op de publicatie van Berghe uit 1977 ((Pharmaceutical Salts, Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 66, 1) waarin, niet specifiek ten aanzien van statines, is opgemerkt dat ‘most organic acids and bases are only poorly soluable in H2O’. Dit is evenwel onvoldoende, mede in het licht van de stelling van Astrazeneca, onder verwijzing naar verklaringen van haar partij-deskundigen [S] (3e verklaring par. 3-8 en de daarin genoemde publicatie van T.M. Serajuddin over verschillende statines (Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 80, 9), waarin is geopenbaard dat polaire statines zoals rosuvastatine als vrij zuur redelijk goed oplosbaar zijn) en [F] (1e verklaring par. 6-11 ), dat de gemiddelde vakman het vrije zuur en een zout als vrijwel gelijk zal beschouwen. Dat conclusie 1 nawerkbaar is heeft Resolution ook niet bestreden.

5.32. Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat geen sprake is van toegevoegde materie doordat conclusie 1 van EP 471 zich tevens uitstrekt tot rosuvastatinezuur en ook andere niet-toxische farmaceutisch aanvaardbare zouten dan het natrium- en calciumzout.

ABRvS 3 februari 2016, IEF 15683; ECLI:NL:RVS:2016:203 (Nestec tegen Octrooicentrum Nederland)
Octrooirecht. Vervallenverklaring. Op 10 mei 2012 heeft CPA, in naam van Nestec, de jaartaks voor het door Nestec aangevraagde octrooi aangeboden aan Octrooicentrum Nederland. Omdat het octrooi ten tijde van de betaling nog niet was ingeschreven werd de betaling geretourneerd. Een medewerkster van CPA heeft bij het retourneren van de betaling de verleningsdatum uit het systeem gehaald. Er is daarna geen opdracht meer gegeven voor de betaling, waardoor het aangevraagde octrooi vervallen is verklaard. Het betoog dat de rechtbank de handelingen van CPA onterecht aan Nestec heeft toegerekend faalt. Uit de MvT bij de Row volgt duidelijk dat handelingen van de vertegenwoordiger aan de aanvrager zijn toe te rekenen. Het retourneren van de aangeboden jaartaks kan niet als een fout van Octrooicentrum Nederland worden aangemerkt. Het is niet aannemelijk gemaakt dat het administratieve systeem van CPA voorzag in een deugdelijke controle op voorzienbare fouten. Hiermee heeft CPA niet de in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid betracht. Ook het beroep op het verbod van willekeur en het gelijkheidsbeginsel wordt afgewezen. Het hoger beroep wordt ongegrond verklaard.

5.1. Nestec heeft aan CPA opdracht verleend om namens haar de betaling van de verschuldigde jaartaksen aan Octrooicentrum Nederland te voldoen. Artikel 23, eerste lid, van de Row 1995 is, evenals daarvoor artikel 17A van de Rijksoctrooiwet (oud), gelijkluidend aan artikel 122 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: Europees octrooiverdrag). In de memorie van toelichting bij de Rijkswet tot goedkeuring van het Europees octrooiverdrag (Kamerstukken II 1975-1976, 13 899 (R1013), nr. 3, blz. 45), is over artikel 122 vermeld:

"Als handelingen van de aanvrager of octrooihouder zijn ook die van de vertegenwoordiger aan te merken, zodat het verlies van rechten ten gevolge van het optreden van de vertegenwoordiger alleen hersteld kan worden ingeval deze vertegenwoordiger de vereiste zorgvuldigheid heeft in acht genomen".

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Row 1995 en, daarvoor, de Rijksoctrooiwet, volgt dat beoogd is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bepalingen van het Europees octrooiverdrag. Zo is artikel 17A van de Rijksoctrooiwet ontleend aan het Europees octrooiverdrag (Kamerstukken II 1974/75, 13 209 (R967), nr. 3, blz. 37) en is artikel 23, eerste lid, van de Row 1995 in de Row 1995 opgenomen, nadat tijdens de parlementaire behandeling uitdrukkelijk is gewezen op artikel 122 van het Europees octrooiverdrag (Kamerstukken II 1992-1993, 22 604 (R 1435), nr. 8, blz. 6). Dit brengt met zich dat, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, het niet tijdig betalen van de jaartaks door CPA moet worden toegerekend aan Nestec. De rechtbank heeft voorts terecht overwogen dat een ander oordeel er toe leidt dat bij een verzoek om herstel in de vorige toestand de octrooihouder die de betaling van de jaartaks niet heeft uitbesteed in een nadeliger positie zou komen te verkeren dan de octrooihouder die dat wel heeft gedaan.

6.3.

(…)

De foutieve verwijdering uit het systeem van een verleningsdatum van het octrooi door medewerker Maine op grond van de constatering dat een te vroeg aangeboden jaartaks wordt teruggestort omdat het octrooi nog niet is gepubliceerd en in werking getreden, is een voorzienbare fout, die ook gemaakt kan worden door goed ingewerkte en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, is niet gebleken dat bij CPA een specifiek daarop gerichte administratieve controle heeft plaatsgevonden. Maine heeft nagelaten te onderzoeken of de verleningsdatum juist was, bijvoorbeeld door contact hierover op te nemen met Octrooicentrum Nederland. Voorts is niet aangetoond dat de controle door Brown op de werkzaamheden van Maine mede zag op de mogelijkheid, dat ten onrechte de verleningsdatum van het octrooi uit het systeem was verwijderd. Van CPA mocht worden verwacht dat het administratief systeem zo was ingericht, dat het niet mogelijk was om zonder autorisatie van een hogergeplaatste medewerker dit essentiële gegeven te verwijderen. Daardoor ontbrak een adequaat controlesysteem.

Gelet hierop heeft Nestec niet aannemelijk gemaakt dat het administratieve systeem van CPA voorzag in een deugdelijke controle op voorzienbare fouten die ook gemaakt kunnen worden door goed ingewerkte, ervaren en normaliter zorgvuldig werkende medewerkers.

(…)

Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat Octrooicentrum Nederland zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat niet alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid is betracht. Derhalve heeft Octrooicentrum Nederland het verzoek van Nestec terecht afgewezen. Het betoog faalt.

HR 5 februari 2016, IEF 15677; ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer Pharma tegen Sandoz)
Octrooirecht. Farmaceutisch octrooi; Bereidingswijze van drospirenon (werkzame stof in een anticonceptiepil). Zie eerder IEF 15380 (concl. AG) IEF 13391 (Hof) en IEF 12275 (Rb). Art. 69 EOV en Uitlegprotocol. Equivalente maatregelen. Maatstaf. Reikwijdte van de regel ‘Disclosed but not claimed is disclaimed’. De Hoge Raad verwerpt het beroep en veroordeelt Bayer in de kosten van Sandoz in cassatie (ad €130.000).

(HOF) 4.20 Het voorgaande samengevat: de gemiddelde vakman wist dat er vele methoden waren om oxidatie van alcoholgroepen in ZK92836 te bewerkstelligen, waaronder het gebruik van TEMPO. De gemiddelde vakman ging er echter niet van uit dat de met een rutheniumzout bereikte selectiviteit van 5ß-OH-DRSP en mate van terugdringing van bepaalde bijproducten ook zou kunnen worden verkregen met behulp van TEMPO. Voorshands moet daarom - ook onder het uitgangspunt dat rutheniumzout-gekatalyseerde oxidatie geen essentieel kenmerk is van de in WO 738/EP 791 geopenbaarde uitvinding - worden geoordeeld dat in de ogen van de gemiddelde vakman de aanvrager van EP 791 omwille van deze aan rutheniumzout verbonden voordelen bewust voor die stof heeft gekozen uit de vele hem ten dienste staande mogelijkheden, althans dat hij omwille van die voordelen bewust voor rutheniumzout heeft gekozen boven TEMPO.

(HR)
3.3.6
Voor zover onderdeel 1.1.1 het hof verwijt de regel te hebben miskend dat de maatstaf voor het niet beschermen van equivalente maatregelen daarin gezocht moet worden dat een goede grond ervoor moet bestaan dat de octrooihouder afstand heeft gedaan van die bescherming, hoewel hij die had kunnen verkrijgen, gaat het uit van een opvatting die geen steun vindt in het recht. Het hof heeft terecht onderzocht of de gemiddelde vakman uit conclusie 1 van EP 791 zou begrijpen dat de octrooihouder in de oxidatiestap een bewuste keuze heeft gemaakt voor het gebruik van rutheniumzout als katalysator. Daartoe heeft het hof in aanmerking genomen: de inhoud van het octrooi, de stand van de techniek, het met de geoctrooieerde werkwijze beoogde doel, de bijkomende voordelen van die werkwijze, de kennis van het bestaan van de betrokken stoffen, de aard van en de verhouding tussen die stoffen, alsmede de mate en wijze waarin zij tot het beoogde resultaat leiden, dit alles vanuit het perspectief van de gemiddelde vakman. Het wegen van al deze omstandigheden heeft het hof tot het oordeel gebracht (samengevat in rov. 4.20) dat Bayer bewust voor rutheniumzout heeft gekozen, zodat het gebruik van tempo als katalysator geen inbreuk maakt op EP 791. Dit oordeel berust op een aan het hof voorbehouden weging van relevante factoren en is niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd.

3.3.7
Onderdeel 1.1.2 ziet om te beginnen eraan voorbij dat uit rov. 4.19 volgt dat naar het oordeel van het hof voor de gemiddelde vakman tempo niet een stof was waarmee hetzelfde resultaat bereikt kon worden als met rutheniumzout, zodat reeds daarom niet van equivalentie sprake kan zijn. Voorts miskent het dat het bij de hier aan de orde zijnde vraag erom gaat of in de perceptie van de gemiddelde vakman de conclusies, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, ruimte laten voor equivalenten, gelet op enerzijds een adequate bescherming van de octrooihouder en anderzijds de rechtszekerheid voor derden. Daarbij speelt de wil of de bedoeling van de aanvrager om van die bescherming afstand te doen, geen beslissende rol. Voor het overige bouwen de klachten van onderdeel 1.1.2, evenals die van onderdeel 1.1.3, voort op die van onderdeel 1.1.1, zodat die het lot daarvan moeten delen.

3.3.8
Onderdeel 1.2 klaagt over de door het hof gehanteerde peildatum voor de beschermingsomvang. Volgens het onderdeel heeft het hof bij de beantwoording van de vraag hoe de gemiddelde vakman het octrooi zal begrijpen, ten onrechte (uitsluitend) de prioriteits- of verleningsdatum als peildatum voor de kennis van de gemiddelde vakman gehanteerd. Volgens het onderdeel is bij die beoordeling maatgevend, althans mede bepalend, wat de kennis van de gemiddelde vakman is ten tijde van de (voorbereidingen op de) gestelde inbreuk.
Ook dit onderdeel slaagt niet. Voor het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi gaat het om de vaststelling van hetgeen het octrooi toevoegt aan de stand van de techniek. Alleen in het kader van de inbreukvraag kan mede betekenis worden gehecht aan de kennis van de gemiddelde vakman ten tijde van de beweerde inbreuk, in het bijzonder waar het erom gaat of sprake is van equivalente elementen (HR 4 april 2014, ECLI:HR:2014:816, NJ 2015/11 (Medinol/Abbott), rov. 3.5.2).
3.3.9
De overige in onderdeel 1 aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Inbreuk op EP 840?
3.4.1
Onderdeel 2 richt zich tegen rov. 5.5-5.10, die betrekking hebben op EP 840, waarin het hof heeft onderzocht of het gebruik van een base voor waterafsplitsing equivalent is aan dat van het geclaimde specifieke zuur pTSA. In rov. 5.5 is overwogen dat in de beschrijving op niet mis te verstane wijze wordt geopenbaard dat 5β-OH-DRSP labiel is onder zure en basische omstandigheden en dat het dus niet alleen onder invloed van het zuur pTSA, maar ook onder invloed van andere (Lewis)zuren en onder invloed van basen uiteenvalt in water en DRSP. De gemiddelde vakman zal dan aannemen dat voor de in de beschrijving wel geopenbaarde, maar niet in de conclusie geclaimde middelen geen bescherming wordt gezocht (‘disclosed but not claimed is disclaimed’). Dan brengt de rechtszekerheid een restrictieve uitleg mee: onder het octrooi valt alleen het gebruik van pTSA en in elk geval niet het gebruik van een base als pyridine (rov. 5.6).
Deze uitleg wordt (volgens rov. 5.7) verder ondersteund door het feit dat de conclusies volgens het verleningsdossier in oppositie zijn teruggebracht tot één overgebleven conclusie met alleen pTSA, waaruit derden konden afleiden dat afstand was gedaan van, althans geen bescherming was verleend voor andere middelen/methoden, alsmede door het gegeven (rov. 5.8) dat Bayer in een afgesplitste aanvrage het gebruik van een base claimt voor waterafsplitsing. In rov. 5.9 overweegt het hof dat het oordeel van de examiner dat EP 840/WO 738 geen basis biedt voor een conclusie met een basische waterafsplitsing in het kader van een art. 123(2) EOV kwestie er niet aan afdoet dat gebruik van basen in het algemeen zodanig duidelijk is geopenbaard in de beschrijving van EP 840, dat de hier in het kader van art. 69 EOV te maken afweging in het nadeel van Bayer uitvalt.

3.4.2 Onderdeel 2.1.1 betoogt dat van toepassing van de in rov. 5.5 vermelde regel ‘disclosed but not claimed is disclaimed’ geen sprake kan zijn als de ‘openbaring’ niet betrekking heeft op een middel dat de basis kan vormen voor een conclusie. Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting, zoals reeds valt af te leiden uit HR 25 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3680, NJ 2013/68 (AGA/Occlutech).De door het onderdeel bepleite opvatting komt neer op het weginterpreteren van het slot van de conclusie van EP 840, waarmee deze niet anders zou leren dan dat op enigerlei bekende wijze waterafsplitsing dient plaats te vinden, terwijl de wijze van waterafsplitsing onderdeel van de uitvinding is. Daarom faalt de klacht. De onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 bouwen voort op onderdeel 2.1.1 en missen daarom eveneens doel.

3.4.3 Onderdeel 2.1.4 faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.20. Onderdeel 2.1.5 mist zelfstandige betekenis.

3.4.4 Nu het oordeel van het hof reeds steunt op de tevergeefs bestreden rov. 5.5 en 5.6, kunnen de tegen rov. 5.7-5.10 gerichte klachten (onderdelen 2.2 en 2.3) bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.
Onderdeel 3 bevat geen zelfstandige klacht.

Hof Den Haag 2 februari 2016, IEF 15661 (Janssen Pharmaceuticals tegen Mylan)
Uitspraak ingezonden door Marleen van den Horst, David Mulder, BarentsKrans en René Raggers, EPC. Octrooirecht. ABC. Zie eerder IEF 13379. Beide partijen verhandelen (generieke) geneesmiddelen. Janssen is houdster van het Europese octrooi EP 709. Mylan vordert vernietiging van het Nederlandse deel van EP 709 en nietigverklaring van bijbehorende ABC 300152. De rechter oordeelde al eerder dat de conclusies in EP 709 niet inventief waren en verklaarde de ABC nietig. Het ABC 300152 wordt ook door het Hof nietig verklaard omdat het basisoctrooi, EP 709, ongeldig moet worden geacht wegens gebrek aan inventiviteit. De geclaimde materie vloeit, voor de gemiddelde vakman, op voor de hand liggende wijze voort uit de tabel van Ganzer. Zij komt echter tot deze conclusie op basis van een ander uitgangspunt dan de rechter. Het hof oordeelt dat de geclaimde materie slechts een gelijkwaardig werkend alternatief biedt voor de in Ganzer’s tabel geopenbaarde behandeling. Het incidenteel appel, tegen het niet van toepassing verklaring van 1019h Rv, slaagt (wederom) niet.

4.8 Gelet op het voorgaande gaat het hof er met Mylan van uit dat de in conclusie 1 geclaimde materie geen verbetering inhoudt ten opzichte van de in Ganzer geopenbaarde behandeling van pijn, maar daar slechts een alternatief voor biedt dat gelijkwaardig werkt. Janssen heeft namelijk geen andere effecten of verbeteringen aangevoerd dan de - al in de behandelingen volgens Ganzer optredende - synergetische werking van tramadol en acetaminofen. Daarom moet het objectieve probleem waarvoor de vakman zich, uitgaande van Ganzer, geplaatst ziet, worden geformuleerd als het verschaffen van een alternatief voor de behandeling van pijn door gelijktijdig oraal tramadol en rectaal acetaminofen toe te dienen in een gewichtsverhouding van 1:20.

4.9 Bij de beantwoording van de vraag wat de gemiddelde vakman zou doen ter oplossing van het hiervoor geformuleerde probleem moet e synergetische werking van acetaminofen en tramadol buiten beschouwing worden gelaten zowel als argument tégen inventiviteit, als argument vóór inventiviteit. Enerzijds mag de wetenschap dat acetaminofen en tramadol synergetisch werken niet worden verondersteld als prikkel voor de vakman om te komen tot de in het octrooi geclaimde oplossing, ervan uitgaande dat die synergetische werking op de prioriteitsdatum nog onbekend was (zie hiervoor 4.7). Anders zou de gemiddelde vakman immers kennis worden toegedicht die hij - volgens Janssen - op de prioriteitsdatum nog niet had. Anderzijds kan de synergetische werking ook niet meewegen als positieve indicator van inventiviteit omdat de synergetische werking al inherent was aan de stand van de techniek (zie hiervoor 4.5). Een verrassend goede werking van een product kan niet als positieve indicator worden aangemerkt als die goede werking het effect is van een combinatie van kenmerken die al besloten ligt in de stand van de techniek.