HvJEU verduidelijkt verhouding tussen kwade trouw en absolute weigeringsgronden bij merkaanvraag na octrooiverval

HvJEU 19 juni 2025, IEF 22772, IEFbe 3928; ECLI:EU:C:2025:455 (CeramTec tegen Coorstek Bioceramics). Deze zaak speelt zich af tussen CeramTec GmbH, een Duitse fabrikant van technische keramische onderdelen voor implantaten, en Coorstek Bioceramics LLC, een Amerikaanse producent van vergelijkbare medische keramiek. CeramTec heeft kort na het vervallen van haar Europees octrooi voor composietmateriaal drie Uniemerken aangevraagd: een roze kleur-, beeld- en driedimensionaal merk in roze voor keramische heup- en kniedelen. CeramTec stelt dat Coorstek inbreuk maakt op deze merken. Volgens Coorstek zijn de merken ongeldig omdat zij onder absolute weigeringsgronden vallen en omdat CeramTec de merkaanvragen te kwader trouw heeft ingediend. De cour d’appel de Paris heeft de merken op die laatste grond nietig verklaard. CeramTec betwist dat kwade trouw hier van toepassing is en stelt dat deze grond niet mag worden gebruikt om het toepassingsbereik van artikel 7 te omzeilen. De Cour de cassation heeft het Hof van Justitie verzocht om uitlegging van de verhouding tussen de gronden van nietigheid wegens kwade trouw en de absolute weigeringsgronden. Centraal staat of kwade trouw mag worden aangenomen wanneer een merk is aangevraagd met het doel een technisch monopolie te verlengen dat eerder onder octrooi viel, en hoe artikel 7 en artikel 52 van de merkenverordening zich tot elkaar verhouden.

Het Hof van Justitie beantwoordt de eerste prejudiciële vraag als volgt: de absolute nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, onder a) (inschrijving in strijd met de weigeringsgronden van artikel 7) en onder b) (kwade trouw van de aanvrager) van de verordening zijn juridisch autonoom en kunnen elk afzonderlijk tot nietigverklaring van een Uniemerk leiden. Ze sluiten elkaar echter niet uit: een merk kan op één van beide, of op beide gronden nietig worden verklaard. De rechter hoeft dus niet eerst te toetsen of sprake is van een weigeringsgrond onder artikel 7 alvorens kwade trouw te onderzoeken, of andersom. Vervolgens stelt het hof dat kwade trouw bij een merkaanvraag na het vervallen van een octrooi kan worden aangenomen als de aanvrager het teken zag als geschikt om de eerder geoctrooieerde technische oplossing tot uitdrukking te brengen, ook als het teken niet uitsluitend bestaat uit een functionele vorm in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van de verordening. De beoordeling van kwade trouw moet gebaseerd zijn op een totaalbeeld van objectieve factoren, waaronder de aard en herkomst van het merk, het eerdere octrooi, de commerciële logica van de aanvraag en de chronologie van de gebeurtenissen. Hiermee wordt de tweede vraag beantwoord.

Tot slot komt het Hof toe aan de derde prejudiciële vraag. Hierover stelt het Hof dat de kwade trouw van een aanvrager van een Uniemerk moet worden beoordeeld aan de hand van diens oogmerk op het moment van de indiening van de merkaanvraag. Latere feiten kunnen slechts als aanwijzing dienen om dat oorspronkelijke oogmerk te verduidelijken, maar zij kunnen het oorspronkelijke oogmerk niet wijzigen. Een feit dat pas na de aanvraag bekend werd bij de aanvrager, zoals het inzicht dat een kleur geen technisch effect heeft, is daarom niet relevant voor het vaststellen van kwade trouw. Het hof verduidelijkt met de beantwoording van deze drie vragen dat inschrijving van een merk kort na het vervallen van een octrooi onder bepaalde omstandigheden als te kwader trouw kan worden aangemerkt, en bevestigt dat de toetsing aan de weigeringsgrond wegens technische functie en die wegens kwade trouw afzonderlijk en aanvullend kunnen plaatsvinden.

46. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de twee absolute nietigheidsgronden autonoom zijn, in die zin dat voor de nietigverklaring van het betrokken merk wegens kwade trouw van de aanvrager op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet vooraf moet worden nagegaan of er sprake is van een van de in artikel 7 van deze verordening genoemde absolute weigeringsgronden voor inschrijving, waarnaar artikel 52, lid 1, onder a), verwijst. Voor de karakterisering van de kwade trouw is dus niet vereist dat wordt vastgesteld dat het betrokken teken ook uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van die verordening. Het omgekeerde geldt eveneens, aangezien voor de vaststelling dat het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet moet worden aangetoond dat de aanvrager te kwader trouw is.