Bijdrage ingezonden door Sylvia Brandsteder, VEVAM.
In onze serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak.
Regisseurs hebben recht op een vergoeding voor de openbaarmaking van hun filmwerken via de kabel, maar nu (even?) niet.
Dat is de onbevredigende strekking van de uitspraak die de Amsterdamse rechter op 4 september jl. heeft gedaan in het kort geding tussen regisseurs vereniging VEVAM en kabelexploitanten Ziggo en UPC [IEF 13006].

Al in de jaren ’80 van de vorige eeuw is erkend dat kabelexploitanten de toestemming van makers nodig hebben om hun filmwerken via de kabel door te kunnen geven. In de Auteurswet (artikel 26a) heeft de wetgever vastgelegd dat die rechten alleen door collectieve beheersorganisaties zoals VEVAM kunnen worden uitgeoefend.

Op basis van zogeheten kabelovereenkomsten hebben de kabelexploitanten de afgelopen 30 jaar toestemming van VEVAM verworven voor televisie-uitzendingen via de kabel, tegen betaling van een vergoeding die VEVAM uitkeerde aan de regisseurs.

In oktober 2012 hebben kabelexploitanten zoals Ziggo en UPC die overeenkomsten opgezegd. Ziggo en UPC betalen sindsdien geen vergoeding meer voor regisseurs. Onderhandelingen over nieuwe overeenkomsten zijn stukgelopen omdat de kabelaars de aanspraken van VEVAM niet meer erkennen. Daardoor werd VEVAM gedwongen om naar de rechter te stappen. Op 14 augustus jl. diende een kort geding. Een bodemprocedure is in voorbereiding.

De rechter heeft de vorderingen van VEVAM afgewezen en daarmee de regisseurs vooralsnog de vergoeding ontzegd die zij al dertig jaar ontvangen. De rechter verwijst simpelweg naar een eerdere uitspraak van het Hof Den Haag in de zaak "NORMA/NLKabel" [IEF 7522], en oordeelt dat kabelexploitanten geen vergoeding meer verschuldigd zijn omdat zij hun uitzendsignalen rechtstreeks van de omroepen zouden ontvangen. Daarom zou artikel 26a Auteurswet niet meer van toepassing zijn.

VEVAM bestrijdt de juistheid van deze uitspraak. In "NORMA/NL Kabel" was de kabelvergoeding voor uitvoerend kunstenaars aan de orde; dat is geregeld in een andere wet en het Haagse arrest ging dan ook niet over artikel 26a Aw. Die zaak ligt nu bij de Hoge Raad. Daarnaast miskent de rechter dat VEVAM haar aanspraken niet alleen kan ontlenen aan art. 26a Aw, maar ook aan de auteursrechten die alle bij haar aangesloten regisseurs contractueel aan haar hebben overgedragen.
VEVAM heeft veel aangevoerd en ook overigens onderbouwd waarom – in ieder geval - voor de regisseurs een andere beslissing gerechtvaardigd is dan in de NORMA/NLKabel zaak is gegeven. In het vonnis wordt echter aan die argumenten voorbij gegaan. Samengevat:
• In het vonnis wordt geen aandacht besteed aan de geschiedenis van de kabeldoorgifte in Nederland en artikel 26a Aw. Hier een link naar de argumenten van VEVAM op dit punt (productie 24 in de procedure [De geschiedenis van het kabeldoorgifterecht]);
• De Hoge Raad heeft in zijn arrest inzake de Amstelveense kabel in de jaren ’80 (NJ 1982, 435) geoordeeld dat kabelexploitanten dienen te betalen voor gelijktijdige doorgifte via de kabel van programma’s van de omroep door een ander organisme dan de omroep. De Hoge Raad beoogde daarmee uitdrukkelijk een techniek onafhankelijke oplossing, die niet telkens wijzigt wanneer een verandering optreedt in de manier waarop programmasignalen worden aangeleverd;
• De Hoge Raad heeft het begrip “secundaire openbaarmaking “ niet gehanteerd laat staan dat het college heeft geoordeeld dat daarvan alleen sprake kan zijn als deze voortvloeit uit een eerdere, “primaire openbaarmaking” van hetzelfde signaal. Het gaat er om of er sprake is van hetzelfde programma dat door een ander organisme via de kabel wordt doorgegeven;
• De Nederlandse wetgever heeft de uitspraak van de HR verankerd in artikel 26a Aw, dat bepaalt dat toestemming voor gelijktijdige, ongewijzigde en onverkorte uitzending van een in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk alleen door een collectieve beheersorganisatie gegeven kan worden;
• Daarvan is nog steeds sprake. VEVAM betwist dat de kabeldoorgifte van binnen- en buitenlandse televisiezenders is veranderd en Ziggo en UPC hebben ook niet onderbouwd dat en hoe dat het geval is. Volgens de rechter moet VEVAM bewijzen dat de stelling van de kabelexploitanten, dat er iets in de doorgifte is veranderd, onjuist is. Net als vroeger worden de omroepprogramma’s nog steeds onverkort en ongewijzigd doorgegeven via de kabel, gelijktijdig aan de uitzending van dezelfde programma’s via de satelliet en de ether.
• Kabelexploitanten bieden hun abonnees pakketten die zij zelf hebben samengesteld. Zij hebben overeenkomsten met hun abonnees en brengen die abonnees daarvoor een vergoeding in rekening. Zij zijn dus een “ander organisme” dan de omroepen en niet louter een “doorgeefluik” van de omroepen, zoals Nozema dat destijds was. Nozema stelde geen pakketten samen en had geen abonnees, laat staan dat zij daar overeenkomsten mee had of hen een vergoeding in rekening bracht.
• De uitspraak is ook in tegenspraak met die van de rechtbank Amsterdam in de zaak van het Rechtencollectief tegen KPN/Digitenne (Vrz. Rb. Amsterdam, 25 november 2010, “Cedar/Digitenne”, [IEF 9244]): daarin werd geoordeeld dat KPN/Digitenne ook een “ander organisme” is dan de omroepen en toestemming van de Collectieve Beheersorganisaties namens de rechthebbenden nodig heeft voor de doorgifte van omroepprogramma’s aan de Digitenne-abonnees.
• Tot 2012 hebben overeenkomsten tussen kabelexploitanten en organisaties van rechthebbenden gegolden waarin ook door de exploitanten zelf wordt erkend dat ook voor de huidige vorm van kabeldoorgifte met de Collectieve Beheersorganisaties moet worden afgerekend.
• Voor regisseurs is de kabelvergoeding een onmisbaar onderdeel van hun inkomen geworden, waar zij 30 jaar op hebben kunnen rekenen. Dat deel van hun inkomen dreigt hen nu ontnomen te worden ter bevrediging van de behoefte aan steeds groeiende inkomsten van de aandeelhouders van multinationals Ziggo en UPC.
• VEVAM vertegenwoordigt niet alleen ongeveer 2000 Nederlandse regisseurs maar ook nog eens tienduizenden buitenlandse regisseurs in Nederland op basis van exclusieve contracten met zusterorganisaties. Ten onrechte heeft de rechter in dit kort geding niet onderzocht waarom de kabelexploitanten geen rekening hoeven te houden met de rechten van die buitenlandse regisseurs.
• Ook is de kort geding rechter geheel voorbij gegaan het zgn. Nemo Plus beginsel: rechten die de regisseur eenmaal heeft overgedragen (aan VEVAM) kunnen niet nogmaals aan een derde (omroep of producent) worden overgedragen. Daarmee negeert de rechter onder andere het oordeel van het Hof Amsterdam inzake VEVAM/NLFilm [IEF 10537]) en de bevindingen van de Adviescommissie Auteursrecht (die de regering adviseert).
• VEVAM heeft uitgebreid aan de hand van de wetsgeschiedenis, de literatuur en de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luksan/Van der Let [IEF 10887], uiteengezet dat artikel 45d Aw, waarop Ziggo en UPC zich beroepen, niet in de weg staat aan de vrijheid van de regisseur zijn auteursrechten over te dragen aan VEVAM. Ook daarover is in het vonnis niets terug te vinden.

VEVAM betreurt dat de rechten en belangen van de regisseurs zo weinig weerklank hebben gevonden en overweegt appel in te stellen. Ter volledige informatie verwijs ik graag naar de pleitnota (link) van de advocaten van VEVAM.

Sylvia Brandsteder
Directeur VEVAM

D.J.G. Visser, Hoofdstukken Intellectuele Eigendom, Amsterdam: deLex 2013, hoofdstuk 1, p 1-14.
Hoofdstukken Intellectuele Eigendom is geïnspireerd op en bedoeld als aanvulling op Hoofdstukken Vermogensrecht van J.H. Nieuwenhuis, waarvan dit jaar de tiende druk verscheen. Het is primair bedoeld voor studenten die in Leiden het vak Inleiding Burgerlijk Recht volgen. Er worden waar mogelijk verbanden gelegd met het algemene vermogensrecht. De opzet en de wijze waarop het boek gebruikt kan worden is dezelfde als die van het voorbeeld van Nieuwenhuis.

De antwoorden op de vragen in de tekst staan achterin. Het boek kan uiteraard ook door anderen als eerste inleiding in het recht van de intellectuele eigendom worden gebruikt. Inherent aan de opzet is dat veel wordt weggelaten en dat er weinig ruimte is voor twijfelgevallen. Voor suggesties en correcties bij eerdere versies van de tekst van dit boek is de auteur dank verschuldigd aan mr P.A.C.E. van der Kooij, mw. mr M.C.I.M Duynstee en vooral aan mr G.J.H.M. Mom (voor zijn ‘mommificaties’).

De uitgave van dit boek voor Leidse eerstejaars rechtenstudenten is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Leidse IE-alumni die achter in het boek staan vermeld.

De auteur houdt zich aanbevolen voor suggesties ter verbetering (d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl).

Leiden/Amsterdam, juli 2013
D.J.G. Visser
Te bestellen hier

Conclusie A-G HvJ EU 12 september 2013, zaak C-409/12 (Backaldrin Österreich) - dossier
Verzoek om een prejudiciële beslissing  van het Oberster Patent- und Markensenat.
Uitlegging van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) – Gronden voor vervallenverklaring. Ingeschreven woordmerk 'Kornspitz' dat voor de consument de gebruikelijke benaming is geworden voor de betrokken waar omdat de tussenpersonen niet meedelen dat het een merk betreft. Afwezigheid van alternatieve benamingen om de betrokken waar aan te duiden. Nalaten van de merkhouder.

Conclusie A-G:
1. Artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG moet aldus worden uitgelegd dat het relevante publiek voor de beoordeling van de vraag of een merk tot de in de handel gebruikelijke benaming van de waar is geworden waarvoor het is ingeschreven, in de eerste plaats de verbruikers en de eindverbruikers zijn (...)

Naargelang van de kenmerken van de markt moeten eveneens de bij de afzet van de waar betrokken ondernemers in aanmerking worden genomen. Van kenmerken die pleiten voor een dergelijke inaanmerkingneming is met name sprake wanneer de desbetreffende ondernemers een bepaalde mate van invloed op de aankoopbeslissing van de eindverbruiker uitoefenen. Voor zover dat niet het geval is, is een merk tot gebruikelijke benaming geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, wanneer het door de eindverbruikers als zodanig wordt opgevat, hoewel de handelaren die de waar zelf uit een halffabricaat van de merkhouder vervaardigen en de waar met toestemming van de merkhouder onder de merknaam verkopen, zich ervan bewust zijn dat het om een herkomstaanduiding gaat en de eindverbruiker doorgaans niet op deze omstandigheid attenderen.

2. Voor de beoordeling van de vervallenverklaring van een merk is het niet van belang of de eindverbruikers wegens het ontbreken van equivalente alternatieven op de desbetreffende benaming zijn aangewezen.

3. Er is sprake van een nalaten als bedoeld in artikel 12, lid 2, sub a, van de richtlijn wanneer de merkhouder niet de voor hem redelijke maatregelen treft om zijn merk te beschermen tegen een ontwikkeling tot soortnaam. Daartoe behoort eveneens een passende beïnvloeding van zijn licentiehouders.

Gestelde prejudiciële vragen
1. Is een merk "de gebruikelijke benaming van een waar of dienst" geworden in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG (merkenrichtlijn) wanneer
a.    de handelaars zich er weliswaar van bewust zijn dat dit een aanduiding van herkomst betreft, maar dit niet laten blijken tegenover de eindverbruikers, en
b.    de eindverbruikers het merk (ook) daarom niet meer als een herkomstaanduiding opvatten, maar als een gebruikelijke benaming van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
2. Is reeds sprake van "nalaten" in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95/EG wanneer de merkhouder niet optreedt, ofschoon de handelaars hun klanten er niet op attent maken dat het een ingeschreven merk betreft?
3. Moet een merk dat door het toedoen of nalaten van de houder ervan voor eindverbruikers, maar niet in het handelsverkeer een gebruikelijke benaming is geworden, enkel vervallen worden verklaard wanneer de eindverbruikers op deze benaming zijn aangewezen omdat er geen equivalente alternatieve benamingen bestaan?

Maandelijks publiceren we een overzicht van personalia-berichtgeving die eerder in het kort nieuws voorbij is gekomen.

Tineke Westerhuis is nu werkzaam  bij Chiever.
Tineke Westerhuis is sinds begin juli als merk advocaat werkzaam bij Chiever. Hiervoor heeft Tineke ruim 20 jaar ervaring in Intellectuele Eigendom opgedaan bij andere merkenbureaus en als bedrijfsjurist bij diverse internationale bedrijven.

Aimée van Hattum advocaat bij Hofhuis Alkema Groen
Aimée is sinds juli werkzaam als advocaat Hofhuis Alkema Groen. Daarvoor was zij hier al werkzaam als juridisch medewerker.

Theo Blomme naar Hoyng Monegier LLP
Per  1 september is Theo Blomme werrkzaam bij Hoyng Monegier LLP. Theo is gespecialiseerd in het procederen in IE-zaken, met een focus op nationale en internationale octrooizaken op het gebied van farmacie en telecom. Tevens is hij redacteur voor Berichten Intellectuele Eigendom (BIE).

Naast het behalen van zijn ingenieurstitel in Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft heeft hij Rechten gestudeerd aan de universiteiten van Leiden en Stellenbosch (Zuid-Afrika).
Voor Theo’s komst naar Hoyng Monegier LLP heeft hij meer dan tien jaar bij een internationaal advocatenkantoor cliënten geadviseerd over octrooizaken en heeft hij rechtszaken gevoerd voor de octrooirechtbank in Den Haag, de Nederlandse Hoge Raad en bij het Europees Octrooibureau. Theo's ervaring met octrooizaken omvat software- en 3G-technologie (smartphones en tablets), farmacie, biochemie, elektrotechniek en olie- en offshore technologie.

Micheline Don treedt per 1 september 2013 toe als partner tot De Grave De Mönnink Spliet Advocaten in Amsterdam. Micheline stapt over van NautaDutilh naar De Grave De Mönnink Spliet om als partner haar praktijk op het gebied van adviseren en procederen over intellectueel eigendomsrecht, informaticarecht en commerciële contracten verder uit te bouwen. Micheline heeft veel ervaring in de sectoren fashion, design, consumer goods en IT. Haar praktijk en ambities sluiten goed aan bij de focus en strategie van De Grave De Mönnink Spliet: juridische dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau met behoud van de menselijke maat en duidelijk oog voor de commerciële belangen van de cliënt.

Leo Voogt nieuwe voorzitter stichting Leenrecht
Met ingang van 1 september 2013 wordt Leo Voogt tot nieuwe voorzitter van de stichting Leenrecht benoemd. Hij volgt Arre Fockema Andreae op, die het voorzitterschap vanaf 2007 heeft vervuld.
Leo Voogt is momenteel directeur van het Centraal Bureau voor Genealogie. Eerder was hij directeur van Museum Meermanno | Huis van het boek, en vervulde hij diverse functies in zowel de bibliotheekwereld als het boekenvak.

Phillipe de Jong made partner
Philippe de Jong's appointment as partner highlights the continuous growth and expansion of the Intellectual Property team at ALTIUS. The team, one of the largest dedicated IP teams in Belgium, enjoys a great reputation and is an undisputed market leader in the field of the Intellectual Property, Information Technology and Media & Telecommunications law in Belgium.

Hans van Walderveen, rechter bij de octrooikamer van de rechtbank Den Haag
Hans van Walderveen is sinds begin septemer rechter bij de octrooikamer van de rechtbank Den Haag. Hans (41) was als scholier al gefascineerd door techniek. Nu verdiept hij zich in ingewikkelde elektronische en chemische processen als rechter bij de afdeling intellectuele eigendom van de Haagse rechtbank.

Louwers breidt verder uit
Sabine van Rienen versterkt het advocatenteam van Louwers IP|Technology Advocaten. Sabine van Rienen was al aan het kantoor verbonden als paralegal/juridisch medewerker. Zij studeerde af in juni 2012 aan de Universiteit van Tilburg.

Brief van de staatssecretaris betreffende een Europees octrooi, Kamerstukken II, 2012/13, 21501-32, nr 729 (syngenta)
De staatssecretaris van economische zaken geeft antwoord op een vraag van de Partij voor de Dieren betreffende een aan Syngenta verleend Europees Octrooi (EP 2140023B1) voor een peperplant, omdat volgens de Partij voor de Dieren de Biotechnologierichtlijn te ruim zou zijn geïnterpreteerd. De staatssecretaris bespreekt het verleende octrooi en zet het juridische kader uiteen dat relevant is voor het onderhavige geval.

Het onderhavige octrooi EP 2140023B1 met betrekking tot een peperplant
Het gaat om een op 30 april 2008 aangevraagd Europees octrooi dat op 8 mei 2013 (onder nummer EP 2140023B1) is verleend aan Syngenta International te Bazel, Zwitserland, voor een uitvinding met betrekking tot een insectenresistente peperplant (Capsicum annuum). De uitvinding heeft betrekking op een nieuwe gecultiveerde peperplant, die resistent is tegen witte vlieg (Bemisia) en houdt verband met zaden en vruchten van dergelijke planten. Witte vlieg komt vaak voor in kassen en veroorzaakt oogstschade. Door de uitvinding is de betrokken plant sterk resistent tegen ei-afzetting en ontwikkeling van de pop (de ontwikkelingsfase na ei en larve voorafgaand aan het volgroeide stadium van het insect). Volgens de beschrijving is de plant verkregen door kruising van gecultiveerde planten met planten van het zogenoemde wild type dat de resistentie bevat. De aldus ontwikkelde plant bevat markers die het de kweker mogelijk maken planten met deze resistentie gemakkelijk te identificeren.
De uitvinding heeft ook betrekking op markers en het gebruik ervan in markerondersteunde veredeling, het identificeren van de insectenresistente eigenschap o.a. met het oog op vermindering van het gebruik van insecticiden en het voorkomen van het ontstaan van insecticidenresistentie. De uitvinding heeft ook betrekking op kweekproducten die het resultaat zijn van toepassing van kruising en selectie van de betrokken plantenrassen, alsmede op handelingen met deze kweekproducten, zoals het gebruik ervan met het oog op het cultiveren van de betrokken insectenresistente planten, zaadproductie en oogsten van zaden en fruit ervan.

Octrooieerbaarheid van uitvindingen met betrekking tot planten
Met de Biotechnologierichtlijn (hierna: de richtlijn) is het octrooirecht voor biotechnologische uitvindingen geharmoniseerd. De richtlijn is eveneens, voor zover het gaat om bepalingen die verband houden met de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen, geïmplementeerd in het Europees Octrooiverdrag (en het daarop gebaseerde Uitvoeringsreglement) bij welke momenteel 38 partijen zijn aangesloten, waaronder de landen van de Europese Unie. In de navolgende tekst is in de voetnoten die verwijzen naar de richtlijn ook het daarmee corresponderende artikel vermeld in het Europees Octrooiverdrag (EOV) of het daarop gebaseerde Uitvoeringsreglement.

Octrooieerbaarheid van voortbrengsels (producten)
De richtlijn3 bepaalt dat uitvindingen ook octrooieerbaar zijn wanneer zij betrekking hebben op een voortbrengsel dat uit biologisch materiaal bestaat of dit bevat, of op een werkwijze waarmee biologisch materiaal4 wordt verkregen, bewerkt of gebruikt.
Uitvindingen met betrekking tot planten, en dus met betrekking tot biologisch materiaal daarvan, zijn dus in beginsel octrooieerbaar, mits ze voldoen aan de algemene vereisten die aan een uitvinding worden gesteld, te weten nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.5 De richtlijn stelt als extra eis dat de uitvinding die betrekking heeft op planten zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald plantenras.6 Plantenrassen als zodanig zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid.7

Octrooieerbaarheid van werkwijzen van wezenlijk biologische aard
De richtlijn bepaalt dat werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten en dieren niet octrooieerbaar zijn.8 Dat zijn werkwijzen die geheel bestaan uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen en selecties.9
In jurisprudentie van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau10 is verduidelijkt dat hieronder ook moet worden begrepen de werkwijze voor het kruisen van het hele genoom (de complete genenset) van planten en het vervolgens selecteren van de verkregen planten, als deze werkwijze een technische stap omvat die het kruisen of selecteren vergemakkelijkt of ondersteunt. Zo maakt het gebruik van een technisch middel in een wezenlijk biologische werkwijze, zoals een genetische marker om genetische informatie te traceren of te identificeren, deze werkwijze nog niet octrooieerbaar. De werkwijze is in beginsel wel octrooieerbaar als deze een technische stap omvat waarmee een bijzonder kenmerk in een genoom wordt geïntroduceerd, of een bestaand kenmerk wordt gewijzigd (zoals bij genetische modificatie), waarbij deze introductie of wijziging niet het resultaat is van een natuurlijke kruising van de genomen van planten.
Uit het voorgaande blijkt dat uitvindingen met betrekking tot planten niet zijn uitgesloten van octrooieerbaarheid, maar uitvindingen die betrekking hebben op werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging daarvan wel.

Rechtsvraag: is een productuitvinding als resultaat van conventionele veredeling octrooieerbaar?
De nu aan de orde zijnde vraag is of een uitvinding met betrekking tot een plant (als product) octrooieerbaar kan zijn als deze plant het resultaat is van een kruising of selectie en deze kruising of selectie zelf op grond van de vigerende regelgeving niet-octrooieerbaar is verklaard. Zoals blijkt uit de verlening van het octrooi vindt het Europees Octrooibureau dat een uitvinding met betrekking tot een plant (mits deze voldoet aan de vereisten voor octrooi) wel octrooieerbaar kan zijn, als deze uitvinding het resultaat is van een werkwijze van wezenlijk biologische aard. Over het antwoord op de gestelde rechtsvraag bestaat momenteel nog geen finale rechtszekerheid, omdat de richtlijn noch het Europees Octrooi Verdrag daarover duidelijkheid verschaffen. Jurisprudentie zal meer duidelijkheid brengen.
Over de vraag of uitvindingen met betrekking tot voortbrengsels van werkwijzen van wezenlijk biologische aard octrooieerbaar kunnen zijn is namelijk momenteel nog een zaak aanhangig bij de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau.

In dat kader zal een aantal rechtsvragen nog moeten worden beantwoord.
Het gaat daarbij om de toelaatbaarheid van product-by-process claims op planten. In deze zaak T-1242/06 zijn op 31 mei 2012 de volgende nog niet beantwoorde vragen voorgelegd aan de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau:
1. Kan het uitsluiten van werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor het veredelen van planten in art. 53(b) van het Europees Octrooiverdrag een negatief effect hebben op de ontvankelijkheid van een productclaim die is gericht op planten of plantenmateriaal als vrucht?
2. Is met name een claim die gericht is op planten of plantenmateriaal, waarbij het niet gaat om een plantenras, ook dan ontvankelijk als de enige op de datum van indiening beschikbare methode voor het produceren van het geclaimde een in de octrooiaanvraag beschreven werkwijze van wezenlijk biologisch aard is voor de voortbrenging van planten?
3. Is het in het kader van de vragen 1 en 2 relevant dat de door de productclaim verleende bescherming zich uitstrekt tot het produceren van het geclaimde product door een werkwijze van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten die volgens art. 53 (b) van het Europees Octrooiverdrag als zodanig niet octrooieerbaar is?
Op 8 juli 2013 zijn in de zaak T 0083/05 in verband met een octrooi verleend voor een uitvinding met betrekking tot broccoli, door de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau hiermee vergelijkbare vragen gesteld alsmede een extra vraag te weten: Als een conclusie gericht op planten of plantenmateriaal (anders dan een plantenras) niet toelaatbaar wordt beschouwd omdat de plant product claim het genereren van het geclaimde product omvat door middel van een werkwijze die van octrooieerbaarheid is uitgesloten op grond van artikel 53(b) EOV, is het dan mogelijk om af te zien van de bescherming voor dergelijk genereren door de uitgesloten werkwijze te «disclaimen»?
De beantwoording van deze vragen zal meer duidelijkheid geven over de toelaatbaarheid van octrooi voor uitvindingen die betrekking hebben op loutere voortbrengsels van werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten.

Vragen van het Europees Parlement
Op 17 juni 2013 heeft het Europees Parlement aan de Europese Commissie gevraagd14 of deze van oordeel is dat het Europees Octrooibureau bij verlening van Europees octrooi voor uitvindingen met betrekking tot planten die via conventionele veredeling zijn gekweekt, handelt in de geest van de richtlijn, of verdere regelgeving vereist is om hiaten in de bestaande regelgeving op te vullen en of nadere maatregelen nodig zijn om te verzekeren dat het Europees Octrooibureau zijn verplichtingen op grond van het Europees Octrooiverdrag en Gemeenschapsrecht nakomt. De Commissie heeft hierop nog niet geantwoord.

Conclusie

Op grond van het voorgaande stel ik vast dat het Europees Octrooibureau van oordeel is dat octrooi kan worden verleend voor uitvindingen die het resultaat zijn van werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten.

Of dit oordeel juist is, zal moeten blijken uit jurisprudentie van de Grote Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau.

Mij past terughoudendheid om mij uit te laten over beslissingen van het Europees Octrooibureau in individuele gevallen, zeker nu vergelijkbare zaken nog onderwerp zijn van lopende procedures bij de Grote Kamer van Beroep.

Ik wacht de uitkomst van deze procedures af.

Voor de goede orde merk ik op dat mijn inzet voor de oplossing van de problematiek van samenloop van octrooirecht en kwekersrecht in de plantenveredeling is gericht op beperking van de beschermingsomvang van octrooirecht voor plantgerelateerde uitvindingen ten gunste van de plantenveredeling en niet op beperking of uitsluiting van octrooieerbaarheid van dergelijke uitvindingen, om schade aan andere sectoren dan de plantenveredeling te kunnen voorkomen.

Na realisering van de beperkte en uitgebreide veredelingsvrijstelling zullen verleende octrooien uiteindelijk geen gevolgen meer hebben voor de vrije toegang tot biologisch materiaal. Het wordt dan immers mogelijk om zonder toestemming van de octrooihouder(s) octrooirechtelijk beschermd biologisch materiaal niet alleen te gebruiken voor het kweken, of ontdekken en ontwikkelen van andere plantenrassen (op grond van de beperkte veredelingsvrijstelling), maar ook om deze plantenrassen en daarvan afgeleide producten commercieel te exploiteren (op grond van de uitgebreide veredelingsvrijstelling).

Gerechtshof Den Haag 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3376 (Teva Pharma tegen Sanofi)
Zie eerder: LS&R 272. Octrooi, aanvullend beschermingscertificaat (ABC).
In het kort: Het combinatie-ABC 990006 ziet op irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (ook wel aangeduid als HCTZ) en is van kracht tot en met 14 oktober 2013. Het is gebaseerd op basisoctrooi EP0454511 voor "N-gesubstitueerde heterocyclische derivaten, de bereiding hiervan, farmaceutische preparaten die deze bevatten".

De voorzieningenrechter stelde dat één ABC per product per basisoctrooi verleend kan worden. Het hof is van oordeel dat in beginsel slechts één ABC per basisoctrooi kan worden verleend, en wel voor de uitgevonden basisstof. Hierbij verwijst het o.a. de zaken C-322/10 (Medeva) en C-422/10 (Georgetown University e.a.) van het HvJ EU.

Het hof vernietigt de door de voorzieningenrechter gewezen vonnissen en wijst het gevorderde af. Ook beveelt zij Sanofi te gedogen dat Pharmachemie en/of Teva Pharma de voorbehouden handelingen verrichten ten aanzien van het product irbesartan + HCTZ Teva. Ook mag Sanofi geen navolgende juridische of feitelijke acties ondernemen die de verkoop van het product irbesartan + HCTZ Teva kunnen schaden.

Uitleg van artikel 3 ABCVo (de in ro. 3, onder 1,2 en 3 vermelde verweren)
8d.  Het HvJ overweegt in zijn arrest van 16 september 1999 in de zaak C-392/97 (Farmitalia) en in zijn arrest in Medeva dat bij ontbreken van een harmonisatie van het octrooirecht de beschermingsomvang van het octrooi enkel kan worden bepaald aan de hand van de voor dit octrooi geldende regels, die niet onder het Unierecht vallen, terwijl de ABCVo (juist) voorziet in een eenvormige oplossing op het niveau van de Unie door de invoering van een ABC dat door de houder van een nationaal of Europees octrooi in elke lidstaat onder dezelfde voorwaarden kan worden verkregen. De ABCVo beoogt dus een heterogene ontwikkeling van de nationale wetgevingen te voorkomen, die zou uitlopen op nieuwe dispariteiten die het vrije verkeer van geneesmiddelen in de Unie zouden belemmeren en daardoor de instelling en de werking van de interne markt rechtstreeks zouden aantasten. Het HvJ beoogt dus een systeem van ABC-verlening dat eenvormig is en in de verschillende lidstaten zoveel mogelijk gelijk wordt toegepast.

10. Op de laatste vraag of op basis van eenzelfde basisoctrooi meer ABC’s kunnen worden verkregen, lijkt het HvJ in deze arresten met zijn overweging (in ro. 41 resp. 35)

“41. Voorts zij opgemerkt dat wanneer een octrooi een product beschermt,
overeenkomstig artikel 3, sub c, van verordening nr. 469/2009 voor dat basisoctrooi
niet meer dan één certificaat mag worden afgegeven (zie arrest Biogen (…) punt
28(…)”.te hebben geantwoord dat slechts (maximaal) één ABC per basisoctrooi mag worden gegeven.
Dit stemt overeen met de uitleg die de advocaat-generaal V. Trstenjak in haar conclusie van 3 mei 2012 in de zaak C-130/11(Neurim) geeft aan de overwegingen hieromtrent in deze arresten: “36. (…) Artikel 3, sub c, moet volgens de rechtspraak van het Hof eerder aldus worden uitgelegd dat niet meer dan een certificaat kan worden afgegeven voor ieder basisoctrooi dat een werkzame stof of samenstelling van werkzame stoffen beschermt.(17)” Hierbij verwijst zij evenals het HvJ naar punt 28 van het arrest van HvJ van 23 januari 1997 in de zaak C-181/95 (Biogen). In die zaak ging het om de vraag of, wanneer een geneesmiddel door verschillende basisoctrooien van verschillende houders wordt beschermd, de ABCvo eraan in de weg staat dat aan elke basisoctrooihouder een ABC wordt verleend. Het HvJ overwoog: “27(…) De verordening beoogt dus de houders van zulke octrooien aanvullende bescherming te bieden, zonder een rangorde tussen die octrooihouders aan te brengen. Daaruit volgt, dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een certificaat. Overeenkomstig artikel 3, sub c, van de verordening mag evenwel voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat worden afgegeven”.

In het arrest van 3 september 2009 in de zaak C- 482/07 AHP Manufacturing herhaalt het HvJ : “22. (…) dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die eventueel aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een ABC, zonder dat evenwel voor ieder basisoctrooi meer dan één ABC mag worden afgegeven”. In de citaten zijn de relevante zinsdelen vet afgedrukt door het hof.

15. Allereerst merkt het hof op dat, zelfs als de door het hof aangebrachte beperking niet in overeenstemming zou zijn met de ABCVo, dit niet zonder meer meebrengt dat de beperking niet geldt. In dit verband wijst het hof erop dat het HvJ wel vaker beperkingen heeft gesteld aan IE-rechten, die niet (direct) zijn terug te vinden in de toepasselijke richtlijnen of verordeningen.

16. Afgezien daarvan is het hof voorshands van oordeel dat de regel “(maximaal) één ABC per basisoctrooi” niet onverenigbaar is, althans hoeft te zijn met artikel 3 ABCVo, wanneer het begrip “product” (beperkt) zou moeten worden begrepen als, kort gezegd, de uitgevonden basisstof. De vraag rijst of het HvJ het begrip “product” in artikel 3 ABCVo aldus begrijpt.

17. Allereerst merkt het hof op dat het HvJ in een aantal arresten al heeft beslist dat het begrip “product” beperkt moet worden begrepen. In artikel 1, sub b, ABCVo is “product”gedefinieerd als “de werkzame stof of de samenstelling werkzame stoffen”. In het arrest van 4 juni 2006 in de zaak C-431/04 (MIT) heeft het HvJ geoordeeld dat slechts sprake is van een werkzame stof als de stof een eigen therapeutisch effect heeft. In de arresten in Medeva en Georgetown geeft het hof aan dat het begrip “product” nog beperketer moet worden gelezen. In het Medeva-arrest is overwogen: “28. Bijgevolg (…) artikel 3, sub a, van verordening nr. 469/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de bevoegde diensten voor de industriële eigendom van een lidstaat een ABC afgeven voor werkzame stoffen die niet zijn vermeld in de conclusies van het basisoctrooi waarop een beroep wordt gedaan ter ondersteuning van een aanvraag voor een dergelijk certificaat”. De meest logische lezing van deze beslissing is naar het voorlopig oordeel van het hof dat het begrip “product” in artikel 3, sub a, ABCVo aldus worden begrepen dat daaronder niet vallen stoffen die niet in de conclusies zijn vermeld (daaruit mag overigens niet middels een niet-logische a contrario-redenering worden afgeleid dat de wel in de conclusies vermelde werkzame stoffen wel onder het begrip “product” vallen en daarvoor dus een ABC kan worden afgegeven). Dat het begrip “product” naar het oordeel van HvJ een in zoverre beperkte betekenis heeft, blijkt ook uit de overwegingen in de arresten in Medeva en Georgetown dat het mogelijk is dat een VHB wordt verkregen voor een geneesmiddel dat naast “het product” andere werkzamer stoffen bevat en het ABC het onder de VHB vallende “product” dient te beschermen en niet het geneesmiddel (vergelijk punten 37 en 38 Medeva en punten 30 en 31 Georgetown).

18. Voorts brengt het systeem, waarvoor het HvJ in de Medeva- en Georgetown-arresten heeft gekozen (geen ABC voor werkzame stoffen waarvoor wel een vergunning is afgegeven, maar die niet zijn vermeld in de conclusies) mee dat een ABC zal moeten worden afgegeven voor het “product” in de beperkte betekenis, waarmee het niet alleen bescherming biedt tegen combinaties van stoffen die gelijk zijn aan het geneesmiddel, maar ook tegen alle andere combinaties van het “product” met andere stoffen.

Aldus overweegt het HvJ in Medeva (waar de uitgevonden basisstof een samenstelling van werkzame stoffen was) “42. Gelet op het voorgaande moet (…) artikel 3, sub b, van verordening nr. 469/2009 aldus (…) worden uitgelegd dat het, mits tevens is voldaan aan de overige voorwaarden van dit artikel, niet eraan in de weg staat dat de bevoegde diensten voor de industriële eigendom van een lidstaat een ABC afgeven voor een samenstelling van twee werkzame stoffen die overeenkomt met die welke is vermeld in de conclusies van het basisoctrooi waarop een beroep wordt gedaan, wanneer het geneesmiddel waarvan de VHB wordt aangevoerd ter ondersteuning van de ABC-aanvraag, niet alleen deze samenstelling van de twee werkzame stoffen maar ook nog andere werkzame stoffen bevat”.

21. Gelet op het bovenstaande is het hof is voorshands van oordeel dat in beginsel slechts één ABC kan worden verleend per basisctrooi, en wel voor de uitgevonden basisstof .

24. De voorzieningenrechter heeft nog overwogen dat de door Teva verdedigde interpretatie van de HvJ-jurisprudentie - dat per basisoctrooi slechts (maximaal) één ABC zou kunnen worden afgegeven - het ongerijmde gevolg zou hebben dat de octrooihouder op eenvoudige wijze een dergelijke regel zou kunnen omzeilen door voor ieder product een afzonderlijke (al dan niet afgesplitste) octrooiaanvrage in te dienen, op grond waarvan voor verschillende producten die aanvankelijk door één moederoctrooi onder bescherming werden gesteld, alsnog meerdere ABC’s zouden kunnen worden verkregen. Het hof merkt allereerst op dat deze kwestie niet aan de orde is, maar bovendien deelt het hof dit oordeel voorshands niet. Uitgaande van de beperkte betekenis van het begrip “product” als de uitgevonden basisstof zou in zo’n geval een tweede ABC geweigerd moeten worden op de in artikel 3, sub c en d, ABCVo vermelde gronden dat voor het product al eerder een ABC en een VHB is verkregen. Dit sluit ook aan bij het oordeel van het HvJ dat voor hetzelfde “product” geen ABC wordt verleend, wanneer voor dat product een tweede octrooi is verleend aan dezelfde houder in de arresten in de MIT-zaak en AHP Manufacturing-zaak. In de laatste zaak overweegt het HvJ: “22. In dit verband heeft het Hof in punt 28 van het arrest van 23 januari 1997, Biogen (C‑181/95, Jurispr. blz. I‑357), gepreciseerd dat wanneer een product wordt beschermd door meerdere van kracht zijnde basisoctrooien die eventueel aan verschillende houders toebehoren, ieder van die octrooien kan worden aangewezen met het oog op de procedure voor de verkrijging van een ABC, zonder dat evenwel voor ieder basisoctrooi meer dan één ABC mag worden afgegeven.

25. Gelet op het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat er een zodanige serieuze kans bestaat dat het combinatie-ABC in de bodemzaak nietig zal worden verklaard (omdat voor het product reeds eerder een ABC was verleend en/of de vergunning niet de eerste vergunning was voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel) dat in dit kort geding de conventionele vorderingen moeten worden afgewezen en de reconventionele vorderingen moeten worden toegewezen, met dien verstande dat het hof aanleiding ziet de dwangsom (iets) te beperken als in het dictum vermeld. De stelling van Sanofi dat voor afwijzing van de conventionele vorderingen in kort geding een andere toets (volgens de Engelse clear the way doctrine) zou moeten worden toegepast, volgt het hof niet. Dit leidt ertoe dat de principale grieven in zoverre slagen, terwijl de grieven voor het overige geen behandeling behoeven. De bestreden vonnissen zullen dan ook worden vernietigd, met veroordeling van Sanofi in de volledige en evenredige kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. Partijen zijn overeengekomen dat deze kosten in eerste aanleg € 85.000,-- en in hoger beroep € 100.000,-- hebben bedragen.

Beslissing
Het gerechtshof:
vernietigt de door de voorzieningenrechter in de rechtbank ‘s-Gravenhage tussen partijen in kort geding gewezen vonnissen van 3 september 2012 en 14 september 2012
en opnieuw rechtdoende,
in de zaak met zaak/rolnummer 425814/ KG ZA 12-905
in conventie:
wijst het gevorderde af;
in reconventie;
beveelt Sanofi te gehengen en te gedogen dat Pharmachemie en/of Teva Pharma in Nederland de in artikel 53 ROW bedoelde voorbehouden handelingen verricht(en) ten aanzien van het product irbesartan + HCTZ Teva;
Sanofi te verbieden totdat de bodemrechter in het onderhavige geschil een einduitspraak heeft gedaan de navolgende juridische of feitelijke acties te ondernemen die de verkoop van het product irbesartan + HCTZ Teva kunnen schaden:
1. bij Pharmachemie en/of Teva Pharma zelf of bij derden (conservatoir) beslag te (doen) leggen op voorraden van het product irbesartan + HCTZ Teva;
2. sommaties te sturen aan wederverkopers van het product irbesartan + HCTZ Teva, zonder daarbij te verwijzen naar de door dit hof gegeven beslissing en een kopie daarvan bij te sluiten;
3. rechtsmaatregelen te treffen door het vragen van een verkoopverbod tegen wederverkopers van het product irbesartan + HCTZ Teva, of daarmee te dreigen; veroordeelt Sanofi tot betaling van een dwangsom van € 100.000,-- voor iedere overtreding van de onder a) en b) vermelde bevel en verbod of, ter keuze van Teva, een dwangsom van € 50.000,-- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als geheel te rekenen, dat een overtreding van voormeld bevel of verbod mocht voortduren; wijst het meer of anders in reconventie gevorderde af;
in de zaak met zaak/rolnummer 426135/KG ZA 12-928 wijst het gevorderde af; in beide zaken veroordeelt Sanofi in de kosten van de gedingen in eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Teva te begroten op € 85.000,--; veroordeelt Sanofi in de kosten van de geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Teva te begroten op € 100.000,--; verklaart voormeld(e) veroordelingen, bevel en verbod uitvoerbaar bij voorraad.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Afwijzing beroep REVARO / RECARO
B) Wel verwarringsgevaar tussen EUROCOOL / EUROCOOL LOGISTICS

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-349/12 (Leiner/OHIM - Recaro (REVARO)) - dossier

25. Ferner könnte der Verbraucher den Würfel trotz seiner nicht zu vernachlässigenden Bedeutung und seiner Stellung am Anfang der angemeldeten Marke im Vergleich mit dem Wortbestandteil als dekoratives Element ansehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sadia [GRUPO SADA], T‑31/03, Slg. 2005, II‑1667, Randnr. 57). Außerdem hat dieser Bildbestandteil, wie das HABM und die Streithelferin zu Recht geltend machen, keinen eigenen Bedeutungsgehalt, der der Marke Unterscheidungskraft verliehe oder die betroffenen Waren bezeichnete (vgl. in diesem Sinne Urteil MAGIC SEAT, Randnr. 31).

26. Was schließlich die Stilisierung des Bestandteils „Revaro“ in der angemeldeten Marke angeht, ist das Vorbringen der Klägerin, dass diese das Gewicht des Bildbestandteils der angemeldeten Marke verstärke, zurückzuweisen. Die stilisierte Darstellung des Bestandteils „Revaro“ beeinträchtigt nämlich, wie in Randnr. 22 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, in keiner Weise seine Lesbarkeit und unmittelbare Erkennbarkeit in der angemeldeten Marke.

27. Die Beschwerdekammer hat folglich dadurch, dass sie ihre Prüfung beim Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken in erster Linie auf den Wortbestandteil der angemeldeten Marke gestützt hat, keinen Fehler begangen.

Gerecht EU 6 september 2013, zaak T-599/10 (Eurocool Logistik / OHMI - Lenger (EUROCOOL)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „EUROCOOL” voor diensten van de klassen 39 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 451/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 oktober 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale beeldmerk bevattende de woordbestanddelen „EUROCOOL LOGISTICS”, voor diensten van de klassen 35 en 39, en van de in het economisch verkeer in Duitsland gebruikte handelsnaam „EUROCOOL LOGISTICS” is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen en de beslissing van de Kamer van Beroep wordt vernietigd voor de diensten "ontwikkeling van software voor gekoelde transporten" in klasse 42 en "vervoersdienstverlening" in klasse 39. Er is wel sprake van verwarringsgevaar.

Zur Verwechslungsgefahr
136. Das Gericht übt nämlich, worauf in Randnr. 31 des vorliegenden Urteils hingewiesen worden ist, eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Entscheidungen des HABM aus. Folglich hat, wie aus Randnr. 52 des Urteils EUROCOOL (oben in Randnr. 7 angeführt) hervorgeht, die Beschwerdekammer rechtsfehlerhaft festgestellt, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe.

144. Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Dienstleistungen geäußert hat, so dass das Gericht über die Befugnis verfügt, die Entscheidung in Bezug auf diesen Punkt abzuändern (vgl. in diesem Sinne Urteil Edwin/HABM, oben in Randnr. 143 angeführt, Randnr. 72). Wie aber aus den Randnrn. 96 und 141 des vorliegenden Urteils hervorgeht, hätte die Beschwerdekammer feststellen müssen, dass zwischen zum einen den von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen „Entwicklung von Software für die Lagerhaltung, Kommissionierung und den Transport von gekühlten und tiefgekühlten Waren“ der Klasse 42 und zum anderen der von der älteren Marke erfassten „Dienstleistung einer Spedition“ der Klasse 39 keine Ähnlichkeit besteht, so dass sie mit der Feststellung, dass in Bezug auf diese Dienstleistungen zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr bestehe, einen Rechtsfehler begangen hat.

Kitty de Jong e.a., Handboek voor het opzetten van een ontwerppraktijk, BIS Publishers 2013.
Deze zesde geactualiseerde editie van het Handboek voor het opzetten van een ontwerppraktijk geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het starten en runnen van een ontwerpbureau. De auteurs zijn verbonden aan de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers BNO. Zij gaan in op alle zakelijke, financiële en juridische zaken die voor een zelfstandig werkende ontwerper van belang zijn. Hierbij putten zij uit hun dagelijkse praktijk als adviseur bij de BNO. Door de regelmatige updates blijft het handboek goed aansluiten op de laatste regelgeving en actualiteit in het vak. Preview. Shop.

Vincent van den Eijnde en Anouk Siegelaar, Auteursrecht voor ontwerpers, BIS Publishers 2013.
Wanneer geldt het auteursrecht, wat mag een opdrachtgever doen met je werk, hoe zit het met hergebruik en co-creatie, en hoe kun je je creaties beschermen? In dit boek wordt in begrijpelijke taal en met veel voorbeelden uitgelegd hoe het auteursrecht precies werkt en waar je als creatieve maker op moet letten bij het maken van afspraken met beeldleveranciers en opdrachtgevers.

Preview. Shop.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 3 september 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)
Uitspraak ingezonden door Peter Claassen en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD.
Auteursrecht. Inbreuk op de 'Pliages'-tas van Longchamp. In het eerste tussenarrest (IEF 11690) werd Longchamp op het auteursrechtdeel in het gelijk gesteld. Hier werd de vordering tot winstderving afgewezen. In het tweede tussenarrest is de reputatieschade ex aequo et bono vastgesteld op €30.000, - , met inachtneming van de inferieure kwaliteit van de Horstentas omdat deze afdoet aan de exclusiviteit van de Longchamp-tas. De reputatieschade werd berekend met een Vaste Verreken Prijs (VVP). Nu beide partijen van bewijslevering hebben afgezien, is het voorlopige oordeel van het hof definitief geworden. Ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde. Bij deze stand van zaken is compensatie van de proceskosten op haar plaats. Van het oorspronkelijk gevorderde schadebedrag wordt om en nabij 10% toegewezen (ad €30.000).

14.2 In het tussenarrest van 14 augustus 2012 (red. IEF 11690) heeft het hof overwogen en beslist:
- dat de Pliages-tas auteursrechtelijk beschermd is
- dat Longchamp auteursrechthebbende is en dat Cassegrain, als hij al ooit auteursrechthebbende is geweest, dat in elk geval thans niet of niet meer is
- dat de tas van Horsten inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp op de Pliages-tas
- dat Longchamp haar rechten om tegen Horsten op te treden niet heeft verwerkt
- dat de vordering van Longchamp tot vergoeding van schade in de vorm van winstderving dient te worden afgewezen

14.3 In het tussenarrest van 4 april 2013 (link) waren nog aan de orde: schade aan exclusiviteit en winstafdracht.Ook was nog aan de orde de eis als omschreven onder punt 3 van de appeldagvaarding (rekening en verantwoording en accountantscontrole, maar die eis werd door het hof niet meer toewijsbaar geacht.

 14.4 Het hof begrootte de te vergoeden reputatieschade op €30.000,-. De af te dragen winst werd door het hof als volgt berekend:.
- 3023 verkochte inbreukmakende tassen
- inkoopprijs €1,42
- Vast Verreken Prijs (VVP) €2,13
- verkoopprijs € 3,14
- winst per tas € 1,01
- totale af te dragen winst € 3.053,23 

14.6
In het tussenarrest is vermeld dat van de in de appeldagvaarding onder C 1) tot en met 7) geformuleerde vorderingen de navolgende vorderingen (in grote lijnen) al dan niet toewijsbaar zijn:
- vorderingen sub 1) en 2); verklaringen voor recht en gebod tot staking inbreuk: toewijsbaar
- vordering sub 3); rekening en verantwoording: niet toewijsbaar
- vordering sub 4); dwangsom: toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 2); niet toewijsbaar voor zover het betreft vordering sub 3)
- vordering sub 5); aantasting exclusiviteit: voor een klein deel toewijsbaar
- vordering sub 6); winstafdracht: toewijsbaar
- vordering sub 7); gederfde winst: niet toewijsbaar

Proceskosten:
14.8. In het tussenarrest is te dien aanzien, kort gezegd, overwogen dat Horsten op inhoudelijke punten als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, maar dat Longchamp als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt als het gaat om de hoogte van haar vorderingen; van het oorspronkelijk gevorderde bedrag zal slechts om en nabij 10& worden toegewezen.

En ofschoon het aanbod van Horsten veel te mager was - winstafdracht tot een bedrag van €1.239,43 - moet geconstateerd worden dat de eis van Longchamp zo onredelijk hoog was, dat deze elke mogelijkheid van een onderling vergelijk blokkeerde.

14.9. Bij deze stand van zaken is compensatie van  de proceskosten op haar plaats.

15. De uitspraak
Het hof:
vernietigt de vonnissen waarvan beroep;
verklaart voor recht dat de door Horsten verhandelde tas, productnummer 973970, inbreuk maakt op de auteursrechten van Longchamp ter zake het Pliages-model;
beveelt Horsten met onmiddellijke ingang na betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de aan Longchamp toekomende auteursrechten, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden iedere openbaarmaking van verveelvoudigingen van het Pliages-model, waarbij onder verveelvoudiging en openbaarmaking mede dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te kopen (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruik dan wel het in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden van tassen waarin dit model is verwerkt;

bepaalt dat Horsten een dwangsom verbeurt van €2.500,-- per dag of gedeelte daarvan waarop Horsten geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met vorenomschreven bevel, met dien verstande dat aan dwangsommen niet meer verbeurd zal worden dan €50.000,--;

gebiedt Horsten binnen vier werken na betekening van dit arrest de door Longchamp geleden schade vanwege de aantasting van de exclusiviteit van haar auteursrecht aan haar te vergoeden ter hoogte van een bedrag van €30.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 28 februari 2005 tot aan de dag der voldoening;

gebiedt Horsten binnen vier weken na betekening van dit arrest aan Longchamp een bedrag te voldoen ter zake van de door haar met de verkoop van de inbreukmakende tassen genoten winst, begroot op €3.053,23, te vermeerderen met de wettelijke rente van 27 september 2005 tot de dag der voldoening;

Tussenarrest 2:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 april 2013, zaaknr. HD 200.080.913/01 (Jean Cassegrain tegen Horsten Lederwaren)

11.11 Wat de reputatieschade betreft:
11.11.1. Longchamp is een rechtspersoon en drijft een commerciële onderneming. Dat betekent dat reputatieschade vooral een rol speelt indien de inbreuk op termijn, eventueel financieel nadelige consequenties kan inhouden doordat er minder omzet of minder winst kan worden gemaakt en/of doordat het aangetaste merk minder goed in staat is opbrengsten en winsten te genereren. In hoeverre daarvan daadwerkelijk sprake zal of kan zijn laat zich zelfden met enige mate van zekerheid vast stellen, laat staan dat de omvang daarvan zou kunnen worden gekwantificeerd.

Niettemin is het niet bij voorbaat onwaarschijnlijk dat dergelijke schade zich kan voordoen, en het is deze inbreuk op het merk geweest welke met zich brengt dat nooit meer nagegaan zal kunnen worden hoe de waarde van het merk zich ontwikkeld zou hebben als deze inbreuk niet had plaats gevonden. Dit alles maakt dat het redelijk is enig bedrag bij wijze van reputatieschade toe te kennen.

Het is het hof bekend dat het in de rechtspraak niet ongebruikelijk is om hiervoor een bedrag per verkocht inbreukmakend product te rekenen. Dit is in zoverre zinvol, dat het voor de hand ligt dat reputatieschade groter zal zijn naarmate er meer inbreukmakende producten worden verkocht. Maar bij gebreke van enige toelichting ontgaat het het hof, waarom daarbij noodzakelijkerwijs sprake zou zijn van een lineaire relatie.

11.12. Voorts dient bedacht te worden dat de kwaliteit van de inbreukmakende tas in twee opzichten van belang kan zijn voor de reputatieschade. 

Enerzijds geldt voor de onderhavige tas, dat deze weliswaar inbreukmakend is geacht, maar qua afmetingen en qua afwerking tegelijk ook weer zo anders is dan de beschermde tas, dat niet alleen van verdringing op de markt geen sprake zal zijn, maar ook dat de inferieure kwaliteit van de Horstentas niet in negatieve zin zal afstralen op de tas van Longchamp. Dat maakt de reputatieschade mogelijk geringer.

Anderzijds geldt voor de Horstentas dat deze zo goedkoop is, dat deze veelal, althans mede, zal worden aangeschaft door een publiek waarmee Longchamp zich nu juist niet wil identificeren. Dat maakt de reputatieschade mogelijk groter.

11.13
Rekening houdende met de voorgaande facetten begroot het hof de reputatieschade ex aequo et bono op een bedrag, groot €30.000,--.

Wij ontvingen het droevige bericht dat Rob du Bois op 28 augustus jl. is overleden.
Rob du Bois was componist, jurist en erelid van onze vereniging. Als auteur, als Hoofd Juridische Zaken van Buma en als actief lid van de VvA heeft Rob een wezenlijke bijdrage geleverd aan het debat over en de ontwikkeling van het auteursrecht en het muziekauteursrecht in het bijzonder. Op de VvA bijeenkomst van 11 oktober a.s. zullen wij hierbij stilstaan.

Wij wensen de familie van Rob veel sterkte.
Namens het bestuur,

Jacqueline Seignette
Voorzitter Vereniging voor Auteursrecht (VvA)