Vzr. Rechtbank Den Haag 12 september 2013, KG ZA 13/913
Ingezonden door Tessel Peijnenburg , Kennedy Van der Laan.
Mediarecht. Op 26 september 2012 had de voorzieningenrechter bij vonnis in kort geding gedaagde op tegenspraak verboden ongefundeerde verdachtmakingen van fraude via e-mailberichten, internet en Twitter te verspreiden over eiser en zijn medewerkers. Gedaagde heeft in strijd met de verboden gehandeld. Er is weer gemaild naar medewerkers alsook zijn onrechtmatige uitingen op Twitter gedaan. Eiser vordert dezelfde verboden en geboden zoals opgelegd bij vonnis van 26 september 2012 onder last van lijfsdwang. De voorzieningenrechter stelt dat lijfsdwang een zeer ingrijpend middel is, omdat daarmee gedaagde zijn vrijheid wordt ontnomen. Toepassing daarvan komt slechts aan de orde indien aannemelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst biedt, tenzij gedaagde aannemelijk maakt dat hij niet in staat is de opgelegde verboden en geboden na te komen. De dwangsom bleek niet effectief te zijn en gedaagde maakt nakoming ook niet aannemelijk. De vordering wordt toegewezen.

De beoordeling van het geschil

4.1 Vooropgesteld wordt dat rechterlijke uitspraken dienen te worden nagekomen. Niet kan worden geduld dat iemand een rechterlijk vonnis niet nakomt of aan de nakoming daarvan nadere voorwaarden stelt zoals gedaagde doet. Mede om die reden is in het vonnis van 26 september 2012 een dwangsom opgelegd. Het executiemiddel lijfsdwang strekt ertoe druk uit te oefenen op - in dit geval gedaagde -  om de opgelegde geboden en verboden na te komen. Het is echter een zeer ingrijpend middel, omdat gedaagde daarmee zijn persoonlijke vrijheid wordt ontnomen. Toepassing daarvan komt slechts aan de orde indien aannemelijk is dat toepassing van een ander dwangmiddel onvoldoende uitkomst bieden, tenzij gedaagde aannemelijk maakt dat hij niet in staat is de opgelegde verboden en geboden na te komen. Daarnaast moet het belang van eiser bij toepassing van lijfsdwang rechtvaardigen.

4.2. Eiser heeft stukken overgelegd waaruit blijkt dat gedaagde na het vonnis veelvuldig emailberichten heeft verzonden aan medewerkers van en aan de advocaat van eiser. Hiermee is sprake van overtreding van het verbod onder 1 en - voor zover de e-mailberichten zijn verzonden aan de advocaat van eiser- het gebod onder 3. Voorts blijkt uit de overgelegde stukken dat tweets over eiser op de Twitter accounts van gedaagde - niet zijn verwijderd, althans niet verwijderd zijn gehouden en dat gedaagde ook na het vonnis nog heeft getwitterd over eiser, waarbij hij  eiser beschuldigd van fraude, hetgeen ook een overtreding van het vonnis onder 3 betreft.

4.6, Uit het voorgaande volgt dat gedaagde diverse onderdelen van het vonnis niet is nagekomen. De voorzieningenrechter is hierbij met eiser van oordeel dat er sprake is van onwil aan de zijde van gedaagde. Gedaagde heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij niet in staat is de opgelegde geboden en verboden na te komen. Dit blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter reeds uit de verklaring van gedaagde ter zitting dat hij pas bereid is zijn gedragingen te staken nadat hij een gesprek heeft gehad met eiser en dat zijn aanbod - om te stoppen met zijn gedragingen als eiser geld aan hem heelt betaald -  nog openstaat. Hieruit blijkt ook dat niet te verwachten valt dat zijn gedragingen zonder extra prikkel van lijfsdwang zal staken. De opgelegde dwangsom vormt blijkbaar een onvoldoende prikkel aangezien er geen verhaalsmogelijkheden zijn en gedaagde dus vooralsnog door executie van de dwangsom niet wordt geraakt.

4.7. De belangen van eiser  om niet meer zeer veelvuldig te worden benaderd door gedaagde en om niet bloot te worden gesteld aan verdachtmakingen van fraude zijn -  zoals reeds in het vonnis van 26 september 2012 uitvoerig is gemotiveerd - onmiskenbaar groot. Gezien dit grote belang en omdat het dwangmiddel van dwangsommen een onvoldoende prikkel is gebleken voor om zich van deze gedragingen te onthouden. is toepassing van lijfsdwang naar het oordeel van de voorzieningenrechter gerechtvaardigd. Hierbij zal, zoals ook door eiser is gevorderd, de lijfsdwang ook worden toegestaan ten aanzien van het verbod onder 2 en 7 en het gebod onder 4. Hiertoe is redengevend dat ook voor dat verbod en gebod een prikkel moet blijven bestaan om deze na te komen. Voorkomen moet worden dat gedaagde indien hij zich door de dreiging van lijfsdwang wel aan de andere geboden en verboden gaat houden, alsnog het verbod 2 en 7 en het gebod onder 4 gaat overtreden. Voor zover de veroordeling van- in het vonnis onder 3 ziet op het verwijderen en verwijderd houden van internet van uitingen waarin hij eiser van fraude beschuldigt, alsmede soortgelijke uitingen, zal de tenuitvoerlegging bij lijfsdwang worden
beperkt tot het verwijderen en verwijderd houden van de ‘#JesterStrause’ en ‘#Bankfraudette’ Twitter-accounts. Voor het overige is onvoldoende komen vast te staan dat — zelf de mogelijkheden heeft om te bewerkstelligen dat de informatie van internet wordt verwijderd, zodat lijfsdwang daarvoor te verstrekkend is. Dit laat overigens onverlet dat eiser wel gehouden is, conform gebod 5 en 6, op de juiste wijze verzoeken te doen strekkende tot verwijdering van daar nader omschreven publicaties of reacties van —

Rechtbank Den Haag 18 september HA ZA 12-1349 (Fluoron tegen DORC)
Ingezonden door: Koen Bijvank, V.O.
Octrooirecht. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2274019 Bi (verder: EP 019) betreffende een kleurvloeistof. EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage. DORC heeft oppositie ingesteld. Fluoron vordert en een inbreukverbod en een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi. DORC stelt dat ze geen inbreuk maakt en bestrijdt de geldigheid van het octrooi. In recoventie vraagt DORC om vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019 en vraagt verklaring voor recht dat zij geen inbreuk maakt. De rechter wijst Fluorons eisen af. Er is geen sprake van inbreuk nu de conclusie van het octrooi EP 019 niet duidelijk is met betrekking tot de temperatuur en dichtheid van de stof.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij lichaamstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

De procedure wordt met betrekking tot de reconventionele vorderingen van DORC geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de oppositieprocedure.

De feiten
2.1. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in de oogheelkunde.

2.2. Fluoron is houdster van Europees octrooi 2 274 019 Bi, verleend op 19 september 2012 op een aanvrage van 18 december 2009, voor een Farbstofflösung’ (verder: EP 019 of het octrooi). EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage van 19 december 2008 (DE 102008064065). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Zweden en Turkije.

2.5. De beschrijving van het octrooi bevat zes uitvoeringsvoorbeelden van bereiding van samenstellingen die een dichtheid van de samenstelling vermelden met drie cijfers achter de komma.

2.6. Geuder is enig aandeelhouder en licentieneemster van Fluoron onder het octrooi. Geuder verhandelt de door Fluoron

2.8. DORC heeft oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld tegen de verlening van het octrooi. Tegen het met EP 019 corresponderende nationale Duitse octrooi (i.e. het prioriteitsdocument van EP 019; vgl. 2.2.) is een nietigheidsprocedure aanhangig.

Het geschil
3.1. fluoron c.s. vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:
a) een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 door de verhandeling in Nederland van ILMB en MBD;
b) een inbreukverbod voor Nederland;
c) opgave van producenten en afnemers van de gesteld inbreukmakende producten,
hoeveelheden en prijzen van de in Nederland aangeboden en/of geleverde gesteld inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst;
d) schadevergoeding en/of winstafdracht en een bankgarantie van € 100.000 als borg voor en vooruitbetaling op de bij staat op te maken schadevergoeding, een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv1 te begroten proceskosten.

3.2. fluoron c.s. vordert voorts voor de duur van de procedure een inbreukverbod voor Nederland en voor de hiervoor onder 2.2. genoemde landen, eveneens op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv te begroten kosten van de provisionele voorziening.

3.3. Deze vorderingen baseert fluoron c.s. op de stelling dat DORC door de verhandeling van ILMB en MDB inbreuk maakt op de conclusies 1, 3, 4 en 8 respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 82 van het octrooi. De inbreuk blijkt volgens Fluoron c.s. onder meer uit de eigen productspecificaties van DORC die een dichtheid van ILMB en MBD vermelden van 1,01 g/cm3. Bij pleidooi heeft Fluoron c.s. nog naar voren gebracht dat er ook sprake zou zijn van inbreuk op conclusie 6 van het octrooi.

3.4. DORC bestrijdt de geldigheid van het octrooi en meent dat zij bovendien geen inbreuk op het octrooi maakt. Zij vordert in reconventie, na wijziging van haar eis:
3.4.1. primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019;
3.4.2. subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBD geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 37 °C;
3.4.3. meer subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van de producten ILMB en MBDS geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019 indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 25 °C;
3.4.4. met veroordeling van Fluoron c.s. zowel in conventie als in reconventie in de volledige proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Fluoron c.s. bestrijdt op haar beurt de gestelde nietigheid van het octrooi. Voor het geval de rechtbank niettemin zou oordelen dat het octrooi zoals verleend nietig is, doet zij beroep op gewijzigde conclusies. Zij stelt dat DORC in dat geval ook inbreuk maakt op de gewijzigde conclusie 1.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

De beoordeling in conventie en in reconventie

4.7. DORC bestrijdt de gestelde inbreuk met de navolgende stellingen.
4.7.1. De gemiddelde vakman is zich ervan bewust dat de dichtheid van de oplossing in hoge mate afhankelijk is van de temperatuur, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel die de dichtheid van water weergeeft in een bereik van 0 — 100 °C.
4.7.2. EP 019 leert de vakman echter niet bij welke temperatuur de dichtheid van de kleuroplossing gemeten zou moeten worden om binnen het geclaimde bereik te vallen. Dat zou kamertemperatuur kunnen zijn, de temperatuur waarbij de vloeistof doorgaans bereid zal worden, maar ook lichaamstemperatuur, de temperatuur die de oplossing na injectering aanneemt en waarbij de oplossing haar werking moet hebben. Gelet op de in het octrooi gegeven uitvoeringsvoorbeelden zou het ook kunnen gaan om iedere temperatuur tot en met 60°C.

4.9. Het betoog van fluoron c.s. kan niet worden gevolgd. Niet in geschil is dat de gemiddelde vakman het kenmerk “dichtheid” in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Partijen zijn het er namelijk over eens dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de dichtheid van de samenstelling afhankelijk is van de temperatuur en dat, nu het octrooi niet aangeeft bij welke temperatuur de dichtheid zou moeten worden bepaald, de gemiddelde vakman de gebruikstemperatuur in aanmerking zou kunnen nemen. Voor de stelling dat de gemiddelde vakman bij dat alles noodzakelijk zou aannemen dat de gebruikstemperatuur niet de lichaamstemperatuur is, maar 23 °C ontbreken voldoende overtuigende argumenten. Voorop staat dat het octrooischrift de vakman niets leert over gebruikstemperatuur. Dat de vakman op grond van zijn algemene vakkennis op de hoogte zou zijn van een gebruikstemperatuur van 23 °C is gesteld noch gebleken. Die vakkennis kan in ieder geval niet volgen uit alleen de aannames die Schmid heeft gedaan bij zijn experimenten.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij gebruikstemperatuur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

4.12. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Aan de provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat aan te nemen is dat die slechts zijn ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden aangehouden. Nu met de afwijzing de procedure in conventie tot een einde komt, kunnen de provisionele vorderingen derhalve onbesproken blijven.

De beslissing in conventie
De rechtbank:
5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Fluoron c.s. in de proceskosten, aan de zijde van DORC begroot op € 93.607,87;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing in reconventie
De rechtbank:
6.1. schorst de procedure totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd;

6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 2 april 2014;

6.3. bepaalt dat elk van partijen, nadat op de oppositie onherroepelijk is beslist of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd, ktinnen verzoeken de zaak op de rol te plaatsen voor voortzetting.

Stichting Brein, 15 jaar BREIN: meer duidelijkheid over regels op internet en groei legaal aanbod online, anti-piracy.nl 18 september 2013.
Uit het persbericht. BREIN bestaat 15 jaar dit jaar. In die tijd verschoof de aandacht van fysieke handel in illegale dragers naar illegaal digitaal aanbod op internet. In 2008 meldde BREIN na 10 jaar ruim 100.000 acties. Er werden sindsdien 123 eDonkey servers afgesloten, ruim 2.200 bittorrent sites, 111 usenet indexers, 230 streaming sites, rond de 1800 link sites en 23 top sites van release groepen. Daarnaast meldde BREIN sinds vorig jaar inmiddels meer dan 1,5 miljoen illegale zoekresultaten, waarvan 250.000 vorige maand. Wat het online aanbod van illegale dragers betreft sloot BREIN 1.650 sites af en deed meer dan 140.000 interventies waarbij naar schatting 600.000 advertenties van vraag-en-aanbod sites werden verwijderd.   

Vrijwel alle acties zijn civielrechtelijk. Inmiddels is duidelijk dat sites die structureel toegang tot illegale bestanden faciliteren niet kunnen volstaan met enkel een Notice & Take Down beleid waarbij illegale links pas na melding worden verwijderd. Dergelijke sites moeten preventieve maatregels nemen, "hun site, hun zaak, hun taak om de eigen winkel schoon te houden", vat BREIN directeur Tim Kuik het samen. Aangezien de meeste sites anoniem opereren en geen preventief toezicht houden, worden zij via de hosting provider offline gehaald. In Nederland is daar inmiddels uitgebreide rechtspraak over maar dat is nog niet overal ter wereld het geval. Dan kan het op zijn plaats zijn dat Nederlandse access providers de toegang tot zo'n site blokkeren. Dat is bijvoorbeeld zo met The Pirate Bay. Anders dan in andere EU landen willen Nederlandse access providers daar niet aan meewerken en zijn in hoger beroep tegen het rechterlijk blokkeringsgebod dat op vordering van BREIN is verleend.

Naast hosting providers en access providers vraagt BREIN ook payment providers, adverteerders en hun tussenpersonen alsmede zoekmachines om hun medewerking. Enerzijds kan dat zijn om de aansprakelijke beheerders van de sites te identificeren en anderzijds om de toegankelijkheid van de site te belemmeren en dienstverlening aan de site te stoppen. "Het is een mozaïek aan maatregels", zegt Kuik, "het is net zoals elke andere vorm van handhaving, niet waterdicht maar wel waterafstotend".

"Was het 15 jaar geleden nog de handelaar in illegale dragers die de piraat was en was de consument de heler, op het internet is het vaak de consument die de inbreuk maakt door illegaal bestanden uit te wisselen en is de handelaar, de site die dit faciliteert, de heler geworden", zegt Kuik. "De illegale internetwinkels verschuilen zich achter de technologie en hun klanten. Daarom is wel overwogen om inbreukmakende consumenten aan te pakken maar daar hebben we in Nederland van afgezien. Het is beter de consument een legaal alternatief te bieden en de handhaving op de illegale concurrentie door The Pirate Bays van deze wereld te richten. Zo'n illegale winkel is natuurlijk de eigenlijke bron."

Dat is meteen een andere positieve ontwikkeling van de laatste jaren die zich steeds duidelijker aftekent: legale distributieplatforms die op kwaliteit en aanbod kunnen concurreren met illegale sites. Dit jaar rapporteerde de muziekindustrie voor het eerst in 12 jaar een kleine groei. Dat is aan online aanbod zoals op Spotify te danken. De filmwereld volgt het voorbeeld met on-demand diensten en de komst van Netflix naar Nederland. Toch blijft bescherming tegen de illegale sites broodnodig. De investering in de ontwikkeling van legale platforms moet lonen en ook de creatie van steeds weer nieuwe content moet betaald worden. "Met enkel legaal aanbod red je het niet, ook handhaving tegen de illegale concurrentie is nodig", aldus Kuik.

Bas Kist, Voetbaltatoeages zorgen voor kopzorgen bij NFL ,NRC 17 september 2013
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.
Merkenrecht.Auteursrecht. De organisator van de Amerikaanse football league, de NFL, maakt zich ernstig zorgen over de tatoeages van de spelers uit de competitie. De NFL is bang voor claims. Op een tatoeage rusten namelijk, net als op elk ander creatief werk, auteursrechten. Als er niets over deze rechten is afgesproken, blijven ze in principe bij de maker. Verschijnt een bekende speler met zijn tatoeage in een reclame van een sponsor, dan bestaat het gevaar dat de tatoeëerder zich meldt met een claim.

Mogelijk is de NFL geschrokken van de rechtszaak die de maker van een tatoeage onlangs heeft aangespannen tegen het videobedrijf THQ. In een van de videogames van THQ was de bekende freefighter Carlos Condit te zien, met op zijn buik een tatoeage van een leeuw. De artiest achter de leeuw wil nu ‘even vangen’. Hij denkt zelf aan 4,16 miljoen dollar. Ook Nike werd al eens voor de rechter gesleept wegens een commercial met de getatoeëerde basketballer Rasheed Wallace. De zaak werd geschikt en de tatoeëerder ging er met een onbekend bedrag vandoor. De NFL probeert nu zijn spelers te bewegen om alsnog toestemming te vragen bij de makers van hun tatoeages, zo meldt zakenblad Forbes. Dat zal nog een hele toer worden. Het merendeel van de spelers is natuurlijk van top tot teen beschilderd, vermoedelijk door veel verschillende tattoo-artiesten. Ga dat nu nog maar eens recht breien.

J.M.B. Seignette , Kabeldoorgifte en artikel 45d Aw – een overpeinzing naar aanleiding van Vevam/UPC c.s., IE-Forum.nl IEF 13039.
Een bijdrage ingezonden door Jacqueline Seignette, Höcker advocaten.
In onze IE-Forum serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak.

De Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde op 4 september 2013 dat Vevam niet bevoegd is om voor haar auteurs kabelvergoedingen te vorderen [ECLI:NL:RBAMS:2013:5554]. Noch artikel 26a Auteurswet, noch het aansluitingscontract dat Vevam met de regisseurs sluit, vormt hiervoor een basis (r.o. 4.4.-4.6). De kabelexploitant hoeft dus geen vergoeding aan Vevam te betalen. De regisseurs hebben en houden aanspraak op een billijke vergoeding jegens de producent, zo overweegt de Voorzieningenrechter (r.o. 4.7). Betekent dit dat de regisseur de kabelvergoeding die hij voorheen van Vevam ontving nu van de producent krijgt? Vooralsnog lijkt het hier niet op.

Dit artikel is sterk ingekort, lees het gehele artikel hier.

De Voorzieningenrechter laat de vorderingen van Vevam afhangen van de vraag of uit de overeenkomst tussen regisseur en producent blijkt dat de rechten aan Vevam zijn overgedragen (r.o 4.6). De rechter lijkt te veronderstellen dat een maker het vermoeden van overdracht van artikel 45d Auteurswet alleen kan weerleggen door in de overeenkomst met de producent op te laten nemen aan wie het recht dan wél wordt overgedragen. Daar is volgens mij geen grondslag voor in artikel 45d Auteurswet, noch in het civiele recht. Bovendien: op het moment dat de regisseur een overeenkomst tekent met de producent, heeft hij de kabelrechten reeds bij voorbaat aan Vevam overgedragen. Volgens de regels van het civiele recht kan hij dezelfde rechten dan niet nog eens aan de producent overdragen. Om de vorderingen te kunnen afwijzen had de Voorzieningenrechter dus op zijn minst moeten motiveren waarom de kabelrechten desalniettemin rechtsgeldig aan de producent zijn overgedragen. Dit geldt te meer nu de Voorzieningenrechter zware eisen stelt aan de wijze waarop de regisseur het vermoeden van overdracht kan weerleggen. Feitelijk kan de regisseur dit alleen bewerkstelligen door in de overeenkomst een bevestiging van de producent te verkrijgen dat deze het er mee eens is dat de rechten niet aan hem, maar aan Vevam worden overgedragen (r.o. 4.6). De Nederlandse film- en televisieproducenten hebben echter bij monde van RoDAP in het kort geding duidelijk gemaakt dat ze het daar helemaal niet mee eens zijn. De kans dat de producent een afwijkend beding accepteert dat voldoet aan de door de Voorzieningenrechter voorgeschreven vorm, is daarmee uitermate klein. De situatie verschilt daarmee niet wezenlijk van de situatie waarin de kabelrechten op grond van de wet direct aan de producent worden toegewezen. Een dergelijke situatie is echter niet toegestaan, zoals blijkt uit het arrest Luksan/van der Let. Een wettelijk vermoeden van overdracht mag aldus het Hof van Justitie wel, mits de hoofdregisseur vrij over de rechten kan beschikken die hij in zijn hoedanigheid van auteur heeft om zijn belangen te beschermen. Dit laatste is niet het geval als de producent bepaalt of de maker rechten aan de cbo mag overdragen.

Jacqueline Seignette

Vzr. Rechtbank Den Haag 16 september 2013, KG ZA 13-681 (Kim en Verlegh tegen CHPW)
Uitspraak ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager.
Kim is houder van de rechten op twee RE AUDIO-merken, ingeschreven voor onder meer luidsprekers. Verlegh is distributeur en gerechtigd om RE AUDIO als handelsnaam en als merk te gebruiken. Voormalige RE AUDIO-dealer CHPW maakt zonder toestemming van de merkhouder gebruik van de RE AUDIO-merken voor dezelfde waren. Dit gebruik komt voor bij zowel uitgeputte als niet uitgeputte producten. Kim c.s. vordert voor RE AUDIO-merken een merkinbreukverbod, een verbod op onrechtmatig handelen en een handelsnaaminbreukverbod. Ook vordert zij inbreuk door het gebruik van het aangevraagde gemeenschapsmerk aangevraagd DE AUDIO, de controle van verkoopgegevens, recall, vernietiging van inbreukmakende producten, een dwangsom en een uitvoerbaar bij voorraadverklaring.

De voorzieningenrechter wijst het handelsnaamverbod en het merkverbod ten aanzien van niet uitgeputte producten toe, onder last van een dwangsom. Ook moet CHPW de gegevens van haar afnemers overleggen en de verkochte producten terughalen. Het gevorderde verbod met betrekking tot het merk DE AUDIO wordt afgewezen, nu deze vordering onvoldoende is toegelicht.

Het geschil
3.2. Op grond van het voorgaande vorderen Kim c.s., zakelijk weergegeven en na wijziging van de eis, het volgende:
l. een merkinbreukverbod, welk verbod zou moeten gelden voor alle landen van de Europese Unie, subsidiair in Italië, Denemarken, Polen en de Benelux, meer subsidiair in de Benelux, nog meer subsidiair in België en Nederland, uiterst subsidiair in Nederland, door gebruik van de tekens RE AUDIO (en Varianten daarop), DE AUDIO (en varianten daarop) en/of de onder 2.7 vermelde beeldmerken;
II. een verbod op onrechtmatig handelen, bestaande uit de verhandeling van RE AUDIO-producten en verpakkingen, welk verbod zou moeten gelden voor alle landen van de Europese Unie, subsidiair voor Nederland;
III. een verbod voor Nederland op inbreuk op de handelsnaamrechten van Kim c.s.;
IV. een door een registeraccountant gecontroleerde opgave van gegevens met betrekking tot (aantallen) ingekochte en verkochte inbreukmakende producten, prijzen, herkomst- en distributiekanalen, voorraad en winst, een en ander onder overlegging van onderliggende bescheiden;
V. een recall van geleverde inbreukmakende producten;
VI. vernietiging van inbreukmakende producten;
VII. met bepaling van een termijn van zes maanden voor het aanhangig maken van
de bodemprocedure;
VIII. een dwangsom op overtreding van het gevorderde onder l tot en met VI;
[X veroordeling van CHPW in de volgens artikel l0l9h Rv3 te begroten proceskosten en
X. uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

De beoordeling
4.4. Uit de door Kim c.s. overgelegde producties blijkt dat uitsluitend Kim merkhouder is. Uit de door Kim c.s. overgelegde power of attorney moet echter worden afgeleid dat Kim aan Verlegh een zeer ruime procesvolmacht heeft verstrekt, mede inhoudende het recht om in procedures namens Kim of in eigen naam op te treden tegen inbreuk. Anders dan CHPW meent, is het niet nodig dat blijkt dat Verlegh licentiehouder is en dat hiervan melding wordt gemaakt in het merkregister omdat hij in zoverre geen eigen rechten als licentiehouder uitoefent maar de aan Kim toekomende rechten van de merkhouder.

spoedeisend belang bij beëindiging van de merkinbreuk
4.7. Kim’s belang bij spoedige beëindiging van de gestelde inbreuk is door de kennis van deze, wat hij noemt, olievlek toegenomen. Zijn belang dient te worden afgewogen tegen het belang van CHPW de gewraakte handelingen te kunnen voortzetten totdat daarover in een bodemprocedure is beslist. Daarbij kan onder meer een rol spelen hoe de kansen op succesvol verweer van CHPW in de bodemprocedure worden ingeschat. Nu die kansen, zoals hierna is overwogen, gering worden ingeschat moet worden geoordeeld dat het belang van Kim c.s. bij spoedige beëindiging van de merkinbreuk van voldoende gewicht is om beoordeling in deze procedure te rechtvaardigen. Dat CHPW naar zij stelt het voornemen zou hebben de bestaande voorraden af te bouwen en verdere verhandeling te stoppen doet daaraan onvoldoende af nu zij de inbreuk blijft betwisten en geen onthoudingsverklaring heeft willen afgegeven. Wat de oppositieprocedure betreft is voorts niet in te zien dat de gevorderde voorzieningen daarop van invloed zouden zijn.

4.8. Dat Kim c.s. op dit punt de feiten wellicht onvolledig heeft weergegeven is geen aanleiding daaraan op de voet van artikel 21 Rv. de conclusie te verbinden dat de gevorderde voorzieningen geweigerd dienen te worden.

spoedeisend belang bij beëindiging van de handelsnaaminbreuk
Uit de overgelegde producties blijkt niet dat Kim c.s. eerder dan in de loop van dit jaar op de hoogte was van het gebruik door CHPW van de handelsnaam in Nederland. Gezien voorts de gestelde voortdurende (dreigende) inbreuk bestaat voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen.

inbreuk op de merkrechten
4.10. CHPW heeft erkend de onder 2.5 en 2.6 vermelde tekens te hebben gebruikt voor de verhandeling van luidsprekers die zij zelf bij de Chinese producent heet ingekocht. CHPW betwist voorts niet dat de tekens gelijk zijn aan of verwarring wekkend overeenstemmen met de RE AUDIO—merken en worden gebruikt voor waren waarvoor de RE AUDIO-merken zijn ingeschreven. Merkinbreuk is daarmee voorshands gegeven. Daaraan doet niet af dat CHPW, zoals zij stelt, ook nog altijd originele producten verkoopt uit de oude door US Amps geleverde voorraad en dat zij ook die producten levert in de onder 2.6 weergegeven dozen. Het gebruik van de tekens is in dit verband in beginsel toegestaan omdat het om uitgeputte producten gaat, maar neemt niet weg dat zij daarnaast dezelfde tekens gebruikt voor niet uitgeputte producten. CHPW heet voorts niet betwist dat zij deze producten ook in andere landen van de Europese Unie heeft geleverd. Er is daarom voldoende aanleiding het Europawijd merkinbreukverbod zoals primair gevorderd toe te wijzen.

4.l l. Het toe te wijzen verbod ziet niet tevens op het gebruik van de tekens DE AUDIO of het door Kim c.s. genoemde DE audio.de-logo omdat een toereikende motivering ontbreekt. Kim c.s. heelt in dit verband niet meer aangevoerd dan dat CHPW een dergelijk logo heeft geregistreerd zonder evenwel de registratie of een andere afbeelding van het logo over te leggen. Voor zover dus gebruik van dit logo door CHPW te verwachten is, kan niet worden beoordeeld of dat gebruik ontoelaatbaar zou zijn. Dat CHPW de tekens DE AUDIO gebruikt of dreigt te gebruiken voor goederen waarvoor het woordmerk RE AUDIO is ingeschreven, is niet gesteld noch toegelicht.

inbreuk op het handelsnaamrecht
4,13. CHPW heet niet bestreden dat de door haar gebruikte aanduidingen, voor zover als handelsnaam gebruikt, het oudere woordmerk van Kim bevatten of een aanduiding die in zodanig geringe mate daarvan afwijkt dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is. Voor zover hem in het verleden door Kim is toegestaan de handelsnamen te gebruiken, is deze toestemming kennelijk beëindigd door de sommaties van Kim in 2012. Vooralsnog blijkt niet dat Kim niet bevoegd was zijn toestemming in te trekken. Het op deze grondslag gevorderde verbod is daarom eveneens toewijsbaar als
hierna vermeld.

(Neven)vorderingen
4.15. CHPW voert terecht aan dat de gevorderde verboden te ruim zijn geformuleerd en aanleiding kunnen geven tot executiegeschillen. De verboden worden daarom beperkt als hierna vermeld, Voorts zal een termijn worden gesteld voor de ingang van de verboden.

4.16. Kim c.s. heet gemotiveerd gesteld ook bij de gevorderde nevenvorderingen een spoedeisend belang te hebben. Voor zover opgave is gevorderd van leveranciers en afnemers van inbreukmakende producten en een recall van die producten heeft hij aangevoerd dat aldus verder inbreukmakende handelen kan worden voorkomen. Kim c.s. kan daarin worden gevolgd. Echter bestaat onvoldoende spoedeisend belang bij de gevorderde opgave van door de verhandeling genoten winst, de voorraad inbreukmakende producten, de gevorderde controle door een registeraccountant en vernietiging van inbreukmakende producten. De vorderingen worden in zoverre afgewezen.

4.17. Om naleving van het vonnis te verzekeren is een dwangsom noodzakelijk. De gevorderde dwangsom wordt echter gemaximeerd zoals hierna bepaald. De termijn voor het instellen van de vordering in de hoofdzaak wordt bepaald op zes maanden nu de redelijkheid van die termijn niet is bestreden.

De beslissing
De voorzieningenrechter:
5. l. veroordeelt CHPW om zich na verloop van drie werkdagen na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk op de RE AUDIO-merken, zoals bijvoorbeeld door - maar niet beperkt tot — het (doen) aanbieden, in de handel brengen, verkopen, leveren, invoeren, uitvoeren, en/of daartoe in voorraad hebben van de in dit vonnis bedoelde niet uitgeputte producten onder de tekens REAUDIO, RE AUDIO, RE Audio, RE audio, reaudio.de en/of het in dit vonnis onder 2.7 weergegeven ‘RE reaudio.de'-logo en/of het beeldelement zoals dat voorkomt in het Europese woord-/beeldmerk RE AUDIO, al dan niet via internet, alsmede door ieder ander gebruik van de RE AUDIO-merken en/of daarmee overeenstemmende tekens waardoor inbreuk wordt gemaakt op de RE AUDIO-m erken, een en ander in de lidstaten van de Europese Unie;

5.2. veroordeelt CHPW om zich na verloop van drie werkdagen na betekening van dit vonnis zich te onthouden van het gebruik van de handelsnamen RE AUDIO, REAUDIO, RE AUDIO EUROPE en/of reaudio.de in Nederland en in enig medium gericht op Nederland, waaronder het internet:

5.3. veroordeelt CHPW om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Kim c.s. opgave te doen van naam en adres van leveranciers en (professionele) afnemers van inbreukmakende (niet uitgeputte) producten, een en ander onder overlegging van deugdelijke bewijsstukken;

5.4. veroordeelt CHPW om binnen twee weken na betekening van dit vonnis aan de onder 5.3 bedoelde professionele afnemers de navolgende brief te verzenden:(…)

5.5. veroordeelt Cl-IPW tot betaling aan Kim c.s. van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij de veroordelingen onder 5.l en 5.2 overtreedt, dan wel, ter keuze van Kim c.s., voor elke overtreding van deze veroordelingen, met een maximum van € 2.000.000;

5.6. veroordeelt CHPW tot betaling aan Kim  van dwangsom van € 5.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij de veroordelingen onder 5.3 en 5.4 overtreedt, dan wel, ter keuze van Kim c.s., voor elke overtreding van deze veroordelingen, met een maximum van € 100.000;

5.7. veroordeelt CHPW in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Kim c.s. (...)

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.10. wijst af het meer of anders gevorderde;

HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:694 (Herstelmogelijkheid ondertekening cassatieverzoekschrift)
Zie Conclusie A-G: ECLI:NL:PHR:2013,769.
Procesrecht, niet-ontvankelijk, verzoekschrift, ondertekening.
Rechtspraak.nl: Hoge Raad verklaart verzoeker tot cassatie niet-ontvankelijk. Verzoeker heeft bij verzoekschrift van 2 mei 2013 beroep in cassatie ingesteld. Het verzoekschrift is niet, zoals wordt voorgeschreven in art. 426a lid 1 Rv, ondertekend door een advocaat bij de Hoge Raad. Dit gebrek kon binnen twee weken hersteld worden door de indiening van een exemplaar van hetzelfde verzoekschrift, alsnog ondertekend door een advocaat bij de Hoge Raad (HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0773). Van deze mogelijkheid heeft verzoeker geen gebruik gemaakt. Hij dient derhalve niet-ontvankelijk in zijn cassatieberoep te worden verklaard.

3 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
[verzoeker] heeft bij verzoekschrift van 2 mei 2013 beroep in cassatie ingesteld. Het verzoekschrift is niet, zoals wordt voorgeschreven in art. 426a lid 1 Rv, ondertekend door een advocaat bij de Hoge Raad.

Dit gebrek kon binnen twee weken hersteld worden door de indiening van een exemplaar van hetzelfde verzoekschrift, alsnog ondertekend door een advocaat bij de Hoge Raad (HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI0773, NJ 2010/212). Van deze mogelijkheid heeft [verzoeker] geen gebruik gemaakt. Hij dient derhalve niet-ontvankelijk in zijn cassatie-beroep te worden verklaard.

4 Beslissing
De Hoge Raad verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Na het succes van de bijeenkomst in 2012, kon een vervolg met verdiepende thema's niet uitblijven. Op de scheidslijn van Intellectuele Eigendomsrechten en de wereld van Fashion organiseert eduLex, onderdeel van deLex, een interessante themamiddag. Een viertal sprekers brengt u op de hoogte van actuele onderwerpen en ontwikkelingen. Het evenement zal geheel in stijl plaatsvinden in het Tassenmuseum Hendrikje te Amsterdam. Aansluitend heeft u de gelegenheid na te borrelen

Er zijn 4 PO-punten toegekend door de Orde van Advocaten

Locatie
Tassenmuseum Hendrikje - Museum of bags and purses
Herengracht 573, Amsterdam
Reissuggestie hier: openbaar vervoer naar Rembrandtplein
Klik hier voor parkeersuggesties, betaald parkeren rondom de Grachtengordel-Zuid is mogelijk, maar is lastig.

Kosten deelname
€ 495,00 Per persoon
€ 450,00 Sponsors IE-Forum
€ 195,00 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
€ 195,00 bedrijfsjuristen / medewerker mode-industrie (selecteer "anders")
Genoemde prijzen zijn excl. BTW, incl. museumtoegang, koffie, thee, documentatie en borrel
Kortingen kunt u via webshop zelf aangeven, u ontvangt direct uw digitale factuur.

Hier aanmelden

Voorafgaand aan de bijeenkomst en in de pauze bestaat de mogelijkheid het Tassenmuseum te bezoeken, u staat automatisch op de toegangslijst.

Conclusie A-G HR 13 september 2013, 08/01901 (Red Bull tegen Frisdranken Industrie Winters)
Conclusie ingezonden door Tobias Cohen Jehoram, Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Peter Claassen, AKD.
Zie eerder: IEF 10674 en IEF 8610. Merk, merkgebruik, na antwoord op prejudiciële vraag, afvuljurisprudentie. De zaak gaat over de vraag of Winters met RED BULL-merken overeenstemmende tekens 'gebruikt' in merkenrechtelijke zin.

Advocaat-Generaal Verkade concludeert dat de Hoge Raad de zaak nu zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen. Winters cassatiemiddel komt er op neer dat het hof heeft miskend "dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruik ter onderscheiding van waren". Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Red Bull stelt nog dat het hof nog niet heeft vastgesteld of zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU. Volgens Verkade ligt dit al besloten in rechtsoverweging 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter.

Procesverloop
1.2. De zaak gaat over de vraag of Winters, die als afvulbedrijf in opdracht van een derde door die derde ter beschikking gestelde blikjes, met daarop tekens die te veel op de merken van RED BULL lijken, vult met energydrank en die blikjes weer ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, aldus de met de RED BULL-merken overeenstemmende tekens ‘gebruikt’ in merkenrechtelijke zin.

Nadere beoordeling Winters' cassatiemiddelen
3.1. De Hoge Raad heeft in het arrest van 19 februari 2010 onder 3.3 Winters’ cassatiemiddel l samengevat. Het verst strekkende eerste onderdeel van dit middel komt, in de woorden van de Hoge Raad, in de kern erop neer dat het hof heeft miskend ‘dat geen sprake is van gebruik door Winters voor waren in de zin van genoemde bepalingen, zulks omdat zij niet eigen waren verhandelt, althans niet gebruikt ter onderscheiding van eigen waren’.

3.2. Uit de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht blijkt dat deze klacht slaagt. Een afvuller als Winters maakt zelf geen gebruik van de in het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch bedoelde, volgens dat hof met de ingeschreven merken van Red Bull overeenstemmende, tekens.

3.5.2. Winters meent dat na het arrest van het HvJ EU de vorderingen van Red Bull voor afwijzing gereed liggen, en dat de Hoge Raad de zaak zelf zou kunnen afdoen.

3.5.3. Red Bull denkt daar anders over. Red Bull legt de door het HvJ EU gegeven verklaring voor recht naast hetgeen door het gerechtshof te 's-Hertogenbosch — al dan niet — zou zijn vastgesteld. Zij merkt in dit verband op:

13. Met name heeft het Gerechtshof niet getoetst en niet kunnen toetsen of de in deze zaak aan de orde zijnde handelingen van Winters voldoen aan de kwalificerende elementen die besloten liggen in de het antwoord van het HvJ EU.

14. Zo heeft het Gerechtshof niet vastgesteld dat Winters en haar handelen voldoen aan de door het HvJ EU gegeven omschrijving van een "(1) dienstverlener die (2) in opdracht en (3) volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die (4) hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop (5) door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht".

3.5.4. lk meen dat deze stellingname van Red Bull niet opgaat. In de — in appel niet bestreden — rov. 2.4 en 2.5 van de voorzieningenrechter, en in de — in cassatie niet bestreden — rov. 6.10 van het hof ligt besloten een aanname (in dit kortgeding) van de aanwezigheid van een feitelijke context die Red Bull nu als nog te toetsen ’kwalificaties’ ziet.

3.5.5. Ik meen dus dat de Hoge Raad inderdaad de zaak zelf kan afdoen en de vorderingen van Red Bull alsnog kan afwijzen.

Conclusie
Mijn nadere conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, met afdoening als in nr. 3.55 van deze conclusie bedoeld.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Terechte afwijzing inschrijving KNUT - DER EISBÄR
B) Er is lijkt sprake te zijn van een emailadres: "IP_law@mbp." (oppositie: MBP)
C & D) De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat
E) Verwarringsgevaar tussen beeldmerken met woordelement Gitana en Kitana
F) Overeenstemmingen tussen ROVI Pharmaceuticals en ROVI (FARMA)
G) Verwarringsgevaar tussen ouder merk DENNISON en AVERY DENNISON
H) Prosept wordt niet ingeschreven (oppositie: Pursept)

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-250/10 (Knut IP Management / OHMI - Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR) - dossier - persbericht

CC-BY-SA Jens Koßmagk

106    Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer bei der Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke keinen Fehler begangen hat..

119 Bei Berücksichtigung zum einen des Umstands, dass die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen teilweise identisch und teilweise zu unterschiedlichen Graden ähnlich sind, und zum anderen der Tatsache, dass die fraglichen Zeichen bei einer Gesamtbeurteilung erhebliche Ähnlichkeiten insbesondere deshalb aufweisen, weil die maßgeblichen Verkehrskreise sich vor allem an den übereinstimmenden Wortanfang der Marken, im vorliegenden Fall die Bestandteile „KNUD“ und „KNUT“, erinnern, konnte die Beschwerdekammer rechtsgültig aufgrund der Gesamtwürdigung aller einschlägiger Faktoren und der Wechselbeziehung zwischen den nach der oben in Randnr. 108 genannten Rechtsprechung in Betracht kommenden Faktoren zu dem Schluss gelangen, dass zwischen den Zeichen kein hinreichender Unterschied besteht, um beim Publikum jede Gefahr von Verwechslungen zwischen der älteren Marke mit durchschnittlicher Kennzeichnungskraft und der Anmeldemarke zu vermeiden.

120 Angesichts dieser Feststellungen hat die Beschwerdekammer entgegen dem Vorbringen der Klägerin keinen Fehler begangen, indem sie eine teilweise Ähnlichkeit „zu unterschiedlichen Graden“ angenommen hat und daher von einer Verwechslungsgefahr für alle geschützten Waren ausgegangen ist, ohne zwischen ihnen zu unterscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-338/09 (Müller-Boré & Partner / OHMI - Popp e.a. (MBP)) - dossier
B. Beroep door de aanvrager van het woordmerk „MBP” voor diensten van de klassen 35 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1176/2007-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ip_law@mbp.” voor diensten van klasse 42 [red. o.a. Patent agent services; legal services; services of a representative registered at the European Patent Office (European Patent Attorney)]. Het beroep wordt afgewezen. Tussen de opgevoerde tekens bestaat verwarringsgevaar. Er is (vanwege het ontbreken van een topleveldomeinnaam) geen sprake van slechts een emailadres.

38 In Bezug auf den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen trägt die Klägerin zunächst vor, dass sich der identische Teil „mbp“ dieser Zeichen am Ende der älteren Marke befinde, während der Verbraucher seine Aufmerksamkeit vor allem auf den Wortanfang richte, den er als prägend ansehe. Im Übrigen hätte die Beschwerdekammer keine isolierte Prüfung eines einzelnen Bestandteils des Zeichens durchführen dürfen. Die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Marken hänge vor allem vom relativen Gewicht der verschiedenen Bestandteile „ip“, „_“, „law“, „@“ und „mbp“ der älteren Marke ab. Die Bewertung der Beschwerdekammer, allein dem Bestandteil „mbp“ komme eine prägende Wirkung zu, sei nicht frei von Rechtsfehlern.

51 Die Beschwerdekammer konnte, ohne einen Fehler zu begehen, davon ausgehen, dass die ältere Marke als Ganzes gesehen eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft habe, da die Bestandteile „ip_law“ und „mbp“, die dem „@“-Zeichen vorausgehen bzw. auf es folgten, geeignet seien, die fraglichen Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden und die Funktion einer Angabe der betrieblichen Herkunft zu erfüllen.

55 Daher hat die Beschwerdekammer fehlerfrei dargelegt, dass im Rahmen des Vergleichs der beiden in ihrer Gesamtheit betrachteten Zeichen die Identität zwischen dem zweiten Bestandteil der älteren Marke ip_law@mbp. und dem einzigen Bestandteil der angemeldeten Marke MBP zu dem Schluss führe, dass eine visuelle und phonetische Ähnlichkeit bestehe, indem sie zutreffend darauf hingewiesen hat, dass die beiden Bestandteile der älteren Marke, die durch das für E‑Mail‑Adressen typische „@“-Zeichen getrennt würden, getrennt wahrgenommen würden, auch wenn das ältere Zeichen, als Ganzes betrachtet, keine E‑Mail‑Adresse sei, da die Top-Level-Domain wie etwa „.de“ oder „.com“ am Ende fehle.

77 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Bezug auf die Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken keinen Fehler begangen hat. Folglich sind die von der Klägerin insoweit erhobenen Rügen zurückzuweisen.

90 Da die Beschwerdekammer angesichts der vorstehenden Ausführungen fehlerfrei den Schluss ziehen konnte, dass für die Dienstleistungen der Klasse 42 die Gefahr einer Verwechslung mit der älteren Marke ip_law@mbp. besteht, so dass die Klage allein aus diesem Grund abzuweisen ist, ist weder über die Zulässigkeit noch gegebenenfalls die Begründetheit des von den Streithelfern hilfsweise gestellten Antrags zu entscheiden.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-437/11 (GOLDEN BALLS tegen BALLON D'OR) - dossier
Idem: zaak T-438/11 - dossier
C & D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „GOLDEN BALLS”, voor waren van de klassen 9, 21 en 24, strekkende tot vernietiging van beslissing R 1310/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van de houder van het gemeenschapswoordmerk „BALLON D'OR”, voor onder andere waren en diensten van de klassen 9, 14, 16, 25 en 41. Het eerste dispositief wordt vernietigd, de vordering tot vernietiging wordt afgewezen.

De Engelse woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen. Er is een begripsmatige overeenstemming. Echter een louter begripsmatige overeenstemming is onvoldoende om van verwarringsgevaar te spreken. De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat er verwarringsgevaar bestond.

45      Zelfs wanneer in navolging van de kamer van beroep wordt erkend dat de woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen, betekent dit immers niet dat deze consument, die in het algemeen, zoals tussen partijen vaststaat, een zwakke kennis van het Engels heeft, deze woorden in hun specifieke combinatie „golden balls” spontaan zal begrijpen als een vertaling in het Engels van de Franse uitdrukking „ballon d’or”, die het oudere merk vormt.

59      Het is juist dat in deze context uit de vaste rechtspraak, zoals in de punten 53 en 54 supra in herinnering gebracht, blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat een louter begripsmatige overeenstemming van twee merken verwarringsgevaar kan creëren wanneer de waren dezelfde zijn, op voorwaarde echter dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Het volstaat evenwel om vast te stellen dat in casu niet is aangetoond dat het merk BALLON D’OR een dergelijk bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren. Zelfs gesteld dat dit merk een groot onderscheidend vermogen zou hebben, en ermee rekening houdend dat de betrokken waren dezelfde zijn, kan de zeer geringe begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, bovendien in casu niet volstaan om op zichzelf verwarringsgevaar bij het doelpubliek te creëren (arrest Hai, punt 52 supra, punten 61, 64 en 65).

60      Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 16, die dezelfde waren. Wegens de verschillende talen van de conflicterende tekens is immers een duidelijk onderscheid ertussen ontstaan, zodat, zoals in de punten 44 tot en met 48 supra is opgemerkt, de gemiddelde consument deze niet rechtstreeks associeert zonder een intellectueel vertaalproces (zie in die zin arrest Buonfatti, punt 43 supra, punt 87).

61      Bijgevolg dient te worden besloten dat de bestreden beslissing wat het eerste punt van het dispositief betreft, voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling is vernietigd en de oppositie is toegewezen voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16, moet worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-569/11 (Gitana / OHMI - Teddy (GITANA)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „GITANA” voor waren en diensten van de klassen 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34, 35, 36 en 38, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1825/20071 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 augustus 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het communautaire, internationale en nationale beeldmerk met het woordelement „KITANA” voor waren van de klassen 18 en 25. Het beroep wordt afgewezen, er is verwarringsgevaar.

75      It follows from all of the foregoing that the Board of Appeal correctly concluded that there was a likelihood of confusion between the marks at issue. Consequently, the applicant’s plea alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected as unfounded.

76      The applicant’s action must therefore be dismissed in its entirety and there is no need to rule on the admissibility of the applicant’s request seeking that the registration of the trade mark sought be authorised.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-97/11 (Rovi Pharmaceuticals / OHMI - Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI Pharmaceuticals)) - dossier
F) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ROVI Pharmaceuticals” voor waren en diensten van de klassen 3, 5 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 500/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 7 december 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale en gemeenschapswoord- en beeldmerken met de woordelementen „ROVI”, „ROVI CM Rovi Contract Manufacturing” en „ROVIFARMA” voor waren en diensten van de klassen 1, 3, 5, 39, 42 en 44. Het beroep wordt afgewezen, want er zijn voldoende gelijkenissen tussen de tekens.

88      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier figurative mark.

99      It follows from the foregoing that the Board of Appeal did not err when it assessed the similarities between the mark applied for and the earlier word mark.

116    Furthermore, the applicant criticises the Board of Appeal on the ground that it assessed the distinctive character of the word element ‘rovi’ by examining whether earlier marks identical to the signs at issue coexisted on the market in such a way that the distinctive character of that element and, therefore, the likelihood of confusion between the signs at issue could be regarded as reduced. According to the applicant, the examination of the distinctive character of that element ought to have been based on the finding that it is present in a large number of marks. The applicant adds that the Board of Appeal erred in finding that it was for the applicant to establish that marks identical to the signs at issue coexisted on the market.

126    The applicant cannot therefore argue that the Board of Appeal did not take account of the absence of similarity between certain of the goods and services designated in the trade mark application and those covered by the earlier word mark when it examined whether there was a likelihood of confusion between those signs.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-200/10 (Avery Dennison / OHMI - Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON)) - dossier
G) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „AVERY DENNISON” voor waren en diensten van de klassen 1 t/m 10, 12, 16 t/m 20, 22, 24, 28, 35, 37 t/m 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 798/2009-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 februari 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „DENNISON” voor waren van klasse 16. Het beroep wordt afgewezen, er is sprake van verwarringsgevaar tussen de tekens.

151    Par ailleurs, s’agissant des produits désignés par la marque demandée, et considérés par la chambre de recours et la division d’opposition comme ayant de très faibles similitudes avec ceux couverts par la marque antérieure, il convient de conclure également à l’existence d’un risque de confusion. En effet, bien que la similitude des produits, en l’espèce, soit très faible, celle des signes étant élevée, elle ne permet pas ainsi d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause [arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OHMI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T‑421/10, non publié au Recueil, point 48].

152    Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits désignés par celles-ci sont suffisamment élevés.

153    Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 39 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent concernant les produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception de ceux visés au point 11 ci-dessus.

Gerecht EU 16 september 2013, zaak T-284/12 (Oro Clean Chemie / OHMI - Merz Pharma (PROSEPT)) - dossier
H) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk PROSEPT voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1053/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 29 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk Pursept voor waren van klasse 5 [EU-merk]. Het beroep wordt afgewezen, het merk Prosept wordt niet ingeschreven. De fouten van de kamer van beroep hebben geen uitwerking op het oordeel dat er van overeenstemmende tekens sprake is en daarmee ook niet op de rechtmatigheid van de aangevallen beslissing.

67      Mithin wirken sich die Fehler der Beschwerdekammer nicht auf die Feststellung der Ähnlichkeit der Zeichen aus und beeinträchtigen daher nicht die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung.

68      Diese Schlussfolgerung wird nicht durch das von der Klägerin im Stadium der Erwiderung hilfsweise vorgetragene Argument in Frage gestellt, dass die Beschwerdekammer, falls es sich bei den maßgeblichen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit handele, angesichts der von ihr aufgeführten 62 älteren Marken, die Desinfektionsmittel kennzeichneten und sämtlich den Bestandteil „sept“ enthielten, eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke hätte annehmen müssen.