Rechtbank Amsterdam 15 mei 2013, LJN CA1603 (herhalingsvergoeding digitale themakanalen)
Mediarecht. Contractenrecht. Herhalingsvergoeding acteur. Naburige rechten. Begrip uitzenden in de overeenkomst. Geen belang bij opgave (meer). Acteur en vennootschap 1 hebben met betrekking tot een rol in de serie een acteursovereenkomst getekend, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat een regeling over herhalingen van de serie zou worden getroffen. Ook voor herhalingen op de themakanalen en CCF is een herhalingsvergoeding verschuldigd.

Vennootschap 1 wordt veroordeeld de acteursovereenkomst met de acteur na te komen en wordt tevens veroordeeld tot betaling aan de acteur van een herhalingsvergoeding voor de herhalingen van de serie op de digitale themakanalen Comedie Central Family en [vennootschap 3]. In de acteursovereenkomst zijn partijen deze herhalingsvergoeding overeengekomen. De rechtbank oordeelt, anders dan vennootschap 1 heeft betoogd, dat die ook van toepassing is op herhalingen op digitale themakanalen. De acteur heeft geen belang meer bij een veroordeling om opgave te doen van het aantal uitgezonden herhalingen, nu deze opgave al is gedaan. Vennootschap 1 wordt veroordeeld een bedrag van € 54.453,60 bruto aan de acteur te voldoen.

2.4 (...) Artikel 14, derde lid, van de Overeenkomst luidt:
“Onder uitzenden wordt in deze overeenkomst verstaan het exclusieve recht van de Producent om de opname van de prestatie/uitvoering te (doen) uitzenden voor een algemeen publiek via ether- en satelliet-zendinrichtingen, en al dan niet gelijktijdige doorgifte/overbrenging daarvan per kabel, en het exclusieve recht om de opname van de prestatie/uitvoering te (doen) uitzenden voor een specifiek publiek in hert kader van abonnee- en pay-TV, pay-per-view en closed circuit.”

3.2.  [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag, kort gezegd, dat sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, nu [vennootschap 1] heeft laten weten geen herhalingsvergoeding aan [eiser] te zullen betalen voor de herhalingen op de digitale themakanalen. [eiser] heeft de rol in de serie geaccepteerd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat een regeling over herhalingen van de serie zou worden getroffen. Hem was in het jaar 2000 namelijk al duidelijk dat succesvolle televisieseries veel werden herhaald zonder dat de acteurs in dat succes deelden. Een voorbeeld daarvan is de kinderserie [titel 2], die eindeloos is herhaald zonder dat hij daarvoor een vergoeding ontving. De herhalingsvergoeding heeft [eiser] daarom uitdrukkelijk bedongen, en wel per herhaling van elke aflevering van de serie. [vennootschap 1] schiet ook tekort in de nakoming van de Overeenkomst omdat zij nalaat volledige informatie te verstrekken over het aantal uitzendingen. Het als productie 7 overgelegde overzicht is onvolledig omdat daaruit niet blijkt uit hoeveel daadwerkelijke uitzendingen één zogenoemde ‘run’ bestond en er twijfels zijn of er alleen in 2010 op CCF is uitgezonden. Verder komt het vreemd en onjuist voor dat [vennootschap 1] niet meer kan nagaan hoe vaak de serie op [vennootschap 3] is uitgezonden omdat de administratie van [vennootschap 3] c.q. [vennootschap 1] dan kennelijk niet meer dan 7 jaar wordt bewaard. Bovendien is door [B] namens [vennootschap 1] gezegd dat er een bedrag staat gereserveerd voor de hoofdcast en een dergelijk bedrag zou verantwoord moeten zijn. [eiser] zou graag bevestigd willen zien dat de serie alleen op [vennootschap 3] en CCF is verschenen en niet ook op andere zenders is uitgezonden. Om de hoogte van de aan [eiser] te betalen vergoeding te kunnen vaststellen, heeft [eiser] informatie nodig over het precieze aantal uitzendingen van herhalingen van afleveringen van de serie op de zenders CCF en [vennootschap 3] en mogelijk andere zenders of op andere uitzendwijzen, aldus [eiser].

3.3. (...verweer...) Het betalen van een hoge vergoeding voor elke herhaling ongeacht welke exploitatiewijze en omvang van het publiek, vormt een enorme belemmering voor de exploitatie. De herhalingsvergoeding overstijgt vele malen de eigen inkomsten van [vennootschap 1] uit de exploitatie en dit kan niet de bedoeling zijn. De redelijkheid brengt mee dat [eiser] de overeenkomst ook nooit zo had kunnen begrijpen. De term “abonneetelevisie” had in 2001 bovendien een andere lading had dan nu. Destijds ging het om betaaltelevisie op aparte zenders achter een decoder: een zogenoemd premium pay kanaal, zoals Filmnet. Tegenwoordig vallen onder abonneetelevisie ook de zogenoemde low pay kanalen -zoals [vennootschap 3] en CCF- waarvoor slechts een klein extra bedrag wordt betaald bij een standaard digitaal abonnement.

4.3.  De rechtbank is, anders dan [vennootschap 1], van oordeel dat [vennootschap 1] aan [eiser] voor de herhalingen op de themakanalen [vennootschap 3] en CCF een herhalingsvergoeding is verschuldigd. Daartoe is het volgende redengevend.

Uitzenden
4.4.  In artikel 14, derde lid, van de Overeenkomst staat met zoveel woorden: ‘onder uitzenden in deze overeenkomst wordt verstaan (…)’. Dit betekent dat de definitie van uitzenden weldegelijk, en anders dan [vennootschap 1] heeft betoogd, gelding heeft voor alle bepalingen in de Overeenkomst. In dit artikel 14, derde lid, wordt onder uitzenden niet alleen het uitzenden voor een algemeen publiek verstaan maar daaronder valt ook het uitzenden voor een specifiek publiek in het kader van abonnee- en pay-TV, pay-per-view en closed circuit. De rechtbank volgt [vennootschap 1] dan ook niet in haar betoog dat de Overeenkomst alleen zou zien op gratis televisie voor een groot publiek. De Overeenkomst ziet immers ook expliciet op betaaltelevisie voor een kleiner publiek. [vennootschap 1] heeft wel aangevoerd dat de exploitatie via zogenoemde digitale low pay kanalen ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst nog niet bestond, maar dit leidt de rechtbank niet tot de conclusie dat uitzendingen via de themakanalen niet onder de definitie van uitzenden in de Overeenkomst vallen. Allereerst geldt dat de omstandigheid dat een exploitatiewijze nog niet is voorzien, nog niet betekent dat die niet onder de overeenkomst zou kunnen vallen. In dit geval komt daar nog bij dat partijen in artikel 14, eerste lid van de Overeenkomst (zie hiervoor onder 2.4) zijn overeengekomen dat [eiser] aan de Producent het onvoorwaardelijke recht verleent de prestatie te exploiteren op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend. Partijen hebben aldus onder ogen gezien dat de overdracht van rechten door [eiser] mede betrekking heeft op exploitatiewijzen die in de toekomst mogelijk zouden blijken te zijn. Deze bepaling biedt dan ook steun aan de stelling van [eiser], dat de door hem bedongen herhalingsvergoeding mede ziet op nog niet voorziene exploitatiewijzen. De omstandigheid dat betaaltelevisie indertijd een andere lading had dan nu, omdat consumenten voor de digitale themakanalen veel minder betalen dan zij destijds betaalden voor bijvoorbeeld Filmnet, kan hieraan niet afdoen. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de themakanalen een beperkter publiek hebben dan betaaltelevisie indertijd had en de omstandigheid dat de opbrengsten voor [vennootschap 1] uit de themakanalen vele malen lager zijn dan de aan [eiser] te betalen herhalingsvergoeding. Dit zijn namelijk allemaal (financiële) argumenten aan de zijde van [vennootschap 1] om, gegeven de door [eiser] bedongen herhalingsvergoeding, al dan niet te besluiten om de serie te doen laten uitzenden via een digitaal themakanaal tegen een door [vennootschap 1] daarvoor te vragen vergoeding. Zij raken echter niet de ruime definitie van uitzenden en de daaraan gekoppelde herhalingsvergoeding die partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hadden.

Herhalingsvergoeding na vijf jaar?
4.5.  De rechtbank verwerpt het verweer van [vennootschap 1] dat [eiser] na vijf jaar geen recht meer zou hebben op een herhalingsvergoeding.

Herhalingsvergoeding alleen voor primetime herhalingen?
4.6.  De rechtbank volgt [vennootschap 1] niet in haar betoog dat de herhalingsvergoeding alleen kan gelden voor primetime-herhalingen.

Herhalingsvergoeding per aflevering of per serie?
4.7.  [vennootschap 1] heeft wel terecht aangevoerd dat de Overeenkomst niet inhoudt dat [eiser] na vijf jaar recht heeft op een herhalingsvergoeding per aflevering.

Nakoming overeenkomst
4.10.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat [vennootschap 1], door te weigeren aan [eiser] een herhalingsvergoeding te betalen voor de uitzendingen via de digitale themakanalen, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst. [eiser] heeft daarom recht op en belang bij toewijzing van zijn vordering tot nakoming, zoals hiervoor weergegeven onder 3.1. sub I. De rechtbank gaat daarbij voorbij aan het verweer van [vennootschap 1] dat toewijzing van de vordering tot executieproblemen zal leiden, stellende dat partijen van mening verschillen over de uitleg van die overeenkomst. In dit vonnis is immers over de uitleg van artikel 4, tweede lid, van de Overeenkomst geoordeeld, in het bijzonder dat [vennootschap 1] ook voor de herhalingen van de serie op digitale themakanalen een herhalingsvergoeding is verschuldigd. Op voorhand kan daarom niet worden aangenomen dat zich op dit punt executiegeschillen zullen voordoen.

Opgave verstrekken
4.11.  [vennootschap 1] heeft aangevoerd dat zij inmiddels opgave heeft verstrekt van het aantal keren dat de serie op CCF is uitgezonden. Elke aflevering van de serie is 20 keer op CCF uitgezonden in de periode 4 januari 2010 tot en met 3 januari 2011 en voor het overige is de serie op CCF niet uitgezonden.

4.12.  De rechtbank begrijpt dat [vennootschap 1] als verweer voert dat [eiser] geen belang meer heeft bij zijn vordering tot het verstrekken van de verzochte informatie omdat [vennootschap 1] hieraan reeds heeft voldaan. De rechtbank volgt [vennootschap 1] hierin.

Lees de uitspraak LJN CA1603 (pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 april 2013, LJN CA3185 (eiseres tegen TROS)
Mediarecht. Tros Vermist heeft in een uitzending aandacht besteed aan een vermissing van een meisje die door haar moeder (zonder toestemming van de vader) is meegenomen naar Turkije. Daarbij zijn beeld- en geluidsopnames van de moeder gemaakt. De voorzieningenrechter legt aan de Tros een verbod op om de moeder herkenbaar in beeld te brengen, omdat dit voor de maatschappelijke discussie niet van belang is, terwijl de moeder er een groot belang bij heeft dat zij niet herkenbaar in beeld wrodt gebracht. Tros mag wel de geluidsopnames gebruiken omdat niet te verwachten is dat de moeder daarmee in haar privacybelang wordt benadeeld.

4.11.  Voor de maatschappelijke discussie is niet van belang dat [eiseres] herkenbaar in beeld wordt gebracht, terwijl zij zelf een groot belang heeft niet herkenbaar in beeld te komen. Tros zal worden veroordeeld haar niet herkenbaar in beeld te brengen, wat zij overigens ook ter zitting reeds heeft toegezegd.

4.12.  [eiseres] wenst dat ook haar stem niet hoorbaar zal zijn. Voor een goede beoordeling van hetgeen zij heeft verklaard heeft het hoorbaar maken van het stemgeluid echter een meerwaarde ten opzichte van het enkel citeren van haar verklaring. Anderzijds is niet te verwachten dat [eiseres], doordat haar stem in het programma Tros vermist hoorbaar is geweest, wordt benadeeld in haar privacy-belang, omdat er weinig mensen zullen zijn die haar tevoren niet kenden en haar op grond van haar stemgeluid elders zullen herkennen als de moeder van [minderjarige] die in Tros vermist hoorbaar is geweest. Tros zal dus niet worden veroordeeld de stem van [eiseres] onhoorbaar te maken.

De voorzieningenrechter
5.1.  verbiedt Tros om, na betekening van dit vonnis, beeldmateriaal dat van [eiseres] in de periode van 30 december 2011 tot heden is opgenomen uit te zenden dan wel openbaar te maken, voor zover [eiseres] daarbij herkenbaar in beeld wordt gebracht,

5.2.  verbiedt Tros om, na betekening van dit vonnis, de uitzending van 23 maart 2012 van Tros Vermist nogmaals uit te zenden dan wel openbaar te maken, voor zover [eiseres] daarbij herkenbaar in beeld wordt gebracht,

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 juni 2013, KG ZA 13-411 (Systec Designs B.V. tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Astrid Sixma, BINGH advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Systec Designs houdt zich bezig met het vervaardigen van meet-, regel-, navigatie-, en controleapparatuur en is rechthebbende op het Benelux woordmerk SYSTEC. Gedaagde houdt zich bezig met het technische ontwerp en advies over productontwikkeling van elektronica en software. Zij heeft een onderneming opgericht onder de naam Systek VOF, zij is tevens houder van de domeinnamen systek.nl en systec.nl. Systec Designs is van mening dat gedaagde inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht en vordert overdracht van de domeinnamen van gedaagde.

Bij de mondelinge behandeling heeft gedaagde toegezegd de domeinnaam systec.nl aan Systec Designs over te dragen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat voor wat betreft de handelsnamen van beide partijen, waardoor gedaagde inbreuk maakt op het oudere handelsnaamrecht van Systec Designs. Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam systek.nl oordeelt de voorzieningenrechter dat deze een inbreuk vormt op het merk SYSTEC. Dat gedaagde er belang bij heeft om de domeinnaam systek.nl te kunnen blijven gebruiken zodat oude klanten hem nog op internet kunnen vinden, staat daar niet aan in de weg.

Inbreuk op handelsnaamrecht
4.9.    Gelet op hetgeen is overwogen in r.o. 4.5 tot en met 4.8, is er naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide ondernemingen te duchten voor het gebruik van de jongere handelsnaam 'Systek'. [Gedaagde] heeft daarmee inbreuk gemaakt op de oudere handelsnaamrechten van Systec Designs door het gebruik van de handelsnaam 'Systek' zoals die werd gevoerd tot, in ieder geval, medio maart 2013. Het door Systec Designs gevorderde handelsnaamrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.
 
Inbreuk op merkrecht
4.12.    Nu een verbod van het gebruik van de handelsnaam 'Systek' al toewijsbaar is op grond van het handelsnaamrecht, ziet de voorzieningenrechter niet in welk belang Systec Designs daarnaast nog heeft bij een merkenrechtelijk verbod van datzelfde handelsnaamgebruik. Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam systek.nl overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.15.    Naar voorlopig oordeel vormt het gebruik van de domeinnaam systek.nl derhalve een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat [gedaagde] er belang bij heeft om de domeinnaam systek.nl te kunnen blijven gebruiken zodat oude klanten hem nog op internet kunnen vinden, staat daar niet aan in de weg. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE bevat immers geen uitzondering op de uitsluitende rechten van de merkhouder op grond van een belangenafweging. Het gevorderde merkenrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.

Op andere blogs:
DomJur (2013-972)
Emerce (Doorlinken levert merkinbreuk op)

HR 14 juni 2013, LJN CA2788 (Johan Cruijff tegen Tirion c.s.) - persbericht
Uitspraak ingezonden door Kitty van Boven van I-ee., Thijs van Aerde, Houthoff Buruma.
De Hoge Raad verwerpt het beroep. Zie eerder conclusie A-G IEF 12416 Hof IEF 10733 en Rb Amsterdam IEF 8761.

De reikwijdte van de bescherming van de geportretteerde ex art. 21 Aw. Rechtspraak.nl: Auteursrecht/portretrecht; art. 21 Auteurswet. Onrechtmatige daad. Beoordeling of openbaarmaking van niet in opdracht vervaardigd portret jegens de geportretteerde onrechtmatig is; maatstaf; belangenafweging in het kader van art. 8 en 10 EVRM. Redelijk belang. Verzilverbare populariteit. Redelijke vergoeding. Mogelijkheid van verbodsvordering. Absoluut verbodsrecht of exclusief exploitatierecht geportretteerde?

Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM kan niet een dergelijk absoluut verbodsrecht van de geportretteerde worden afgeleid. Het middel faalt voor zover het zich keert tegen de verwerping van het betoog van Cruijff dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven en dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht. Het hof heeft een genuanceerder "zelfsbeschikkingsrecht", in die zin dat de geportretteerde zich tegen openbaarmaking kan verzetten indien een afweging van de betrokken belangen daartoe aanleiding geeft, niet miskend. De daarop gerichte klacht faalt dus bij gemis aan feitelijke grondslag. Het beroep wordt verworpen.

3.3 Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het oordeelde dat van een onrechtmatig handelen van Tirion c.s. jegens Cruijff niet is gebleken en overwoog daartoe onder meer het volgende.
De in het boek gepubliceerde foto's hebben betrekking op het functioneren van Cruijff als voetballer in het eerste elftal van een club en/of in competities waarvan bekend is dat zij grote publieke aandacht trekken en betreffen derhalve niet, althans niet in relevante mate, zijn persoonlijke levenssfeer. Het betreft foto's van een sportman die (nog steeds) als zodanig actief en zeer bekend is en die niet op enigerlei wijze als diffamerend zijn aan te merken. Van een situatie waarin het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van het privéleven is geschonden en/of zou moeten prevaleren boven de door art. 10 EVRM gewaarborgde uitingsvrijheid kan derhalve niet worden gesproken. (rov. 3.4)
Het aanvaarden als algemeen uitgangspunt dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven (het door Cruijff bepleite zogenoemde zelfbeschikkingsrecht, slechts wijkend voor wat in het kader van de nieuwsvoorziening noodzakelijk is) zou de vrijheid om door middel van foto's inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken te zeer belemmeren. Het hof sluit zich aan bij hetgeen de rechtbank daaromtrent, (mede) naar aanleiding van de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in de zogenoemde Caroline van Hannover en Reklos zaken, heeft overwogen. Tirion c.s. wijzen er in dit verband terecht op dat volgens de portretbepalingen in de Nederlandse Auteurswet enkel bij in opdracht gemaakte portretten toestemming van de geportretteerde is vereist voor openbaarmaking ervan. (rov. 3.5)
Aan de orde is vervolgens de vraag of Cruijff zich niettemin, op grond van een redelijk belang als bedoeld in art. 21 Aw, tegen de publicatie van de foto's (of een of meerdere daarvan) kan verzetten. In het onderhavige geval gaat het niet om afbeeldingen die (in relevante mate) betrekking hebben op het dagelijks privéleven van Cruijff terwijl er evenmin sprake is van omstandigheden die kunnen leiden tot het oordeel dat door het maken van de foto's de privélevenssfeer van Cruijff is geschonden. De foto's zijn door Tirion c.s. gepubliceerd in een boek dat klaarblijkelijk bedoeld is om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren. Het boek is in feite een verslag van dit voetbaltalent aan de hand van foto's van het optreden van Cruijff als voetballer. Het boek is in zoverre te vergelijken met een biografie (en niet als louter een compilatie van foto's). Dat het verhaal in feite door de foto's wordt 'verteld' en de tekst in het boek een ondergeschikte rol speelt, leidt niet tot een ander oordeel. Dat dit fotoboek op enigerlei wijze schadelijk is voor de reputatie van Cruijff is door hem onvoldoende toegelicht. De foto's zijn niet diffamerend voor Cruijff. Het publiek zal menen dat het fotoboek over Cruijff gaat, maar het boek wekt niet indruk dat Cruijff betrokken is geweest bij de totstandkoming daarvan. (rov. 3.6)
Dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht en in zoverre is te vergelijken met een recht van intellectuele eigendom, kan niet als juist worden aanvaard. Daarmee worden de rechten van de auteur van de foto's, zonder wiens eigen creatieve prestatie de foto's überhaupt niet zouden hebben bestaan, miskend. In zoverre moet ook het standpunt van Cruijff dat zijn economische belangen dienen te prevaleren boven die van de auteursrechthebbende worden verworpen. (rov. 3.7)
Dit neemt niet weg dat indien sprake is van verzilverbare populariteit het redelijk belang van de betrokken geportretteerde zich ertegen kan verzetten dat tot publicatie wordt overgegaan zonder dat aan hem een passende vergoeding wordt aangeboden. Dat ook Tirion c.s. daarvan uitgaan, valt op te maken uit het feit dat Tirion aan Cruijff een aan de verkoopcijfers van het boek gerelateerde vergoeding heeft aangeboden. Dat dit niet aanvaarde aanbod in de omstandigheden niet redelijk was, wordt door Cruijff niet voldoende toegelicht, zodat Cruijff hieraan evenmin een argument ontleent om tegen de publicatie van het fotoboek op te komen. (rov. 3.8)
Dit brengt mee dat van een onrechtmatig handelen van Tirion c.s. jegens Cruijff ook naar het oordeel van het hof niet is gebleken (rov. 3.9).

3.5 Uit het voorgaande volgt dat een geportretteerde zich kan verzetten tegen het zonder zijn toestemming openbaar maken van zijn (niet in opdracht vervaardigd) portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft waarvoor het recht van meningsuiting en informatievrijheid in de gegeven omstandigheden moet wijken. In een zodanig geval is openbaarmaking van het portret in beginsel onrechtmatig en geldt als uitgangspunt dat publicatie kan worden verboden. Niet geldt als uitgangspunt dat voor openbaarmaking steeds voorafgaande toestemming van de geportretteerde is vereist. Ook uit de rechtspraak van het EHRM bij art. 8 EVRM - het middel verwijst in dit verband onder meer naar EHRM 7 februari 2012, nrs. 40660/08 en 60641/08, LJN BW0604 (Caroline von Hannover II) en EHRM 15 januari 2009, nr. 1234/05, LJN BI0375, NJ 2009/524 (Reklos) - kan niet een dergelijk absoluut verbodsrecht van de geportretteerde worden afgeleid.

3.6.3 Juist bij de personen die door hun beroepsuitoefening bekendheid genieten, kunnen commerciële belangen gemoeid zijn bij de openbaarmaking van hun portret. Ook dergelijke belangen vinden onder art. 8 EVRM bescherming en kunnen worden betrokken in de afweging tegen het onder art. 10 EVRM beschermde recht op vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid. Welk gewicht aan het door de geportretteerde gestelde commerciële belang in een gegeven geval toekomt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Is bij een geportretteerde met verzilverbare populariteit enkel sprake van een zodanig belang en is geen sprake van omstandigheden die rechtvaardigen om aan dat belang voorbij te gaan, dan kan bij de beoordeling een belangrijke rol spelen of een redelijke vergoeding is aangeboden. Wat in dit verband als een redelijke vergoeding heeft te gelden, zal moeten worden vastgesteld aan de hand van de omstandigheden van het geval. In ieder geval zal de vergoeding recht moeten doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en in overeenstemming dienen te zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. Indien vaststaat of onbetwist is dat een redelijke vergoeding is aangeboden (en bescherming van privacy-belangen niet aan de orde is), zullen in beginsel bijkomende omstandigheden nodig zijn voor het oordeel dat openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is. Deze omstandigheden zullen door de geportretteerde gemotiveerd gesteld dienen te worden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de situatie dat de publicatie afbreuk doet aan of schadelijk is voor de wijze waarop de geportretteerde zijn bekendheid wenst te exploiteren.

3.7 Het in 3.5 overwogene brengt mee dat het middel faalt voor zover het zich (in de onderdelen 3.a, 3.b en 9.c) keert tegen de verwerping van het betoog van Cruijff dat publicatie van foto's als de onderhavige niet mag plaatsvinden zonder dat de daarop afgebeelde persoon daartoe toestemming heeft gegeven en dat het portretrecht aanspraak geeft op een exclusief exploitatierecht.
Voor zover in onderdeel 3.a een genuanceerder "zelfbeschikkingsrecht" wordt bepleit, in die zin dat de geportretteerde zich tegen openbaarmaking kan verzetten indien een afweging van de betrokken belangen daartoe aanleiding geeft, geldt dat het hof dit niet heeft miskend. De daarop gerichte klacht faalt dus bij gemis aan feitelijke grondslag.

3.9 De hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen komen erop neer dat het hof de door Cruijff aangevoerde omstandigheden onvoldoende heeft bevonden om aan te kunnen nemen dat hij met de publicatie van het fotoboek in een redelijk belang is geschonden. Gelet op hetgeen hiervoor in 3.4 onder d, 3.6.2 en 3.6.3 is overwogen, geven deze overwegingen geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat het hof de commerciële belangen van Cruijff niet (voldoende) heeft meegewogen en aldus een onjuiste maatstaf zou hebben aangelegd bij de toetsing aan het begrip 'private life' in de zin van art. 8 EVRM, valt voorts niet uit het arrest af te leiden, mede in het licht van hetgeen het hof in rov. 3.5 omtrent relevante uitspraken van het EHRM heeft overwogen. Waar door Cruijff onvoldoende was toegelicht dat het aanbod van Tirion niet redelijk was, kon hij zich, bij gebreke van overige relevante omstandigheden, die naar het kennelijk oordeel van het hof niet door hem waren gesteld, niet tegen de exploitatie van zijn populariteit door openbaarmaking van het fotoboek verzetten.
De beoordeling - die een sterk feitelijk karakter heeft en dus in cassatie slechts in beperkte mate kan worden onderzocht - is verder niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd, ook niet in het licht van de in onderdeel 1.d aangehaalde stellingen over, onder meer, het ontbreken van nieuwswaarde of van een artistiek oogmerk van de foto's. De foto's hebben betrekking op het professionele functioneren van Cruijff en vormen een illustratie van zijn voetbaltalent. Het fotoboek ontleent daaraan naar het oordeel van het hof in belangrijke mate zijn informatieve waarde voor het in voetbal geïnteresseerde publiek. Dat het hof zich van dit oordeel niet heeft laten weerhouden door de omstandigheid dat de tekst in het boek een ondergeschikte rol speelt, is niet onjuist of onbegrijpelijk. De omstandigheid dat de belangen van Tirion c.s. bij openbaarmaking van het fotoboek, zoals Cruijff stelt, enkel commercieel van aard zijn, behoefde het hof ten slotte niet tot een andere beoordeling of weging te brengen.
De onderdelen 1.a-1.e, de onderdelen 5.a en 5.c en onderdeel 8 stuiten op het voorgaande af.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Portretrecht bij verzilverbare populariteit niet absoluut)
MediaReport (Portretrecht geen exclusief exploitatierecht: logisch)
SOLV (Onsuccesvol beroep Cruijff op portretrecht)

Supreme Court of the United States 13 juni 2013, No. 12–398 (Association for Molecular Pathology e.a. tegen Myriad Genetics, Inc. e.a.)
Met samenvatting van András Kupecz, zie eerder LS&R 587.
Unaniem heeft de Supreme Court van de Verenigde Staten op 13 juni 2013 besloten dat Myriad geen octrooi voor de BRCA1- en BRCA2-genen kan verkrijgen. BRCA1 en -2 bepalen in belangrijke mate of iemand gevoelig is voor borst- en eierstokkanker. Volgens de Supreme Court hebben de DNA-sequenties (geclaimd als "isolated DNA coding for…") in wezen betrekking op genetische informatie die als zodanig reeds in de natuur voorkomt. Myriad heeft uitsluitend de locatie van de betreffende genen in het menselijk genoom opgehelderd. Hiermee vallen de DNA-claims onder de "laws of nature"-uitzondering op octrooieerbaarheid.

In Europa (wellicht met uitzondering van Duitsland en Frankrijk) geldt - ingevolge artikel 5, lid 2. van de Biotechnologierichtlijn - dat "[E]en deel van het menselijk lichaam dat werd geïsoleerd of dat anderszins door een technische werkwijze werd verkregen, met inbegrip van een sequentie of een partiële sequentie van een gen, vatbaar [is] voor octrooiering, zelfs indien de structuur van dat deel identiek is aan die van een natuurlijk deel." Lid 3 bepaalt voorts dat "de industriële toepassing van een sequentie of een partiële sequentie van een gen concreet [moet] worden vermeld in de octrooiaanvraag. Een DNA-sequentie is dus octrooieerbaar mits de toepassing van die sequentie in de aanvrage staat."

De VS en Europa verschillen na "Myriad" fundamenteel voor wat betreft de octrooieerbaarheid van DNA-sequenties. De Supreme Court bepaalde in dezelfde beslissing echter (ten overvloede) dat cDNA (een speciale, kunstmatige vorm van DNA) en toepassingen van DNA-sequenties wel "gewoon" octrooieerbaar zijn. De gevolgen voor de praktijk zullen dus vermoedelijk te overzien zijn.

A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible merely because it has been isolated, but cDNA is patent eligible because it is not naturally occurring. Pp. 10–18.

(a) The Patent Act permits patents to be issued to “[w]hoever invents or discovers any new and useful . . . composition of matter,” §101, but “laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas” “ ‘are basic tools of scientific and technological work’ ” that lie beyond the domain of patent protection, Mayo, supra, at ___. The rule against patents on naturally occurring things has limits, however. Patent protection strikes a delicate balance between creating “incentives that lead to creation, invention, and discovery” and “imped[ing] the flow of information that might permit, indeed spur, invention.” Id., at ___. This standard is used to determine whether Myriad’s patents claim a “new and useful . . . composition of matter,” §101, or claim naturally occurring phenomena. Pp. 10–11.

(b) Myriad’s DNA claim falls within the law of nature exception. Myriad’s principal contribution was uncovering the precise location and genetic sequence of the BRCA1 and BRCA2 genes. Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, is central to the patent-eligibility inquiry whether such action was new “with markedly different characteristics from any found in nature,” id., at 310. Myriad did not create or alter either the genetic information encoded in the BCRA1 and BCRA2 genes or the genetic structure of the DNA. It found an important and useful gene, but groundbreaking, innovative, or even brilliant discovery does not by itself satisfy the §101 inquiry. See Funk Brothers Seed Co. v. Kalo Inoculant Co., 333 U. S. 127. Finding the location of the BRCA1 and BRCA2 genes does not render the genes patent eligible “new . . . composition[s] of matter,” §101. Myriad’s patent descriptions highlight the problem with its claims: They detail the extensive process of discovery, but extensive effort alone is insufficient to satisfy §101’s demands. Myriad’s claims are not saved by the fact that isolating DNA from the human genome severs the chemical bonds that bind gene molecules together. The claims are not expressed in terms of chemical composition, nor do they rely on the chemical changes resulting from the isolation of a particular DNA section. Instead, they focus on the genetic information encoded in the BRCA1 and BRCA2 genes. Finally, Myriad argues that the Patent and Trademark Office’s past practice of awarding gene patents is entitled to deference, citing J. E. M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U. S. 124, a case where Congress had endorsed a PTO practice in subsequent legislation. There has been no such endorsement here, and the United States argued in the Federal Circuit and in this Court that isolated DNA was not patent eligible under §101. Pp. 12–16.

Op andere blogs:
IPKat (What one hand gives, the other takes away? A deeper look at Myriad)
IPKat (Are human genes patentable?)
IPKat (Myriad: does it make a difference in the real world?)
IP Watch (US Supreme Court Restricts Gene Patents … A Little)
Novagraaf (Is een octrooi mogelijk op menselijke genen)
NLO (Uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de octrooieerbaarheid van DNA)
PatLit (US Supreme Court Rules That Isolated DNA Is Not Patent-Eligible, But cDNA Is Eligible)

Vzr. Rechtbank Den Haag 5 juni 2013, zaaknr. C/09/440087 / KG ZA 13-340 (Intertoys tegen D-Dutch en Action)
Uitspraak ingezonden door Peter Snoeker, Snoeker advocatuur.
Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Intertoys heeft een grafisch ontwerpster verzocht een verpakkingslijn te ontwerpen voor de nagelset Nail Heaven. Action heeft in maart 2013 de nagelset Nail Paradise op de markt gebracht. D-Dutch heeft dit ingekocht bij een Chinese fabrikant en aan Action geleverd.

Action heeft de nieuwheid en het eigen karakter van het ingeroepen gemeenschapsmodel betwist en wijst op de nagelset Pink Tease die sinds 2010 wordt verkocht en een nagelset afkomstig uit China welke sinds 2008 in Engeland wordt verkocht. Slechts de foto van de vingers is niet door de ontwerper gemaakt, maar aangeleverd. Intertoys roept echter wel een geldig modelrecht in. De twee ontwerpen vertonen teveel gelijkenis, in het bijzonder van de combinatie van bepaalde elementen. De bespreking van de overige grondslagen kunnen achterwege blijven.

4.5. In het ontwerp van de Nail Heaven nagelset zijn onder meer de navolgende kenmerken te onderscheiden:
a. de afgebeelde vingers op de voorzijde met daarnaast de vermelding 'Nails Heaven;
b. de witte stroop met stippen op de voor- en achterzijde;
c. het wit / paarse kader in de balk met daarin de tekst 'this is it';
d. het paarse kader met daarin de tekst 'over 1.000 gems & stones';
e. het paarse kader op de achterzijde;
f. de afbeeldingen in dat kader van nagels in een gedeeltelijke cirkel;
g. de twee diagonaal tegenover elkaar geplaatst rechte hoeken en de twee afgeronde hoeken van de kaders;
h. de van donker naar licht verlopende grijze kleur;
i. de verhouding van de hoogte en breedte van de verpakking.

4.11 De verpakking van de Nail Paradise nagelset bestaat, evenals het niet-geregistreerde model, uit een rechthoekige doos met op het oog dezelfde verhoudingen tussen de hoogte en de breedte van de verpakking (kenmerk i). Op beide verpakkingen is aan de bovenkant een witte strook met stippen aangebracht (kenmerk b) met daarin aan de linkerzijde een paars logo in een vierkant en een witte tekst (kenmerk c, zij het dat de vorm van het kader afwijkt en ook geen sprake is van een kader in twee kleuren). De tekst "NAIL IT" is gelijkend op het benadrukte woord "IT" op de verpakking van de Nail Heaven nagelset. Het paarse kader op de voorzijde met afgeronde hoeken (kenmerk d en kenmerk g) is eveneens aanwezig in het Nail Paradise ontwerp. Ook de instructies, waarschuwingen en herkomstinformatie op de achterkant van de Nail Paradise nagelset zijn, net als bij de Nail Heaven nagelset, weergegeven in een paarse rechthoek met linksboven en rechtsonder een afgeronde hoek (kenmerk e en g). De afbeeldingen van de nagels op de achterzijde zijn vrijwel identiek aan de afbeeldingen in het Nails Heaven ontwerp (kemerk f). De verpakking van de Nail Paradise nagelset verschilt, zoals Action c.s terecht heeft aangevoerd, wel in die zin dat een andere foto van vingers met bewerkte nagels is gebruikt. Ook is op de boven-, zij- en onderkant van de verpakking, anders dan bij de Nail Heaven nagelset, geen tekst, logo of afbeelding afgedrukt, behoudens de witte strook met stippen die, net als bij de Nail Heaven nagelset, aan de zijkanten en achterkant doorloopt. Deze verschillen zijn naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in het licht van de vele gedetailleerde overeenkomsten evenwel te gering om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken dan de Nail Heaven nagelset.

Lees de uitspraak KG ZA 13-340, "schone pdf".
Op andere blogs:
Abcor (Strijd om nagelsetverpakking)

Rechtbank Den Haag 12 juni 2013, zaaknr. C/09/419212 / HA ZA 12-613 (Julius Sämann Ltd. tegen Onestop c.s.)
Vergelijk [IEF 12028]. Julius Sämann is houdster van internationale woord/beeldmerken WUNDERBAUM en het beeldmerk dat bestaat uit een afbeelding van een boom voor papieren luchtverfrissers. Onestop ontwerpt en produceert o.a. (relatie)producten, waaronder een partij luchtverfrissers die zij heeft besteld bij een Chinese leverancier. Een verbod tot inbreuk op de boom-merken in de EU ligt voor toewijzing gereed.

Julius Sämann constateert dat dezelfde luchtverfrissers, die in Nederland door Onestop op de markt zijn gebracht, ook op de Griekse markt zijn gebracht. Dat de Griekse wederverkoper zou hebben verklaard de luchtverfrissers niet van Onestop te hebben afgenomen, sluit niet uit dat het hier om door Onestop op de markt gebrachte luchtverfrissers gaat. De rechtbank laat Onestop c.s. toe tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen stelling dat de in Griekenland door Julius Sämann aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop c.s. op de markt is gebracht.

Merkinbreuk
4.2. Tussen partijen staat niet ter discussie dat de op bestelling van Onestop geproduceerde boomvormige luchtverfrissers overeenstemmen met de boom-merken van Julius Sämann noch dat zij voor dezelfde waren worden gebruikt als waarvoor de merken van Julius Sämann zijn ingeschreven. Evenmin staat ter discussie dat Onestop deze luchtverfrissers heeft besteld bij en afgenomen van haar Chinese leverancier en dat deze luchtverfrissers door haar zijn geleverd aan Axie, die deze vervolgens heeft aangeboden in haar Axieshop te Hoofddorp. Hieruit volgt dat Onestop en Axie inbreuk maken op de merkrechten van Julius Sämann als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Dat Onestop – zoals gedaagden stellen en Julius Sämann betwist – niet de vorm van of de tekst op de luchtverfrisser heeft bepaald en de luchtverfrissers van Julius Sämann niet kende, doet daar – wat daar wat daar ook van zij – niet aan af. Hetzelfde geldt voor de door Onestop c.s. gestelde – en door Julius Sämann betwiste – geringe omvang van de aangeboden partij luchtverfrissers. Artikel 2.20 lid 1 en artikel 9 lid 1 GMVo stellen immers niet vereist dat sprake is van kennis of bewustheid van merkinbreuk en ook de omvang van de inbreuk is daarbij niet van belang. Met deze vaststelling dat inbreuk is gepleegd op de merkrechten van Julius Sämann, ligt in ieder geval een verbod tot inbreuk op de boom-merken in de EU (versterkt met dwangsom) voor toewijzing gereed.


4.3. Ter bepaling van de omvang van de gepleegde inbreuk, is de door Julius Sämann in Griekenland aangeschafte luchtverfrisser van belang. Onestop c.s. betwist dat zij deze luchtverfrisser op de markt heeft gebracht. Volgens Onestop c.s. gaat het hier weliswaar om luchtverfrissers met op de verpakking haar webadres www.onestop.nl, maar zij heeft geen idee hoe het komt dat haar webadres vermeld is en zij voert aan dat deze artikelen niet (in)direct door Onestop c.s. aan de Griekse wederverkoper zijn geleverd. Uit een bandopname van een telefoongesprek zou blijken dat Onestop ter zake geen blaam treft. Ter gelegenheid van de comparitie is door Onestop hieraan toegevoegd dat zij naar aanleiding van de haar door Julius Sämann verschafte kopie van de bon van deze aankoop, contact heeft opgenomen met de desbetreffende Griekse verkooporganisatie. Die zou haar hebben bevestigd dat zij de geurbomen niet van Onestop maar van een ander bedrijf heeft.

4.4. Voor zover kan worden beoordeeld aan de hand van de overgelegde kopie, lijkt de in Griekenland aangeschafte luchtverfrisser in alle opzichten op de door Onestop in China bestelde en vervolgens geïmporteerde en door Axie verhandelde inbreukmakende luchtverfrissers. Door Onestop c.s. is niet bestreden dat het hier om eenzelfde soort luchtverfrisser gaat als die bij de Axieshop in Hoofddorp is aangetroffen, zodat daarvan moet worden uitgegaan. Dat het hier zou gaan om producten van de Chinese fabrikant die eerder in opdracht van Onestop luchtverfrissers produceerde en die nu zonder hulp of toestemming van Onestop gebruik zou maken van producten en verpakkingen van Onestop – zoals door Onestop c.s. eerder aan Julius Sämann is bericht – valt zonder concrete onderbouwing niet te begrijpen. In het bijzonder geeft dit betoog geen sluitende verklaring voor het feit dat het een in het Nederlands gestelde verpakking met het webadres van Onestop betreft. Dat de Griekse wederverkoper zou hebben verklaard de luchtverfrissers niet van Onestop te hebben afgenomen, sluit niet uit dat het hier om door Onestop op de markt gebrachte luchtverfrissers gaat. De naam van Onestops Chinese fabrikant en van het bedrijf van wie de Griekse verkooporganisatie de luchtverfrissers zou hebben ontvangen noch de tekst van de bandopname zijn door Onestop c.s. bekendgemaakt. Zoals Onestop c.s. ter gelegenheid van de comparitie heeft verklaard, heeft zij die namen wel maar wil zij die alleen noemen als daarmee het geschil in een keer geregeld is. Als reden voor het niet noemen van namen, geeft zij aan dat zij wil voorkomen dat mensen die haar geholpen hebben in de problemen komen. De bandopname is niet – zoals bij conclusie van antwoord aangekondigd – ter griffie gedeponeerd. Dit maakt haar betoog omtrent de Griekse luchtverfrisser, dat zonder nadere onderbouwing op zichzelf al geen sluitende verklaring biedt, niet verifieerbaar.

De rechtbank
5.1. laat Onestop c.s. toe tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen stelling dat de in Griekenland door Julius Sämann is aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop c.s. op de markt is gebracht;

Rechtbank Den Haag 12 juni 2013, C/09/426576 / HA ZA 12-1062 (The Goodyear Tire & Rubber Company  tegen Pregon / D.I.F.)
Merkenrecht. Invoer. Opheffen onrechtmatig beslag. Goodyear ontwikkelt en verkoopt rubberen banden en is houdster van Benelux en Gemeenschapswoordmerken. Goodyear. D.I.F. handelt internationaal in autobanden en heeft in 2012 een partij van Senegal laten verschepen naar Nederland.

Goodyear kan zich als merkhoudster tegen het handelen van D.I.F. ten aanzien van de partij banden verzetten als de partij banden te koop wordt aangeboden en/of wordt verkocht. Dat sprake is van het ter verkoop aanbieden of verkopen van de partij banden is niet met zo veel woorden door Goodyear gesteld. Er is onvoldoende onderbouwing om aan te nemen dat er sprake is van ‘invoeren’, ‘aanbieden’, ‘in de handel brengen’ in merkenrechtelijk relevante zin of een dreiging daartoe. De rechtbank wijst de vorderingen af en heft in reconventie de beslagen op. Tevens heeft Goodyear onrechtmatig gehandeld door de onrechtmatige beslaglegging en dient deze schade te vergoeden.

Invoer
4.2. Tussen partijen is niet langer in geschil dat de partij banden waar het hier om gaat, originele Goodyear-banden betreft, zodat de rechtbank daarvan uitgaat en de kwestie of sprake is van namaak buiten de beoordeling kan blijven. Evenmin is tussen partijen in geschil, dat als sprake is van invoer ter verhandeling van de desbetreffende partij banden in de EER, dat inbreuk op de merkrechten van Goodyear inhoudt, nu deze partij niet met haar toestemming in de EER is gebracht. Beide partijen gaan ervan uit dat de door de douane onderschepte partij op het moment dat Goodyear daar beslag op heeft laten leggen zich onder douanetoezicht bevond en dus (nog) niet was ingevoerd. Het geschil spitst zich toe op de vraag of onder omstandigheden daarmee inbreuk is gepleegd op Goodyears merkrechten.

4.7. Dat de partij banden van D.I.F. zich (nog) niet onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot bevond, maar nog onder douanetoezicht, is voor de beoordeling of hier sprake is van dreigende merkinbreuk, gelet op het voorgaande, van ondergeschikt belang. Het gaat, zoals blijkt uit de stellingen van partijen, nog slechts om het enkele fysieke binnenbrengen van de partij op het grondgebied van de EU en dat kan op grond van de Class-uitspraak niet worden aangemerkt als ‘invoeren’ in merkenrechtelijke zin. De partij is weliswaar (nog) niet onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot geplaatst, maar bevindt zich onder douanetoezicht en de banden kunnen als niet-communautaire goederen (nog) niet in de EU verhandeld worden. Daarvoor is noodzakelijk dat zij eerst onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen worden geplaatst. Nu (nog) niet voor die regeling is gekozen zijn de banden niet ingevoerd in merkenrechtelijke zin.

 

4.10. In deze omstandigheden kan echter geen, dan wel onvoldoende onderbouwing worden gevonden om aan te nemen dat sprake is van ‘invoeren’, ‘aanbieden’, ‘in de handel brengen’ in merkenrechtelijk relevante zin of een dreiging daartoe. Dat de bestemming (Pregon in) Nederland was, wil niet zonder meer zeggen dat er dus sprake was van (een intentie tot) plaatsing onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen. Hetzelfde geldt voor de gestelde onduidelijkheid met betrekking tot de betrokken partijen. Dat D.I.F. eerder bij parallelle import betrokken is geweest – hetgeen zij bestrijdt – is evenmin voldoende, zo volgt uit de Class-uitspraak (zie ro. 59). Niet valt in te zien dat daarover anders moet worden geoordeeld omdat de APV daarmee gemakkelijk kan worden omzeild (wat daarvan ook zij), nu artikel 3 lid 1 APV bepaalt dat de APV niet van toepassing is op goederen die met toestemming van de merkhouder van zijn merk zijn voorzien. Ook in onderlinge samenhang bezien, is de conclusie dat Goodyear onvoldoende onderbouwd heeft gesteld met betrekking tot (de dreiging van) verhandeling in de EU om (dreigende) merkinbreuk te kunnen aannemen. De door haar in conventie ingestelde vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

De beslagen
4.11. De afwijzing van Goodyears conventionele vorderingen brengt de onrechtmatigheid van de gelegde beslagen met zich mee nu deze dezelfde merkenrechtelijke grondslagen kennen. De in reconventie gevorderde opheffing van de beslagen zal daarom worden toegewezen als in het dictum verwoord. Omdat gesteld noch gebleken is dat er door Goodyear opnieuw beslag zal worden gelegd op dezelfde partij banden, onder gelijke omstandigheden en omdat Goodyear in zijn algemeenheid het recht om beslag te leggen niet zonder meer op voorhand kan worden ontzegd, zal het verbod om opnieuw beslag te leggen worden afgewezen.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Lean Performance Index heeft geen fantasievolle betekenis.
B) MyDrap vs Bon Drap; ondanks zwak onderscheidend vermogen verwarringsgevaar.

Gerecht EU 12 juni 2013, zaak T-598/11 (MPDV Mikrolab / OHMI (Lean Performance Index)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 131/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „Lean Performance Index”, voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35 en 42. Het beroep wordt afgewezen, de aanduiding is beschrijvend.

48 Erstens ist das Argument, die angemeldete Marke habe eine „unklare und vage“ Bedeutung, wodurch ihr ein phantasievoller Charakter verliehen werde, als unbegründet zurückzuweisen. Der Ausdruck „Lean Performance Index“ hat nämlich, wie in den Randnrn. 24 bis 28 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, für die maßgeblichen Verkehrskreise eine klare Bedeutung.

Gerecht EU 13 juni 2013, zaak T-636/11 (Hostel drap / OHMI - Aznar textil (MY drap)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „MY drap”voor waren van de klassen 16, 21 en 24, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2127/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de inschrijving van dit merk is geweigerd in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het in het Gemeenschap algemeen bekende gemeenschapsbeeldmerk met de woordelementen „BON DRAP” voor waren van de klassen 23, 24 en 26. Het beroep wordt afgewezen, het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk kan voldoende zijn voor het bestaan van verwarringsgevaar. Ook op de MARQUES-blog.

47 En l’espèce, en raison des similitudes entre les signes en cause et de l’identité constatée entre les produits concernés, il est probable que le public confonde les marques en cause, eu égard au fait que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26). Il y a donc lieu de conclure qu’il n’existe pas de différence suffisante entre lesdits signes permettant d’exclure tout risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public.

48 La requérante soutient que les marques en question ou leurs variantes auraient coexisté de manière pacifique sur le marché pendant plusieurs années. Or, il convient de rappeler qu’il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal du 7 novembre 2007, NV Marly/OHMI – Erdal (Top iX), T‑57/06, non publié au Recueil, point 97, et du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, Rec. p. II‑89, point 68]. En l’occurrence, il ressort du dossier de l’OHMI transmis au Tribunal que la requérante n’a pas démontré que la coexistence qu’elle invoque reposait sur l’absence d’un risque de confusion. Partant, cet argument doit être rejeté.

Hof van Beroep Brussel 28 mei 2013, 2009/AR/2273 (Academy of Motion Picture Arts and Sciences tegen Belfius Insurance Belgium N.V. [voorheen DVV])
Uitspraak ingezonden door Jeroen Muyldermans en Paul Maeyaert, Altius.
Merkenrecht. Bekend merk. In navolging van IEF 8274 waar is geoordeeld dat het Benelux en gemeenschapsmerk ´OSCAR` van The Academy wel degelijk geldig is en niet gebruikelijk is (geworden) voor het aanduiden van prijzen in het algemeen. DVV voert aan dat op het moment van inschrijving de Oscar-merken een gebruikelijk teken was en daarom wordt de vordering van nietigverklaring gesteund. Tevens zou er geen sprake zijn van niet-normaal gebruik [artt. 2.28 lid 1 sub d (p.14), 2.26 lid 2 sub b (p.17) en sub a BVIE (p.23]. DVV slaagt niet in het bewijs dat The Academy gedurende vijf opeenvolgende jaren geen normaal gebruik van de merken heeft gemaakt.

Het hof oordeelt dat the Academy voldoende heeft aangetoond dat diensten die zij aanbiedt en levert en waarvoor de Oscar-merken zijn ingeschreven, met name het verlenen en uitreiken van een prijs ter aanmoediging van personen om uit te blinken in de filmindustrie, het houden van een jaarlijkse prijzenceremonie en het organiseren daarvan, aangeboden en gebruikt worden onder het merk OSCAR. De Oscar-merken zijn bekende merken. (p. 27) en The Academy kan zich succesvol beroepen op 2.20 lid 1 sub c, maar niet op sub a, omdat er geen sprake is van gebruik van respectieve tekens voor dezelfde diensten. DVV biedt diensten van verzekering aan, en reikt een prijs uit aan voorbeeldige chauffeurs. De inbreuk op een merkenrecht ex art. 95 WMPC is gegrond.

Het hof zegt voor recht dat DVV merkinbreuk pleegt door het voeren van het teken OSCAR, DVV OSCAR en/of het beeldmerk DVV OsCar. Er is een reëel risico op verwatering en er is geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten teken. DVV wordt veroordeeld in alle kosten van het geding, begroot op €459,19 + €11.000 + €186 + €11.000.

Leeswijzer:
p.10: De Middelen van The Academy
p.10: De Middelen van DVV
p.14: De tegenvordering - vordering tot nietigverklaring van de Oscar merken
p.17: De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2 b. BVIE en artikel 51.1.b GMVO
p.23: De vordering tot vervallenverklaring van de Oscar merken gesteund op artikel 2.26.2.a. BVIE en 51.1.a. GMVO
p.34: De vordering gesteund op artikel 2.20.1.c BVIE en 9.1. c GMVO
p.34: Het gebruik van het aangevochten teken vindt plaats in het economische verkeer
p.37: Het aangevochten teken wordt gebruik voor niet-soortgelijke diensten
p.37: het aangevochten teken stemt overeen met het oudere merk
p.43: De inbreukmaker heeft geen "geldige reden" om gebruik te maken van het aangevochten teken
p.44: Art. 2.20.1.a BVIE en 9.1.a. GMVO
p.45: De aangevoerde inbreuk op artikel 95 WMPC