Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 15 mei 2013, zaak C-279/13 (C More Entertainment tegen Sandberg) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Högsta domstolen, Zweden.
Sandberg linkt op zijn internetsite naar een uitzending van ijshockeymatches. Verzoekster C More entertainment verkoopt de uitzendingen, die alleen ‘direct’ te zien zijn, voor SEK 89 per wedstrijd. Zij heeft de domeinnaam beschermd met behulp van een paywall en is niet vindbaar op het web. Verweerder stelt dat hij de link op een internetsite heeft gevonden. Of daarbij is gehackt of dat verweerder geld heeft ontvangen is niet in geding [Red. vergelijke Svensson IEF 12057].

Doordat verweerders website voor iedereen toegankelijk is en degene die de link aanklikt meteen (onbetaald) toegang heeft tot verzoeksters website loopt verzoekster inkomsten mis. Al direct bij de start van het bedrijf in 2007 vraagt verzoekster, eerst telefonisch, later schriftelijk, verweerder de link van zijn website te verwijderen maar hij weigert. De doorgifte stopt pas nadat verzoekster een technische bescherming heeft ingebouwd. Verweerder wordt gedagvaard wegens schending van de Zweedse Wet op het auteursrecht. Verzoekster eist vergoeding voor gebruik en voor immateriële schade en haar vordering wordt toegewezen.

In beroep vraagt verweerder een prejudiciële vraag aan het HvJ EU voor te leggen maar dat verzoek wordt niet gehonoreerd. De rechter oordeelt dat de handelwijze van verweerder valt onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’. Hij onderzoekt ook verweerders claim dat internetadressen die op het world wide web te vinden zijn (in onderhavig geval omdat verzoekster haar materiaal niet technisch had beschermd) vrij zijn, maar concludeerde dat geen enkel feit kon worden vastgesteld waaruit instemming van verzoekster met de praktijken van verweerder kon worden afgeleid.

De zaak komt vervolgens voor de hoogste Zweeds rechter die kijkt of verweerder, door via zijn internetwebsite te linken naar op zich legale uitzendingen, inbreuk heeft gepleegd op het recht van de houders van het recht tot mededeling aan het publiek. De rechter concludeert dat noch uit de Richtlijn, noch uit de jurisprudentie van het HvJ EU duidelijk kan worden afgeleid wat wordt bedoeld met ‘mededeling aan het publiek’. Ook rijst de vraag of de rechten van de houders uitputtend geregeld zijn of dat de LS manoeuvreerruimte hebben.

Hij besluit de volgende vragen aan het HvJ EU te stellen:

1 Is sprake van ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, wanneer op een voor iedereen toegankelijke website een aanklikbare link beschikbaar wordt gesteld naar een door de houder van het auteursrecht op het werk uitgezonden werk?
2 Is het voor het antwoord op de eerste vraag van belang hoe wordt gelinkt?
3 Speelt het een rol indien de toegang tot het werk waarnaar wordt gelinkt, op enige wijze beperkt is?
4 Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van auteurs door onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29?
5 Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van de houder van het auteursrecht door onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29?

Autorité de la concurrence, republique française, 14 mei 2013, décision n° 13-D-11 (Sanofi Aventis)
Een bijdrage van Edmon Oude Elferink en Evi Mattioli, CMS EU Law Office, Brussel.
De Europese Commissie en nationale mededingingsautoriteiten hechten groot belang aan de beschikbaarheid van generieke – en dus goedkopere – geneesmiddelen op de markt. Dat zij vastberaden zijn om de strijd aan te gaan tegen elke belemmering van markttoetreding van deze producten, blijkt uit het verhoogde toezicht in de farmaceutische sector. In Frankrijk onderzocht de mededingingsautoriteit of Sanofi-Aventis producenten van het generiek product van haar geneesmiddel Plavix® van de markt probeerde te weren. De autoriteit stelde op 14 mei 2013 een overtreding vast voor de periode van september 2009 tot januari 2010 en legde Sanofi-Aventis een boete op van 40,6 miljoen euro.

Deze bijdrage is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage op LSenR.nl; LS&R 619.

Hof Den Haag 25 juni 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887 (Rovi tegen Ziggo)
Uitspraak ingezonden door Paul van Dongen en John Allen, NautaDutilh N.V..
Octrooirecht. Presentatie van gegevens. Software-octrooi met technisch element. In navolging van IEF 9676. Rovi c.s. houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van digitale entertainmentproducten voor de televisiemarkt en is houdster van EP 1 244 300 voor "werkwijze en inrichting voor het toegang nemen tot informatie over televisieprogramma's". Het hof bekrachtigt het vonnis. Het octrooi is niet inventief en wordt in reconventie vernietigd zoals van kracht in Nederland.

Niet valt in te zien dat de in dit hulpverzoek aangebrachte specificaties - dat de verdere overlay (i) wordt opgeroepen met behulp van een selectietoets op een afstandsbediening, en (ii) gelijktijdig met het geselecteerde programma wordt weergegeven - de conclusies alsnog inventief zouden kunnen maken.

6. In navolging van partijen zal het hof de kenmerken uit de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 als volgt opdelen:

(a) werkwijze/inrichting voor het nemen van toegang tot informatie over televisieprogramma's, waarbij de werkwijze/inrichting de stappen/middelen omvat van/voor:
(b) het opslaan in een elektronisch geheugen van een roosterbesturingsorgaan dat werkzaam is verbonden met een monitorscherm, van een veelheid van televisieprogramma-opsommingen, (b1) waarbij iedere opsomming titel, uitzendtijd en kanaal omvat;
(c) het op het monitorscherm weergeven van een overlay welke op basis van de opgeslagen opsommingen een titel van, en kanaalinformatie over, een geselecteerd programma verschaft (c1) in gelijktijdigheid met het geselecteerde programma (c2) wanneer een kanaalverandering wordt geselecteerd;
(d) het tonen (d1) in responsie op een gebruikerinvoer (d2) van een verdere overlay welke verdere informatie bevat over het geselecteerde programma (d3) op basis van de opgeslagen opsommingen.

12. Ingevolge artikel 52 lid 2 EOV zijn onder meer niet octrooieerbaar computerprogramma's en de presentatie van gegevens. In lid 3 wordt daaraan toegevoegd dat dit alleen geldt voor de in lid 2 genoemde onderwerpen en werkzaamheden 'als zodanig'. Ariktel 52 EOV vormt echter geen beletsel voor octrooiverlening zodra in de octrooiconclusie sprake is van een technisch element, ook als dit technische element slechts van ondergeschikte betekenis is (zie ook de hierna te bespreken 'Duns'-uitspraak).

13. Iets anders is dat bij de beoordeling van de inventiviteit alleen rekening mag worden gehouden met de technische kenmerken en dat niet-technische kenmerken 'als zodanig' (zoals de presentatie van gegevens 'als zodanig') bij die beoordeling buiten beschouwing moeten blijven. Het hof schaart zich achter de volgende passage uit punt 5 van de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep (Technical Board of Appeal, hierna: TBA) van het Europees Octrooibureau (EOB) van 15 november 2006 in de zaak 'Duns' (T 154/04), waarin de rechtspraak van de TBA's op dat punt is samengevat:
'(f) It is legitimate to have a mix of technical and "non-technical"features appearing in a claim, in which the non-technical features may even form a dominating part of the claimed subject matter. Novelty and inventive step, however, can be based only on technical features, which thus have to be clearly defined in the claim. Non-technical features, to the extent that they do not interact with the technical subject matter of the claim for solving a technical problem, i.e. non technical features "as such", do not provide a technical contribution to the prior art and are thus ignored in assessing novelty and inventive step'.
Bij zijn aanvaarding van deze regel uit T 154/04 heeft het hof van belang geacht dat de Grote Kamer van Beroep van het EOB in zijn 'opinion' van 12 mei 2010 in zaak G 03/08 heeft overwogen dat:
'[i]t would appear that the case law, as summarised in T 154/04, has created a practicable system for delimiting the innovations for which a patent may be granted' (punt 10.13.2).
14. De kenmerken (d)-(d3) van EP 300 houden in dat de televisiekijker desgewenst 'verdere informatie' kan krijgen. Met 'verdere informatie' wordt hierbij gedoeld op informatie die verder gaat dan de in kenmerk (c) al genoemde informatie over de titel en het kanaal van het geselecteerde programma, namelijk informatie over de inhoud van het geselecteerde programma, zie hierover ook paragraaf 0037 van de beschrijving van EP 300, waarin wordt opgemerkt dat de overlay 'een programmatoelichting 70 omvat' 'die informatie bevat die betrekking heeft op een programma dat actueel wordt uitgezonden op het geselecteerde kanaal'. De inhoud van deze 'verdere informatie' is louter bestemd voor de zappende televisiekijker en heeft geen enkel effect op de technische werking van de methode of het systeem waarin het wordt opgeroepen. Het gaat hier dus om de presentatie van gegevens 'als zodanig'. Dit wordt ingevolge artikel 52, leden 2 en 3, EOV niet beschouwd als een maatregel met een technisch karakter. Daarnaast bevatten de hoofdconclusies 1 en 6 van EP 300 echter ook maatregelen die wel een technisch karakter hebben, zoals de maatregel van het verschaffen van middelen voor/de stap van het 'in responsie op een gebruikersinvoer' weergeven van een overlay met daarin 'verdere informatie'. Dit betekent, gezien het onder 12 in fine overwogene, dat artikel 52, leden 2 en 3, EOV aan de octrooieerbaarheid van EP 300 niet in de weg staat.

15. (...) Geconfronteerd met het probleem hoe de televisiekijker kan worden voorzien van 'verdere informatie' over het programma dat hij aan het bekijken is, zou ('would') de vakman dus zonder meer (zonder inventieve denkarbeid) tot de zojuist genoemde technische maatregelen zijn gekomen. Hieraan gaat Rovi voorbij met haar stelling (...), dat de technische maatregelen van de kenmerken (d)-(d3) volledig zijn ingebed in het samenstel van maatregelen volgens de hoofdconclusies (...)

16. Het betoog van Ziggo, dat de (hoofd-)conclusies 1 en 6 van EP 300 niet op uitvinderswerkzaamheid berusten, treft dus doel. Dat geldt ook voor deze conclusies in de gewijzigde vorm die Rovi bij MvG (in punt 32) heeft voorgesteld voor het geval het octrooi op enigerlei grond voor vernietiging in aanmerking zou komen (noot 9 op blz. 9 PA). Niet valt immers in te zien dat de in dit hulpverzoek aangebrachte specificaties dat de verdere overlay:
i) wordt opgeroepen met behulp van een selectietoets op een afstandsbediening, en
ii) gelijktijdig met het geselecteerde programma wordt weergegeven,
die conclusies alsnog inventief zouden kunnen maken. Verder zij nog opgemerkt dat de (onderbouwde) stelling van Ziggo, dat de maatregelen van de onderconclusies 2 t/m 5 en 7 t/m 10 niet nieuw, dan wel niet inventief zijn ten opzichte van EP-A 366, niet inhoudelijk is bestreden door Rovi. Die onderconclusies delen dan ook het lot van de hoofdconclusies.

Lees de uitspraak zaaknr. 200.093.512/01, ECLI:NL:GHDHA:2013:CA3887(pdf)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 juni 2013, KG ZA 13-638 (Le Salon tegen X [LE SALON])
Uitspraak ingezonden door Anja Dekhuijzen, Whitebridge.
Handelsnaamrecht. Le Salon exploiteert vanaf 1995 een kapperszaak te Amsterdam. De namen 'Le Salon Hairstyling, Le Salon en Le Salon Amsterdam' zijn als handelsnamen geregistreerd. De website www.lesalonhairstyling.eu is in 2013 als domeinnaam geregistreerd. In 2012 heeft X een zaak geopend waar onder andere kappersactiviteiten worden verricht in dezelfde stad op iets meer dan drie kilometer afstand van eiser. Op het pand van X staat de naam 'LE SALON'. X heeft de naam 'La Biosthetique Flagshipstore Amsterdam' als handelsnaam en 'lesalon-amsterdam.nl' als domeinnaam geregistreerd.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er verwarring tussen partijen te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Beide ondernemingen richten zich op het leveren van hoogwaardige haarverzorging en zij leveren soortgelijke diensten van soortgelijke waarde. Hoewel X heeft aangevoerd dat zij ook andere diensten levert en haar zaak zich meer richt op het 'total beauty concept', is aannemelijk dat haar onderneming voor een groot deel ook gericht is op kapperswerkzaamheden. X dient de naam 'Le Salon (Amsterdam)' te staken en de domeinnaam 'www.lesalon-Amsterdam.nl' offline te zetten.

4.4. (...) De naam Le Salon verdient met name bescherming vanwege het gebruik van het lidwoord 'Le'. Dat geeft de naam karakter. Vast staat dat X voor haar onderneming vanaf 2012 de namen 'LE SALON of LE SALON AMSTERDAM' gebruikt. De toevoeging 'hair & skin' kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als onderdeel van de handelsnaam worden beschouwd. Ook in deze benamingen is de term 'Le Salon', al dan niet in hoofdletters, het meest kenmerkende bestanddeel. Aangenomen kan verder worden dat de aard van de ondernemingen van partijen gelijk is. Zij richten zich beide op het leveren van hoogwaardige haarverzorging en zij leveren soortgelijke diensten van soortgelijke waarde. Hoewel X heeft aangevoerd dat zij ook andere diensten levert en haar zaak zich meer richt op het 'total beauty concept', is aannemelijk dat haar onderneming voor een groot deel ook gericht is op kapperswerkzaamheden. Immers bijna al haar medewerkers zijn kappers zoals uit haar website volgt. Bovendien kan worden aangenomen dat in de zaak van eiser  ook aan visagie wordt gedaan. Aannemelijk is dat partijen zich dan ook van dezelfde klantengroep bedienen. Bovendien bevinden de ondernemingen zich in dezelfde stad op iets meer dan drie kilometer afstand van elkaar. Dit alles maakt dat aannemelijk is dat door het gebruik van de term 'Le Salon' in de handelsnamen van beide ondernemingen sprake is van het in artikel 5 Hnw bedoelde verwarringsgevaar, in die zin dat bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van partijen te duchten is. De geografische aanduiding 'Amsterdam', het als dan niet gebruik van hoofdletters of de toevoeging 'hair & skin' nemen het gevaar op verwarring ook niet weg. Het is verder ook niet uit te sluiten dat doordat de handelsnaam van eiser lokaal is ingeburgerd er zich ook daadwerkelijk verwarring bij (potentiele) klanten heeft voorgedaan. Uit het voorgaande volgt derhalve dat voldoende aannemelijk is geworden dat X inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van eiser doordat haar handelsnamen in een te geringe mate afwijken van de oudere handelsnamen van eiser.

4.7. (...) Ingeval een domeinnaam echter identiek is aan een handelsnaam en het gebruik hiervan vrijwel gelijk opgaat met het gebruik van de handelsnaam, kan het gebruik van deze domeinnaam die gelijk is aan een in verband met verwarringsgevaar verboden handelsnaam in strijd zijn met de maatschappelijke zorgvuldigheid, nu immers met het gebruik van deze domeinnaam verwarring kan optreden. Ook hiervan is in onderhavige zaak sprake met betrekking tot de door X gebruikte domeinnaam 'www.lesalon-amsterdam.nl'. Door het gebruik van deze domeinnaam kan verwarring optreden. Derhalve zal X geboden worden het gebruik van deze domeinnaam te staken.

Extra leestip: 4.8.

Op andere blogs:
DomJur (2013-974)

B. Kist, 'Betalen voor Happy Birthday', NRC 25 juni 2013.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever BV.
Weet u waarom bij verjaardagen in Amerikaanse films vaak het lied For He’s a Jolly Good Fellow wordt gezongen en niet het meer voor de hand liggende Happy Birthday? Het eerste nummer is vrij van rechten en voor Happy Birthday moet je betalen. In 1998 wist het bedrijf Warner/Chappell Music de copyrights op Happy Birthday te verwerven en sindsdien incasseert Warner jaarlijks 2 miljoen dollar aan licentievergoedingen.

De zaak kwam aan het licht toen de Amerikaanse filmproducent Good Morning to You Productions het lied Happy Birthday wilde gebruiken en daarvoor 1.500 dollar moest betalen. Het bedrijf spande op 13 juni van dit jaar een rechtszaak aan tegen Warner, waarin het stelt dat de rechten op Happy Birthday al lang geleden zijn afgelopen en iedereen dit lied natuurlijk vrij moet kunnen gebruiken. Het is nog niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.

Moeten Nederlandse filmmakers nu eigenlijk ook oppassen? Jazeker, want mocht de rechter Warner gelijk geven en bepalen dat de auteursrechten in de VS nog van kracht zijn, dan is Happy Birthday vermoedelijk ook onder het Nederlandse auteursrecht nog steeds beschermd.

En hoe zit het dan met het verjaardagsfeestje van oma, waar de complete familie uit volle borst Happy Birthdaybrult? Dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Nietcommercieel gebruik in familiekring is zonder meer toegestaan. Maar mocht u besluiten om daarvan dan weer een filmpje op You-Tube te zetten dan kunt u – in theorie – een nota van Warner verwachten. Eerst maar even die uitspraak afwachten.

 Bas Kist

The consultation on the Rules of Procedure for the Unified Patent Court was launched on 25 June 2013. Written comments should be sent to secretariat@unified-patent-court.org by 1 October 2013.

Afgelopen februari hebben 25 lidstaten de 'overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht' ondertekend. Deze overeenkomst is het sluitstuk in het unitair octrooidossier, waardoor het bedrijfsleven binnenkort één octrooirecht kan verkrijgen én handhaven binnen (nu nog) 25 lidstaten van de Europese Unie.

Met het ondertekenen van de overeenkomst hebben de lidstaten afgesproken alles in het werk te stellen om het eengemaakt octrooigerecht van start te kunnen laten gaan. Voor het opzetten van het complete gerecht is het 'preparatory committee' opgericht. Dit committee bestaat uit afgevaardigden van de ondertekenende landen, voorgezeten door Nederland in de persoon van Paul van Beukering van het ministerie van Economische Zaken. Het committee heeft vijf subcommissies opgericht, te weten 'legal', 'financial', 'it', 'facilities' en 'human recource & training'. Via de website www.unified-patent-court.org kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van het committee en haar subcommissies. Tevens is hier de Q&A te vinden en een agenda over de bijeenkomsten van de preparatory committee.

Tijdens het ondertekenen van de overeenkomst hebben de lidstaten aangegeven dat een van de eerste acties van het preparatory committee het opstellen van de Rules of Procedure van het octrooigerecht moet zijn. Een belangrijk onderdeel van de totstandkoming van de Rules of Procedure is een brede consultatie onder stakeholders. Informatie over de consultatie is vanaf vandaag te vinden op www.unified-patent-court.org/consultations. Alle betrokken stakeholders worden verzocht input te leveren bij deze consultatie.

Hof Amsterdam 25 juni 2013, zaaknr. 200.107.121/01 KG (Stichting Nederlands Philharmonisch orkest tegen Stichting Nederlands Symfonieorkest)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Floor de Ruijter, Bingh advocaten.
In navolging van IEF 11168. Verbintenisrechtelijke grondslag. Uitdrukkelijke toezeggingen. Vordering toegewezen. In kort geding [IEF 11168] vordert NedPho, niet succesvol, de staking van de aanduiding Nederlands Symfonie Orkest en NedSo op basis van (primair) de gemaakte afspraken en (subsidiair) haar Benelux woordmerk.

Het bestaan van afspraken uit 1996/97 op grond waarvan NedPho ervan mocht uitgaan dat NedSym nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken, leidt ertoe dat het hof, anders dan de voorzieningenrechter, de voorziening toewijst. Nu de primair gevorderde voorziening wordt toegewezen, behoeft de merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke grondslag geen bespreking.

3.3.3. Niet valt in te zien dat NedPho NedSym voor zover het optreden van deze laatste in het Nederlandse taalgebied betreft niet zou mogen houden aan de toezeggingen die in de eind 1996/begin 1997 gevoerde correspondentie zijn neergelegd. Dat het daarbij louter zijn gegaan om een vorm van collegiaal overleg dat niet gericht was op het maken van bindende afspraken valt daaruit niet op te maken. Aangenomen moet worden dat NedPho slechts bereid was haar bezwaar tegen de 'Engelse naamgeving' van NedSym te laten varen omdat door NedSym uitdrukkelijke toezeggingen waren gedaan met betrekking tot het beperkte gebruik van die naamgeving en dat NedPho in zoverre wel degelijk het door NedSym gedane aanbod (c.q. de geboden oplossing) heeft aanvaard.

3.4. NedPho heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij (spoedeisend) belang heeft bij een voorziening die strekt tot nakoming van bedoelde afspraken. Het hof acht deze toewijsbaar in de hierna te melden vorm.

3.7. Het voorgaande brengt mee dat het door NedPho primair gevorderde alsnog op na te melden wijze zal worden toegewezen. Nu daaraan door partijen in 1996 gemaakte afspraken ten grondslag liggen is er onvoldoende grond voor een kostenveroordeling in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv en zal NedSym, die in het ongelijk wordt gesteld, worden veroordeeld in de kosten op basis van het liquidatietarief. Dit geldt ook voor de kosten van het geding in eerste aanleg. Weliswaar is de door de voorzieningenrechter uitgesproken veroordeling op een aan NedPho toekomend merkrecht gebaseerd, maar in het licht van de omstandigheden van het geval en de uitkomst van het geding bestaat er onvoldoende grond om de kosten in de eerste instantie anders te begroten dan in hoger beroep.

4. Beslissing
Het hof:
vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover onder 5.3 de kosten van de procedure zijn gecompenseerd en onder 5.4 het meer of anders gevorderde is afgewezen, en in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt NedSym om vanaf veertien dagen na betekening van dit arrest bij de voorbereiding van en met ingang van seizoen 2014-2015 ieder gebruik van de aanduiding Nederlands Symfonie Orkest (of een daarmee overeenstemmende aanduiding) voor optredens in het Nederlandse taalgebied te staken en gestaakt te houden.

Hof van Justitie van de Europese Unie, Jaarverslag 2012 — Overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, Luxemburg 2013: Bureau voor publicaties van de Europese Unie. (9,2 Mb!)
Het jaarverslag biedt een overzicht van de werkzaamheden van het Hof van Justitie, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken op rechtspraakgebied en bevat een groot aantal gerechtelijke statistieken. Uittreksels staan hieronder. De volledige versie bevat onder meer het curriculum vitae van de leden, de protocollaire volgorde en een overzicht van de bijkomende werkzaamheden van de instelling (vergaderingen en magistratendagen, officiële en studiebezoeken, studiedagen, etc.). Uittreksels uit eerdere afleveringen zijn te vinden onder Achtergrond.

Leeswijzer:

Onderlinge aanpassing van de wetgeving
p. 37 rechtsbescherming computerprogramma’s: Sas Institute en UsedSoft
p. 39 auteursrecht: Luksan
p. 41 vrij verkeer van goederen: Donner
p. 42 mededeling aan het publiek: SCF en PPI
p. 44 oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten: Pereničová en Perenič; Invitel; Banco Español de Crédito
p. 48 genetisch gemodificeerde organismen: , Pioneer Hi Bred Italia
p. 49 telecommunicatienet: Vodafone España en France Telecom España
p. 51 Merken: Chartered Institute of Patent Attorneys

Werkzaamheden van het Gerecht in 2012 - Intellectuele eigendom
p. 151 Gemeenschapsmerk
p. 151 a) Absolute weigeringsgronden
p. 152 b) Relatieve weigeringsgronden
p. 153 c) Procedurele kwesties
p. 155 d) Bewijs van normaal gebruik
p. 155 Modellen
p. 156 Kweekproducten

Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, HA ZA 12-1064 (Glenmark Generics B.V. tegen The Wellcome Foundation Ltd)
Uitspraak ingezonden door Peter Burgers en Rik Lambers, Brinkhof N.V..
Octrooirecht. Hulpverzoek. Bodemprocedure ná IEF 12580. Wellcome is houdster van EP 0 670 719 B1 voor een combinatie van atovaquon met proguanil voor de behandeling van protozoën infecties. Ter gelegenheid van de de Fourth annual malaria meeting heeft Dr. Hutchinson een presentatie gehouden. De High Court of Justice heeft het Britse deel van het octrooi vernietigd wegens gebrek aan inventiviteit. Wellcome verdedigt niet het octrooi, maar beroept zich op een inventief en nawerkbaar hulpverzoek. Het hulpverzoek is, aldus de rechtbank, niet inventief. Als onbestreden staat vast dat de aangevallen volgconclusies eveneens niet inventief zijn, met uitzondering van conclusie 7 van het hulpverzoek. Wellcome wordt veroordeeld in de proceskosten ad €150.000 zoals partijen onderling zijn overeengekomen.

Wellcomes verklaring van afstand van beschermingsomvang is niet ingeschreven in het octrooiregister en de nietigverklaring van het octrooi moet onbestreden worden toegewezen. De presentatie van Hutchinson, die zich het meest nabij de stand van de techniek bevond, waarin een veelbelovende combinatie werd besproken, kon de gemiddelde vakman niet links laten liggen. Dat het onderzoek beperkt was en dat de resultaten onvolledig waren, kan niet leiden tot een ander oordeel. Aangevoerd is dat een pilot of proof of concept study, een eerste stap in het klinisch testen van een geneesmiddel, met een beperkte omvang gebruikelijk is.

2.5. De High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court (Arnold J) heeft op 7 februari 2013 uitspraak gedaan in een nietigheidsprocedure tegen het Britse deel van EP 719, aanhangig gemaakt door Glenmark Generics (Europe) Limited en Generics [UK] Limited (handelend onder de naam Mylan). In die procedure werd een oordeel gevraagd over de geldigheid van de conclusies zoals verleend. De Britse bodemrechter oordeelde – kort gezegd – dat de uitvinding van EP 719 voor de hand lag in het licht van onder meer de lezing van Hutchinson en dat het Britse deel van het octrooi derhalve nietig is bij gebrek aan inventiviteit.

 

3.2. Aan haar vordering legt Glenmark ten grondslag dat het octrooi niet inventief is in het licht van onder meer de lezing van Hutchinson en, voor het geval dat de rechtbank zou oordelen dat het octrooi wel inventief is, dat het octrooi niet nawerkbaar is omdat, kort gezegd, het uitvoeren van klinische studies een onredelijke inspanning van de vakman vergt. Glenmark heeft daarbij uitdrukkelijk verklaard dat zij geen nietigverklaring vordert van conclusie 7.

5.1. Wellcome heeft verklaard dat zij afstand doet van haar recht voor zover de beschermingsomvang verder strekt dan het hulpverzoek, maar gesteld noch gebleken is dat Wellcome een daartoe strekkende akte heeft laten inschrijven in het octrooiregister. Daarom neemt de rechtbank aan dat de bedoelde afstand nog niet is geëffectueerd en dat de nietigverklaring van het octrooi als onbestreden moet worden toegewezen voor zover de beschermingsomvang verder strekt dan het hulpverzoek.

5.7. De rechtbank is van oordeel dat de gemiddelde vakman die op de prioriteitsdatum de therapietrouw en effectiviteit van de behandeling van malaria wilde verbeteren ook zou uitkomen op de geclaimde materie. Wat betreft het verbeteren van de effectiviteit van de behandeling staat daarbij voorop dat de lezing van Hutchinson zelf uitdrukkelijk in de richting wijst van het optimaliseren van de dosering. Hutchinson sluit de lezing namelijk af met de conclusie dat “further dose ranging studies of combination therapy are clearly justified”. Glenmark heeft, onder verwijzing naar de verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux, aangevoerd dat de gemiddelde vakman die, destijds gebruikelijke, doseringsbereikstudies zou hebben uitgevoerd en zou zijn uitgekomen op de geclaimde gewichtsverhouding. Glenmark heeft er daarbij – als zodanig onweersproken – op gewezen dat de geclaimde gewichtsverhouding niet bijzonder is. De standaarddosering van proguanil (200 mg) in combinatie met de dosering van atovaquone waarmee Hutchinson zijn onderzoek is begonnen (500 mg), valt al binnen het geclaimde bereik.

5.12. Wellcome wijst er op dat de toehoorders van Hutchinson (die volgens Wellcome representatief zijn voor de gemiddelde vakman) tijdens zijn lezing sceptisch waren over de resultaten van zijn studies. Die lezing leerde namelijk ook dat atovaquone zelfstandig geen effectief malariabestrijdingsmiddel was omdat het al in een zeer vroeg stadium resistentie verschijnselen liet zien. Voorts was proguanil met name bekend voor profylactisch gebruik. Het mag zo zijn dat in het licht daarvan de in de lezing van Hutchinson geopenbaarde uitkomst onverwacht is (“opmerkelijk” in de woorden van de deskundige van Wellcome) voor de gemiddelde vakman. Dat is echter onvoldoende om aan te nemen dat de gemiddelde vakman de expliciet door Hutchinson aangegeven richting voor verder onderzoek zou negeren. Anders dan in de verleningsprocedure, waarin de examiner heeft aangenomen dat er een “strong prejudice” bestond tegen de combinatie, moet er in de onderhavige procedure namelijk van worden uitgegaan dat de bedoelde verwachtingen van de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum geen vooroordeel opleverden tegen de behandeling van malaria met de combinatie. Wellcome heeft zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij geen beroep doet op een vooroordeel, maar alleen wijst op negatieve pointers (pleitnota, paragraaf 16). Zoals Glenmark terecht heeft aangevoerd, daarin gesteund door de verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux, vormt het feit dat de combinatie onverwacht goed lijkt te werken, een reden om juist wel verder onderzoek te doen. Die onverwacht goede werking doet namelijk vermoeden dat het gaat om een combinatie met een potentiërend effect, dat wil zeggen een combinatie waarvan het effect groter is dan de optelsom van de effecten van de individuele geneesmiddelen (zie over dergelijke combinaties, hiervoor r.o. 4.16). Daardoor zou de gemiddelde vakman, ondanks zijn zorgen over de effectiviteit van atovaquone als zelfstandig geneesmiddel, niet automatisch ook de combinatie terzijde schuiven. Het mag zo zijn dat de gemiddelde vakman op basis van Hutchinson nog niet als vaststaand zou aannemen dat die combinatie daadwerkelijk potentiërend is, zoals Wellcome benadrukt, maar dat is ook niet nodig om de vakman aan te sporen om nader onderzoek te doen. Het volstaat dat de onderzoeksresultaten van Hutchinson voor de gemiddelde vakman zodanig overtuigend waren dat een verdere stap in het onderzoek naar de combinatie van atovaquone en proguanil voor de hand lag (zie ook hierna r.o. 5.13). Daarbij is van belang dat ‒ zoals Glenmark onweersproken heeft aangevoerd ‒ malariabestrijding op de prioriteitsdatum zeer problematisch was geworden door wijd verspreide resistentie tegen de bestaande malariabestrijdingsmiddelen, zodat de vakwereld wanhopig op zoek was naar nieuwe effectieve geneesmiddelen. De gemiddelde vakman kon het zich dus niet veroorloven een veelbelovende combinatie links te laten liggen.

5.13. Het betoog van Wellcome dat de gemiddelde vakman zou inzien dat het onderzoek van Hutchinson beperkt was (slechts 24 of 27 patiënten) en dat zijn onderzoeksresultaten onvolledig waren (van 3 of 6 patiënten zijn geen gegevens bekend), kan niet leiden tot een ander oordeel. Glenmark heeft – onder verwijzing naar een verklaring van haar deskundigen Hill en Molyneux en als zodanig onweersproken – aangevoerd dat de gemiddelde vakman het onderzoek van Hutchinson zou zien als een zogeheten pilot of proof of concept study, dat wil zeggen een eerste stap in het klinische testen van een geneesmiddel, en dat bij die studies een relatief beperkte omvang gebruikelijk is. Het doel van een dergelijk onderzoek is dan ook niet om het bewijs te leveren dat een geneesmiddel zodanig veilig en effectief is dat het direct op de markt kan worden gebracht, maar om te kunnen beoordelen of verder onderzoek op zijn plaats is. Een uitkomst waarbij van de 21 patiënten van wie data bekend zijn, er 20 “radically cured” zijn en de recrudescentie bij die ene andere patiënt goed te verklaren is, maakt dat het voor de hand ligt om vervolgonderzoek te doen. De onvolledigheid van de data over de werking van de combinatie zullen mogelijk meebrengen dat de gemiddelde vakman op dit punt wat meer reserves heeft dan Hutchinson zelf tentoonspreidt in zijn presentatie, maar dat neemt niet weg dat het voor de hand lag om de duidelijke aansporing van Hutchinson op te volgen.

Lees de uitspraak HA ZA 12-1064 en schone pdf HA ZA 12-1064.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 mei 2013, KG ZA 13-458 (NMLK tegen Didio)

Didio heeft de website www.nieuwemensenontmoeten.nl laten registreren. Op de website staat: 'een ontmoetingsplek voor iedereen die op een leuke manier nieuwe mensen wil leren kennen.' De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de handelsnamen ex art. 5 Hnw. De vordering wordt toegewezen.

Verdere feiten: Didio heeft in 2007 de domeinnaam www.nieuwemensenontmoeten.nl laten registeren. In 2012 is op die website, voor zover hier van belang, de volgende mededeling geplaatst: "Rond Maart / April 2012 starten we met de website Nieuwe Mensen Ontmoeten, een ontmoetingsplek voor iedereen die op een leuke manier nieuwe mensen wil leren kennen. Ontmoet nieuwe mensen door te zoeken op de site, berichten te sturen, te chatten in de chatbox of door nee te doen met activiteiten die leden zelf kunnen organiseren. Je kan ook je eigen activiteit starten en op die manier leuke nieuwe mensen leren kennen". Didio beheert tevens de website wwv.meets.nl. Op die website staat, bij dezelfde foto, een nagenoeg gelijke tekst als op de webpagina www.nieuwemensenontmoeten.nl. zij het dat op de website lvww.meets.nl de kop 'Nieuwe Mensen Ontmoeten' bovenaan de tekst ontbreekt. Didio beheert ook een Facebookpagina onder de naam Nieuwe Mensen Ontmoeten'.

4.2. In geschil is de vraag of Didio met het gebruik van de domeinnaam www.nieuwemensenontmoeten.nl in strijd met artikel 5 Hnw handelt. Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.4 Overwogen wordt dat artikel I Hnw onder een handelsnaam verstaat de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van het gebruiken van een naam als handelsnaam kan derhalve pas sprake zijn indien de betrokken onderneming onder die naam aan het handelsverkeer deelneemt, dus indien die naam in het handelsverkeer wordt gebruikt ter aanduiding van die onderneming, waarbij, zoals door Didio aangevoerd, rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. Een domeinnaam is in dat kader in beginsel niet meer of anders dan een adres, respectievelijk vindplaats op internet, van de domeinnaamhouder. Een domeinnaam kan echter tot handelsnaam worden wanneer zij in het handelsverkeer ook wordt gebruikt ter aanduiding van een onderneming. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in het onderhavige geval sprake. De aanduiding 'nieuwe mensen ontmoeten, komt op de website van Didio namelijk niet alleen als adres van de website voor, maar staat ook zelfstandig en met grote letters bovenaan de beschrijving van de activiteiten die via de website zullen worden gaan ontplooid. Nu de naam Didio niet op de website voorkomt, is voldoende aannemelijk dat in de perceptie van het relevante publiek de naam 'Nieuwe mensen ontmoeten' zal worden beschouwd als (één van) de handelsna(a)m(en) waarvan de onderneming die de website exploiteert zich in het handelsverkeer bedient. Dat op de website tevens staat vermeld "Powered by Meets.nl,' maakt dat niet anders, nu het adres waaronder de website kan worden gevonden en de aandacht trekkende kop waaronder de activiteiten op de website worden beschreven 'Nieuwe mensen ontmoeten' is. Voldoende aannemelijk is dat Meets.nl in dat verband door het publiek slechts als een andere, tweede, handelsnaam van de onderneming die de website exploiteert zal worden gezien, te meer nu zowel naast de kop 'nieuwe mensen ontmoeten' als naast de vermelding 'Meets.nl" dezelfde drie pionnetje/poppetjes staan afgebeeld. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure het gebruik door Didio van de woordcombinatie 'nieuwe mensen ontmoeten' op de website t!ivw.nieuwemensenonlmoeten.nl. alsmede het gebruik van die woordcombinatie op de Facebookpagin4 als gebruik als handelsnaam in de zin van artikel I Hnw zal worden aangemerkt.

4.5 Voorts wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat door het gebruik van de handelsnaam 'nieuwe mensen ontmoeten, door Didio, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van NMLK en Didio te duchten is. Allereerst wordt Didio in dat verband niet gevolgd in haar betoog dat NMLK de woordcombinatie 'nieuwe mensen Ieren kennen' niet als handelsnaam gebruikt. Uit de overgelegde stukken blijkt voorshands voldoende dat naast de aanduiding/handelsnaam ‘NMLK’, waarvan ‘nieuwe mensen leren kennen' de afkorting is, ook nog steeds de woordcombinatie 'nieuwe mensen leren kennen' door NMLK wordt gebruikt als de naam waaronder de onderneming (mede) wordt gedreven. Van die handelsnaam is het bestanddeel 'nieuwe mensen 'het kenmerkende bestanddeel en dat is juist het bestanddeel dat ook door Didio wordt gebruikt. Weliswaar geeft de aanduiding 'nieuwe mensen', zoals door Didio aangevoerd, als (deel van de) handelsnaam een beschrijving van de onder die naam uitgevoerde activiteiten en kan dat dus in beginsel als zwak onderscheidend worden aangemerkt, maar NMLK heeft met verwijzing naar de door haar in de media voor haar activiteiten verkregen aandacht voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het relevante publiek haar handelsnaam voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, voor zover dat voor het gebruik als handelsnaam van belang is. Nu het woord 'ontmoeten' in de handelsnaam van Didio bovendien in geringe mate in betekenis afwijkt van de woorden 'leren kennen' in de handelsnaam van NMLK en beide ondernemingen dezelfde activiteiten aanbieden, is voldoende aannemelijk dat dit bij het relevante publiek tot verwarring zal leiden. Dit verwarringsgevaar wordt vergroot doordat beide zich via internet richten op klanten in het gehele Nederlandse taalgebied, De door NMLK aangehaalde discussie op Facebook daarover wijst daar ook op.

4.6. De slotsom van het voorgaande is dat voorshands voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Didio met het gebruik van de handelsnaam 'nieuwe mensen ontmoeten' jegens NMLK in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw handelt en dat het hier gevorderde verbod in een bodemprocedure zal worden toegewezen. Tevens is voldoende aannemelijk dat NMLK, gelet op haar bedrijfsbelang, een spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. De vordering van NMLK voldoet daarmee aan het hiervoor onder 4.1. geformuleerde criterium en is daarmee ook in dit kort geding toewijsbaar, voor zover het de vorderingen met betrekking tot het directe gebruik van de handelsnaam 'Nieuwe mensen ontmoeten' op de website www.nieuwemensenontmoeten.nl en de Facebook pagina van Didio betreft. De vordering die ziet op soortgelijke uitingen op andere social media is te onbepaald en daarmee niet toewijsbaar. De vordering van NMLK zal daarom op na te melden wijze worden toegewezen. De in dat verband gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

De beslissing
5.1. De voorzieningenrechter veroordeelt Didio om het gebruik van de handelsnaam 'nieuwe mensen Ontmoeten', alsmede het gebruik van de domeinnaam www.nieuwemensenontmoeten.nl en de Facebookpagina onder de naam 'nieuwe mensen ontmoeten', binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden.

Op andere blogs:
DomJur (2013-971)