Maandelijks publiceren we een overzicht van personalia-berichtgeving die eerder in het kort nieuws voorbij is gekomen.

Jurist Alberty Kattenberg verlaat na 22 jaar Boekverkopersbond, treedt af als counsel en treedt toe tot Bousie advocaten
Alberty Kattenberg, tot voor kort de huisjurist van de Koninklijke Boekverkopersbond, en Bousie advocaten hebben besloten de handen ineen te slaan. Op 1 juli 2013 treedt Alberty toe tot Bousie advocaten, als zogenaamde of counsel. Hij zal als jurist verbonden zijn aan Bousie advocaten.

Rik Geurts naar Van Iersel Luchtman advocaten
Per 1 juli 2013 stapt Rik Geurts over van QuestIE Advocatuur naar het Noord-Brabantse Van Iersel Luchtman Advocaten om daar als partner de sectie IE & ICT te versterken. Na een loopbaan als onderzoeker bij het Institute for Law and Technology aan de Universiteit van Tilburg, ging Geurts eerst aan de slag als advocaat bij een groot Nederlands advocatenkantoor. In 2010 stond hij aan de wieg van nichekantoor QuestIE, waar hij zich toelegde op de advisering rond ICT-zaken. Geurts brengt zijn praktijk onder bij Van Iersel Luchtman Advocaten, zodat hij zijn cliënten voortaan ook op andere gebieden kan bedienen.

Anouk Siegelaar neemt namens de BNO zitting in bestuur Pictoright
Anouk Siegelaar, jurist bij de BNO, maakt sinds 3 juni deel uit van het bestuur van Pictoright. Met haar benoeming volgt zij namens de BNO Rob Huisman op in het bestuur van de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland. Pictoright int jaarlijks de collectieve rechten voor makers en verdeelt deze vervolgens onder hen. Ontwerpers en illustratoren van werken die voorkomen in boeken, tijdschriften, kranten, cd/dvd/blueray-hoesjes, of op televisie kunnen zich kosteloos bij Pictoright aanmelden voor een eventuele vergoeding. Enige voorwaarde is dat de maker zelf de rechten heeft. Als je rechten overdraagt, maak dan een voorbehoud voor de collectieve rechten.

Hugo Atzema en Mathieu Paapst verbonden aan ICTRecht
Per 1 mei zijn Hugo Atzema en Mathieu Paapst verbonden aan juridisch adviesbureau ICTRecht.nl.

Hugo Atzema werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht. In 2012 heeft hij aan de Rijksuniversiteit Groningen de master Recht & ICT (Informaticarecht) afgerond. Zijn scriptie schreef hij over de Cookiewet waarin hij onder andere in ging op het verschil tussen de Britse en de Nederlandse implementatie van de Europese cookieregels. Over dit onderwerp is ook een publicatie verschenen van zijn hand in het Tijdschrift voor Internetrecht.

Naast interesse in cookies heeft Hugo een brede interesse op het gebied van IT en recht. Hij zal zich binnen ICTRecht met name bezighouden met cloudrecht.

Tevens vanaf mei is Mathieu Paapst als wetenschappelijk adviseur verbonden aan ICTRecht. Daarbij richt hij zich op ICT-aanbestedingen en -inkoop, auteursrecht, privacyrecht, en bestuurskundige onderzoeksvragen. Mathieu is tevens werkzaam als universitair docent bij het Centrum voor Recht en ICT van de Rijks­unive­rsiteit Groningen. Hij is veran­twoor­delijk voor onderwijs en onderzoek op het gebied van inter­netrecht, internet governance, infor­matie­manag­ement en digitale overheid.

In zijn wetenschappelijk onderzoek staan de lever­ancie­rsona­fhank­elijk­heid en de inter­opera­bilit­eit binnen de digitale wereld centraal. Hij onderzoekt dit zowel op het gebied van ICT- aanbestedingen alsook op het gebied van internet governance. Hij promoveerde in januari 2013 op een multi­disci­plinair onderzoek naar de doorw­erking van open ICT-beleid binnen de aanbestedingspraktijk. Hij is Fellow bij OpenForum Academy, bestuurslid van Internet Society (ISOC), en expert voor de ICT-branche bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

BBIE Richtlijnen oppositie, versie 1 juli 2013. (franstalig)
Deze richtlijnen zijn bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het BVIE, het Uitvoeringsreglement en de regels van de DG.

Deze richtlijnen bevatten een gedetailleerde toelichting bij de behandeling van de opposities. Het doel is met name de gebruiker over de administratieve procedure te informeren, het verloop van de procedure uiteen te zetten en nadere toelichting over een aantal inhoudelijke aspecten te verschaffen.

Zoveel mogelijk wordt de volgorde van het Uitvoeringsreglement en het Verdrag aangehouden, waarbij onderwerpen vanuit verschillende oogpunten belicht worden. Dit document is dan ook bedoeld als naslagwerk bij specifieke vragen over de oppositieprocedure. Hoofdstuk 13 (Verloop procedure) geeft een samenvatting van het verloop van de procedure en is in die zin op te vatten als een algemeen hoofdstuk.

De richtlijnen zijn nadrukkelijk bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het Verdrag, het UR en de regels van de DG, deze blijven derhalve leidend. Indien een wijzigingen van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”) dan wel het Uitvoeringsreglement (hierna: “UR”) het
noodzakelijk maakt om de richtlijnen aan te passen, dan zal er een nieuwe versie van de Richtlijnen gepubliceerd worden. Op de website van het Bureau is altijd de meest recente versie te vinden, met waar nodig een toelichting inzake een eventuele overgangsregeling.

Een bijdrage van Machteld Robichon, SOLV.
Mediarecht. Citaatrecht. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week aan de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Mediawet gezonden.

Interessant in dit voorstel is de voorgenomen wijziging van artikel 5.4 eerste lid Mediawet, de zogenaamde ‘flitsenregeling’. De flitsenregeling houdt kortgezegd in dat aanbieders van omroepdiensten, tegen betaling, gebruik mogen maken van korte fragmenten (90 seconden) van evenementen van groot belang waarvan de exclusieve rechten bij een andere omroepdienst liggen. De fragmenten mogen alleen gebruikt worden voor algemene nieuwsprogramma’s.

De voorzieningenrechter oordeelde in een procedure die de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (“ROOS”) tegen Eredivisie Live had aangespannen dat het recht in artikel 5.4 lid 1 Mediawet niet tevens het recht inhoudt om het beeldmateriaal uit te zenden [red. ECLI:NL:RBUTR:2010:BM4200]. ROOS mocht dus wel de korte fragmenten van voetbalwedstrijden opvragen, maar voor daadwerkelijke uitzending was toestemming nodig van Eredivisie Live. Deze toestemming werd niet verleend.

Volgens de Staatsecretaris is deze uitleg van de rechter niet in overeenstemming met de wet, en om ‘aan deze onduidelijkheid een einde te maken’ wordt de zinsnede ‘en mag deze verspreiden’ toe gevoegd aan het wetsartikel.

‘Aldus wordt ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat artikel 5.4 zowel een recht op toegang tot korte fragmenten biedt als een recht op het gebruik daarvan.’

Na invoering van deze wijziging zullen omroepdiensten dus met een beroep op artikel 5.4 eerste lid MW korte fragmenten kunnen opvragen en uitzenden. Hiermee zullen de regionale omroepen alsnog de beoogde fragmenten kunnnen laten zien. De flitsenregeling is dan geen dode letter meer.

Machteld Robichon

BGH 13 december 2012, I ZR 23/12 (Bolerojäckchen)
Uitspraak getipt door Bartosz Sujecki, Boels Zanders.
Duitsland. Ongeregistreerd gemeenschapsmodel. Fashion. In het kort: De partij die zich beroept op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel draagt de bewijslast dat zij rechthebbende is. Het feit dat zij het model openbaar heeft gemaakt, is geen vermoeden dat zij tevens rechthebbende is.

15. c) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es für die Frage, wer Inhaber des nicht eingetragenen Geschmacksmusters ist, nicht darauf an, wer es erstmalig der Öffentlichkeit innerhalb der Union im Sinne des Art. 11 GGV zugänglich gemacht hat. Der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung ist nichts dafür zu entnehmen, dass das Recht an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht dem Entwerfer, sondern demjenigen zusteht, der es der Öffentlichkeit innerhalb der Union erstmalig zugänglich gemacht hat.

16. d) Zugunsten desjenigen, der das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstmals im Sinne des Art. 11 GGV zugänglich gemacht hat, streitet auch keine Vermutung, rechtmäßiger Inhaber zu sein.

17. aa) Eine solche Vermutung ergibt sich nicht aus Art. 17 GGV. Die Bestimmung sieht eine Vermutung nur zugunsten desjenigen vor, der als Inhaber eingetragen oder - vor der Eintragung - in dessen Namen die Anmeldung eingereicht worden ist.

18. Die Vorschrift ist auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch nicht entsprechend anwendbar (vgl. Ruhl aaO Art. 11 Rn. 10; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 17 GGV Rn. 1; Rother aaO S. 85, 91). Sie knüpft an den für Registerrechte typischen Anmelde- und Eintragungsvorgang an, den es bei dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht gibt. Der Anmeldung und Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann die Offenbarung im Sinne des Art. 11 GGV in ihrer Bedeutung auch nicht gleichgesetzt werden. Die Offenbarungshandlung erlaubt keinen Rückschluss auf die Inhaberschaft an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, weil sie von jedem beliebigen Dritten - auch von einem Händler, der die dem Klagemuster entsprechenden Waren in sein Sortiment aufnimmt - vorgenommen werden kann. Die Offenbarungshandlung nach Art. 11 GGV setzt nicht die Angabe desjenigen voraus, der die Rechte an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Anspruch nimmt. Insoweit unterscheidet sich Art. 11 GGV von den Vermutungstatbeständen des § 10 UrhG und des Art. 15 RBÜ, die eine Urheberbezeichnung erfordern

23. 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Klägerin habe nicht bewiesen, dass ihre Arbeitnehmerinnen M., E. und W. das Klagemuster entworfen hätten. (...)30. (...) Zur Verteilung der Beweislast für die Inhaberschaft an einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig, dass kein Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Rechtsfrage bleibt (st. Rspr.; vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 16 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.). Diesem Ergebnis steht auch nicht die Entscheidung der Rechtbank 's-Gravenhage (Urteil vom 7. Januar 2005 - KG 04/1369, oben Rn. 19) entgegen. Es handelt sich um eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Gerichts in einem Verfügungsverfahren, in der Art. 85 Abs. 2 Satz 1 GGV eine Vermutungswirkung im Hinblick auf die Rechtsinhaberschaft nur beiläufig und ohne weitere Begründung entnommen wird.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Airbus / OHMI (NEO) - Bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw te toetsen
B-C) GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes / american blend sur fond bleu / rouge) - Beperkt onderscheidend vermogen ouder merk; totaalindruk geldt ook voor blauw en rood
D) Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) - Aanvullende overwegingen kunnen niet leiden tot vernietiging
E) ALOA vs ALOHA 100% Natural

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-236/12 (Airbus / OHMI (NEO))  - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1387/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NEO” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 7, 12 en 39. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen. De kamer van beroep heeft haar bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw de absolute weigeringsgronden te toetsen.

25 Het is juist dat verzoekster in de onderhavige zaak beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker in haar geheel heeft ingesteld bij de kamer van beroep, maar dit neemt niet weg dat de kamer van beroep volgens artikel 59, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 enkel rechtmatig uitspraak kon doen over verzoeksters vorderingen voor zover die door de lagere instantie waren afgewezen.

26 Hieruit volgt dat de kamer van beroep haar bevoegdheid, zoals die is gedefinieerd in artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 59, eerste zin, van deze verordening, heeft overschreden doordat zij de gemeenschapsmerkaanvraag met betrekking tot de in deze aanvraag vermelde diensten ambtshalve opnieuw aan de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 heeft getoetst, en zij heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ter aanduiding van die diensten elk onderscheidend vermogen miste in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van deze verordening.

67 Aangezien het eerste middel, dat op schending van artikel 64, lid 1, en artikel 59 van verordening nr. 207/2009 is gebaseerd, gegrond is, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd voor zover daarbij is vastgesteld dat het aangevraagde merk beschrijvend van aard is en elk onderscheidend vermogen mist in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening, nr. 207/2009, wat de diensten van klasse 39 betreft, waarvoor inschrijving door de onderzoeker was toegestaan. Aangezien de andere middelen ongegrond zijn, moet het beroep voor het overige worden verworpen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-78/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen „LIBERTE brunes” bevat, voor waren van de klassen 25, 30 en 34, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2109/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 december 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de communautaire woord- en beeldmerken die de woordelementen „LA LIBERTAD” bevatten, voor waren van de klassen 14 en 34. Het beroep wordt afgewezen. Een beperkt onderscheidend vermogen van een ouder merk kan alsnog tot verwarringsgevaar leiden, doordat de tekens en de waren overeenstemmen.

51 Zu dem Vorbringen, das Wort „LIBERTAD“ sei ein Begriff der spanischen Alltagssprache und weise daher eine geringe Kennzeichnungskraft auf, ist festzustellen, dass die geringe Kennzeichnungskraft einer Marke in Bezug auf die von dieser Marke erfassten Waren zu beurteilen ist. Im vorliegenden Fall ist der Begriff „LIBERTE“ für die betreffenden Waren nicht beschreibend und steht mit diesen in keinem unmittelbaren Zusammenhang, wie die Beschwerdekammer ebenfalls in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung konstatierte. Folglich ist dieses Vorbringen nicht begründet.

52 Jedenfalls steht die Anerkennung einer nur geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht der Feststellung entgegen, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht. Zwar ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, doch stellt sie nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Auch im Fall einer älteren Marke mit nur geringer Kennzeichnungskraft kann deshalb insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren Verwechslungsgefahr bestehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

53 Nach alledem ist der einzige Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-205/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu))  - dossier en Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-206/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge))  - dossier

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-106/12 (Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN))  - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ALPHAREN” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R1235/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 december 2011 houdende verwerping, voor de tweede maal, van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale woordmerken „ALPHA D3” voor waren van klasse 5 is ingesteld, na de gedeeltelijke vernietiging van de aanvankelijke beslissing bij het arrest van het Gerecht van 9 februari 2011 in zaak T-222/09, Ineos Healthcare/BHIM - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN). Het beroep wordt toegewezen. De beslissing is volledigheidshalve aangevuld met overwegingen, deze aanvullende overwegingen kunnen niet tot de vernietiging leiden.

55 First, however, it is apparent from paragraph 59 of the contested decision that, according to the Board of Appeal, the information filed solely by the parties in the proceedings which led to the 2009 decision, together with the information filed by Teva in reply to the Board of Appeal’s communication, was sufficient for it to rule on the similarity of the goods at issue, with no need to rely on the documents discovered through its own preliminary investigation.

56 Secondly, that finding is borne out by paragraphs 65 to 78 of the contested decision, from which it is clear that, for the purposes of assessing the similarity of the goods at issue, the Board of Appeal did not rely on the information which had made the 2009 decision unlawful. It follows that the Board of Appeal’s considerations in paragraphs 42, 47 and 58 of the contested decision must be regarded as having been included for the sake of completeness.

58 Consequently, the present plea must be rejected as ineffective.

59 It follows from all of the foregoing that the contested decision must be annulled.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-243/13 (Warsteiner/OHMI (ALOHA 100% NATURAL)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „ALOHA 100 % NATURAL” voor waren van klasse 32 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1058/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „ALOA” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen, omdat er verwarringsgevaar bestaat.

38 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass zum einen die in Rede stehenden Waren identisch sind und zum anderen die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt ähnlich sind. Insbesondere weisen diese Zeichen einen gewissen Grad an visueller Ähnlichkeit, der zumindest als ein mittlerer Grad eingestuft werden kann, und einen erhöhten Grad an klanglicher Ähnlichkeit auf. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass das Wort „ALOHA“, das das dominierende Element der angemeldeten Marke bildet, die ältere Marke vollständig wiedergibt und bloß den zusätzlichen Buchstaben „H“ enthält, der nicht geeignet erscheint, beim relevanten Publikum eine hinreichende Wirkung zu erzeugen.

Supreme court of appeal of South Africa 28 februari 2013, 187/12 [2013] ZASCA 3 (Adidas AG and Another v Pepkor Retail Ltd)
Zie eerder IEF 10695. Merkenrecht. "Passing off". Adidas beroept zich op haar bekende drie parallelle strepenmerk. Pepkor gebruikt twee of vier parallelle strepen op haar sportschoenen.

Het gebruik van twee en vier evenwijdige strepen op schoenen wordt als merkgebruik aangemerkt en niet als versiering of ter verfraaiing. Het is niet ontoelaatbaar dat Adidas de omvang van haar merkrechten oprekt. Het feit dat het drie-strepen-merk van Adidas zo bekend is, vergroot het verwarringsgevaar.

De tekens van Pepkor, bestaande uit twee brede strepen, zijn overduidelijk anders en niet verwarringwekkend gelijk aan de merken van Adidas. Twee schoenen van Pepkor met vier strepen erop maken wel inbreuk op de merkrechten en het wordt Pepkor verboden om deze schoenen aan te bieden alsof zij van Adidas af (kunnen) komen.

[11] The first appellant alleged that the respondent was infringing its rights in terms of s 34(1)(a) of the Act by using two and four parallel stripes of a particular configuration on six different items of sporting footwear, which included five trainers and one soccer boot5 and are depicted in the schedule at the end of this judgment.6 These are -
(1) The LDS Sports shoe bearing four stripes (annexures TB8 and AA16); [red. niet toegestaan]
(2) The Mens’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB9 and AA17); [red. niet toegestaan]
(3) The soccer boot bearing four stripes (annexures TB10, AA18 and AA19); [red. wel toegestaan]
(4) The Boys’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB11, AA20 and AA21); [red. wel toegestaan]
(5) The ‘Hang Ten’ shoe bearing two stripes (annexures TB12, AA22 and AA23); [red. wel toegestaan]
(6) The ‘Girls Must Have’ shoe bearing two stripes (annexures TB13, AA24 and AA25). [red. wel toegestaan]

[25] When making the comparison it is permissible to refer to the trademarks as they are applied to the appellants’ sporting footwear. When this is done, it is immediately apparent, on first impression, that the four stripe marks on the respondents soccer boot (TB10) and the respondent’s Boys ATH Leisure Shoe (TB11) and the two stripe marks on the respondent’s ‘Hang Ten’ sports shoe (TB12) and the respondent’s ‘Girls Must Have’ shoe (TB13) are not similar to the first appellant’s trademarks and consequently that there is no likelihood of deception or confusion. That leaves the four mark stripe on the LDS Sportshoe (TB8) and on the Men’s ATH Leisure Shoe (TB9).

[34] It will be convenient to deal first with the alleged passing off of the ‘Hang Ten’ and ‘Girls Must Have’ shoes as the Superstar shoe. The most prominent feature of the Superstar shoe is obviously the three stripe trade mark. In my view the two stripe marks on the respondent’s shoes, which are widely spaced, are clearly different from the stripes on the Superstar shoes and are not confusingly similar to the appellants’ trade mark. In addition the Superstar shoe prominently features the adidas name and trefoil device on the back of the heel , the tongue of the shoe and the insole, while the respondent’s shoes prominently feature the ‘Hang Ten’ and ‘actif’ trademarks on the back of the heel, the tongue of the shoe and on the insole. The marks on the respondent’s shoes therefore clearly identify the products in such a way that the notional purchaser of the shoes would not be misled. The appellants have therefore not made out a case of passing off in respect of the Superstar shoe.

[39] (...) The order of the court a quo dismissing the application with costs is set aside and replaced by the following order:
‘(a) The respondent is interdicted and restrained from infringing the first applicant’s rights acquired by the registration of trade-marks numbers 1957/01959, 1995/12283, 1980/6446 and 2000/18582 (‘the registered trademarks’) by using in the course of trade in relation to goods for which the registered trademarks are registered, a mark consisting of four parallel stripes of a colour or material different from the colour or material of the footwear, and on the outside of the uppers of the footwear, to which they are applied, as represented in annexures TB8 and TB9 to the founding affidavit of Timothy George James Behean (‘the infringing marks’) or any other mark so nearly resembling the registered trademarks as to be likely to deceive or cause confusion as contemplated in s 34(1)(a) of the Trade Marks Act 194 of 1993 (‘the Act’);

Lees de uitspraak hier (pdf)

Het BBIE bericht: Vanaf 4 juli 2013 wordt de lay-out van het bewijs van de internationale inschrijvingen van merken aangepast. Houders van internationale inschrijvingen zien het merk voortaan prominent als eerste item op het certificaat staanan. De data worden in een enkele kolom gepresenteerd. Verder wordt er een nieuw lettertype gebruikt en zijn er andere wijzigingen doorgevoerd die in lijn liggen met de coporate uitstraling van WIPO. Meer informatie vindt u in de WIPO-mededeling.

UK Trade Mark Registry 20 juni 2013, O-257-13, oppositienr. 101495 (KIT KAT)
Vormmerk. Oppositie na IEF 12171. Marktonderzoek (90% herkenning). Behalve voor 'cakes and pastries' wordt de inschrijving geweigerd. De aanwezigheid van groeven is om een technisch resultaat te bereiken, namelijk om het product te breken voor consumptie. Het is geen esthetisch, maar vooral een technisch ontwerp. Het feit dat het product meestal in een verpakking wordt verkocht zodanig dat de vorm niet kan worden waargenomen, dat het product is ontworpen om gebroken te worden en de benadrukking van 'the break' in de marketing van Nestlé, draagt hieraan bij.

26. According to Mr Malivoire’s statement, 90% (426) of these respondents mentioned KIT KAT in their answers (...)

28. In cross examination Mr Malivoire was challenged by Mr Mitcheson as to whether the second survey was conducted at a sufficient number of locations. The survey was conducted at 18 locations whereas in a recent passing off case13 Mr Malivoire had given evidence that 29-40 locations were required for a reliable street survey. Mr Malivoire explained that the reference to 29-40 was an error. He had meant to say 20-40 locations. Basically he recommended 25 respondents per location and therefore if the total survey sample was 500-1000 (which would be typical) that means 20-40 locations. The 18 locations in this survey were not far off the recommended 20 for a survey of 500(ish) people. I am satisfied with Mr Malivoire’s explanation. I am also satisfied that the second survey was large enough to provide meaningful results. It should be remembered that the object of the survey was to establish whether a “significant proportion” of the relevant public recognise the opposed mark as distinctive of the goods of a particular undertaking. One is not therefore looking for the sort of precision that is necessary in order to accurately predict the outcome of an election. Indeed the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) has cautioned against reliance solely on general abstract data such as predetermined percentages.

75. The presence of breaking grooves is necessary to achieve a technical result: to permit the product to be broken up for consumption. There is a choice as to whether to run the grooves horizontally across the width of the bar or vertically down its length or (probably not in the case of wafer bars) both.

85. (...) However, the shape at issue is not an aesthetic design. For the reasons given above, it is a functional one. That is consistent with:
i) The fact that the goods have usually been sold wrapped in such a way that the shape cannot be seen until after purchase;
ii) The product is designed to be broken up and consumed;
iii) The emphasis given in the applicant’s marketing to the breakability of the fingers of the bar.

109 (...) In these circumstances it seems likely that consumers rely only on the word mark KIT KAT and the other word and the pictorial marks used in relation to the goods in order to identify the trade origin of the products. They associate the shape with KIT KAT (and therefore with Néstle), but no more than that. Therefore, if it is necessary to show that consumers have come to rely on the shape mark in order to distinguish the trade source of the goods at issue, the claim of acquired distinctiveness fails.

110. Subsequent to the hearing I was informed that the Second Board of Appeal at OHIM had reversed an earlier decision of the Cancellation division to cancel the mark at issue in these proceedings, which is also registered as a CTM under No.2632529. I have carefully considered the decision of the Board of Appeal, but I regret that I must differ from their conclusions on distinctiveness and functionality. In this respect I note that:
i) The CTM was not registered for chocolate, chocolate products, chocolate confectionery or wafers (although it was registered for biscuits);
ii) It is not clear that the Board of Appeal had the expert evidence that has been filed in these proceedings:
iii) The Board of Appeal did not have the benefit of hearing cross examination of experts on their evidence about the functionality and manufacturing considerations related to various aspects of the shape.

Conclusion
111. The application is refused, except in relation to cakes and pastries.

Commentaar VOI©E, gebaseerd op 'Kostennormering en beeldvorming' en 'CBO's nemen hun verantwoordelijkheid in geschillenbeslechting'.

Kostennormering en beeldvorming
Meest opvallende punt van het uitvoeringsbesluit van 25 juni is de toelichting (red. IEF 12822) op de kostennormering, deze lijkt vooral door beeldvorming te zijn bepaald. Meer uitleg kan helpen. (...)

Suggestieve toelichting
Het is jammer dat de toelichting op de kostennormering op voorhand suggereert dat de kosten (te) hoog en onnodig zijn. “Het is niet uitgesloten dat het percentage in de toekomst wordt verlaagd” en met de kostennormering ‘in de keten’ (incasserende cbo laat verdeling over aan een verdelende cbo) “wordt beoogd onnodige kosten in de vorm van tussenliggende (verdeel)organisaties terug te dringen”. Misschien moet het percentage wel worden verhoogd en is het efficiënter om met gespecialiseerde verdeelorganisaties te werken, die er bovendien voor zorgen dat de desbetreffende groepen rechthebbenden één loket voor diverse inkomstenbronnen hebben.

Beeldvorming
Dat cbo’s niet efficiënt zouden functioneren is natuurlijk beeldvorming en wat dat betreft kan meer transparantie en uitleg de cbo’s helpen die beeldvorming te veranderen. Maar dan moeten we wel af van één 15%-norm als gegeven. Een cbo beheert geen gelden, maar beheert rechten. Deze rechten worden collectief geëxploiteerd en leveren – bij 15% kosten – voor de rechthebbenden 85% rendement op. Voor de rechthebbenden zijn dit immers netto-ontvangsten, waarvoor zij zelf geen kosten meer hoeven te maken. Er zijn niet zo heel veel bedrijven die 85% rendement maken: zo kan ook naar de kosten van een cbo worden gekeken. Bovendien leert een kijkje over de grenzen dat de meeste cbo’s een kostenniveau hebben dat onder of op het Europees gemiddelde ligt.

CBO's nemen hun verantwoordelijkheid in geschillenbeslechting

De basis voor de wettelijke geschillenregeling is gelegd met zelfregulering. Ondanks dat de wetgever de kosten toch niet evenredig over partijen verdeelt, heeft VOI©E meegewerkt aan de uitvoering van de wettelijke regeling.

Naadloze omzetting van zelfreguleringinitiatief
VOI©E is van meet af aan betrokken geweest bij het overleg met VNO-NCW / MKB-Nederland, de Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf (SGB) en het ministerie van V&J om goede uitvoering te geven aan de in de wet toezicht voorziene onafhankelijke geschillenbeslechting. Toen de behandeling van het wetsvoorstel langer duurde dan voorzien, is VOI©E in 2011 begonnen via zelfregulering door te starten met de Geschillencommissie Auteursrechten voor geschillen over de toepassing van tarieven. Dat is overigens de werkingssfeer van alle geschillencommissies die door de SGB worden bediend, immers de hoogte van het tarief wordt aan de markt overgelaten.
De inrichting en reglementering van deze geschillencommissie werden zo ingericht, dat deze bijna naadloos kon worden omgezet in de bij wet aangewezen geschillencommissie.

VOI©E-leden nemen hun verantwoordelijkheid
Enige, maar belangrijke, discussiepunt vormde de financiering van de zogenaamde zaakgerelateerde kosten van geschillen die over de billijkheid van het tarief gaan. Naast de rechter en – nu – de ACM, komt er een adviesmogelijkheid bij deze geschillencommissie, een advies over de billijkheid van het tarief, dat de status van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen krijgt als daartegen niet binnen drie maanden beroep wordt aangetekend bij de rechter. Samen met VNO/NCW en
MKB-Nederland vindt VOI©E dat de overheid deze kosten op zich zou moeten nemen. De staatssecretaris heeft aan Tweede en Eerste Kamer aangegeven dit standpunt niet te volgen: de kosten moesten op evenredige wijze tussen partijen worden verdeeld. Met het lage klachtengeld komen de kosten echter voor meer dan 95% voor rekening van de cbo’s en dat is toch niet evenredig te noemen.
De VOI©E-leden hebben echter hun verantwoordelijkheid genomen, nu de totale kosten begrensd zijn (220.000 euro) en eventueel benodigd duur deskundigenonderzoek wel in beginsel op 50/50-basis wordt verdeeld.
Ook dan zijn cbo’s nog bereid kleine ongeorganiseerde ondernemers te steunen, in de hoop dat de bij VNO-NCW en MKB-Nederland aangesloten branches ook hun verantwoordelijkheid nemen. Een advies over de billijkheid van een tarief gaat immers zelden over een individueel geval omdat er geen individuele tarieven zijn en een cbo gelijke gevallen gelijk behandelt. Jaarlijks zal een evaluatie plaatsvinden.

Collectieve afspraken blijven leidend
Uitgangspunt is dat de geschillencommissie een betalingsplichtige niet ontvankelijk verklaart wanneer hij niet eerst de klachtenprocedure van de collectieve beheersorganisatie heeft doorlopen. Met het doorlopen van de klachtenprocedure is bedoeld dat de procedure van het CBO-Keurmerk van VOI©E is toegepast.
De geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over tarieven die in rekening zijn gebracht. Lopende onderhandelingen waarin nog geen tarieven zijn overeengekomen en in rekening zijn gebracht, vallen buiten de bevoegdheid van de geschillencommissie. Er kan dus geen sprake zijn van verplaatsing van geschillen van de onderhandelingstafel naar de geschillencommissie.
Is er in de branche met een representatieve organisatie een collectieve afspraak over een tarief gemaakt, dan ligt het volgens de bedoeling van de wetgever in de rede dat de geschillencommissie de hoogte van dat tarief in beginsel als billijk zal aanmerken tenzij de specifieke omstandigheden van het geval aanleiding geven tot een afwijkend oordeel.

Bjorn Schipper, 'De embedded hyperlink vogelvrij verklaard. Impact vonnis radioportalsite Nederland FM', Ntb - Muziekwereld 2013/2, p.42-45.
Bijdrage ingezonden door Bjorn Schipper, Bousie advocaten.
In mijn kleine juridische kroniek van het muziekrecht over het jaar 2012 stipte ik het vonnis inzake Nederland.FM [red. IEF 12401] al even aan als de uitspraak die de meeste stof deed opwaaien. Met name in de juridische wereld pleiten deskundigen voor of tegen de uitkomst in deze zaak. In onze muziekwereld bleef het opvallend rustig. Zowat alleen muziekblog Kicking The Habit kwam in opstand, mede naar aanleiding van de eis van Buma/Stemra dat voor plaatsing van embedded hyperlinks in recensies op Kicking The Habit een licentiefee betaald moest worden. Deze licentiefee wordt ook wel ‘embedlicentie’ of ‘embedbelasting’ genoemd. Toen bleek dat Buma en Kicking The Habit hierover principieel van mening bleven verschillen, zijn de embedded hyperlinks op Kicking The Habit vervangen door gewone hyperlinks. Het is nu de vraag of lezers van recensies op Kicking The Habit net zo vaak doorklikken naar de muziek waarnaar eerst via embedded hyperlinks verwezen werd. Hetgeen mij bij de hoofdvraag van deze bijdrage brengt: is de Nederlandse muziekpraktijk niet slechter af met de uitkomst inzake Nederland.FM en het daaraan gekoppelde beleid van Buma/Stemra om voor plaatsing van embedded hyperlinks – verwijzend naar muziekwerken die zich elders op het internet bevinden en elders beschikbaar worden gesteld – een licentiefee te vragen?

(Dit artikel is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage hier)

Kortom: heffen op embedden heeft ingeval van Nederland.FM en Kicking The Habit nadelige consequenties voor onze muziekpraktijk. Beter is inzetten op goede overeenkomsten met (bron)websites als YouTube waarop muziek beschikbaar is gesteld en waarbij stimulering van muisklikken via embedded hyperlinks in de licentiefee verdisconteerd is. Meer muisklikken aan de bron betekent een grotere opbrengst voor alle rechthebbenden. Goede ‘brondeals’ betekenen maximalisatie van opbrengsten aan de bron en maken daarmee een ‘embedlicentie’ min of meer overbodig. Hiervoor is nodig dat Buma/Stemra haar beleid bijstelt en dat de exploitanten achter de (bron) sites inzien dat de verdere groei van het online ‘ecosysteem’ in ieders belang is. Voor nu is een genuanceerde benadering van embedded hyperlinks op zijn plaats.

Bjorn Schipper