Procesrecht  

NN laat convervatoir beslag leggen op bankrekeningen van JGE. JGE vordert opheffing beslag, waarop BNN in reconventie voldoening van de vordering tot royalty’s instelt. JGE beroept zich op verrekening, doordat zij schade lijdt omdat BNN zich niet houdt aan de meerjarenovereenkomst.

De voorzieningenrechter overweegt: dat “de vordering van BNN op JGE is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen, over de precieze inhoud waarvan zij van mening verschillen. Het door JGE aan BNN op 3 oktober 2005 toegezonden concept is niet ondertekend, zodat niet zonder meer van de inhoud daarvan kan worden uitgegaan.”

“De enkele omstandigheid dat BNN, na de intern in december 2005 geuite bedenkingen, pas in mei 2006 jegens JGE heeft gereageerd op de conceptovereenkomst van 3 oktober 2005, en daarvóór niet heeft meegedeeld het niet (geheel) met de tekst eens te zijn, betekent niet dat er vanuit mag worden gegaan dat BNN zonder meer instemde met alle daarin weergegeven afspraken.

JGE heeft vooralsnog niet aannemelijk gemaakt dat hetgeen zij in het concept van 3 oktober 2005 heeft vastgelegd slechts een weerslag was van hetgeen reeds mondeling was overeengekomen. (…) Aannemelijk is wel dat sprake zou zijn van een overeenkomst voor meerdere jaren, - BNN heeft dat zelf ook in haar concept opgenomen - maar dat impliceert niet dat de overeenkomst ook alle toekomstige DVD’s van de Lama’s zou omvatten. De exploitatie van de tweede DVD beperkt zich immers ook niet tot één kalenderjaar.”

”Evenmin heeft JGE voldoende aannemelijk kunnen maken dat BNN bij haar het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat JGE ook de toekomstige DVD’s van De Lama’s zou kunnen (mee-) exploiteren.”

De reconventionele vordering wordt echter wel toegewezen:

“Zoals hiervoor reeds werd overwogen is voldoende aannemelijk dat de vordering van BNN in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen en bestaat er vooralsnog geen grond om het beroep op verrekening, althans opschorting van JGE te honoreren. JGE heeft verder onvoldoende gesteld om aan te nemen dat BNN niet in staat zou zijn het ontvangen bedrag terug te betalen, indien zij in een nadere gerechtelijke procedure alsnog in het ongelijk zou worden gesteld. Ook een eventueel restitutierisico biedt dus, anders dan JGE heeft aangevoerd, geen grond voor afwijzing van de vordering in reconventie. Nu BNN een spoedeisend belang heeft bij toewijzing van het gevorderde bedrag, gelegen in haar bedrijfsbelang, is de slotsom dat de vordering van BNN zal worden toegewezen. Het conservatoire beslag wordt daarmee een executoriaal beslag, zodat BNN met zekerheidstelling geen genoegen behoeft te nemen. Het vorenstaande neemt overigens niet weg dat het JGE vrij staat voor de door haar gestelde vorderingen zekerheden te verlangen dan wel verlof voor het treffen van conservatoire maatregelen te vragen.”

Lees het vonnis hier.

Op grond van artikel 50 lid 6 TRIPs worden voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

‘Als ‘voorlopige maatregel’ in de zin van artikel 50 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, moet worden aangemerkt een maatregel die een einde beoogt te maken aan vermeende inbreuken op een merkrecht en die wordt getroffen in een procedure met de volgende kenmerken:

• De maatregel wordt in het nationale recht aangemerkt als ‘onmiddellijke voorziening bij voorraad’ en moet vereist zijn ‘uit hoofde van onverwijlde spoed’.
• De wederpartij wordt gedagvaard en wordt, indien zij verschijnt, gehoord.
• De beslissing over de maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven na een inhoudelijke beoordeling van de zaak door de kortgedingrechter.
• Tegen deze beslissing staat hoger beroep open.
• Hoewel partijen steeds een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, aanvaarden zij de beslissing veelal als ‘definitieve’ beslechting van hun geschil’. (Dictum).

Zie verder, voor antwoorden op allerlei detail-vragen over (directe werking van) artikel 50 lid 6: HvJ EG 13 september 2001, zaak C-89/99, Schieving-Nijstad/Groeneveld; Route 66 (niet opgenomen), IER 2001/59, m.nt. Red. Artikel 50 lid 6 TRIPs is inmiddels geïmplementeerd in art. 260 Rv (binnenkort in art. 1019i Rv).

‘Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn].

De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.’ (Dictum).

Tekst op Rechtspraak.nl, r.o. 4: 

“4. De kosten.

Als de in conventie overwegend in het ongelijk te stellen partij dient NAC te worden veroordeeld in de proceskosten van IFSP. Op haar beurt zal IFSP worden veroordeeld in de proceskosten van de houdstermaatschappij, te stellen op nihil vanwege de samenhang met het door NAC gevoerde verweer, alsmede in de proceskosten van Bavaria.
Ter zake van de kostenveroordelingen ten laste van NAC en Bavaria zal, gelet op richtlijn 2004/48/EG van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, met toepassing van een richtlijnconforme uitleg van de artikelen 237 e.v. Rv, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de gestelde hoogten noch door NAC, noch door IFSP zijn betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomen.

In reconventie wordt IFSP veroordeeld in de proceskosten nu de vorderingen van NAC deels toewijsbaar zijn. Geen van de toegewezen vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk.”

Grosse, r.o. 3.10

“3.10.
Voor het toekennen van een vergoeding aan reële advocaatkosten bestaat slechts aanleiding in zaken waarin de vordering is gebaseerd op een moedwillige inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. De vordering van IFSP in conventie is een dergelijke vordering, maar in dat kader komt NAC geen vergoeding van proceskosten toe. Geen van de vorderingen van NAC in reconventie houdt verband met intellectuele eigendom, zodat een eventuele toekenning van een proceskostenvergoeding zal worden berekend zoals gebruikelijk..”

“4. De kosten.

Als de overwegend in het ongelijk te stellen partij dient NAC te worden veroordeeld in de proceskosten van IFSP. Op haar beurt zal IFSP worden veroordeeld in de proceskosten van de houdstermaatschappij en de proceskosten van Bavaria. In het laatste geval zal, in de lijn van de uitspraak d.d. 8 augustus 2006 van de rechtbank ‘s-Gravenhage, naast het griffierecht en verschotten het reële bedrag aan advocaatkosten worden toegewezen, waarvan de gestelde hoogte niet door eiseres is betwist en de voorzieningenrechter ook niet onredelijk voorkomt.

In reconventie worden NAC en IFSP over en weer in het gelijk gesteld. Daarin ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren.”

Lees de grosse van het vonnis hier. Eerder bericht hier.

In deze zaak sommeert High Quality branchegenoot HighQ het gebruik van de aanduiding HighQ op welke wijze dan ook te staken. High Quality detacheert, werft en selecteert financiële specialisten. High Quality is eigenaar van het het Beneluxbeeldmerk High Quality. HighQ is een financieel interimbureau en eigenaar van het Beneluxwoordmerk HighQ.

De Handelsnamen wijken v olgens de voorzieningenrechter in voldoende mate van elkaar af. ‘Quality’ en ‘Q’ verschillen zo duidelijk van elkaar, dat niet valt te vrezen voor verwarringsgevaar.

Dat de KvK na een uitgevoerd onderzoek naar o.a. de naam ‘High Q Interim’ heeft geadviseerd deze en soortgelijke handelsnamen niet te gebruiken omdat er meerdere ondernemingen met een gelijkende naam zijn ingeschreven in het handelsregister, leidt niet tot een ander oordeel, nu uit dit onderzoek niet zonder meer kan worden afgeleid dat de namen HighQ en High Qusality zodanig op elkaar lijken dat vrees voor verwarring te duchten is. Concrete verwarring is niet aangetoond.

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding in het kader van de BMW anders over het gevaar voor verwarring te oordelen, zodat ook de merkenrechtelijke claim van High Quality wordt afgewezen.

Met betrekking tor de stelling van High Quality dat HighQ te kwader trouw het het merk HighQ van bedenker Namewordks zou hebben overgenomen, wordt overwogen dat in de BMW geen nietigheids- en/of vervalgronden opgenomen zijn die betrekking hebben op de overdracht van een merk zodat - nu in het onderhavige geval sprake is van de overdracht van een  merk - niet geoordeeld kan worden dat deze overdracht nietig is, Bovendien is gesteld noch gebleken dat de nietigheid van het depot door Nameworks van het woordinerk HighQ is ingeroepen binnen vijf jaar na de inschrijving.

Lees het vonnis hier.