Contracten  

Rechtbank 's-Gravenhage 2 mei 2012 (bij vervroeging) HA ZA 11-2659 (Ruma Rubber tegen Swellfix), LJN BW7047
In navolging van IEF 10992. Incidentele vordering. Octrooirecht en arbitrage. Ruma heeft in 2005 met Shell een samenwerkingsovereenkomst (DMSA) gesloten. In het kader hiervan worden rubberproducten ontwikkeld die in de oliewinning toegepast kunnen worden als afdichtingsmateriaal. Shell heeft haar contractspositie aan Swellfix overgedragen en deze laatste heeft twee internationale octrooiaanvragen ingediend.

Swellfix heeft de aan de octrooiaanvragen ten grondslag liggende uitvindingen derhalve aan Ruma ontleend. Door niettemin daarvoor octrooi aan te vragen, handelt zij onrechtmatig jegens Ruma. Bovendien heeft Swellfix door de indiening van de octrooiaanvragen in strijd gehandeld met de in de DMSA opgenomen geheimhoudingsbepaling.

Swellfix beroept zich op de overeengekomen exclusieve NAI-Arbitrage "All disputes arising in connection with this Agreement” (onderstreping Rb) en vordert de onbevoegdverklaring van de rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd, zowel artikel 1020 lid 3 Rv en artikel 80 ROW sluiten arbitrage niet uit.

4.2. De stelling van Ruma dat het onderhavige geschil op grond van artikel 1020 lid 3 Rv niet arbitrabel is, acht de rechtbank evenmin juist. Artikel 80 ROW 1995, op grond waarvan de Haagse rechter exclusief bevoegd is kennis te nemen van – onder meer – opeisingsvorderingen met betrekking tot Europese octrooiaanvragen, is er op gericht dergelijke vorderingen te concentreren bij één rechtbank ter bevordering van specialisatie, maar sluit arbitrage niet uit.

4.4. Naast toetsing aan artikel 1020 lid 3 Rv moet eveneens worden beoordeeld of het arbitragebeding zich verdraagt met hogere regelgeving. In de onderhavige internationale octrooiaanvragen wordt onder meer bescherming verlangd voor de regio Europa. Op grond van artikel 11 lid 3 juncto artikel 2 onder vi van het PCT2 gelden de aanvragen daarom (mede) als aanvragen voor een Europees octrooi. De bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de opeising van een Europees octrooi wordt in beginsel bepaald door het Protocol inzake erkenning3. Anders dan de EEX-Vo4 in artikel 1, waarin arbitrage van de werking van de verordening wordt uitgesloten, bevat het protocol geen bepaling over abitrage. De rechtbank ziet evenwel geen aanleiding aan te nemen dat het protocol zich tegen arbitrage verzet.

Lees de grosse hier (HA ZA 11-2659, LJN BW7047).

Vzr. Rechtbank Arnhem 27 april 2012, LJN BW6176 (eisers tegen gedaagden)

Als randvermelding in navolging van IEF 9796. Procesrecht. Beslagrecht 705 lid 2 Rv. Opheffing van de gelegde beslagen omdat de samenwerking rechtsgeldig is opgezegd (kort gedingbeslissing is nog van kracht).

Know how bescherming. Stukgelopen samenwerking. Geheimhouding. Gedaagde heeft in 2004 een idee bedacht en uitgewerkt om een middenas aanhanger (caravan) te verbeteren. In kort geding vordert eiser de voortzetting en vordert een verbod op zijn (gedeelte van de) intellectuele eigendomsrechten, terwijl gedaagde de samenwerking heeft opgezegd. Tegen het kort geding is hoger beroep ingesteld, maar nog geen arrest gewezen. Na verlof te hebben gekregen heeft Lusaro conservatoir derdenbeslag gelegd.

Volgens art. 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Degene die de opheffing vordert moet deze ondeugdelijkheid, met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure, aannemelijk maken. Uitgangspunt in deze procedure is hetgeen in kort geding is beslist. Dat betekent dat er vooralsnog van moet worden uitgegaan dat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Gelet daarop, is de op onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst gebaseerde vordering van gedaagde, summierlijk ondeugdelijk gebleken. De vordering voor wat betreft de vergoeding van de schade bestaande uit de kosten voor montage van het prototype caravan, treft eenzelfde lot.

Gelet op het bovenstaande hebben eisers voldoende aannemelijk gemaakt dat de door gedaagde gepretendeerde, aan het beslag ten grondslag gelegde vordering ondeugdelijk is. De beslagen worden aldus opgeheven, en de gedaagde wordt veroordeeld in de kosten.

4.5.  Bij kort geding vonnis van 16 mei 2011 is de vordering van [gedaagde] om [eisers] te veroordelen de samenwerkingsovereenkomst voort te zetten echter afgewezen. Overwogen is onder meer dat de samenwerkingsovereenkomst, gegeven de omstandigheden van het geval, door [eisers] eenzijdig mocht worden beëindigd. Tegen het vonnis is hoger beroep ingesteld maar daarop is tot op heden nog geen arrest gewezen. Ook in de bodemprocedure, waarin op 25 januari 2012 een tussenvonnis is gewezen, is over de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst nog geen beslissing gegeven. Uitgangspunt in deze procedure is dus hetgeen in het kort geding vonnis van 16 mei 2011 daarover is beslist. Door [gedaagde] zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan thans anders zou moeten worden geoordeeld. Dat betekent dat er vooralsnog van moet worden uitgegaan dat de samenwerkingsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. Gelet daarop, is de op onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst gebaseerde vordering van [gedaagde], summierlijk ondeugdelijk gebleken.

 

4.6.  De vordering van [gedaagde] voor wat betreft vergoeding van de schade bestaande uit de kosten voor montage van het prototype caravan, treft eenzelfde lot. [gedaagde] heeft weliswaar gesteld dat [eisers] de caravan in zijn geheel zou moeten teruggeven, maar dat blijkt niet uit het vonnis. In het kort geding vonnis van 16 mei 2011 is bepaald dat [eisers] het chassis van de caravan aan [gedaagde] diende terug te geven. [eisers] heeft aangevoerd dat hij de caravan móest demonteren om het chassis aan [gedaagde] af te kunnen geven. Het chassis heeft hij naar zijn zeggen conform het vonnis afgegeven. Daartegen is door [gedaagde] niets, althans niet voldoende aangevoerd zodat aangenomen moet worden dat [eisers] aan de veroordeling in het vonnis heeft voldaan.

Voorts is bij tussenvonnis van 25 januari 2012 de vordering tot teruggave van de caravan afgewezen. De rechtbank heeft (samengevat) overwogen (r.o. 4.14) dat onder meer ten aanzien van de neuswielmodule van de caravan en het omhulsel van de caravan door [eisers] is aangevoerd dat deze niet meer in zijn bezit zijn en dat dit door [gedaagde] niet is weersproken zodat de vordering tot teruggave daarvan niet kan worden toegewezen. De door [gedaagde] gepretendeerde vordering is daarom ook in zoverre summierlijk ondeugdelijk gebleken.

4.7.  Gelet op het bovenstaande heeft [eisers] voldoende aannemelijk gemaakt dat de door [gedaagde] gepretendeerde, aan het beslag ten grondslag gelegde vordering ondeugdelijk is. De vordering tot opheffing van de beslagen ligt daarmee in beginsel voor toewijzing gereed. Een belangenafweging tussen partijen maakt dat niet anders.

Het belang van [gedaagde] bij verhaalsmogelijkheid van zijn vooralsnog summierlijk ondeugdelijke vordering dient in de gegeven omstandigheden te wijken voor het belang van [eisers] bij opheffing van de beslagen. [eisers] heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de uitvoering van het project Lusaro 2 ernstig wordt belemmerd door de gelegde beslagen.

Hof 's-Hertogenbosch 8 mei 2012, LJN BW5688 (Retriever Packaging Company LLC tegen Lolaar Spuitgiettechniek B.V.)

Samenwerking. Mede-eigendom van mallen. Exclusieve levering.

Gevolgen van beëindiging van overeenkomst tot levering van plastic producten, plastic bloemenemmers en vazen, die zijn vervaardigd met aan partijen gezamenlijk toebehorende matrijzen (mede-eigendom). Voor de productie van die emmers en vazen is gebruik gemaakt van matrijzen. Beide partijen hebben een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd voor de ontwikkeling en aanpassing van die matrijzen.

Bij vonnis van 2 mei 2011 heeft de voorzieningenrechter in conventie [geïntimeerde] verboden om zonder schriftelijke toestemming van RPC gebruik te maken van de matrijzen genoemd in de door partijen getekende confirmation of ownerschip d.d. 15 februari 2007, op straffe van een dwangsom. In reconventie heeft de voorzieningenrechter RPC veroordeeld om aan [geintimeerde] een bedrag van € 179.490,73.

Het vonnis wordt door het Hof 's-Hertogenbosch bekrachtigd. Dat geïntimeerde niet meer aan anderen zou mogen leveren, staat contractueel vast. Vanwege een betalingsachterstand en de verminderde orders van geïntimeerde meent RPC dat hier sprake is van oneerlijke concurrentie en geïntimeerde zelf klanten wilde beleveren. Dat betoog verwerpt het Hof, nu er ook geen relatie- of concurrentiebeding is overeengekomen. Het mede-eigendom van de mallen staat niet ter discussie. Het door de voorzieningenrechter opgelegde verbod om de matrijzen niet te gebruiken zonder schriftelijke toestemming, eindigt niet met de beëindiging van de samenwerking. Er geldt dan geen ander regime rondom de eigendom.

Niet aan anderen mogen leveren

4.5.3. Het hof begrijpt deze grief aldus, dat RPC betoogt dat in de “confirmation of ownership” is vastgelegd dat [geintimeerde] in het geheel niet aan anderen dan RPC mag leveren, ook niet met gebruik van andere matrijzen dan de matrijzen die in deze verklaring worden genoemd en dat dit zowel binnen als buiten de contractuele relatie tussen partijen geldt.

4.5.4.Naar het voorlopig oordeel van het hof ligt de uitleg van RPC met betrekking tot de bevoegdheid van [geintimeerde] om voor anderen te produceren niet voor de hand. De “confirmation of ownership” heeft expliciet op de daarin genoemde matrijzen betrekking. Niet is betwist dat [geintimeerde] steeds ook aan andere klanten producten heeft geleverd, echter met gebruikmaking van andere matrijzen. Aangenomen moet worden dat de “confirmation of ownership” over het gebruik door [geintimeerde] van die andere matrijzen voor andere klanten niets bevat. RPC heeft haar stelling dat [geintimeerde] geen producten aan anderen zou mogen leveren ook in hoger beroep niet onderbouwd. Het hof volgt RPC daarom niet en onderschrijft het voorlopig oordeel omtrent de uitleg van de voorzieningenrechter, te weten dat [geintimeerde] zich heeft verbonden de bewuste matrijzen niet te gebruiken om voor anderen dan RPC te produceren, tenzij RPC daartoe toestemming heeft gegeven. Grief 1 van RPC faalt. De voorzieningenrechter heeft in rov. 5.6 overwogen dat het verbod om de matrijzen voor anderen dan RPC te gebruiken naar zijn voorlopig oordeel niet eindigt met de beëindiging van de samenwerking, omdat die beëindiging geen invloed heeft op de eigendomsverhouding tussen partijen. Ook dat oordeel acht het hof juist. In zoverre faalt grief 2 van [geintimeerde], waar zij in de toelichting aanvoert dat de “confirmation” geen nawerking heeft.

4.7.3. Ondanks RPC’s inspanning om de betalingsachterstand in te lopen hield [geintimeerde] steeds meer de boot af met het uitvoeren van orders, met als gevolg dat RPC geen inkomsten meer kon genereren. [geintimeerde] pleegde daardoor volgens RPC wanprestatie en handelde te kwader trouw, omdat achteraf is gebleken dat het [geintimeerde] er om te doen was zich van RPC te ontdoen om zelf de klanten van RPC te beleveren, aldus RPC. Dit is volgens RPC een vorm van oneerlijke concurrentie en dus onrechtmatig. Het hof verwerpt dit betoog van RPC.

Afspraak mede-eigenaar van de mallen

4.8.2.Niet in geschil is dat partijen hebben afgesproken wat in de “confirmation of ownership” staat, waaronder de afspraak dat de matrijzen voor 2/3 eigendom zijn van RPC en voor 1/3 van [geintimeerde] en dat [geintimeerde] de mallen niet mag gebruiken zonder schriftelijke toestemming van RPC. Zoals het hof in rov. 4.5.4. heeft overwogen is het hof het eens met het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat het verbod om de matrijzen voor anderen dan RPC te gebruiken niet eindigt met de beëindiging van de samenwerking, omdat die beëindiging geen invloed heeft op de eigendomsverhouding tussen partijen met betrekking tot de matrijzen. Het hof is evenals de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen aanleiding is om thans in kort geding te beslissen dat [geintimeerde] dit verbod naast zich neer mag leggen. Partijen dienen eerst een regeling te treffen over overname van de matrijzen door een van hen of over de verkoop daarvan, dan wel het geschil daarover in een bodemprocedure aan de rechter voor te leggen. De door [geintimeerde] genoemde omstandigheden in randnummer 54 van haar pleitnota in eerste aanleg, waarnaar [geintimeerde] verwijst, brengen niet mee dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat RPC [geintimeerde] aan het verbod houdt. Het enkele feit dat RPC de samenwerkingsovereenkomst heeft opgezegd brengt dat niet mee, zelfs niet indien zou moeten worden aangenomen dat RPC tot opzegging is overgegaan om een relatie te kunnen aangaan met een andere leverancier of wellicht reeds met een andere leverancier in overleg was getreden. Er is geen aanleiding om [geintimeerde] toe te staan de matrijzen te gebruiken zolang RPC haar schuld aan [geintimeerde] niet heeft voldaan, omdat tussen het verbod om de matrijzen zonder toestemming van RPC te gebruiken en de schuld van RPC geen rechtstreeks verband bestaat. Er is nog minder aanleiding voor zo’n voorwaarde indien [geintimeerde] beschikt over een titel om haar vordering op RPC te executeren. Het hof verwijst naar de bespreking van de vierde grief van RPC.

4.8.3.Terecht heeft de voorzieningenrechter artikel 6:60 BW niet van toepassing geacht, zij het dat hij daarvoor naar het oordeel van het hof niet het juiste argument heeft gehanteerd. Genoemd artikel mist toepassing omdat hier geen sprake is van schuldeisersverzuim. Hier was sprake van verzuim van RPC in haar verplichting als schuldenaar tot voldoening van de overeengekomen koopprijs.

4.8.4.Hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot het oordeel dat terecht aan [geintimeerde] is verboden zonder schriftelijke toestemming gebruik te maken van de in de “confirmation of ownership” genoemde matrijzen. De grieven 3 tot en met 5 van [geintimeerde] falen dus.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 16 mei 2012, LJN BW6030 (Masdac tegen Domas)

Uitspraak mede ingezonden door Milo Kroone, Van Diepen Van der Kroef Advocaten.

Know how-bescherming. Broncode. Gevorderd wordt de afgifte van documenten na een tussentijdse beëindiging van de bouw van een geoctrooieerde (koekjes)bakmachine door de machinebouwer. De vordering is gebaseerd op het auteursrecht.

Masdac is een internationale groothandel en ontwerper en producent van machines voor de bakindustrie. Domas bouwde eerder voor Masdac machines onder een geheimhoudingsovereenkomst. Masdac heeft ook een 'high capacity line' Manju-Line ontwikkeld en daarvoor een octrooi EP2002724 (B1) geregistreerd. Domas bouwt ook deze machine, maar er werd geen geheimhoudingsovereenkomst gesloten.

Nadat Domas aanvankelijk de opdracht had geaccepteerd, heeft zij, na enige verwikkelingen en correspondentie, laten weten dat zij niet langer geïnteresseerd is in de opdracht tot het bouwen van een nieuwe Manju High Capacity Line. Masdac verzoekt meerdere malen tevergeefs om de afgifte van de verstrekte en ontwikkelde gegevens, schema's, software en instelgegevens met betrekking tot de Manju High Capacity Line. Masdac betoogt dat de auteursrechten op de machine bij haar rusten omdat zij "een patentrecht heeft op de Manju machine", dat auteursrechten op eventuele verbeteringen aan Masdac zijn overdragen en dat Domas slechts de bouwer is van de machines en voorzover daarbij al bepaalde keuzes worden gemaakt deze zijn ingegeven door de functionaliteit van de machine.

De afgifte van bedrijfsgevoelige informatie heeft, aldus de voorzieningenrechter, een dusdanig verstrekkend gevolg zodat in kort geding deze vordering wordt afgewezen. Nu er geen afspraken zijn over de broncode, is Domas niet gehouden de broncode af te staan. Masdac heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij het auteursrecht heeft. De vorderingen worden afgewezen.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Domas echter in reconventie evenmin voldoende aannemelijk kunnen maken dat het auteursrecht op de gegevens waarvan zij op haar beurt afgifte vordert bij haar berust, of dat die informatie anderszins uitsluitend aan haar toekomt.

 

4.5 De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Een vordering tot afgifte van bepaalde (bedrijfsgevoelige) informatie heeft bij toewijzing daarvan een dusdanig verstrekkend gevolg, dat een dergelijke vordering in kort geding slechts toewijsbaar is, indien zeer waarschijnlijk is dat de bodemrechter, geconfronteerd met hetzelfde feitencomplex, eveneens tot toewijzing van die vordering zal beslissen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoet de onderhavige zaak niet aan dit criterium. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.6 Ten aanzien van de software is door Domas onweersproken gesteld dat zij deze heeft ontwikkeld en dat Masdac met haar vordering blijkbaar doelt op afgifte van de bewuste broncodes, aangezien de gegevens voorzover nodig voor het maken van de handleiding al zijn verstrekt. Nu in dit kort geding niet is gesteld of gebleken dat er afspraken zijn gemaakt tussen Masdac en Domas bij het sluiten van de overeenkomst over afgifte van de broncode van de te vervaardigen software, dient er voorshands van te worden uitgegaan dat Domas niet gehouden kan worden de broncode van de software af te staan aan Masdac. Voor zover Masdac dit met dit deel van haar vordering voor ogen heeft gehad, dient dit deel van de vordering te worden afgewezen. Voor zover de vordering van Masdac tot afgifte van de software uitsluitend is gebaseerd op haar stelling dat aan haar het auteursrecht op die software toekomt, wordt daartoe het volgende overwogen.

4.7 Ten aanzien van de gegevens waarvan Masdac afgifte heeft gevorderd op de grond dat aan haar het auteursrecht op die gegevens toekomt, wordt overwogen dat Masdac ter zitting onvoldoende aannemelijk heeft kunnen maken dat zij inderdaad het auteursrecht heeft op de bedoelde informatie en dat de informatie uitsluitend aan haar toekomt. Om dat te kunnen vaststellen zou nader feitenonderzoek en/of nadere bewijslevering moeten plaatsvinden. Daarvoor leent een kort geding procedure zich naar zijn aard niet. Om die reden dient de vordering tot afgifte in conventie te worden afgewezen. Daaruit volgt dat ook het gevorderde verbod om kopieën achter te houden en/of gebruik te maken van deze informatie dient te worden afgewezen.

 

HR 11 mei 2012, LJN BW5408 ('Terror Jaap' / Inspecteur) - persbericht

In navolging van de eerdere randvermelding IEF 9820. Prijs voor winnaar ‘De Gouden Kooi’ vormt loon uit dienstbetrekking; niet van belang is dat die winnaar via een sms-stemming is aangewezen.

Procedure bij hof en Hoge Raad
Het hof ’s-Gravenhage oordeelde op 22 juni 2011 dat de arbeidsverhouding tussen Talpa en belanghebbende moet worden aangemerkt als een dienstbetrekking. Het hof oordeelde voorts dat het winnen van de hoofdprijs bij belanghebbende opkwam in de sfeer van zijn dienstbetrekking en daarom moet worden aangemerkt als loon.

Belanghebbende heeft cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Hij stelt zich op het standpunt dat hij de hoofdprijs niet heeft verkregen uit zijn dienstbetrekking bij Talpa, maar uit een kansspel waarbij de televisiekijkers de winnaar hebben aangewezen.

Uitspraak Hoge Raad
De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond. De Hoge Raad stelt voorop dat de arbeidsverhouding tussen Talpa en belanghebbende aangemerkt moet worden als een dienstbetrekking. De Hoge Raad oordeelt verder dat het hof terecht heeft geoordeeld dat de hoofdprijs een voordeel vormt dat door Talpa is verstrekt op grond van de overeenkomst die Talpa met belanghebbende had gesloten. Daarom is sprake van loon uit dienstbetrekking. Hierbij doet het er volgens de Hoge Raad niet toe dat belanghebbende via een sms-stemming als winnaar is aangewezen.

Gevolgen van deze uitspraak: Het oordeel van het hof is hiermee definitief geworden.

3.3.1. In 's Hofs uitspraak ligt het oordeel besloten dat belanghebbende het recht op de prijs uit hoofde van zijn deelname aan het programma ontleende aan de overeenkomst, en niet aan enige andere rechtsverhouding met Talpa. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, en behoefde geen nadere motivering.

3.3.2. Nu deze overeenkomst, naar in cassatie niet in geschil is, moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, volgt uit hetgeen hiervoor in 3.3.1 is overwogen dat de prijs een voordeel vormt dat Talpa als werkgever heeft verstrekt op grond van een uit die arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichting. Het Hof heeft daarom terecht geoordeeld dat dit voordeel is aan te merken als een voordeel dat is genoten uit dienstbetrekking en daarom is aan te merken als loon in de zin van artikel 10, lid 1, van de Wet op de loonbelasting 1964 (vgl. HR 8 februari 2008, nr. 43514, LJN BB3896, BNB 2008/82). Hierbij doet niet ter zake of belanghebbende, zoals de toelichting op het middel stelt, redelijkerwijs geen (afdoende) invloed kon uitoefenen op zijn kans om de prijs te winnen. Evenmin doet ter zake of sprake was van een kansspel.

Op andere blogs:
Intellectueel Eigendomsrecht.nl (‘De Gouden Kooi’ bakermat van juridische discussie)

Vzr. Rechtbank Rotterdam 8 mei 2012, LJN BW5386 (EuroPsyche tegen Fides Europe)

EuroPsyche gebruikt de software ´Fides´, zij heeft daartoe een gebruikersovereenkomst afgesloten met Fides. In dit vonnis gaat het om de nakoming van de tegen eind 2012 rechtsgeldig opgezegde licentie- en outsourceovereenkomst (over en weer). Tevens gaat dit vonnis over het opheffen van een beperkte blokkering van het gebruik van de software.

De auteursrechten op de software behoort tot de eigendom van een aan Fides Europe verbonden onderneming, genaamd Systicon. De eigendom van de inhoud van de databank is het intellectuele eigendom van EuroPsyche. Door de programmeur van 'Fides' is geconstateerd, dat de software 'Fides' is geript / gecrawld, hetgeen onrechtmatig is jegens haar. EuroPsyche wordt verboden inbreuk te maken op de IE-rechten van Systicon.

Fides wordt verboden de toegang tot het digitale platform voor EuroPsyche en de bij haar aangesloten zorgverleners te blokkeren, te beperken dan wel anderszins te bemoeilijken, doch slechts indien en voor zover EuroPsyche gedurende de looptijd van de overeenkomsten aan haar betalingsverplichtingen onder die overeenkomsten blijft voldoen op de wijze zoals tussen partijen oorspronkelijk overeengekomen.

Er is geen sprake van een onrechtmatige mededeling op website. Het bericht bevat enkel een correcte en neutrale weergave van - de toen beschikbare en ook thans niet achterhaalde - feiten en kan reeds daarom niet tendentieus worden geacht.

Vordering onder 3.1 sub 3: gebod tot verwijdering mededeling website

In een artikel geplaatst in de Volkskrant van 4 februari 2012 is EuroPsyche, kort gezegd, in opspraak gebracht vanwege de door haar gehanteerde werkwijze en de mogelijke consequenties daarvan.

 De voorzieningenrechter vermag niet in te zien op welke wijze Fides met deze publicatie onrechtmatig jegens EuroPsyche gehandeld zou hebben. Het bericht bevat enkel een correcte en neutrale weergave van - de toen beschikbare en ook thans niet achterhaalde - feiten en kan reeds daarom niet tendentieus worden geacht. Immers, Fides constateert enkel dat EuroPsyche minder positief in het nieuws is geweest, dat zij de overeenkomsten met Fides heeft opgezegd en dat de verhouding tussen EuroPsyche en Fides een klant/leverancier relatie betreft, hetgeen niet onjuist is en door EuroPsyche op zich ook niet betwist wordt. Dat Fides een verband heeft gelegd tussen de opzegging en het artikel in de Volkskrant blijkt in het geheel niet uit de tekst geplaatst op de website van Fides, waarbij in het midden wordt gelaten of het leggen van een dergelijk verband schadelijk voor EuroPsyche zou (kunnen) zijn. Voorshands is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat EuroPsyche met de plaatsing van dit bericht door Fides op haar website, mede bezien in het licht van het publieke verweer dat EuroPsyche zelf heeft gevoerd, niet blootgesteld wordt aan lichtvaardige beschuldigingen die onrechtmatig van aard zijn. De vordering onder 3.1 sub 3 zal worden afgewezen.

Vorderingen onder 4.1 sub 2, 3 en 4: inbreuk intellectuele eigendomsrechten

EuroPsyche heeft gemotiveerd betwist (zie punt 22 van haar pleitnotities) dat zij op (de "look and feel", het functionele element en het technische element van) de Fides software inbreuk maakt in de zin van de auteurswet en voorts heeft zij betwist dat zij inbreuk maakt op enig databankenrecht. Wel heeft zij erkend dat zij, zie o.a. punt 5 in de dagvaarding, reeds maanden aan de vervanging van het digitale platform werkt. In haar visie (zie punt 25 van de pleitnotities van EuroPsyche) staat het haar vrij om de - voor een ieder publiekelijk toegankelijke - schermafdrukken van de Fides software te sturen en te bespreken met de ontwikkelaar van de nieuwe EuroPsyche software, nu op basis van deze schermafdrukken haar bedrijfsproces (dat niet het auteursrechtelijke eigendom van Fides is) kan worden uitgelegd. Voorts stelt zij dat de databank door en in opdracht van EuroPsyche is ontwikkeld en dat de manier waarop de databank en de software werken het gevolg is van de substantiële investering die EuroPsyche hierin deed.

Reeds hiervoor onder 5.4.1 en 5.4.2 is voorshands vast komen te staan dat als auteursrechthebbende op de software en als producent van de databank vooralsnog aan te merken is Systicon. Fides is licentienemer van Systicon. Gelet hierop is EuroPsyche (als gebruiksgerechtigde van Fides), zonder toestemming van Systicon of Fides, niet gerechtigd aan de hand van en gebaseerd op het digitale platform van Systicon een vervangend systeem te ontwikkelen teneinde dit, na de beëindiging van de overeenkomsten, commercieel te exploiteren. Dat deze ontwikkeling wel aan DevLogic is opgedragen, is, blijkens de eigen stellingen van EuroPsyche, de door Fides onder de punten 14-21 in haar pleitnotities en ter terechtzitting verder geschetste en door EuroPsyche onvoldoende gemotiveerd bestreden omstandigheden en de door Fides overgelegde productie 15, voldoende aannemelijk geworden. Daarmee kan reeds voorshands worden aangenomen dat EuroPsyche (op grond van artikel 13 Aw (onrechtmatige nabootsing) en artikel 2 lid 1, aanhef en sub b Dw (onrechtmatige reconstructie)) in strijd handelt met de auteursrechten en databankenrechten die toebehoren aan Systicon en door Systicon in licentie gegeven zijn aan Fides. EuroPsyche is weliswaar eigenaresse van de in de databank opgenomen data, maar dat maakt niet dat zij, gelet op het bepaalde in artikel 2 lid 1 sub a Dw, gerechtigd is de inhoud van de databank naar believen op te vragen en te hergebruiken als bedoeld in gemeld artikel, zeker niet als zij daarbij het voorshands aannemelijke doel heeft om daarmee een op het recht van Systicon inbreukmakende vergelijkbare databank te gaan exploiteren. Het bepaalde in artikel 15b Aw, waarop EuroPsyche zich heeft beroepen, doet, indien en voor zover al van toepassing, aan het voorgaande oordeel niet af.

Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen onder 4.1 sub 2 (primair) en sub 3 voor toewijzing gereed liggen op de wijze als hierna in het dictum bepaald. De gevorderde dwangsommen zullen daarbij worden beperkt en gemaximeerd. Bij het sub 4 gevorderde ontbreekt het spoedeisend belang, alsmede een voldoende concrete onderbouwing.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 mei 2012, KG ZA 12-337 (Diadora Sport tegen Sport Illimitato Gruppo)
Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 8 juli 2010, KG ZA 10-401 (Sport Illimitato Gruppo tegen Diadora Sport)

Uitspraken ingezonden door Simon Dack en Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Licentieovereenkomst. Beslag op merkenrechten. Executiekortgeding waarin SIG wordt verboden haar eerdere vonnis uit 2010 te executeren, omdat zij geen licentievergoedingen meer heeft betaald en de overeenkomst alsnog tussentijds werd opgezegd.

Diadora is houdster van internationaal beeldmerk en gemeenschapsmerk ook wel 'forked badge device' genoemd.

SIG had een exclusieve licentie voor het in Nederland distribueren van kleding en schoenen. In een eerder kort geding in 2010, voerde SIG succesvol aan dat de distributieovereenkomst het faillissement van oude Diadora had overleefd, en dat de nieuwe eigenaar van het merk, Diadora Sport, gebonden was aan de overeenkomst.

Achtergrond van het executiegeding was dat SIG stelde dat Diadora Sport zich niet aan het vonnis hield en dat er dwangsommen waren verbeurd. SIG heeft zelf de afname van goederen en betaling van licentievergoedingen aan Diadora Sport opgeschort. Diadora vordert in dit executiegeding aan dat de beslagen worden opgeheven en dat aan SIG verboden wordt om verdere executiemaatregelen te treffen op basis van het vonnis uit 2010. De voorzieningenrechter heft de beslagen op en overweegt dat SIG geen rechtmatig belang heeft bij (verdere) executie, nu de overeenkomst alsnog door Diadora Sport rechtsgeldig is beëindigd onder Italiaans recht per 30 maart 2011. Er wordt een verbod opgelegd voor de executie van het vonnis van 8 juli 2010.

4.12. Voorshands oordelend was SIG derhalve (onder meer) gehouden tot betaling van licentievergoedingen op grond van de Overeenkomst. Diadora Sport heeft SIG in overeenstemming met artikel 13.2 van de Overeenkomst middels de door beide partijen als notice of default beschouwde brief van 25 februari 2011 in de gelegenheid gesteld die betaling (alsnog) te verrichten en daarbij een fatale termijn genoemd, waarna zij de overeenkomst als beëindigd zou beschouwen. SIG heeft zich weliswaar op 23 maart 2011, derhalve voordat de fatale termijn afliep, beroepen op de exceptio inadimpleti contractus, maar dit beroep is voorshands door de Italiaanse kort geding rechter – en thans ook door deze voorzieningenrechter – van de hand gewezen. SIG is derhalve niet van haar betalingsverplichting bevrijd. SIG heeft ook niet, nadat zij kennis heeft genomen van het oordeel van de Italiaanse rechter, alsnog betaald. Naar oordeel van de voorzieningenrechter dient er onder die omstandigheden voorshands van worden uitgegaan dat de Overeenkomst met inachtneming van artikel 13.2 daarvan per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd.

Opheffing executoriale beslagen
4.13. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar voorlopig oordeel heeft Diadora Sport immers niet gehandeld in strijd met het vonnis en zijn derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Verbod op (toekomstige) executie
4.15. Met de onder 4.13. beschreven stand van zaken zijn de vorderingen van Diadora Sport die zien op een verbod op executeren van het vonnis van 8 juli 2010 toewijsbaar. Nu de aan de veroordeling ten grondslag liggende verplichting is komen te vervallen – er dient immers voorshands vanuit gegaan te worden dat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd – heeft SIG immers geen in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging.

Dwangsom
4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd. Een dwangsom ter hoogte van € 10.000,= per dag is naar voorlopig oordeel voldoende om de beoogde preventieve, afschrikkende werking te hebben.

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - persbericht
Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België)

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: "licentiehouders van oudere rechten". Een persoon die slechts gemachtigd is om een domeinnaam te registreren die gelijk is of overeenstemt met het merk is "geen licentiehouder van oudere rechten" in de zin van de genoemde Verordening rondom regels, toepassing en werking van .eu-domeinnamen.

Pie Optiek voert met name aan dat Bureau Gevers geen recht heeft op registratie van de betrokken domeinnaam, aangezien zij zelf geen „houder van een ouder recht” in de zin van verordening nr. 874/2004 is. Het betrokken recht is namelijk in handen van de Amerikaanse onderneming Walsh Optical, die echter niet bevoegd is de domeinnaam te laten registreren aangezien zij buiten de Europese Unie is gevestigd en derhalve niet aan de wettelijke voorwaarden ter zake voldoet. Pie Optiek is van mening dat de twee ondernemingen een truc hebben toegepast om de voorwaarden voor registratie te omzeilen: zij hebben een contract met het opschrift „licentieovereenkomst” gesloten waarin Bureau Gevers zich ertoe verbindt, haar naam en adres in de Europese Unie ter beschikking te stellen om zo haar Amerikaanse klant de mogelijkheid te bieden de litigieuze domeinnaam te registreren. Bovendien betwijfelt Pie Optiek of er juridisch überhaupt sprake is van een licentieovereenkomst, aangezien Bureau Gevers alleen maar de bevoegdheid is verleend om het merk te registreren, maar niet om waren of diensten onder dat merk in de handel te brengen.

Conclusie AG: De woorden „licentiehouders van oudere rechten” in artikel 12, lid 2, van verordening nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moeten aldus worden uitgelegd dat zij in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, niet kunnen doelen op een persoon die door de merkhouder uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, zonder evenwel te zijn gemachtigd om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk.

Vraag: 1. Moet artikel 12, lid 2, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het ".eu"-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie1, aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden "licentiehouders van oudere rechten" kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een aan het merk identieke of gelijkluidende domeinnaam te registreren, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

Vraag 2. Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat er "een recht of gewettigd belang" bestaat, zelfs als de "licentiehouder van oudere rechten" de ".eu"-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de vereiste van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening (EG) nr. 733/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 22 april 2002 betreffende de invoering van het ".eu"-topniveaudomein2?

Op andere blogs:
IPKat (One in the eye from Pie? Or, when is a licence not a licence?)

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, 27 april 2012, LJN BW4423 (eisers tegen Mageko v.o.f. c.s.)

Als randvermelding. Beëindiging opdrachtovereenkomst en de afgifte van (digitale werk)tekeningen. Retentierecht.

Tussen partijen is een opdrachtovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een machine (PROTO) waarin is opgenomen dat gedaagden digitale gegevens (ontwerp) als ook de producten zal vervaardigen en de fysieke machinebouw zou uitvoeren. Een aantal facturen zijn betaald. Eisers hebben de opdracht schriftelijk opgezegd en vorderen nu de afgifte van zaken en actuele digitale en fysieke ontwerptekeningen en de tot en met productie-detailniveau uitgewerkte werktekeningen.

De vordering wordt afgewezen, behoudens de zaken waar omtrent gedaagden hebben verklaard dat definitieve detailtekeningen reeds (bijna) gereed zijn. Er is geen aanleiding voor een dwangsom.

5.11.  De onderhavige vordering zal derhalve worden afgewezen, behoudens ten aanzien van die zaken waar omtrent [gedaagden] c.s. zich ter zitting bereid hebben verklaard om de definitieve detailtekeningen, reeds gereed dan wel nog als zodanig te maken uit de concepttekeningen, met uitsluiting van die betreffende de stapelaar en de driehoeksvouwer – waarvoor [eisers] c.s. niet hebben betaald – af te geven. Voor het bepalen van een dwangsom in verband hiermee ziet de rechtbank geen aanleiding.

Interessant is de combinatie van opdracht en de zelf ingebrachte zaken voor uitvoering van die opdracht:

5.6.  [gedaagden] c.s. hebben aangevoerd dat omtrent de door [eisers] c.s. zelf ingebrachte zaken niets is geregeld in de overeenkomst. Dit komt de voorzieningenrechter juist voor: deze zaken betreffen immers noch gegevens noch door [gedaagden] c.s. geproduceerde zaken, waarvoor gefactureerd kon worden. In zoverre kan voor de gevorderde afgifte van lijnunit, bandtransporteur en lijmsysteem geen titel worden ontleend aan de overeenkomst van opdracht. [gedaagden] c.s. beroepen zich ter zake op het retentierecht van artikel 6:52 BW.

5.8.  De voorzieningenrechter acht deze discussie voor het beoordelen van de vordering tot afgifte niet van doorslaggevende betekenis. Hieraan gaat namelijk vooraf de vraag of [gedaagden] c.s. met recht een beroep kunnen doen op een retentierecht als bedoeld in artikel 6:52 BW en wel voor alle door [eisers] c.s. opgeëiste zaken. Ingevolge dit artikel is een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. De voorzieningenrechter acht deze samenhang in dit geval voldoende gegeven. De norm die in dit verband aan de orde is, is of [eisers] c.s. in strijd handelen met de redelijkheid en billijkheid door afgifte van zaken op te eisen zonder zelf te presteren in het kader van de verbintenis.

HR 27 april 2012, LJN BV1301 (De Beeldbrigade/X) en LJN BV1299 (X/Bell Microproducts)

Als randvermelding vanwege het auteursrechtelijke element rondom software. Verschenen op ITenRecht onder IT 767. De Hoge Raad heeft bij arrest van 27 april 2012 geoordeeld over een sedert lang omstreden kwestie: de toepasselijkheid van titel 7.1 (inzake de koopovereenkomst) op standaardsoftware.

"Aldus volgt ook uit het stelsel van de wet dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een gegevensdrager of via een download." (r.o. 3.5).

De Cassatieblog voegt hieraan toe:

Komt het leveren van software neer op het leveren van een zaak of een vermogensrecht? Je zou kunnen redeneren dat de drager (dvd, usb-stick, etc.) inclusief de software in de vorm van elektromagnetische data die daarop is vastgelegd, een stoffelijk object is dat voor menselijke beheersing vatbaar is, en daarmee een zaak in de zin van art. 3:2 BW. Maar dat is bij software niet het hele verhaal. Een computerprogramma is ook een voortbrengsel van de menselijke geest en als zodanig beschermd door het auteursrecht. Dat betekent ook dat software zonder toestemming van de rechthebbende niet verveelvoudigd mag worden, maar verveelvoudiging is precies wat er gebeurt wanneer een programma bijvoorbeeld wordt geïnstalleerd, geladen of uitgevoerd (vergelijk art. 45i Auteurswet). Bij de aanschaf van software is daarom ook altijd sprake van het (impliciet of expliciet) verkrijgen van een gebruiksrecht, en dat recht is in elk geval geen zaak in de zin van art. 3:2 BW.

Verder van IT 767. De beslissing heeft alleen betrekking op standaardsoftware.

"3.5 In dit verband is in de eerste plaats van belang dat de toepasselijkheid van de kooptitel niet is beperkt tot de koop van zaken volgens de begripsomschrijving van art. 3:2 BW. Uit art. 7:47 BW, waarin is bepaald dat koop ook betrekking kan hebben op vermogensrechten, blijkt dat de wetgever de kooptitel van toepassing heeft geacht op alle goederen als bedoeld in art. 3:1 BW, en dus aan die titel een ruim bereik heeft willen geven wat betreft het voorwerp van de koopovereenkomst. Voorts is van belang dat een overeenkomst tot het aanschaffen van standaardcomputerprogrammatuur - op een gegevensdrager of via een download - voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag ertoe strekt de verkrijger iets te verschaffen dat geïndividualiseerd is en waarover hij feitelijke macht kan uitoefenen. Dit alles pleit voor toepasselijkheid van de kooptitel op een zodanige overeenkomst.

Deze toepasselijkheid is ook wenselijk omdat de kooptitel een uitgewerkte regeling geeft inzake conformiteit, klachtplicht en verjaring, en omdat met die toepasselijkheid de rechtspositie van de koper wordt versterkt (met name in het geval van consumentenkoop en koop op afstand). In al deze opzichten bestaat geen aanleiding de aanschaf van standaardsoftware te onderscheiden van de koop van zaken en vermogensrechten.

Van belang in dit verband is voorts de afdeling over koop op afstand. Uit art. 7:46d lid 4, aanhef en onder c, BW moet worden afgeleid dat deze afdeling mede van toepassing is op computerprogrammatuur, en wel zonder dat daartoe de omschrijving van het voorwerp van de koopovereenkomst specifiek voor deze afdeling is uitgebreid. Daarom zou het ongerijmd zijn indien niet ook de aanschaf van computerprogrammatuur die niet op afstand is verricht, als koop in de zin van titel 7.1 zou worden gekwalificeerd. Aldus volgt ook uit het stelsel van de wet dat de aanschaf van standaardcomputerprogrammatuur voor een niet in tijdsduur beperkt gebruik tegen betaling van een bepaald bedrag binnen het bereik van de kooptitel valt, ongeacht of sprake is van aanschaf op een gegevensdrager of via een download. "

De beslissing in het arrest is overigens wel beperkt tot uitsluitend de vraag of de kooptitel (en in het bijzonder de toepasselijke verjaringstermijn van art. 7:23 lid 2 BW) van toepassing is.

"Niet aan de orde is derhalve de goederenrechtelijke aard van software, en evenmin de kwalificatie van (de titel van verkrijging van) de gebruiksrechten die bij de aanschaf van de software worden verkregen." (r.o. 3.4)

Zie voor het gelijkluidende oordeel in de vrijwaringszaak over koop ten behoeve van doorlevering HR 27 april 2012, LJN BV1299. Zie voor het arrest van het Hof (Hof Amsterdam 1 juni 2010, LJN BM6320) dat in deze zaak aan de orde was tevens IT 16.