Vzr. Rechtbank Rotterdam 12 juli 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (Incorporated Effice Software North America Inc. tegen SDF-Effice B.V.)
Intellectueel eigendomsrecht. Software. Betrokkenheid curator. Geldigheid en uitleg overeenkomst.
ESNA drijft een onderneming die zich richt op de ontwikkeling en distributie van handelssoftware voor alle soorten ondernemingen in de glastuinbouwsector, waaronder de sierteeltsector. Effice B.V. richt zich ook op software voor de automatisering in de sierteeltsector (hierna: de Effice-software). Tussen Effice B.V., [C] en [D] enerzijds en ESNA anderzijds is een overeenkomst, genaamd “Software Distribution and Marketing Agreement”, gesloten (zie r.o. 2.5 en 2.6).

Aan Effice B.V., [C] en Matrix is medio maart 2013 een voorlopige surseance van betaling verleend. Zij zijn alle op 22 maart 2013 in staat van faillissement verklaard. De curator in de faillissementen van Effice B.V., [C] en Matrix (hierna tezamen: Effice c.s.) heeft het immateriële actief van Effice c.s. op 12 april 2013 verkocht en geleverd aan SDF. De curator heeft daaraan voorafgaand de overeenkomsten vernietigd dan wel ontbonden. ESNA stelt zich op het standpunt dat SDF inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten rustende op de Effice-software (auteurs-, handelsnaam- en merkrechten (beeldmerken, logo’s)).

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. In artikel 12.1 van de overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”.

ESNA eigenaar op grond van de onder 2.5 en 2.6 geciteerde overeenkomsten?
5.7. Uit het bepaalde in de - door [A] opgestelde en met [D] en hun juridisch adviseur (aangenomen mag worden dat zij alle drie in meer of mindere mate aan te merken zijn als professionals in het betreffende markt-/juridisch segment) besproken - overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 kan dit in elk geval niet worden afgeleid.

5.7.1. Immers, in artikel 12.1 van bedoelde overeenkomsten staat letterlijk dat Effice B.V. gerechtigde blijft op de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software. Dat is Effice B.V. eventueel tezamen met de “co-authors”; dat ESNA een “co-author” op het oorspronkelijke softwareprogramma is, is gemotiveerd betwist door SDF en vindt verder ook geen steun in de overgelegde stukken. Dat de eigendom bij Effice B.V. is gebleven vindt bevestiging in de tekst van de considerans, in artikel 6.2 en in de in artikel 11.2 gebezigde term “license fee”. Daartegenover staat slechts de tekst van artikel 12.2 “Effice hereby fully, without limitation and irrevocably assigns and transfers [Nb. arcering en onderstreping vzr] any and all Intellectual Property Rights relating to the Software (…) for Distributors territory to Distributor”, doch daarmee is in de gegeven omstandigheden en bezien in de gehele context van de overeenkomsten niet voldoende aannemelijk geworden dat wordt bedoeld overdracht van intellectuele eigendomsrechten (van het oorspronkelijke softwarepakket) aan ESNA te bewerkstelligen.

Hoewel in beginsel het auteursrecht (vergelijk artikel 2 Aw) met het oog op overdracht splitsbaar is naar bijvoorbeeld landsgrenzen en in zoverre de door ESNA verdedigde constructie (dat beoogd is de rechten voor bepaalde regio’s over te dragen) denkbaar is, was in die bedoeling voor de formulering van artikel 12.1 en considerans A geen denkbare reden. Die bedoeling had daar juist heel eenvoudig verwoord kunnen worden. Het ligt veeleer voor de hand dat partijen bij de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 bedoeld hebben te bereiken dat Effice B.V. respectievelijk Effice B.V. en zekerheidshalve [C] en [D] een zeker gebruiksrecht/licentie aan ESNA toekent/toekennen. Dit kan ook worden afgeleid uit het bepaalde in artikel 11 van die overeenkomsten; op grond van de tekst van dat artikel is niet aannemelijk dat ESNA voor intellectuele eigendomsrechten, naast de distributierechten, zie artikel 11.2, een (redelijke) prijs heeft betaald. De voorzieningenrechter vindt buiten de context van de overeenkomsten bevestiging van haar voorlopig oordeel dat bedoeld is een gebruiksrecht en niet de alomvattende intellectuele eigendomsrechten aan ESNA over te dragen in bijvoorbeeld productie 7 van SDF (een e-mail van [A] van 22 november 2012 te 5:42 uur aan o.a. [D]): “Masterplan Effice: (…) Stap 5: (woensdag 28-11) ESNA verstrekt lening aan Effice B.V. waarbij IP alle software verpand wordt”.

5.7.2. Het bepaalde in artikel 20.3 (ook bezien in verhouding tot de artikelen 12.1 en 12.2) en artikel 20.6 van de overeenkomsten doet aan het voorgaande niet af. Meer specifiek geldt ten aanzien van het bepaalde in artikel 20.3 (“In the case of failure or dissolution of Effice, all rights and obligations under this Agreement shall inure to the Distributor.”) dat de inhoud van deze bepaling geen effect kan sorteren, gelet op het bepaalde in artikel 35 Fw. Immers, voor de overdracht van deze rechten is levering vereist. Met het intreden van het faillissement van Effice c.s. is vooralsnog de curator daartoe de enige beschikkingsbevoegde (behoudens hetgeen hierna onder 5.13 is overwogen). De curator heeft juist de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 (primair) vernietigd en de immateriële activa aan SDF geleverd. Het stond partijen voorshands niet vrij om in strijd met de wettelijke regeling levering overbodig te achten.

5.7.3. Denkbaar is, zoals ESNA heeft gesteld, dat sprake is van min of meer uitgebreide aanpassingen in de software door haar. In dat geval zou ESNA een beroep op het bepaalde in artikel 8.6 van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012 toekomen. Daartoe is echter, in het kader van dit kort geding, onvoldoende concreet gesteld. Niet aannemelijk is geworden dat ESNA de in dat artikellid bedoelde - min of meer ingrijpende - herzieningen heeft aangebracht in de oorspronkelijke Effice-software. Bovendien laat deze bepaling de rechten op de oorspronkelijke software onverlet en tussen partijen staat vast dat geen sprake is van een door ESNA ontwikkeld geheel nieuw, zelfstandig programma.

5.8. De stelling van ESNA dat [D] tegenover afnemers zou hebben verklaard dat de intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software bij een entiteit in Canada zouden rusten leidt niet tot een andere conclusie dan de voorgaande. Hoewel een dergelijke uitlating er mogelijk op zou kunnen wijzen dat toch bedoeld was deze rechten aan ESNA over te dragen, is evenzeer denkbaar dat [D] op de distributierechten/licenties heeft gedoeld.

5.9. Verder geldt dat, naar eigen zeggen van ESNA (pleitnotitie punt 3), het de bedoeling was dat de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Effice-software zouden worden ondergebracht in een aparte entiteit, een software holding, waarin [D] en [A] de directie zouden moeten gaan voeren en al dan niet naast investeerders de aandelen zouden gaan houden. Tegelijkertijd stelt ESNA en staat in feite vast dat deze holding niet is opgericht. Daargelaten of de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten nu beoogd was, gerealiseerd/voltooid is dit doel in elk geval niet. Aan wie dit te wijten is doet thans niet ter zake. Aan de als productie 1 bij dagvaarding overgelegde PowerPoint presentatie waarop ESNA zich beroept en die in lijn met haar redenering lijkt te zijn kunnen in deze procedure geen verstrekkende rechten worden ontleend (sprake is van een ‘pitch’). Daaruit kan ook niet worden afgeleid dat ESNA de IP Holding zou worden die de intellectuele eigendomsrechten in de beoogde samenwerkingsstructuur zou gaan houden en dus evenmin dat zij zonder meer intellectuele eigendomsrechten op de Effice-software geldend zou kunnen gaan maken. In tegendeel, beoogd lijkt oprichting van een aparte entiteit, los van de entiteit die optreedt als distributeur/exploitant die ESNA onmiskenbaar is.

Conclusie
5.14. In de gegeven omstandigheden waarin op dit moment in deze tegen enkel SDF aangespannen procedure geen uitsluitsel kan worden gegeven over de geldigheid en de uitleg van de overeenkomsten van 14 november 2011 en 4 september 2012, maar voorshands de visie van SDF aannemelijker voorkomt dan die van ESNA, acht de voorzieningenrechter in het kader van een belangenafweging, mede uit pragmatische overwegingen, onvoldoende grond aanwezig om in de situatie zoals deze thans bestaat wijziging te brengen door toewijzing van de vorderingen van ESNA. De continuïteit in de exploitatie en distributie van de Effice-software is daarbij van doorslaggevend belang geacht, als ook de marktpositie van beide partijen. Namens SDF is ter zitting verklaard dat zij bezig is met de uitrol van het door haar gemaakte plan van aanpak; zij heeft onder meer met betrekking tot de Effice-software een helpdesk opgezet en heeft in dat verband mensen aan het werk. De bestaande klanten zijn ook geïnformeerd over de overdracht. Haar doel is dat de bestaande klanten hun vertrouwen terugwinnen in het product en klant blijven. SDF richt zich daarbij eerst op Nederland, op de (ongeveer 300) Nederlandse klanten en (5) Belgische klanten. Zij is voornemens in de toekomst met de Effice-software de grens over te gaan. Voor rekening en risico van ESNA dient in dit kader voorshands te blijven dat zij haar gestelde (financiële) belangen niet eerder heeft veiliggesteld. Het voorgaande geldt ook nu op dit moment niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure ten voordele van ESNA zal worden beslist.

6. De beslissing
De voorzieningenrechter

in het incident
6.1. compenseert de kosten van de procedure in het incident tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

in de hoofdzaak
6.2. wijst de vorderingen af,
6.3. veroordeelt ESNA in de proceskosten, aan de zijde van SDF tot op heden begroot op € 1.405,00, te vermeerderen met nakosten ad € 131,00 (respectievelijk € 199,00 ingeval van betekening van dit vonnis),
6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBROT:2013:6357 (pdf)

Rechtbank Den Haag 14 augustus 2013, HA ZA 12-813 (Intermedium Shoes tegen Deckers Outdoor Corporation)
Uitspraak en samenvatting ingezonden door Gregor Vos, Patty de Leeuwe en Marloes Meddens-Bakker, Klos Morel Vos & Schaap.
Samenvatting - Modellenrecht. Intermedium is een Nederlandse schoenenproducent die onder het merk BAMA de volgende schoen op de markt brengt (“de Intermedium Schoen”). In deze procedure vraagt Intermedium - onder meer - een verklaring voor recht dat de Intermedium schoen geen inbreuk maakt op het door Deckers gedeponeerde Gemeenschapsmodel voor de UGG Bailey Button. Deckers verweert zich en vordert in reconventie een verbod (en de gebruikelijk nevenvorderingen) wegens inbreuk op de aan haar toekomende modelrechten. De rechtbank wijst de vorderingen in conventie af en beveelt Intermedium onder meer iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel van Deckers te staken en gestaakt te houden.

Intermedium heeft zich op het standpunt gesteld dat het Gemeenschapsmodel en de Intermedium Schoen op een aantal wezenlijke onderdelen van elkaar verschillen en dus een andere algemene indruk wekken. Gebruikelijke (stijl- en/of functionele) elementen dienen bij de beoordeling van de inbreuk immers buiten beschouwing te worden gelaten.

Nu nadrukkelijk niet door Intermedium aan de orde gesteld, gaat de rechtbank uit van de geldigheid van het Gemeenschapsmodel. Ook neemt de rechtbank als uitgangspunt dat de (elementen omgeven door) stippellijnen geen deel uitmaken van het model, nu Intermedium in reconventie afstand heeft genomen van de stelling dat de stippellijnen bij de beoordeling van het Gemeenschapsmodel betrokken dienen te worden.

Hoewel de stijl van de ‘sheepskin boot’ (een comfortable schoen van schapenvacht, die wordt gebruikt om de voeten warm en droog te houden) als zodanig niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komt, kan de wijze waarop daar in praktische zin vorm aan is gegeven wel op basis van het modelrecht kan worden beschermd. Daarbij heeft Intermedium op basis van de grote hoeveelheid door haar overgelegde afbeeldingen niet kunnen bewijzen dat het Gemeenschapsmodel op grond van het vormgevingserfgoed niet of nauwelijks beschermingsomvang toekomt, nu deze afbeeldingen niet duidelijk, irrelevant, danwel ongedateerd zijn.

Dat het gebruik van gequilte (geprononceerde) naden voor het stikken van materiaal als schapenvacht een technische functie heeft en bij sheepskin boots standaard voorkomt, is irrelevant nu deze naden als zodanig niet in het Gemeenschapsmodel voorkomen. Bovendien is onvoldoende onderbouwd dat het op dezelfde wijze als in het Gemeenschapsmodel aanbrengen van gequilte en niet-gequilte naden uitsluitend door de technische functie bepaald wordt. Uit de door Intermedium overgelegde voorbeelden blijkt immers dat variatie mogelijk is met het soort naad en de plaats van de naden. Hetzelfde geldt ten aanzien van de overslag en het uitsteken van de wollen binnenzijde van de schoen: hoewel deze elementen als zodanig een technische functie hebben, wordt de specifieke vorm die daarvoor is gekozen door het modelrecht beschermd.  
Op grond van het voorgaande definieert de rechtbank de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel als een combinatie van 7 kenmerkende elementen en oordeelt dat er sprake is van een overeenstemmende totaalindruk: “De genoemde verschillen zijn zodanig klein en ondergeschikt dat daarmee ook bij de geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk zal worden gewekt dan de algemene indruk die het Gemeenschapsmodel oproept.” Daarbij is irrelevant dat de Intermedium Schoen – in afwijking van het Gemeenschapsmodel - niet met omgekrulde overslag wordt verkocht, aangezien Intermedium onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat ook de Intermedium Schoen tijdens het dragen zal gaan omkrullen (gevaar van post sale confusion).

1019h Rv proceskosten: € 40.101,61

Op andere blogs:
De Grave De Mönnink Spliet (ugg obtains pan-european injunction for its sheepskin boots)

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (Koninklijke Talens B.V. tegen V)
Uitspraak mede ingezonden door Menno Heerma Van Voss, KEENON en Wim Maas en Frederick Leentfaar, Deterink. In navolging van IEF 11520.
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Wederverkoop, bona fide merkgebruik in domeinnaam. WIPO arbitrage toetsing. Talens is een bekende producent en aanbieder van verf- en tekenmaterialen. V. is lijstenmaker en biedt ophangsystemen aan. Per 27 november 2011 is V. een fysieke en online winkel in schilder- en tekenmaterialen begonnen via de domeinnaam talensshop.nl.

In eerste aanleg zijn de vorderingen van Talens afgewezen. In hoger beroep vordert Talens - middels negentien grieven die er toe strekken om het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen - de vernietiging van het bestreden vonnis. Het hof oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar en dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het bekende merk. Het hof beveelt V om iedere inbreuk op de merkrechten van Talens te staken, volledige opgave te doen en de domeinnamen waarin het woord 'Talens' voorkomt (op eigen kosten) op naam van Talens te zetten.

Gebruik van 'Talensshop' en 'Talensshop.nl' als handelsnaam, merk en domeinnaam
9. Naar voorlopig oordeel van het hof gebruikt V de tekens Talensshop en Talensshop.nl als handelsnaam ter aanduiding van de desbetreffende onderneming. Talens heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de naam waaronder de (web)winkel zich bij het publiek ter identificatie aandient op bijvoorbeeld (iedere pagina van) haar website, op ordebevestigingen, (...) Het hof verwerpt daarmee het betoog van V dat Talensshop thans alleen nog wordt gebruikt als domeinnaam van een website die wordt gevoerd door een onderneming genaamd Artimat.

10. Voorts moet het gebruik dat V maakt van de tekens Talensshop en Talensshop.nl naar voorlopig oordeel van het hof worden aangemerkt als gebruik van die tekens als merk, namelijk ter onderscheiding van de diensten van Talensshop (detailshandelsdiensten; het aanbieden en wederverkopen van schilder- en tekenbenodigdheden van Talens). Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 genoemde uitingen maakt V met het teken Talensshop het publiek kenbaar dat hij is gespecialiseerd in (de verhandeling van) Talens-producten. Dit gebruik is zodanig dat een verband ontstaat tussen dit ook als handelsnaam gebruikte teken en de waren en/of diensten van Talensshop, zodat sprake is van gebruik 'voor waren en diensten' in de zin van sub a, b en c van artikel 2.20 BVIE en van artikel 9 lid 1 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, IER 2007/102, Céline).

11. De website die V exploiteert en waarop hij via zijn webwinkel zijn waren en diensten aanbiedt, heeft als domeinnaam www.talensshop.nl (ook als www.talensshop.be). Gelet op het in rechtsoverweging 9 en 10 overwogene, moet het gebruik van deze domeinnamen, mede in aanmerking genomen de onder deze domeinnamen actieve website(s), worden aangemerkt als gebruik als handelsnaam alsmede als merk (ter onderscheiding van (op deze website aangeboden) diensten).

Merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 9 lid 1 sub b en c GMV
14. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu sprake van verwarringsgevaar als bedoel in de bepaling sub b van eerdergenoemde artikelen. De hiervoor in overweging 2(iii) aangeduide merken van Talens en de tekens Talensshop en Talensshop.nl zoals in casu gebruikt stemmen, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, in auditief, visueel en begripsmatig opzicht zodanig overeen dat het relevante publiek daardoor kan menen dat de betrokken diensten afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen. (...)

15. Naar voorlopig oordeel van het hof is in casu ook sprake van merkinbreuk als bedoeld in de bepaling sub c van artikel 2.20 lid 1 BVIE en artikel 9 lid 1 GMV omdat V ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende merken van marktleider Talens (dat, zoals door Talens gesteld, het merk Talens bekend is, is door V niet betwist). Daartoe overweegt het hof als volgt. In de eerste plaats geldt, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 14 is overwogen dat het bekende merk Talens en de litigieuze tekens zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze tekens en het merk legt. In de tweede plaats trekt V ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van Talens doordat hij met het gebruik van het woord 'Talens' in de handelsnaam van zijn onderneming of in een teken dat hij gebruikt als merk ter onderscheiding van de door Talensshop aangeboden diensten naar voorlopig oordeel van het hof bij het relevante publiek de indruk wekt dat er een bijzonder (commerciële) band bestaat tussen de onderneming en Talens. (...) Door aldus de indruk te wekken van een bijzondere band met Talens probeert V in het kielzog van het bekende merk Talens te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die Talens heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, NJ 2009/576, L'Oréal/Bellure). Daarbij merkt het hof op dat tussen partijen in confesso is dat V zich met Talensshop in een voordeliger positie heeft gemanoeuvreerd en significant meer Talens-producten verkoopt dan andere wederverkopers van Talens-producten. Bij dit alles is niet van belang of schade aan het merk wordt berokkend, of dat de handelswijze van V voordelig voor Talens zou zijn. Ten slotte is door V geen (steekhoudende) geldige reden voor de noodzaak van het gewraakte gebruik aangevoerd.

Beperkingen ex artikel 2.23 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV?
23. Uit het voorgaande blijkt dat het beroep van V in artikel 2.23 lid 1 en 3 BVIE en artikelen 12 en 13 GMV niet opgaat. Deze bepalingen staan er in deze zaak dus niet aan in de weg dat Talens zich op haar merkrechten beroept. In zoverre slagen de grieven 3 tot en met 11.

Slotsom merkinbreuk; vorderingen
24. Slotsom is dat Talens zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen het (in rechtsoverweging 10 en 11 genoemde) gewraakte gebruik van de tekens 'Talensshop' en 'Talensshop.nl', daaronder begrepen gebruik van het aan het merk Talens gelijke teken als trefwoord in het kader van zoekmachineadvertentiediensten op internet, nu (de reclame op) Talensshop.nl het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de diensten die op deze website worden aangeboden afkomstig zijn van Talens of een economisch met Talens verbonden onderneming dan wel een derde (vgl. HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C 238/08, NJ 2012/523, Google). Ook kan zij zich, op grond van haar Benelux-merkrechten, verzetten tegen gebruik van het merk Talens anders dan ter onderscheiding van waren en diensten, zoals als handelsnaam en als metanamen/metatag alsmede tegen het geregistreerd hebben en houden van (nog) niet actieve domeinnamen waarin het met Talens is opgenomen. Het voorgaande geldt, zo overweegt het hof voor de volledigheid, ook voor variaties met beschrijvende toevoegingen (...) eveneens voor het gebruik van de beeldmerken van Talens, waarin immers het woordelement Talens centraal staat (zie overweging 2(iii).

25. Op grond van het hiervoor overwogene slagen (ook) de grieven 15 en 16, en zal het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk alsnog worden toegewezen.

Handelsnaaminbreuk, oneerlijke handelspraktijk en onrechtmatige daad
26. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Talens geen belang meer (gesteld) bij het gevorderde handelsnaaminbreukverbod. De grieven 2, 12, 13 en 14 en dit deel van de vorderingen behoeven dan ook geen verdere bespreking. Evenmin bespreking behoeft grief 17, die (de vorderingen voor zover gegrond op) de subsidiaire grondslag (oneerlijke handelspraktijk; artikel 6:193 BW) en de meer subsidiaire grondslag (onrechtmatige daad; artikel 6:162 BW) betreft.

Beslissing

Het hof:
vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage, sector Civiel recht, van 2 juli 2012
en, opnieuw rechtdoende:
a) beveelt V om binnen achtenveertig uur na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de in overweging 2(iii) genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerkrechten van Talens in het Benelux-gebied respectievelijk de lidstaten van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, een en ander als nader omschreven in rov. 24;
b) beveelt V om binnen zeven dagen na betekening van dit arrest aan de advocaat van Talens schriftelijk en volledig opgave te doen, voorzien van deugdelijk schriftelijk bewijs, van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam, op naam van aan hem gelieerde ondernemingen, en/of op naam van derden ten behoeve van hem, waarin het woord 'talens' voorkomt;
c) beveelt V om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd om, op eigen kosten, de domeinnamen talensshop.nl, talens-shop.nl, talensshop.eu, talenswinkel.eu, talensshop.be, talens-shop.be en talensshop.de, alsmede de eventuele andere domeinnamen waarin het woord 'talens' voorkomt, blijkend uit de opgave genoemd onder b), op naam te zetten van Talens, één en ander in overeenstemming met de desbetreffende voorwaarden van de betreffende domeinnaam-organisatie, zoals de SIDN;
(...)

Lees de uitspraak hier:
Grosse KG ZA 12-383 (pdf)
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:2967 (pdf)

Hof Den Haag 13 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (Bang & Olufsen tegen Loewe)
Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels en Marlou van de Braak, Hoyng Monegier LLP.
In navolging van IEF 12256.
Modelrecht. Auteursrecht. Beschermingsomvang. Proceskosten. B&O is houdster van het Gemeenschapsmodel 001595521-0001  voor ‘Televisietoestellen’. Loewe c.s. heeft haar nieuwste flatscreentelevisie, de Loewe Reference ID, gepresenteerd. ‘ID’ staat voor ‘Individual Design’. Beide televisies kunnen worden aangepast aan de omgeving en de eigen smaak of aan de (woon)stijl van de consument.

In het vonnis in kort geding zijn de vorderingen van B&O afgewezen. B&O is in hoger beroep gekomen en heeft daarbij elf grieven aangevoerd. Het hof vernietigt het vonnis in zoverre dat de proceskosten (voor een deel) opnieuw worden begroot en bekrachtigt het vonnis voor het overige. De beschermingsomvang leidt niet tot een inbreuk op het model- en/of het auteursrecht van B&O. Gelet op de afstand die het model neemt tot het vormgevingserfgoed zal de Reference ID op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk maken.

De grieven 1 tot en met 6 hebben betrekking op de afwijzing van de vordering gegrond op het modelrecht. In grief 7 klaagt B&O over het buiten beschouwing laten van stukken door de voorzieningenrechter. De grieven 8 en 9 zien op het auteursrecht. Met grief 10 beoogt B&O het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Grief 11 ten slotte betreft de hoogte van de in eerste aanleg aan Loewe toegewezen proceskosten.

De Processuele grief
5. In grief 7 beklaagt B&O zich erover dat de voorzieningenrechter bij pleidooi door B&O overgelegde stukken buiten beschouwing heeft gelaten. Behandeling van grief 7 kan achterwege blijven. De desbetreffende stukken zijn in hoger beroep alsnog overlegd, B&O mist belang.

Het modelrecht
Grief 1: de geïnformeerde gebruiker
8. De door de voorzieningenrechter gehanteerde omschrijving van de geïnformeerde gebruiker is juist. (...) De toevoeging van de voorzieningenrechter (in navolging van dit hof in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaak Apple/Samsung, rov. 9.2.) dat de aldus tot uitgangspunt genomen kennis en het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker tot gevolg heeft dat eerder moet worden aangenomen dat het model/voortbrengsel een andere algemene indruk wekt, heeft geen andere strekking dan dat het in aanmerking nemen, door de geïnformeerde gebruiker, van detailverschillen, er eerder toe kan leiden dat het model ten opzichte van het model/de modellen of het voortbrengsel/de voortbrengselen waarmee het vergeleken wordt een andere algemene indruk maakt, dan wanneer een en ander zou worden bezien vanuit het perspectief van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model als geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let. In zoverre faalt de grief.

12. De (red. tweede) grief faalt. Degene die een modelregistratie verricht beoogt daarmee het uiterlijk van (een deel van) een voortbrengsel te beschermen tegen navolging. Het is aan hem om te bepalen welke kenmerken van het voortbrengsel hij aldus onder bescherming wil stellen. (...) Voor zover B&O bedoelt te betogen dat het haar vrijstaat een beroep te doen op één model uit een meervoudig depot, stuit dat betoog daarop af dat in het onderhavige geval geen sprake is van een meervoudig depot (een depot van meerdere modellen), maar van een enkelvoudig depot waarin meerdere afbeeldingen van het model zijn opgenomen.

14. (...) Voor zover B&O aanvoert dat het 'normaal gebruik' beperkt is tot het frontaal voor de televisie zitten, verwerpt het hof dat betoog. Het hof acht het aannemelijk dat de geïnformeerde gebruiker, wanneer deze televisie kijkt, dat niet alleen frontaal, maar ook (wel eens) schuin voor de televisie zal doen. Daarnaast acht het hof aannemelijk dat normaal gebruik tevens omvat de waarneming van de televisie wanneer deze is uitgeschakeld, derhalve als onderdeel van het interieur. Alsdan zijn, ongeacht de wijze van plaatsing (hangend of staand), over het algemeen ook de zijkanten zichtbaar. Wanneer de televisie niet is opgehangen, maar neergezet, kan - afhankelijk van de wijze van neerzetten in meer of mindere mate - ook de achterzijde zichtbaar zijn. Iets anders is dat de aard van het voortbrengsel (een televisie) meebrengt dat het aanzicht van de voorzijde bij de geïnformeerde gebruiker relatief meer gewicht in de schaal zal leggen. Maar dat dit 'vele malen meer' zou moeten zijn, of doorslaggevend, is onjuist. In zoverre falen de grieven 2 en 3.

Grieven 3 tot en met 6: beschermingsomvang; inbreuk?
22. (...) Hoewel zeker vernieuwend, met name waar het de nieuwe elementen van de kenmerken C en D en de combinatie met kenmerk B betreft, acht het hof de afstand van het model tot het vormgevingserfgoed, in het bijzonder tot de BeoVision 5 en 9, (het eigen karakter van het model) niet zodanig dat aan het model een ruime beschermingsomvang zou moeten worden toegekend. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat, anders dan B&O betoogt, niet aannemelijk is geworden dat de vrijheid van de ontwerper beperkt was. Het vormgevingserfgoed laat zien dat er geen noodzaak was om voor een rechthoekige vorm te kiezen, ook niet bij toepassing van een breedbeeldscherm. Het hof ziet overigens ook geen aanleiding om, zoals Loewe bepleit, een geringe beschermingsomvang aan het model toe te kennen.

De Reference ID; inbreuk?
23. (...) Aldus ontbreken in de Reference ID de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. De verschillen zijn daarbij zodanig, dat, naar 's hofs voorlopig oordeel, de Reference ID - gelet op de afstand die het model neemt tot het (meest relevante) vormgevingserfgoed - op de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk zal maken, met andere woorden: buiten de beschermingsomvang van het model blijft. Daarbij kan de betekenis van het zogenaamde 'Loewe-oog' in het midden blijven.

24. Gelet op het voorgaande is ook het hof van oordeel dat Loewe met de Reference ID geen inbreuk maakt op de rechten van B&O uit hoofde van het model. De grieven 3 en 4 tot en met 6 falen dus.

Grieven 8 en 9: het auteursrecht
25. In haar achtste grief bestrijdt B&O het oordeel van de voorzieningenrechter dat B&O niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij auteursrechthebbende is op de BeoVision 10. Ter onderbouwing van haar stelling dat zij die hoedanigheid wel degelijk heeft, heeft B&O een aantal stukken overlegd. Loewe erkent dat op basis van deze stukken kan worden aangenomen dat B&O het auteursrecht op de BeoVision 10 heeft. De grief slaagt dus, zodat alsnog onderzocht dient te worden of Loewe met de Reference ID inbreuk maak op het auteursrecht van B&O op de BeoVision 10.

31. (...) Ook indien alle kenmerken tezamen in aanmerking worden genomen, maakt de Reference ID naar 's hofs voorlopig oordeel een andere totaalindruk dan de BeoVision 10. Van inbreuk op het auteursrecht is aldus naar Nederlands recht geen sprake. Wat betreft het recht van andere EU-landen gaat het hof ervan uit dat hierin op het punt van de inbreukvraag geen strengere maatstaven worden aangelegd (gelijkheidsvermoeden). B&O heeft het tegendeel niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt. Grief 9 faalt dus.

Grieven 10 en 11 en de eisvermeerdering
32. Grief 10, waarmee beoogd wordt het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen, mist zelfstandige betekenis en behoeft om die reden geen bespreking.

36. (...) Bij gebreke van een uitsplitsing van de (met de inschakeling van Duitse advocaten gemoeide) kosten over de onder i), ii) en iii) genoemde verweren, zal het hof de kosten terzake van het verweer i) begroten op ongeveer een derde, te weten € 10.000,-. Het hof zal de proceskostenveroordeling in eerste aanleg met dat bedrag verminderen. In zoverre slaagt de grief.

Beslissing

Het hof
in het principale beroep:
vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover B&O daarin is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 110.456,51 aan proceskosten en, in zoverre opnieuw recht doende:
veroordeelt B&O in de kosten van het geding in eerste aanleg en begroot deze tot op 21 januari 2013 aan de zijde van Loewe op een bedrag van € 100.456,51;
bekrachtigt het vonnis voor het overige;
wijst af het in hoger beroep anders of meer gevorderde;
veroordeelt B&O in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Loewe begroot op € 146.511,53;
verklaart dit arrest wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHDHA:2013:3356 (pdf)
KG ZA 12-1331 (afschrift)

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Hof Den Haag geeft uitleg over modellenrecht)

Rechtbank Overijssel 31 juli 2013, ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 (Buma tegen Reobijn BV, in vrijwaring: naam 3)

Openbaarmaking Buma-repertoire. Aan het begrip openbaarmaking in de zin van de Auteurswet moet een ruime betekenis worden toegekend. In 2009 heeft een personeelsfeest van Reobijn plaatsgevonden. Tijdens dit personeelsfeest heeft (onder meer) [naam 1] opgetreden, die was ingehuurd door [gedaagde in vrijwaring], in opdracht van Reobijn. Reobijn heeft aan Buma geen opgave en ook geen afdracht met betrekking tot de muziek gedaan. Buma start een procedure. Reobijn heeft [gedaagde in vrijwaring] in vrijwaring opgeroepen, omdat zij meent dat zij met [gedaagde in vrijwaring] een zogenaamde all-in-prijs is overeengekomen.

De rechtbank oordeelt dat Reobijn moet worden gezien als initiator èn eindafnemer, waaruit volgt dat Reobijn moet worden aangemerkt als degene die openbaar heeft gemaakt. De vorderingen van Buma worden toegewezen. In vrijwaring wordt [gedaagde in vrijwaring] veroordeeld tot opgave van de ten gehore gebrachte werken van het Buma-repertoire. De vordering van Reobijn tot een veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] om al datgene te betalen wat zij verschuldigd is jegens Buma wordt afgewezen. De vordering is onvoldoende bepaalbaar.

Buma stelt dat Reobijn de organisator is van het evenement. Reobijn stelt dat niet zij, maar [gedaagde in vrijwaring] moet worden beschouwd als degene die openbaar heeft gemaakt, nu [gedaagde in vrijwaring] het optreden van [naam 1] heeft georganiseerd. Subsidiair is Reobijn van mening dat theaterzaal De Kappen, waar het bedrijfsfeest plaatsvond, heeft te gelden als degene die openbaar heeft gemaakt. Meer subsidiair dient [naam 1], als optredend artiest, te worden beschouwd als degene die het repertoire openbaar heeft gemaakt.

In de hoofdzaak

4.4 De rechtbank begrijpt het betoog van Reobijn in dit verband aldus dat zij stelt dat zij niet de norm-adressant is. Naar het oordeel van de rechtbank moet, gelet op het standaardarrest van de Hoge Raad van 6 mei 1938 (NJ 1938, 634), aan het begrip openbaarmaking in de zin van de Aw een ruime betekenis worden toegekend en dient Reobijn als opdrachtgever van het personeelsfeest te worden aangemerkt, waarbij zij als oogmerk heeft gehad het aan haar personeel ten gehore doen brengen van muziek, uitgevoerd door [naam 1]. Daarmee is gegeven dat Reobijn moet worden aangemerkt als degene die openbaar heeft gemaakt. De verweren van Reobijn dat andere partijen dienen te worden beschouwd als degene(n) die openbaar hebben gemaakt, doen daar niet aan af. Weliswaar zijn deze andere partijen onmisbare schakels in de uitvoering van de muziek behorend tot het Buma-repertoire, maar moet Reobijn worden gezien als initiator èn eindafnemer. Uit het vorengaande volgt dat de rechtbank van oordeel is dat Buma Reobijn terecht aanspreekt.

4.5 De vorderingen van Buma moeten dus worden toegewezen, behalve het bevel aan Reobijn om opgave te doen van de door haar georganiseerde (andere) evenementen en de namen van de artiesten die tijdens de desbetreffende evenementen hebben opgetreden, nu Reobijn onweersproken heeft gesteld geen andere evenementen te hebben (georganiseerd) dan het betreffende bedrijfsfeest en Buma derhalve geen belang heeft bij deze vordering.

In vrijwaring

4.10 De vordering van Reobijn zal worden toegewezen voor zover deze ziet op de veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] tot het doen van opgave van de op de personeelsavond van 9 mei 2009 ten gehore gebrachte werken die behoren tot het Buma-repertoire. De vordering van Reobijn zal worden afgewezen voor zover deze ziet op de veroordeling van [gedaagde in vrijwaring] om aan Reobijn te betalen al datgene waartoe Reobijn in de hoofdzaak jegens Buma mocht worden veroordeeld, omdat deze vordering onvoldoende bepaalbaar is.

5 De beslissing

De rechtbank

In de hoofdzaak:
5.1 Verbiedt Reobijn om zonder voorafgaande toestemming van Buma evenementen te organiseren waarbij enig muziekwerk behorende tot het door Buma beheerde repertoire ten gehore wordt gebracht, een en ander op straffe van verbeurte door Reobijn aan Buma van een direct opeisbare dwangsom van € 500,-- voor iedere keer dat gedaagde aan het opgelegde verbod geen gehoor mocht geven, zulks tot een maximum van € 5.000,--.
5.2 Beveelt Reobijn om binnen 10 dagen na de betekening van dit vonnis aan Buma schriftelijk een door een register-accountant gecertificeerde opgave te doen van:
- de namen van de artiesten die tijdens het bedrijfsfeest van Reobijn op 9 mei 2009 hebben opgetreden;
- de behaalde recettes en uitbetaalde gages/uitkoopsommen ten aanzien van de artiesten die tijdens het bedrijfsfeest van Reobijn op 9 mei 2009 hebben opgetreden; Een en ander op straffe van verbeurte door Reobijn van een direct door eiseres opeisbare dwangsom van € 100,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van voornoemde termijn dat Reobijn enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen, zulks tot een maximum van € 5.000,--.
5.3 Veroordeelt Reobijn om binnen 7 dagen na de hierboven genoemde opgave aan Buma verschuldigde vergoeding conform het Algemeen Tarief, te weten 3,5% of 7% van de recettes of uitkoopsommen/gages, te vermeerderen met BTW te voldoen.
5.4 Veroordeelt Reobijn in de proceskosten in hoofdzaak, aan de zijde van Buma tot op heden begroot op € 1.569,64.
5.5 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
5.6 Wijst af het meer of anders gevorderde.

In vrijwaring:
5.7 Beveelt [gedaagde in vrijwaring] om aan Reobijn opgave te doen van de op de personeelsavond van 9 mei 2009 ten gehore gebrachte werken die behoren tot het Buma-repertoire, opdat Reobijn tijdig en volledig kan voldoen aan hetgeen waartoe zij onder
punt 5.2 is veroordeeld jegens Buma.
5.8 Veroordeelt [gedaagde in vrijwaring] zowel in de proceskosten in vrijwaring, aan de zijde van Reobijn tot op heden begroot op € 983,21.
5.9 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.
5.10 Wijst af het meer of anders gevorderde.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:RBOVE:2013:1759 (pdf)

Uitspraak en samenvatting ingezonden door Jenny Cromsigt, V.O.

India heeft een octrooi van GSK ongeldig verklaard dat gericht was op het medicijn Tykerb. Tykerb is een medicijn tegen kanker en bevat een ditosylate  vorm van de originele stof lapatinib en wordt gebruikt om vrouwen te behandelen met gevorderde borst kanker.

GSK heeft voor zowel Tykerb als voor lapatinib octrooi aangevraagd in India. De Indiase Octrooi Hoger Beroepsraad (IPAB) heeft het octrooi op de originele stof, Iapatinib in stand gehouden maar  vond dat Tykerb niet voldoende verbeterde therapeutisch werkzaamheid bezat ten opzichte van lapatinib om een octrooi te verlenen. Deze afwijzing is op grond van een speciale regel in de Indiase octrooiwet  Sectie 3 (d). Deze regel zegt dat een nieuwe vorm van een bekende stof geen octrooibare materie oplevert als deze geen verbetering van de reeds bekende werkzaamheid heeft . Deze regel is relevant voor nieuwe vormen zoals zouten en andere kristalvormen. Als de basis stof zelf al bekend is dan is het zout daarvan niet octrooieerbaar in India, als deze geen sterk verhoogde therapeutisch werkzaamheid heeft ten opzichte van het basis medicijn. Dit is in tegenstelling tot de meeste andere landen, waar nieuwe zouten en/of kristalvormen, mits nieuw en inventief, wel octrooieerbaar zijn.

De uitspraak volgt een lijn waarin India geen octrooi verleend wordt aan stoffen die een kleine veranderingen/verbeteringen zijn van reeds bekende stoffen. In april van dit jaar was een octrooi van Novartis AG gericht op het kanker medicijn Glivec ook al ongeldig verklaard, net als vorig jaar een octrooi op kanker medicijn Sutent van Pfizer, als ook een octrooi op Pegasys tegen Hepatitis C van Roche, en een octrooi op Merck’s asthma aerosol formulatie.

G.J.M. Buijnsters en N. van de Berg, De aantrekkingskracht van Rihanna’s gelaat, IE-Forum.nl, IEF 12963
[2013] EWHC 2310 (Ch), [2013] WLR(D) 310. Zie uitspraak hier.
Een redactionele bijdrage van Mark Buijnsters en Nathalie van de Berg, BRight Advocaten

“Ella ella, ay ay ay, under my umbrella”, “Rum pa pa pum, Rum pa pa pum, Rum pa pa pum, man down” en “Please don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music”

– diepzinnige en stijlvolle songteksten die wij u uiteraard niet willen onthouden wanneer we het over Rihanna gaan hebben. Maar in dit artikel gaat het niet zozeer om de uptempo popsongs die Robyn Rihanna Fenty (zoals ze echt heet) geregeld aflevert. Een recente uitspraak van de Engelse rechter stipt een heel ander onderwerp aan: mag je zomaar een foto van haar gezicht gebruiken op een T-shirt?

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juli 2013, zaaknr. 200.115.916 (Leushuis c.s. tegen Geïntimeerden c.s.)

Uitspraak ingezonden door Pascal Hulsegge, JPR Advocaten.

In de zaak van de koeien- en kippenschilderijen wordt het vonnis vernietigd. De openbaarmaking van de schilderijen gesigneerd met 'Fiore' kan niet worden gekwalificeerd als een openbaarmaking van het desbetreffende werk 'als van de rechtspersoon afkomstig' als bedoeld in artikel 8 Aw. Ook bestaat er na beëindiging van de opdrachtrelatie geen (impliciet)  gebruiksrecht meer. Geïntimeerden c.s. worden bevolen de inbreuk te staken. In de zaak van de kikker- en papegaaienschilderijen wordt het vonnis bekrachtigd. Er is onvoldoende toegelicht welke (concrete) auteursrechtelijke beschermde trekken zijn overgenomen, waardoor niet voldoende aannemelijk is dat er sprake is van auteursrechtinbreuk.

De koeien- en kippenschilderijen
4.7 Onder grief II (memorie van grieven, onder 38-40) voeren Leushuis c.s. (onder meer) aan dat de openbaarmaking van de schilderijen onder de naam van en/of gesigneerd met 'Fiore' niet kwalificeert als een openbaarmaking van het desbetreffende werk 'als van de rechtspersoon afkomstig' als bedoeld in artikel 8 Aw.

4.8 Dit betoog slaagt. Geïntimeerden c.s. hebben hun - door Leushuis c.s. gemotiveerd betwiste - stelling dat 'Fiore' een handelsnaam van Geïntimeerden c.s. is, onvoldoende onderbouwd. Blijkens hetgeen partijen hierover hebben gesteld en ter zitting nog nader is toegelicht, verwijst de aanduiding 'Fiore' uitsluitend naar de (groep van) free-lance kunstenaars die onder diezelfde signatuur in opdracht van Geïntimeerden c.s. schilderijen vervaardigen. Desgevraagd heeft [...], eigenaar van Geïntimeerden c.s., ter zitting in hoger beroep ook verklaard dat Fiore als zoekterm op internet vermoedelijk niet naar Geïntimeerden c.s. leidt. Verder wijst het hof in dit verband op productie 11 bij memorie van grieven, volgens welke webuitdraai Fiore een kunstenaarscollectief is. Ter zitting is gebleken dat het daarbij om een website van een wederverkoper gaat waarbij Geïntimeerden c.s. niet is betrokken. Ook uit deze website blijkt niet van een (voor het publiek duidelijk) relatie tussen de aanduiding 'Fiore' en de rechtspersoon Geïntimeerden c.s.. Dat op de eigen website van Geïntimeerden c.s. voor het publiek duidelijk zou zijn dat met 'Fiore' gesigneerde schilderijen exclusief voor Geïntimeerden c.s. zijn vervaardigd, is niet in voldoende mate aannemelijk geworden. Bovendien is het hof voorshands van oordeel dat de vermelding bij de openbaarmaking van de naam van een collectie onvoldoende is om te bewerkstelligen dat deze is openbaargemaakt 'als van de rechtspersoon afkomstig' in de zin van artikel 8 Aw. Tegen een ruimere uitleg van het vereiste dat het werk als afkomstig van de rechtspersoon is openbaar gemaakt, spreekt naar het voorlopige oordeel van het hof voorts dat artikel 8 Aw een uitzondering vormt op de hoofdregel dat de (feitelijke) maker auteursrechthebbende is. Het hof wijst in dit verband nog op recente jurisprudentie van het Europese Hof (HvJEU 9 februari 2012, C-277/10, Luksan/Van der Let), in welk licht een ruime uitleg van artikel 8 ten nadele van de feitelijke maker en ten gunste van de rechtspersoon te minder voor de hand ligt.

4.10 De grieven II en III, voor zover daarin is betoogd dat het beroep van Geïntimeerden c.s. op art. 8 Aw moet falen, omdat de schilderijen niet als van haar afkomstig zijn openbaargemaakt, zijn dan ook gegrond en behoeven voor het overige geen bespreking meer. Dat laatste geldt ook voor de grieven I en IV, waarmee door Leushuis c.s. wordt bestreden dat Geïntimeerden c.s. de onderhavige schilderijen als eerste openbaar heeft gemaakt. Grief V, voor zover gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat Geïntimeerden c.s. krachtens art. 8 Aw auteursrechthebbende is op de koeien- en kippenschilderijen, slaagt eveneens.

4.12 Met de diverse verwante koeien- en kippenschilderijen (zoals door Geïntimeerden c.s. met productie 17 is onderbouwd) heeft Geïntimeerden c.s. voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is en was van een 'umfeld' van min of meer vergelijkbare koeien- en kippenschilderijen. Dit brengt naar het voorlopige oordeel van het hof voor de schilderijen van Leushuis mee dat de auteursrechtelijke beschermde trekken van de in productie 8 afgebeelde koeien- en kippenschilderijen beperkt zijn tot de (exacte) wijze waarop de koeien en kippen verbeeld zijn, waardoor de omvang van de auteursrechtelijk bescherming hiertoe beperkt blijft. Voorshands is het hof dan ook van oordeel dat alleen (vrijwel) exacte kopieën van de schilderijen van Leushuis als auteursrechtelijk relevante verveelvoudiging kunnen worden aangemerkt. Voor zover Leushuis c.s. een verdergaande (stijl)bescherming pretenderen, bestaat daarvoor naar het voorlopig oordeel van het hof rechtens geen grondslag.

(Impliciet) gebruiksrecht Geïntimeerden c.s.
4.18 Aldus is het hof voorshands van oordeel dat Geïntimeerden c.s. gedurende de samenwerking met Leushuis c.s. krachtens een impliciet verleende licentie bevoegd was de hier bedoelde in opdracht gegeven koeien- en kippenschilderijen al dan niet door derden te (laten) verveelvoudigen en de originelen, evenals verveelvoudigingen daarvan, aan derden te verkopen. Gelet op de voor Leushuis c.s. voldoende kenbare strekking van die samenwerking en handelswijze van Geïntimeerden c.s., strekte dit gebruiksrecht zich gedurende die samenwerking tevens uit tot het tonen van die werken aan (potentiele) eindafnemers op de website van Geïntimeerden c.s. en (zonodig) in haar winkel/galerij. Na beëindiging van de opdrachtrelatie mocht Geïntimeerden c.s. er redelijkerwijs niet op vertrouwen dat dit gebruiksrecht voortduurde en mocht Geïntimeerden c.s. uitsluitend nog de zich in haar voorraad bevindende (resterende) exemplaren behouden en verkopen. (...)

De kikker- en papegaaienschilderijen
4.21 Naar het voorlopige oordeel van het hof hebben Leushuis c.s. onvoldoende geconcretiseerd (per schilderwerk) dat de desbetreffende schilderijen gezien hun sterke gelijkenis met de door Geïntimeerden c.s. in het geding gebrachte foto's (producties 18 en 19 van Geïntimeerden c.s.) voldoen aan de hiervoor vermelde maatstaf voor auteursrechtelijke bescherming. Maar ook indien deze schilderijen van Leushuis c.s. voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zouden komen, hebben Leushuis c.s. in dit kort geding onvoldoende toegelicht welke (concrete) auteursrechtelijke beschermde trekken van welke specifieke schilderijen zijn overgenomen in welke specifieke schilderijen van Geïntimeerden c.s. en/of welke (combinatie van) oorspronkelijke elementen is overgenomen. Aldus is niet voldoende aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van deze groep schilderijen sprake is van auteursrechtinbreuk door Geïntimeerden c.s..

6. De beslissing

Het hof, recht doende in kort geding in hoger beroep:

In de zaak tussen Rolofes en Geïntimeerden c.s.:
bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo van 25 september 2012 voor zover het gaat om het dictum onder 5.1 en vernietigt dit voor het overige;
veroordeelt Rolefes in de kosten van beide instanties, aan de zijde van Geïntimeerden c.s. begroot op nihil;

In de zaak van Leushuis en Geïntimeerden c.s. :
vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Almelo van 25 september 2012 en, opnieuw recht doende:
beveelt Geïntimeerden c.s. om vanaf vier weken na betekening van dit arrest het (doen) vervaardigen, aanbieden, tentoonstellen, verhandelen, verhuren, leveren en op voorraad hebben van (nagenoeg identieke) verveelvoudigingen van de in productie 8 bij inleidende dagvaarding afgebeelde koeien- en kippenschilderijen - met uitzondering van het leveren, verhandelen en op voorraad hebben van reeds voor eind november 2011 in opdracht van Geïntimeerden c.s. vervaardigde en door haar verkregen exemplaren - te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...);
beveelt Geïntimeerden c.s. om vanaf vier weken na betekening van dit arrest iedere openbaarmaking van afbeeldingen van de in productie 8 bij inleidende dagvaarding afgebeelde koeien- en kippenschilderijen, waaronder op de website [...] en in catalogi, - met uitzondering van de reeds voor eind november 2011 in opdracht van Geïntimeerden c.s. vervaardigde, door haar verkregen en nog niet verkochte exemplaren - te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom (...);

In beide zaken:
veroordeelt Geïntimeerden c.s. - hoofdelijk - tot terugbetaling van de proceskosten voor de eerste aanleg, voor zover Leushuis c.s. deze op grond van het vonnis van de voorzieningenrechter aan Geïntimeerden c.s. hebben betaald, (...);
bepaalt de termijn voor het instellen van de bodemprocedure op drie maanden vanaf de datum van dit arrest;
verklaart dit arrest, voor zover het bovenstaande veroordelingen betreft, uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHARL:2013:5404 (pdf)
Zaaknr. 200.115.916 (afschrift) 

Vzr Rechtbank Den Haag 9 augustus 2013,  KG ZA 13-464 (Nimco tegen Macintosh en Scapino)
Uitspraak ingezonden door Wim Maas, Deterink. In navolging van IEF 12910.
Herstelvonnis. Proceskosten. Toewijzing. Macintosh heeft de rechtbank verzocht om verbetering van het op 25 juli 2013 in deze zaak gewezen vonnis op tegenspraak, in die zin dat het vermelde bedrag aan proceskosten wordt gewijzigd. Nimco heeft op het verzoek van Macintosh gereageerd met een verzoek tot afwijzing.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van een fout die zich eenvoudig voor herstel leent. Het is voldoende duidelijk dat het de bedoeling was om de door Mactintosh opgevoerde kosten geheel toe te wijzen. Per ongeluk is een bedrag uit de verkeerde brief in het vonnis opgenomen, deze fout dient te worden hersteld.

2.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, ondanks de kennisname van de bezwaren van Nimco, in het kort gedingvonnis van 25 juli 2013 sprake is van een kennelijke fout, die zich voor een eenvoudig herstel leent. In r.o. 4.11 wordt ten aanzien van de proceskosten overwogen dat de door Macintosh opgevoerde proceskosten niet zijn bestreden en dat deze daarom conform artikel 1019h Rv worden toegewezen. Hiermee is voldoende duidelijk dat het de bedoeling van de voorzieningenrechter was om de door Macintosh opgevoerde kosten bij gebrek aan betwisting daarvan, geheel toe te wijzen. De voorzieningenrechter heeft vervolgens per abuis het bedrag uit de tweede brief van 26 juni 2013 in het vonnis opgenomen in plaats van dat bedrag te vermeerderen met de kosten ingediend bij de eerste faxbrief van 26 juni 2013. Deze kennelijke fout dient naar het verzoek dan ook toewijzen als hieronder in 3.1. verwoord, waarbij opgemerkt wordt dat artikel 31 lid 3 Rv uitsluitsel geeft over de gevolgen van de verbetering.

De voorzieningenrechter

3.1. bepaalt dat het bedrag, zoals vermeld in r.o. 4.11 en in het dictum onder 5.2. van het op 25 juni 2013 onder de zaak- en rolnummer C/09/441867/KG ZA 13-464 gewezen vonnis, waar staat '€ 23.872,50', tweemaal wordt gewijzigd in € 66.946,33';
3.2. bepaalt dat deze verbetering onder de vermelding van de datum 9 augustus 2013 wordt vermeld op de minuut van het vonnis van 25 juni 2013;
3.3. gelast elk van partijen, voor zover zij dit niet reeds hebben gedaan, de ontvangen grosse dan wel het ontvangen afschrift van het vonnis van 25 juli 2013 na ontvangst van dit verbetervonnis aan de griffie van de rechtbank te retourneren.

HR 9 augustus 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0273 (Red Bull tegen Grupo Osborne)
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Arvid van Oorschot en Hub Hameling, Freshfields Bruckhauser Deringer.
Zie eerder Conclusie A-G, IEF 12626. Rechtspraak.nl: Merkenrecht. Inbreukactie merkhouder Red Bull. Vereisten ongerechtvaardigd voordeel trekken; art. 2.20 lid 1, onder c, BVIE; art. 5 lid 2 van Richtlijn 2008/95/EG. Intentie tot “kielzogvaren”. Bewijslast. Globale beoordeling met inachtneming van alle omstandigheden.

In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 1.2-1.8. De klachten van Red Bull missen doel. Het hof heeft niet miskend dat bij Osborne c.s. tevens de intentie kan (hebben) bestaan tot ‘kielzogvaren’ en de aangevoerde omstandigheden zijn niet zodanig overtuigend dat tot ongerechtvaardigd voordeel trekken geconcludeerd kan worden. Red Bull heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit de door haar gestelde intentie van Osborne c.s. zou kunnen volgen. De oordelen van het hof zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat zij voor het overige in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht, zij zijn ook niet onbegrijpelijk.

3.3.1 Onderdeel IIB is gericht tegen het in de laatstvermelde overwegingen neergelegde oordeel van het hof dat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Red Bull-merken door het gebruik door Osborne c.s. van het in het geding zijnde teken. Het betoogt dat het hof heeft vastgesteld dat, kort gezegd, de intentie van Osborne c.s. bij dat gebruik is gelegen in haar eigen geschiedenis en dat feiten of omstandigheden dat Osborne c.s. wel zou trachten met haar teken in het kielzog van de Red Bull-merken te varen, niet zijn gelegen in het gebruik van de stiertekening op een blikje energiedrank, dat een product is buiten haar gebruikelijke markt van alcoholische dranken, en evenmin in de omstandigheid dat Osborne c.s. in Spanje de distributeur van Red Bull waren en haar energiedrank kort na het beëindigen van de distributieovereenkomst heeft geïntroduceerd. Het onderdeel klaagt dat dit alles evenwel niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens een relevant element aanwezig kan zijn van de intentie tot, kort gezegd, ‘kielzogvaren’. Het klaagt voorts dat in de rechtspraak van het HvJEU niet de eis wordt gesteld dat de merkhouder die intentie bewijst, en dat het ‘kielzogvaren’ met name zal voortvloeien uit de door de merkhouder te stellen omstandigheden omtrent de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, de associatie bij het relevante publiek en alle andere relevante omstandigheden.

3.3.2 Het onderdeel bestrijdt terecht niet het oordeel van het hof dat voor de inbreukmodaliteit ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk’ als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder c, BVIE en art. 5 lid 2 van Richtlijn 2008/95/EG, vereist is dat de beweerde inbreukmaker de intentie tot dat ‘kielzogvaren’ heeft. Zo blijkt immers uit het arrest HvJEU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:NL:XX:2009:BJ1503, NJ 2009/576 (L’Oréal/ Bellure), in het bijzonder uit de nrs. 41, 48, 49 en 50. In dat arrest is voorts beslist dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van ‘kielzogvaren’ een globale beoordeling dient te worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (nr. 44). Het onderdeel betoogt voorts terecht dat daartoe behoren de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het merk, alsmede de associatie bij het relevante publiek (nr. 44).

3.3.3 De klachten missen evenwel doel. Het hof heeft niet miskend dat hetgeen het heeft vastgesteld in rov. 5.18 niet uitsluit dat bij Osborne c.s. tevens de intentie kan (hebben) bestaan tot ‘kielzogvaren’, noch dat het ‘kielzogvaren’ met name zal voortvloeien uit de door de merkhouder te stellen omstandigheden. Het hof heeft voorts niet geoordeeld dat Red Bull als merkhouder de intentie van Osborne c.s. had te bewijzen. Het heeft (in rov. 5.18) de aanwijzingen vermeld die pleiten voor een andere dan de door Red Bull gestelde intentie van Osborne c.s. en heeft (in rov. 5.19.2 en 5.19.3) de door Red Bull daartegenover aangevoerde omstandigheden onderzocht, maar die niet zodanig overtuigend bevonden dat het daaruit tot het bestaan van de voor inbreuk vereiste intentie van Osborne c.s. tot het ongerechtvaardigd voordeel trekken heeft geconcludeerd. Met hetgeen het hof in rov. 5.19.1 heeft overwogen heeft het kennelijk niet anders tot uitdrukking willen brengen dan dat Red Bull overigens geen feiten of omstandigheden heeft gesteld waaruit de door haar gestelde intentie van Osborne c.s. zou kunnen volgen. Deze oordelen geven niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zij zijn zozeer verweven met waarderingen van feitelijke aard, dat zij voor het overige in cassatie niet op juistheid kunnen worden onderzocht; zij zijn ook niet onbegrijpelijk.

De Hoge Raad:
verwerpt het principale beroep;
veroordeelt Red Bull in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Osborne c.s. begroot op € 781,34 aan verschotten en € 52.838,98 voor salaris.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:HR:2013:CA0273 (pdf)
12/00405 (afschrift)