“Veronderstellenderwijs aannemend dat deze criteria (uit o.a. het BMW/Deenik-arrest, red.) voor refererend merkgebruik voor “sub a-gevallen” mutatis mutandis kunnen worden losgelaten op “sub b-gevallen” als de onderhavige, gebruikt New Mini Parts naar het oordeel van de rechtbank (de kenmerkende elementen uit) de woord- en gecombineerde woord/beeldmerken MINI inderdaad zodanig, dat geen sprake is van geoorloofd refererend merkgebruik, maar daarentegen van gebruik op een wijze die de indruk kan wekken dat een bijzondere relatie tussen BMW en New Mini Parts bestaat in de zin van vorenbedoelde commerciële band, zodat haar gebruik van het teken MINI te ver gaat (…).” (4.10.)
Het gegeven dat gedaagde al 15 jaar ongestoord haar handelsnamen voert, leidt er volgens de rechter toe dat BMW als Gemeenschapsmerkhouder daartegen geen bezwaar kan maken. “(…) Nu is komen vast te staan dat New Mini Parts haar handelsnaam Mini Parts al lang voorafgaand aan de registratiedata van de Gemeenschapsmerken van BMW hanteert, wordt in die zin het beroep van New Mini Parts op haar oudere handelsnaamrechten gehonoreerd, dat BMW’s vorderingen gebaseerd op de ingeroepen Gemeenschapsmerken moeten stranden en derhalve worden afgewezen. Dat laat BMW’s ook ingeroepen geldige Beneluxmerken als gezegd onverlet.” (4.20.)
Voor wat betreft het gebruik van de handelsnamen en de domeinnaam (het “ander gebruik”) merkt de rechter nog het volgende op: “ [de] aangevoerde merkinbreukgrond “ander gebruik” baseert BMW niet alleen op art. 2:20 lid 1 sub d BVIE, maar blijkens haar dagvaarding en pleitnota ter comparitie eveneens op art. 9 lid 1 sub d Gemeenschapsmerkenverordening. Dat laatste is tevens (vgl. ook 4.20.) ondeugdelijk, omdat dat artikellid niet bestaat en een Gemeenschapsmerk, anders dan een Beneluxmerk geen “sub d”-grondslag kent (…).” (4.23.)
De gevorderde proceskosten worden door de rechter aanzienlijk gematigd op basis van de billijkheid, omdat het merkgebruik van gedaagde al 15 jaar door (de rechtsvoorgangers van) BMW ongemoeid is gelaten. (4.25.)
Lees het vonnis hier.