Bewijs  

Beschikking Rechtbank Den Haag 15 maart 2013, LJN BZ7926 (Superior Court of the State of California; Craiglist tegen eBay Inc.)
Internationaal bewijsrecht in het buitenland. Rogatoire commissie. Verzoek afgewezen op grond van het door Nederland in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag gemaakte voorbehoud ('pre-trial discovery of documents').

Op 22 oktober 2012 is een verzoek ingekomen van het Superior Court of the State of California, County of San Francisco, te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika, tot het verkrijgen van bewijs bij wege van een rogatoire commissie, in een civiele procedure tussen Craiglist, Inc. als eiseres en eBay Inc. c.s. als gedaagden. Het verzoek is gebaseerd op het Bewijsverdrag en strekt tot het verkrijgen van de in de bijlage A van het verzoek genoemde documenten en communicatie die in handen zijn van I-Company te Hoofddorp.

De beoordeling
In artikel 23 van het Bewijsverdrag is bepaald dat elke verdragsluitende staat op het tijdstip van de ondertekening, bekrachtiging of toetreding kan verklaren dat hij geen uitvoering geeft aan rogatoire commissies tot het houden van een procedure welke in staten waar de common law geldt, bekend is als ‘pre-trial discovery of documents’.

Nederland heeft ingevolge dit artikel verklaard dat Nederland rogatoire commissies die op dergelijke procedures zien, niet zal uitvoeren. Daarbij is aangegeven dat de Nederlandse regering in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag onder een ‘pri-trial discovery of documents’-procedure elke rogatoire commissie verstaat die – onder meer – van een persoon verlangt alle documenten te overleggen, anders dan de specifieke documenten gespecificeerd in de rogatoire commissie, welke naar het oordeel van het aangezochte gerecht (waarschijnlijk) in zijn bezit, bewaring of macht zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de in bijlage A genoemde documenten en communicatie onvoldoende gespecificeerd. Er is slechts aangegeven waar de documenten of commucatie in grote lijnen op zouden moeten zien. Geen enkel document en geen enkele communicatie is met name aangeduid of nader gespecificeerd. Er wordt ook steeds verzocht om ‘each document’ en ‘each communication’. Het verzoek kan daarom reeds op grond van het door Nederland in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag gemaakte voorbehoud niet worden uitgevoerd. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

Hof Amsterdam 26 maart 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3469 (Alpi tegen Converse Inc.)

Uitspraak ingezonden door Niels Mulder en Leonie Kroon, DLA Piper.

Inbreuk merkenrecht. Vrijwillig, maar gebrekkig voldaan aan informatieplicht. Ook het hof is van oordeel dat in het feitenmateriaal zodanige aanwijzingen zijn gelegen dat er in het kader van de handel in schoenen waarbij Alpi (als logistiek dienstverlener) betrokken was inbreuk werd gemaakt op merkrechten van Converse.

Het standpunt van Alpi dat zij aan de op haar rustende informatieplicht reeds vrijwillig had voldaan en er geen grondslag was om haar tot een verdergaande inzageverlening te verplichten, kan haar niet baten. Alpi heeft niet voldoende gemotiveerd bestreden dat de door haar in eerste instantie verschafte informatie (naar het hof begrijpt: onder meer naw-gegevens) gebrekkig was en niet, althans niet voldoende, tot de identificatie van haar opdrachtgevers kon leiden.

De door Alpi aan Converse verschafte documenten sloten niet duidelijk aan op de inbeslaggenomen schoenen en met betrekking tot een grote partij schoenen (19.142 paar van de volgens Alpi in totaal 27.938 paar) ontbrak ieder document. Hierdoor is voldoende grond om aan te nemen dat Alpi relevante informatie achterhield en niet bereid was om vrijwillig de vereiste openheid van zaken te geven.

De voorzieningenrechter heeft in de vorm van een gedogen dat middels een onafhankelijke forensisch accountant inzage wordt gekregen in de inbeslaggenomen digitale administratie van Alpi het gerechtvaardigd belang van Alpi bij vertrouwelijkheid en het zoveel mogelijk tegengaan van 'fishing expeditions' voldoende gewaarborgd. De grieven treffen geen doel en Alpi wordt veroordeeld in de proceskosten.

3.5. Ook het hof is van oordeel dat in het feitenmateriaal zodanige aanwijzingen zijn gelegen dat er m het kader van de handel in schoenen waarbij Alpi (als logistiek dienstverlener) betrokken was inbreuk werd gemaakt op merkrechten van Converse dat de onrechtmatigheid jegens Converse van die verhandeling voldoende aannemelijk moet worden geacht. Het hof vwjst in dit verband op de door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.7 van zijn vonnis vermelde feiten en omstandigheden - kort gezegd de inhoud van het rapport van 13 oktober 2010 van de expert van Converse, Tim Schuh, alsmede het feit dat de principalen van Alpi tegen de inbeslagname van de (omvangrijke en potentieel waardevolle) partij schoenen geen verdere actie wensten te ondememen -en voorts op de door Converse in hoger beroep als producties 8 en 15 overgelegde verklaringen van P. Chamandy van bureau Avery Dermison en P.J.H.M. Erren van Erren Reconditon B.V. waarin de betrokkenheid van Alpi bij de verplaatsing van inbreukmakende Converse-schoenen bevestiging vindt.

Voldoende aannemeUjk is ook dat Converse een reëel belang had bij het achterhalen van de namen/gegevens van diegenen die bij de verhandeling van dergelijke schoenen betrokken zijn en dat Converse, omdat geen minder ingrijpende mogelijkheid aanwezig was, voor het verkrijgen van die informatie, op Alpi aangewezen was, die in de vrachtbrief met betrekking tot de in Roemenië inbeslaggenomen partij als afzender (en in de stukken met betrekking tot een eind januari 2009 in Antwerpen ingehouden partij als 'behandelaar') is vermeld.

3.6.2. Alpi heeft niet voldoende gemotiveerd bestreden dat de door haar in eerste instantie verschafte informatie (naar het hof begrijpt: onder meer NAW gegevens) gebrekkig was en niet, althans niet voldoende, tot de identificatie van haar opdrachtgevers kon leiden. Het hof wijst in dit verband op producties 27,28 en 29 van Converse in eerste aanleg, waaruit op te maken valt dat de in de documenten genoemde handelsondernemingen Baccarat Group Ltd, Barba Import & Export en HIFX Ltd niet bestonden althans niet te traceren vielen. Voorts is door Converse onbestreden gesteld dat de door Alpi aan haar verschafte documenten niet duidelijk aansloten op de inbeslaggenomen schoenen en met betrekking tot een grote partij schoenen (19.142 paar van de volgens Alpi in totaal 27.938 paar) ieder document ontbrak. Er was m het licht hiervan en de ten aanzien van de herkomst en bestemming van de schoenen - naar Alpi toegeeft - verhullende vrachtbrieven, voldoende grond om aan te nemen dat Alpi relevante informatie achterhield en niet bereid was om vrijwillig de vereiste openheid van zaken te geven, en in zoverre jegens Converse niet de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht. Bij die stand van zaken was een verder (dan het verschaffen van NAW gegevens, zoals in Lycos/Pessers) strekkende voorziening in kort geding op haar plaats.

3.7. Gelet op hetgeen onder 3.5 en 3.6 is overwogen en in aanmerking genomen de strekking van de Handhavingsrichtlijn, is het hof van oordeel dat de voorzieningenrechter met juistheid heeft geoordeeld dat de door Alpi tegenover Converse in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid meebracht dat zij hetgeen bij haar bekend was omtrent de herkomst en distributiekanalen van de inbreukmakende schoenen aan Converse diende te verschaffen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
zaaknr. 200.088.425/01 KG

Rechtbank Den Haag 20 maart 2013, LJN BZ7215 zaaknr. C/09/415861 / HA ZA 12-401 (Tommy Hilfiger tegen X c.s.)

Namaak. Merkenrecht. Kleding. Provisionele voorziening. Tommy Hilfiger heeft door Stichting Namaakbestrijding een testaankoop laten doen. Tommy Hilfiger heeft naar aanleiding van deze proefaankoop door een privédetective onderzoek laten verrichten naar de handel in namaakkleding. Tommy Hilfiger vordert merkinbreukverbod en verbod op onrechtmatig handelen in groepsverband dan wel individueel, opgave van leveranciers, herkomst, etc., een terugroepactie, inzage in de beslagen bestanden en documentatie, een bevel tot verschaffen van bescheiden en schadevergoeding.

In het incident wordt inzage in de in beslaggenomen bescheiden en digitale bestanden bevolen. De rechtbank houdt de zaak aan tot nadat de registeraccountant kennis heeft genomen van de in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en zijn bevindingen aan TH heeft gerapporteerd. Bij wijze van provisionele voorziening gedurende de looptijd van de bodemprocedure dienen X, Q, Z en Dion onrechtmatig handelen jegens Tommy Hilfiger te staken en gestaakt te houden.

Waaronder begrepen betrokkenheid bij het bestellen, de aankoop, de distributie, het aanbieden, het verkopen, de opslag, het leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van kleding voorzien van de merken die zonder toestemming van THL in de EER is.

In citaten:

4.10. Het verweer van [X] c.s. dat geen sprake is van merkinbreuk omdat TH geen, althans onvoldoende bewijs heeft overgelegd dat de bij de proefaankoop en de later in beslag genomen kleding namaak is, wordt door de rechtbank verworpen. De rechtbank is met TH van oordeel dat het in deze zaak in beginsel niet relevant is of de kleding origineel is en afkomstig van de merkhouder dan wel namaak omdat [X] c.s. zich niet op een uitzondering zoals uitputting van de merkrechten van THL heeft beroepen. Dat genoemde kleding voorzien is van de merken is door [X] c.s. niet betwist. Daarmee staat al vast dat het zonder toestemming van THL binnen de EER verhandelen van deze kleding geldt als merkinbreuk.

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank is vooralsnog niet vast komen te staan dat [X] aan de merkhouder voorbehouden handelingen heeft verricht zodat de rechtbank geen merkinbreuk kan aannemen. TH heeft wel voldoende onderbouwd dat [X] onrechtmatig heeft gehandeld jegens TH door zijn betrokkenheid bij de door de privédetective opgezette transactie van de partij kleding die in Lelystad in beslag is genomen. Een provisioneel verbod is jegens [X] toewijsbaar. Een en ander wordt hierna verder toegelicht.

4.12. Ten aanzien van [Y], Wishful Business, Dreamer, Fashion Gate Group en [X] Beheer geldt dat vooralsnog niet vast is komen te staan dat zij merkinbreuk hebben gepleegd noch dat zij onrechtmatig jegens TH hebben gehandeld door betrokkenheid bij merkinbreuk door derden. Een provisioneel verbod is dan ook niet toewijsbaar. Zoals door de rechtbank nader zal worden gemotiveerd, heeft TH wel het vermoeden van merkinbreuk althans onrechtmatig handelen door [Y], Wishful Business, Dreamer, [X] Beheer en Fashion Gate Group voldoende onderbouwd voor toewijzing van een vordering tot inzage in de bescheiden die ten laste van [X] c.s. en [Q] zijn beslagen. Dit geldt ook voor het vermoeden van merkinbreuk door [X].

4.37. De rechtbank zal aldus, met toepassing van haar bevoegdheid krachtens artikel 843a lid 2 Rv, voorwaarden stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft zoals hierna zal worden bepaald

4.37.2. De registeraccountant dient te onderzoeken of deze in conservatoir bewijsbeslag genomen fysieke bescheiden en/of digitale bestanden het vermoeden ondersteunen dat [X] c.s.
1) handelingen heeft verricht die aan de merkhouder zijn voorbehouden door gebruik te maken van de merken, waarbij onder gebruik met name wordt verstaan:
a. het aanbrengen van dit teken op de waren of op hun verpakking;
b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
c. het invoeren of uitvoeren van waren onder dit teken;
d. het gebruik van dit teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties; en/of
2) anderszins betrokken was bij de handel in kleding voorzien van de merken; en welke rol ieder van [X] c.s. bij het gebruik van de merken dan wel bij de betreffende handelingen speelde.

4.37.4. Als de registeraccountant in dat rapport concludeert dat de documentatie het vermoeden van inbreuk dan wel onrechtmatig handelen ondersteunt, zal de registeraccountant een afschrift van die delen van de documentatie die naar zijn oordeel relevant zijn voor die conclusie, aan TH verstrekken met afschrift aan [X] c.s. Uitsluitend in dat geval mag die selectie worden verstrekt. Voor het overige dient de registeraccountant de documentatie geheim te houden ten opzichte van TH en derden.

Lees de uitspraak zaaknr. C/09/415861 / HA ZA 12-401, LJN BZ7215

Accountantskamer Zwolle 19 maart 2013, zaaknr. 12/915 Wtra AK / YH0359 (Converse tegen registeraccountant)

Afschrift ingezonden door Leonie Kroon, DLA Piper.

Tuchtklacht tegen de accountant die gerapporteerd heeft inzake de originaliteit en herkomst van Converse-schoenen.

De bewoordingen van de brieven en rapporten, waarin door betrokkene wordt vastgesteld dat de bewuste schoenen origineel zijn althans afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse (...) of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, zijn naar hun aard wel degelijk concluderend en dat daarom aan deze brieven en rapporten een aspect van assurance niet kan worden ontzegd, waarvoor betrokkene een deugdelijke grondslag dient te hebben. De betrokkene verklaart onder meer dat hij geen aanleiding heeft gezien voor nader onderzoek (lees uitgebreid hieronder).

De Accountantskamer stelt vast dat betrokkene, blijkens deze toelichting, niet de gehele invoerroute van de schoenen naar Sporttrading heeft onderzocht. De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt de maatregel op van waarschuwing.

4.6.4. De Accountantskamer stelt vast dat betrokkene de opdracht van Sporttrading tot het opstellen van het rapport van 3 augustus 2009 heeft aanvaard onder verwijzing naar NV COS 4400. (...) Deze vermelding neemt echter niet weg dat de bewoordingen van de brieven en rapporten, waarin door betrokkene wordt vastgesteld dat de bewuste schoenen origineel zijn althans afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse, gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, naar hun aard wel degelijk concluderend zijn en dat daarom aan deze brieven en rapporten een aspect van assurance niet kan worden ontzegd, waarvoor betrokkene een deugdelijke grondslag dient te hebben. Dat betrokkene, getuige zijn stellingname in het verweerschrift en ter zitting, een andere lezing aan de gebruikte bewoordingen meente te kunnen geven berust op een misinterpretatie zijnerzijds, althans wordt niet gedragen door de betekenis die een redelijk en goed geïnformeerde derde na lezing aan de door betrokkene in zijn rapportage gebruikte bewoordingen zal geven. Betrokkene heeft aldus, door de brieven en rapporten op deze wijze te formuleren, niet gehandeld conform het bepaalde in paragraag 5. van NV COS 4400.

(...) Het gesterkt overigens wel het oordeel van de Accountantskamer dat betrokkene, gelet op de aard van de opdracht, wist of behoorde te weten welke de strekking van de aan hem gegeven opdracht, erop neerkomende dat zijn rapportage diende om in rechte aan te tonene dat sprake was van legaal in de EER-ruimte brengen van de bewuste schoenen, en wel tegen de achtergrond van de omstandigheid dat binnen de EU in verband met merkenrechtelijke bescherming veelal getracht wordt middels parallelimport een gunstiger marktpositie te creëren en/of dat deze schoenen originele merkgoederen waren.

4.6.7. Klaagster heeft betrokkene dienaangaande verweten dat de door betrokkene verstrekte assurance (althans getrokken conclusies) niet berust(en) op een deugdelijke grondslag. (...)

Betrokkene heeft desgevraagd ter zitting nader toegelicht op welke wijze hij de informatie heeft gekregen bij de totstandkoming van zijn brieven en rapporten. Betrokkene verklaart -samengevat-: "De leverancier van Sporttrading ,Ressokd Rings, is gevestigd in Spanje. Bij Ressokd Rings is ter plaatse onderzoek gedaan naar de goederen- en geldstromen. Op basis hiervan kon Ressokd Rings laten zien dat haar schoenen gekocht waren bij Borol. Ressokd Rings had tevens de informatie dat Borol de schoenen had gekocht bij Infinitiy, de officiële distributeur. Ik ben niet bij Infinity en Borol geweest, maar heb wel inzage gehad in de factuurstroom tussen Infinity en Borol. Voor een nader onderzoek bij Borol en Infinity heb ik geen aanleiding gezien. Op basis van de getoonde informatie ben ik ervan uitgegaan dat Borol de schoenen bij Infinity had ingekocht. Mij is niet gebleken dat niet was geleverd of gefactureerd tussen Infinity en Borol."

De Accountantskamer stelt vast dat betrokkene, blijkens deze toelichting, niet de gehele invoerroute van de schoenen naar Sporttrading heeft onderzocht. Teneinde de door hem getrokken conclusies aangaande de herkomst van de schoenen van Sporttrading deugdelijk te onderbouwen had dit echter wel op zijn weg gelegen. Daargelaten het feit dat de conclusies van betrokkene afwijken van bevindingen in het rapport van IFC, ontbeert het rapport van betrokkene reeds hierom een deugdelijke grondslag. Betrokkene heeft aldus gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en professionaliteit, als bedoeld in artikel 100.4, sub c. en e. van de VGC. De klacht is in zoverre gegrond.

Rechtbank Den Haag 13 maart 2013, zaaknr. C/09/364732 / HA ZA 10-1550 (OTB c.s. tegen Lemnis c.s.)

Uitspraak ingezonden door Bas Le Poole en Peter Kok, Houthoff Buruma.

In navolging van het tussenvonnis [IEF 10597]. Uitleg van het begrip royalties. OTB c.s. is gespecialiseerd in het bouwen van machines ter vereenvoudiging van productieprocessen, procesontwikkeling en productontwikkeling. Lemnis is een voorloper in duurzame verlichtingsoplossingen op basis van LED (Light Emitting Diode) technologie. OTB en Lemnis zijn samenwerkingsbesprekingen gestart. Het doel van de samenwerking was dat OTB een lichtbronmachine zou ontwikkelen waarmee Lemnis tegen een lage kostprijs lichtbronnen zou kunnen produceren om deze te verkopen aan derden. OTB zou vervolgens een bedrag aan royalties ontvangen per verkochte lichtbron. OTB heeft de lichtbronmachine echter nooit ontwikkeld en aan Lemnis geleverd. OTB heeft derhalve nooit royalties van Lemnis ontvangen. Bij tussenvonnis van 30 november 2011 heeft de rechtbank OTB een bewijsopdracht gegeven met betrekking tot de stelling van OTB dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau van de samenwerking niet gekoppeld was aan de productie van een lichtbronmachine. Hiertoe heeft OTB twee getuigen opgeroepen. Aan de zijde van Lemnis zijn ook 2 getuigen gehoord.

Tijdens het verhoor van de getuige Van Doorne (OTB) is uitgebreid ingegaan op de betekenis van de term 'royalties per lichtbron': "Royalties noem ik het deel dat OTB van Lemnis zou ontvangen die Lemnis op haar beurt weer als royalties ontving van derden die in eigen productie de lampen mochten produceren. (…)  Getuigen Van Doorne heeft echter wel verklaard dat "met het maken van de afspraken over de royalties ten aanzien van niveau 3 (…) [hij] niet de indruk [had] dat Lemnis ervan uitging dat die royalties alleen sloegen op lichtbronnen die met behulp van de door OTB te ontwikkelen lichtbronmachine waren geproduceerd.""

Dit is echter tegengesproken door de getuigen van Lemnis. Zo verklaarde getuige Otten (Lemnis): "Een vergoeding die op het derde niveau is afgesproken, is gerelateerd aan het produceren door OTB van een lichtbronmachine. Dat is nooit anders besproken. Een concurrentievoordeel zou pas ontstaan als wij goedkoper lichtbronnen konden maken door met behulp van een door OTB te vervaardigen machine. Zo moet u ook royalty begrijpen.".

De rechtbank oordeelt dat OTB niet in haar bewijsopdracht is geslaagd: "Nu de verklaringen van de getuigen Barfod en Otten zulks overtuigend weerspreken, en de rechtbank aan die verklaringen meer waarde hecht dan aan die van de getuige Van Doorne, moet ervan uitgegaan worden dat de vergoedingsstructuur op het derde niveau uitsluitend betrekking had op lichtbronnen geproduceerd met de te vervaardigen lichtbronmachine op het tweede niveau."

Het beroep van OTB c.s. op onvoorziene omstandigheden wordt ook afgewezen:

"3.20. Dat OTB c.s. geen aanspraak kan maken op het andere deel van de beloning, is het rechtstreekse gevolg van het feit dat er tussen OTB c.s. en Lemnis c,s. geen overeenstemming is bereikt over het vervaardigen van een lichtbronmachine. Ten tijde van het maken van de afspraken over de vergoeding van de door OTB c.s. te verrichten werkzaamheden op het derde niveau, moesten de specificaties van de te vervaardigen lichtbronmachine (op het tweede niveau) zowel als de ontwikkelingstijd en de ontwikkelingskosten daarvan nog nader worden uitgewerkt; die waren op dat moment nog niet bekend en daarover bestond dus ook nog geen overeenstemming. OTB c.s. was zich er derhalve van bewust, althans had dat moeten zijn, dat het niet zeker was of zij opdracht zou krijgen voor het ontwikkelen van de lichtbronmachine, in het verlengde daarvan had zij eveneens moeten begrijpen dat het daarmee samenhangende deel van de vergoeding, te weten een deel van de met het produceren van lichtbronnen op de machine te verkrijgen royalties, evenzeer niet vast stond. Dat OTB c.s. nu bij het uitblijven van een opdracht inderdaad dit deel van de vergoeding misloopt, is dan ook niet aan te merken als een onvoorziene omstandigheid maar als een ondernemersrisico dat OTB c.s. welbewust heeft genomen, althans, had zij de afspraken hierover beter moeten afdichten, zodat haar beroep ook afstuit op het tweede lid van artikel 6:258 BW, nu dit een omstandigheid is die voor rekening van OTB c.s. dient te blijven."

De rechtbank wijst alle vorderingen van OTB af en veroordeelt Lemnis alleen tot betaling aan OTB c.s. van €57.758,49 wegens twee gedeeltelijk onbetaald gebleven facturen.

3.19 Indachtig de hiervoor aangehaalde maatstaf geldt het volgende. Partijen hebben ten aanzien van het verrichten van werkzaamheden op het derde niveau, behalve de royalty-vergoedhig die hiervoor aan de orde is geweest, ook afgesproken dat OTB c.s. de manuren vergoed zou krijgen tegen een tarief van in beginsel € 90,00 per uur (...)

P.G.F.A. Geerts, ‘Bewijslast en uitputting (in het merkenrecht)’, IER 2012/69, p. 571-576.

Een bijdrage van Paul Geerts, Universiteit Groningen.

In het Van Doren/Lifestyle-arrest heeft het Hof van Justitie beslist dat een nationale bewijsregel volgens welke de handelaar die zich op uitputting beroept moet bewijzen dat de door hem verkochte waren door de merkhouder zelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. (...)

Op de gedaagde derde rust een zware bewijslast. Hij zal slechts zelden kunnen bewijzen dat de door hem verkochte waren door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht dan wel dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij het bewijs moet leveren dat de producten binnen de EER voor het eerst in het verkeer zijn gebracht. Maar is voor de gedagvaarde derde daarmee de kous af of kan zijn bewijspositie (onder omstandigheden) toch nog verlicht worden?

Ik zou willen verdedigen dat zijn bewijslast (onder omstandigheden) inderdaad verlicht kan worden en dat het Van Doren/Lifestyle-arrest in deze kwestie niet alles beslissend is.

Artikel is ingekort, lees het gehele artikel, inclusief verrijkte voetnoten, onder de link van de citeerwijze.

P.G.F.A. Geerts

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 januari 2013, zaaknummer C/09/432919 / KG ZA 12-1391 (Bayer Pharma AG tegen Sandoz B.V.)

In navolging van IEF 11499. Octrooirecht. Werkwijze of equivalente maatregel. Procesrecht, aanvullende producties. Afgewezen vordering.

Procesrecht. Kort voor de zitting heeft Bayer zowel Sandoz als de voorzieningenrechter op de hoogte gesteld van een uitspraak van de Italiaanse appelrechter die van belang zou zijn. Het verzoek tot inbrengen van deze productie wordt afgewezen vanwege het tijdstip en ontbreken van een vertaling.

Bayer is houdster van Europees octrooi EP1149840 voor “Drospirenon met minder dan 0,2% onzuiverheden” en van EP0918791 voor een ‘Verfahren zur Herstellung von Drospirenon und Zwischenprodukte davon’. Het octrooi houdt in gewijzigde vorm stand bij de Technische Kamer van Beroep (hier). In september 2011 heeft Sandoz een marktvergunning verkregen om generieke varianten van Yasmin in Nederland op de markt te brengen, onder meer onder de naam Ethinylestradiol/Drospirenon Sandoz. Dit product zou rechtstreeks verkregen zijn van de geoctrooieerde werkwijzen, dan wel is er sprake van een equivalente maatregel.

De inbreukvorderingen worden afgewezen. Ruthenium is een zwaar overgangsmetaal, TEMPO een organische verbinding. Bovendien heeft het gebruik van TEMPO voordelen ten opzichte van het gebruik van een rutheniumzout. Ruthenium is een kostbare en zeer giftige stof, waarvan het eindproduct slechts zeer geringe restanten mag bevatten, zodat een ingewikkelde en kostbare zuiveringstap moet worden toegepast. Voor TEMPO geldt dit niet.

De voorzieningenrechter hecht ook belang aan de niet bestreden voordelen van het gebruik van TEMPO boven een rutheniumzout, met name de geringere toxiciteit van TEMPO. Het ligt dan weinig voor de hand het gebruik van TEMPO, waarmee het gebruik van toxische verbindingen nog verder wordt teruggedrongen, als equivalent te beschouwen. Dit wijst eerder in de richting van een wezenlijk andere wijze van oxidatie (en/of een ander resultaat).

4.9. Vooralsnog ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om aan te nemen dat TEMPO niet alleen dezelfde functie vervult als het rutheniumzout en tot hetzelfde resultaat leidt, maar dat ook de oxidatie tot 5β-OH-DRSP op in wezen dezelfde wijze plaatsvindt als in de door Bayer geoctrooieerde werkwijze. Bayer geeft onvoldoende concreet inzicht in de wijze waarop in beide gevallen de oxidatie plaatsvindt en bestrijdt ook niet, althans niet gemotiveerd, dat TEMPO een selectievere katalysator is en tot minder bijproducten leidt. Dit wijst eerder in de richting van een afwijkende wijze van oxidatie (en mogelijk een wezenlijk ander resultaat).

4.11. Gezien het voorgaande moet vooralsnog worden geconcludeerd dat geen sprake is van een equivalente maatregel. De voorzieningenrechter ziet geen reden om, zoals door Bayer bepleit, gezien de belangrijke mate van vernieuwing die EP 791 zou hebben gebracht anders te oordelen.

4.14. Bayer heeft opgemerkt dat de waterafsplitsing door middel van een base niet is aan te merken als een geopenbaarde, maar niet geclaimde uitvoeringsvariant, omdat de TKB zou hebben geoordeeld dat er in de beschrijving geen basis is voor waterafsplitsing door middel van zuren of Lewiszuren en er dus ook geen basis is voor basische watereliminatie. Een dergelijk oordeel van de TKB is echter in de overgelegde beslissing niet te vinden, daargelaten wat daarvan de consequentie zou moeten zijn.

4.15. Sandoz wijst in dit verband verder terecht nog op het belang van de hiervoor onder 2.7. vermelde afgesplitste octrooiaanvraag EP 974 van Bayer, waarin zij juist bescherming claimt voor een werkwijze waarbij drospirenon wordt gevormd uit 5β-OH-DRSP door waterafsplitsing onder inwerking van een base bij hoge temperatuur. Tegen de achtergrond van het verbod op dubbele octrooiering, vinden derden ook hierin vooralsnog een aanwijzing dat geen sprake is van een equivalente maatregel als in de onderhavige procedure door Bayer bepleit, maar van een werkwijze die in de visie van de Bayer (uitsluitend) door EP 974 wordt beschermd. Dat Bayer, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, niet het voornemen heeft de aanvraag in de huidige vorm door te zetten, doet daaraan niet af.

4.9. Vooralsnog ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om aan te nemen dat TEMPO niet alleen dezelfde functie vervult als het rutheniumzout en tot hetzelfde resultaat leidt, maar dat ook de oxidatie tot 5β-OH-DRSP op in wezen dezelfde wijze plaatsvindt als in de door Bayer geoctrooieerde werkwijze. Bayer geeft onvoldoende concreet inzicht in de wijze waarop in beide gevallen de oxidatie plaatsvindt en bestrijdt ook niet, althans niet gemotiveerd, dat TEMPO een selectievere katalysator is en tot minder bijproducten leidt. Dit wijst eerder in de richting van een afwijkende wijze van oxidatie (en mogelijk een wezenlijk ander resultaat).

4.11. Gezien het voorgaande moet vooralsnog worden geconcludeerd dat geen sprake is van een equivalente maatregel. De voorzieningenrechter ziet geen reden om, zoals door Bayer bepleit, gezien de belangrijke mate van vernieuwing die EP 791 zou hebben gebracht anders te oordelen.

4.14. Bayer heeft opgemerkt dat de waterafsplitsing door middel van een base niet is aan te merken als een geopenbaarde, maar niet geclaimde uitvoeringsvariant, omdat de TKB zou hebben geoordeeld dat er in de beschrijving geen basis is voor waterafsplitsing door middel van zuren of Lewiszuren en er dus ook geen basis is voor basische watereliminatie. Een dergelijk oordeel van de TKB is echter in de overgelegde beslissing niet te vinden, daargelaten wat daarvan de consequentie zou moeten zijn.

4.15. Sandoz wijst in dit verband verder terecht nog op het belang van de hiervoor onder 2.7. vermelde afgesplitste octrooiaanvraag EP 974 van Bayer, waarin zij juist bescherming claimt voor een werkwijze waarbij drospirenon wordt gevormd uit 5β-OH-DRSP door waterafsplitsing onder inwerking van een base bij hoge temperatuur. Tegen de achtergrond van het verbod op dubbele octrooiering, vinden derden ook hierin vooralsnog een aanwijzing dat geen sprake is van een equivalente maatregel als in de onderhavige procedure door Bayer bepleit, maar van een werkwijze die in de visie van de Bayer (uitsluitend) door EP 974 wordt beschermd. Dat Bayer, zoals zij ter zitting heeft aangevoerd, niet het voornemen heeft de aanvraag in de huidige vorm door te zetten, doet daaraan niet af.

OHIM Kamer van Beroep 8 november 2012, zaaknr. R168/2012-3 (ACV Manufacturing tegen AIC SA)

Gemeenschapsmodellenrecht. Nietigverklaring. Termijn. Niet-ontvankelijk.

ACV Manufacturing heeft een verzoek ingediend tot het nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel 1203004-0001, 'warmtewisselaar'. De registratie van het Gemeenschapsmodel voldoet aan de vereiste van art 4(2) en 8 CDR, met als gevolg een afwijzing van het nietigheidsverzoek.

Op 14 december 2011 is ACV in kennis gesteld van de afwijzing. Pas op 24 januari 2012 heeft verzoeker beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing, maar niet de gronden vermeld. Op grond van artikel 57 CDR moet binnen een niet-verlengbare termijn van vier maanden, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van het bestreden besluit, een schriftelijke uiteenzetting van de gronden worden overlegd. Na een rappel op 27 januari dat er geen 'written statement of grounds' is ingediend en aangezien er geen schriftelijke uiteenzetting is ontvangen binnen vier maanden, dat wil zeggen voor 16 april 2012, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

2. By decision of 13 December 2011 (‘the contested decision’), the Cancellation Division concluded that the RCD fulfilled the requirements of protection within the meanings of Articles 4(2) and 8 CDR and rejected the application for a declaration of invalidity as unfounded and ordered the appellant to bear the costs.

5 On 27 January 2012 the Registry of the Boards of Appeal notified the appellant, that a written statement of grounds had to be filed within a non-extendable timelimit of four months counted from the date of notification of the contested decision, in accordance with Article 57 CDR.

6. On 27 April 2012, the Registry of the Boards of Appeal informed the appellant that since no written statement of grounds had been received within four months counted from the date of notification of the contested decision, i.e. by 16 April 2012, the appeal might be rejected as inadmissible. It invited the appellant to file comments and provide the Board with any upporting evidence regarding these findings within one month.

Rechtbank Den Haag 9 januari 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent c.s. tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

In navolging van IEF 11705. Bewijs dat notariële akte juist is, terwijl onderdeel geschrapt was. Merkenrecht na faillissement. Vonnis geldt als overdrachtsakte van het merk VELDERHOF.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat X c.s.zal worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft. X c.s. heeft als bewijsmiddelen twee e-mailberichten overlegd. Uit geen van beide e-mailberichten kan worden afgeleid of partijen tijdens de onderhandelingen reeds overeenstemming hadden bereikt over de 18 maanden termijn en de bewoording daarvan als opgenomen in die conceptakte.

De rechtbank bepaalt bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF overdraagt aan Prominent Comfort, zij die overdracht aanvaardt en dat [X] aan (de advocaat van) Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het BBIE te doen inschrijven. Verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld door VELDERHOF te gebruiken na faillissement.

2.11. De verklaringen van Harder en Russchen stroken met elkaar. Uit deze verklaringen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat tijdens het doornemen van de notariële akte op 31 juli 2008 tussen Van Olst en [X] een discussie is ontstaan over de 18 maanden termijn die op dat moment was opgenomen in (het concept van) de te passeren notariële akte. Uit de verklaringen volgt ook dat Van Olst en [X] na overleg van zo’n 30 minuten overeenstemming hebben bereikt de 18 maanden termijn uit die akte te schrappen. De notariële akte is vervolgens na het schrappen van de 18 maanden termijn door partijen ondertekend.

2.18 (...) In aanvulling hierop overweegt de rechtbank dat zij begrijpt dat Prominent Comfort met haar onvoorwaardelijke vordering sub I (zie hiervoor vermeld in 2.1) bedoelt dat het vonnis zal hebben te gelden als een akte van overdracht van het merk VELDERHOF en tevens als een machtiging tot inschrijving van die overdracht in het desbetreffende merkenregister. De vordering sub I zal op die wijze worden toegewezen. Het onvoorwaardelijk sub II en III gevorderde wordt toegewezen als een verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld vanaf het faillissement van Velderhof omdat op die datum het merk weer eigendom van Prominent Comfort had moeten zijn, en als een veroordeling tot het vergoeden van de schade die daaruit voortvloeit nader op te maken bij staat.

dictum
3.4. bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 overdraagt aan Prominent Comfort en Prominent Comfort die overdracht aanvaardt en bepaalt dat [X] aan Prominent Comfort en/of de advocaat van Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te doen inschrijven;

3.5. verklaart voor recht dat gedaagden ieder voor zich onrechtmatig hebben gehandeld jegens Prominent Comfort door het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 na het faillissement van Velderhof nog te gebruiken;

3.6. veroordeelt gedaagden tot het vergoeden van de schade die voortvloeit uit het onrechtmatig handelen als bedoeld onder 3.5 nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

Rechtbank Den Haag 2 januari 2013, LJN BZ1931 (X hodn Dasoptical tegen Govinda Tours c.s.)

Auteursrecht op bollywoodfilms. Contractenrecht (handhaven op eigen naam). Bewijs van exploitatierechten. Schadevergoeding en/of winstafdracht.

Dasoptical exploiteert geluids- en beelddragers met name op het gebied van de zogenaamde 'Bollywood'-films. DVD's zijn aan Govinda Videocentre geleverd in 2006 en 2007. X heeft een exclusieve sublicentie voor Europa (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) om de auteursrechten te handhaven en in 2008 sommeert zij Govinda de verkoop van illegale DVD's te staken.

De rechtbank verwerpt het verweer dat [Y] uitsluitend in de hoedanigheid van vennoot van Govinda Tours is gedagvaard. [Y] is in persoon gedagvaard waarbij in de dagvaarding ter verduidelijking is vermeld dat hij vennoot is van Govinda Tours. Die vermelding heeft als zodanig geen rechtsgevolg.

Dat via de Berner Conventie het Nederlandse recht, waaronder 45d Aw, van toepassing is (vergelijk IEF 9335) en daarmee de producent van een film in beginsel als auteursrechthebbende is aan te merken, doet er niet aan af dat de overlegde documenten voldoende aantonen dat Dasoptical een rechtsgeldige licentie heeft en het recht heeft om op eigen naam de auteursrechten te handhaven. De rechtbank verwerpt het verweer van Govinda Tours c.s. dat uit deze akten niet zou blijken dat X gerechtigd is om op eigen naam schade te vorderen.

De rechtbank verwerpt het laatste verweer van Govinda dat zij de DVD's van Nuff Music in het Verenigd Koninkrijk heeft betrokken. Govinda kan dit echter niet onderbouwen met facturen, noch heeft zij onderbouwd dat Nuff Music over de exploitatierechten voor films in Nederland beschikt.

In het arrest van de Hoge Raad HBS/Danestyle ( LJN AA5519; IE-Klassieker) ligt besloten dat niet cumulatief zowel een vergoeding van schade (in de vorm van winstderving) als winstafdracht gevorderd kan worden (art. 27a lid 2 Aw), zodat de veroordeling in het dictum in de “en/of-vorm” zal worden gezet. De vordering tegen Govinda Tours worden afgewezen, omdat de videotheek niet door Govinda Tours (voor reizen) is voorgezet, maar door zoon Y. De vorderingen tegenover zoon Y worden toegewezen.

4.12. De rechtbank stelt voorop dat de vraag wie als originaire auteursrechthebbende van een film moet worden aangemerkt, op grond van artikel 5 lid 1 jo artikel 14bis lid 2 sub a van de Berner Conventie wordt beheerst door de lex loci protectionis, in casu dus door Nederlands recht.1 Gelet op het bepaalde in artikel 45d Auteurswet (hierna: Aw) is de producent van een film in beginsel als auteursrechthebbende aan te merken.

4.24. De rechtbank verwerpt voorts het verweer van Govinda Tours c.s. dat geen sprake is van inbreuk omdat [Y] de Govinda DVD’s zou hebben betrokken van Nuff Music Ltd. (hierna: Nuff Music) in het Verenigd Koninkrijk. Ook indien dit juist zou zijn, hetgeen door [X] gemotiveerd is betwist omdat er geen logo van Nuff Music op de DVD’s staat en Govinda Tours c.s. geen facturen heeft overgelegd, kan die stelling Govinda Tours c.s. niet baten. Gelet op de door [X] overgelegde documenten ter onderbouwing van zijn exclusieve rechten voor Nederland, had het op de weg van Govinda Tours c.s. gelegen onderbouwd te stellen dat en op welke grondslag Nuff Music beschikt over exploitatierechten ten aanzien van de films voor Nederland. De enkele stelling van Govinda Tours c.s. dat zij ervan uit ging dat Nuff Music de rechten had om de DVD’s te verkopen is hiervoor onvoldoende.

4.29. In artikel 27a lid lid 2 Aw is weliswaar bepaald dat [X] als licentienemer die dit recht bedongen heeft (zie hiervoor in 4.14 t/m 4.16) naast de door hem geleden schade winstafdracht kan vorderen en rekening en verantwoording dienaangaande. In het arrest HBS Trading/Danestyle (HR 14 april 2000, LJN AA5519) ligt echter besloten dat niet cumulatief zowel een vergoeding van schade (in de vorm van winstderving) als winstafdracht gevorderd kan worden, zodat de hierna te bespreken veroordeling in het dictum in “en/of-vorm” zal worden gezet.

Lees de uitspraak zaaknr. 421479 / HA ZA 12-744, LJN BZ1931.