Merkenrecht  

De Brexit was aanleiding voor vele publicaties. Voor iemand die volgend jaar 35 jaar in het vak zit een soort déjà vu (1987!), want behalve juridische relevantie zit er ook een commercieel aspect aan de Brexit. Nieuwe landen vragen ‘nieuwe’ registraties indien men merkbescherming wil. Ook al zijn we vooralsnog druk bezig met de administratie van de UK klonen. Dat automatisch ontstaan van een kloon is natuurlijk juridisch een zegening omdat opgebouwde rechten niet verloren gaan. Aan de andere kant, ik stipte het al aan, administratief een hele klus voor merkeigenaren dan wel haar vertegenwoordigers. Velen zullen verzucht hebben ‘waarom een EU registratie als land binnen de internationale merkregistratie niet binnen de IR gekloond wordt in plaats van het ontstaan van een aparte UK registratie’. Een zo efficiënt mogelijke merkenportfolio is cruciaal voor een effectief beheer.

Vrz. Rechtbank Gelderland 23 november 2021, IEF 20386; ECLI:NL:RBGEL:2021:6179 (Hewlett Packard Enterprise tegen PTP) Kort geding. Hewlett Packard Enterprise (hierna HPE) houdt een aantal merkrechten. HPE informeert PTP dat zij beschikt over bewijs dat wijst op illegale parallelimport door PTP van HPE-producten. HPE heeft bewijsbeslag doen leggen op een grote hoeveelheid aan digitale en fysieke bescheiden van PTP. Uit hoofde van het beslag tot afgifte zijn een groot aantal bij PTP aanwezige HPE-producten in gerechtelijke bewaring genomen. HPE stelt in deze procedure vorderingen in op grond van het bepaalde in artikel 843a Rv, die bij toewijzing in staat stellen om al dan niet volledige inzage in afschriften en afgifte van de beslagen bescheiden te verkrijgen.

Gerecht EU 1 december 2021, IEF 20382, IEFbe 3335; ECLI:EU:T:2021:851 (Gabriele Schmid tegen EUIPO) Op 8 juli 2011 heeft verzoekster, Gabriele Schmid, bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend. Dit merk is in 2012 onder nummer 010108454 ingeschreven. In 2018 heeft interveniënte een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld omdat deze te veel overeenkomt met het symbool van de Europese Unie voor “beschermde geografische aanduidingen” (BGA). In 2019 heeft de nietigheidsafdeling het litigieuze merk nietig verklaard. Verzoekster heeft bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

Vzr. Rechtbank Den Haag 25 november 2021, IEF 20366; C/09/61 5490 / KG ZA 21-712 (Kebapci tegen Kebapci Den Haag) Kort geding. Eisers hebben in 2017 een restaurant in Amsterdam opgericht onder de handelsnamen Kebapci Amsterdam en Kebapci. Eisers zijn houder van de Benelux merkregistraties van het woordmerk KEBAPCI en het beeldmerk met woordelementen zoals KEBAPCI. Op 1 april 2021 hebben gedaagden een restaurant opgericht onder de handelsnaam Kebapci Den Haag. Eisers vorderen dat gedaagden wordt bevolen de inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van eisers te staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat het aannemelijk is dat er gevaar voor verwarring bestaat bij het in aanmerking komende publiek omdat de indruk kan ontstaan dat het bij het door gedaagden geëxploiteerde restaurant om een filiaal van het restaurant van eisers gaat. Daarnaast is er begripsmatig geen verschil tussen het beeldmerk van eiser en het logo van gedaagden aangezien de gemiddelde consument geen betekenis zal toekennen aan het woord Kebapci. De voorzieningenrechter beveelt gedaagden om iedere inbreuk op de merken van eisers te staken en gestaakt te houden.

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 november 2021, IEF 20344; C/09/616944 / KG ZA 21-806 (Hornbach tegen AMS) Kort geding. Hornbach c.s. vorderen een verbod jegens AMS Digital c.s. (exploitant voucherplatform) op grond van merkinbreuk. De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van schending van art. 21 Rv (waarheidsplicht) door Hornbach c.s. doordat een schikkingsvoorstel van AMS Digital c.s. niet is opgenomen in de dagvaarding en pas kort voor de zitting onder druk van de advocaat van AMS Digital c.s. in het geding wordt gebracht. Er is ook geen sprake van spoedeisend belang aangezien AMS Digital c.s al een onthoudingsverklaring op straffe van een boete had afgegeven. Geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid omdat de website op naam stond van bestuurder.

Gerecht EU 10 november 2021, IEF 20318, IEFbe 3316; ECLI:EU:T:2021:773 (AC Milan tegen EUIPO – InterES) Het Gerecht bevestigt dat het teken dat het embleem van de voetbalclub AC Milan vertegenwoordigt, niet internationaal kan worden ingeschreven als merk dat de Unie voor kantoorbenodigdheden en kantoorbenodigdheden aanduidt. De hoge mate van auditieve gelijkenis en gemiddelde visuele overeenstemming van dat teken met het oudere Duitse woordmerk MILAN leidt tot verwarringsgevaar bij de consument, wat hun gelijktijdige bescherming in de Unie uitsluit. Zie ook het persbericht.

Vrz. Rechtbank Den Haag 1 november 2021, IEF 20308, IT 3710; ECLI:NL:RBDHA:2021:12082 (Audi tegen OPP) Kort geding. Verschillende Marktplaats-accounts hebben producten aangeboden die zonder toestemming van Audi zijn voorzien van Audi-merken. Bij de verkoop van die producten via Marktplaats is gebruik gemaakt van de betaaldiensten van OPP. Audi vordert nu OPP tot verstrekking van gegevens van de gebruikers achter deze Marktplaats-accounts. De voorzieningenrechter wijst de vordering toe aangezien gebruikers inbreuk hebben gemaakt op Audi’s merkrechten, Audi een rechtmatig belang heeft en de AVG de verstrekking van gegevens door OPP aan Audi niet verhindert.

Hof 's-Hertogenbosch 2 november 2021, IEF 20297; ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (Quality is our Recipe tegen Wendy’s) Sinds 1988 wordt in Goes een snackbar geëxploiteerd onder de naam Wendy’s. De snackbarhouder en de Amerikaanse keten zijn sinds de jaren ’90 verwikkeld in procedures over de vraag aan wie (gebruik van) het merk Wendy’s toekomt. Dit heeft ertoe geleid dat de Zeeuwse snackbar eigenaar is van het merk Wendy’s in de Benelux. De Amerikaanse keten vindt dat de Zeeuwse snackbar haar merk Wendy’s niet normaal heeft gebruikt en eist dat het merk vervallen wordt verklaard. De keten heeft hier belang bij omdat zij zelf vestigingen in de Benelux wil openen. Daarvoor wil de keten het merk Wendy’s registreren. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde eerder dat de Zeeuwse snackbar het merk normaal gebruikt heeft voor haar snackbar [IEF 16654]. Daartegen ging de keten in beroep.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 1 november 2021, IEF 20292; ECLI:NL:RBNHO:2021:9643 (Jiskefet tegen Noblesse) Kort geding. Eisers zijn samen de bedenkers en makers van het televisieprogramma ‘Jiskefet’ en houder van eigendomsrechten die verband houden met de tv-serie. Gedaagde is Noblesse Uitgevers die voornemens is het boek ‘Jiskefet Encyclopedie’ in de handel te brengen. De vorderingen van Jiskefet richten zich in dit kort geding niet tegen de inhoud van het boek. Ze hebben er bezwaar tegen dat op het boek niet duidelijk zichtbaar is aangegeven dat dit niet van Jiskefet afkomstig is. Zij stellen dat Noblesse afbreuk doet aan, dan wel ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het merk, dat staat voor humor. De vordering van Jiskefet wordt grotendeels toegewezen. Noblesse moet door middel van een sticker op de voorkant van het boek een nadere omschrijving geven waardoor blijkt dat dit boek niet van Jiskefet zelf afkomstig is.

Gerechtshof Den Haag 19 oktober 2021, IEF 20269; ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 (Silk Cosmetics tegen Notino Benelux) Silk Cosmetics voert een groothandel in parfums en cosmetica en is exclusief distributeur in Nederland en België van de parfummerken Mancera en Montale. Notino Benelux verkoopt parfums in haar webshops. Silk Cosmetics beschuldigt Notino ervan dat zij inbreuk heeft gemaakt op haar merkenrechten, nu de parfums zonder toestemming de EER ingevoerd zijn. In deze kwestie wordt door het hof de rechtsregel die volgt uit Van Doren/Lifestyle toegepast. Deze betreft de bewijslast over de toestemming van de merkenhouder. Normaal moet de handelaar die de producten verkoopt bewijzen dat hij deze met toestemming van de merkhouder op de markt heeft gebracht. Dit is echter een zware bewijslast. Er geldt sinds Van Doren/Lifestyle dan ook een uitzondering indien een handelaar kan laten zien dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten dreigt als hij aan deze bewijslast moet voldoen. In zulke gevallen moet juist de merkhouder met bewijzen komen. Hieruit moet volgen dat de merkhouder zelf de waren aanvankelijk buiten de EER op de markt heeft gebracht. In deze zaak is dat reële gevaar volgens het Hof aanwezig. Silk Cosmetics kan vervolgens onvoldoende bewijs leveren om aan te tonen dat de producten aanvankelijk buiten de EER in de handel zijn gebracht. Het beroep van Notino Benelux slaagt dan ook om deze reden.