Merkenrecht  

Rechtbank Den Haag 8 februari 2023, IEF 21244; ECLI:NL:RBDHA:2023:1364 (Nikon c.s. tegen PHL) De zaak gaat over een geschil tussen Nikon en PHL over het gebruik van de handelsmerken van Nikon op producten die PHL buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER) heeft gekocht en deze vervolgens in Europa heeft verkocht. Nikon beschuldigt PHL van merkinbreuk en wil dat PHL stopt met het gebruik van de merken en hun voorraad van deze producten afgeeft. PHL beweert dat de producten die zij heeft verkocht uitgeputte producten zijn en dat Nikon daarom niet kan optreden tegen het gebruik van haar handelsmerken op deze producten. De rechtbank oordeelt dat PHL onvoldoende bewijs heeft geleverd dat de producten uitgeput zijn en dat er sprake is van merkinbreuk door PHL. Zelfs als de producten uitgeput zijn, kan Nikon zich verzetten tegen verdere verhandeling op basis van artikel 15 lid 2 UMVo omdat de testaankopen op een gebrekkige manier verpakt waren en de staat van de goederen, na in de handel te zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. PHL heeft deze constateringen niet betwist, dus de rechtbank concludeert dat, zelfs als de producten uitgeput zijn, Nikon zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van deze test aankopen.

Conclusie A-G HvJ EU 8 december 2022; IEF 21238; IEFbe 3619; C‑686/21 (Legea) De Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken in Italië, hierna: de Corte suprema) wenst in de zaak Legea van het Hof van Justitie van de Europese Unie te vernemen of het Unierecht voorziet in een stelsel voor de totstandkoming van gezamenlijke toestemming voor zowel de verlening van een licentie voor het gebruik van het merk aan een derde als de intrekking van die licentie. De Corte suprema dient zich namelijk uit te spreken in een zaak waarin meerdere personen medehouder zijn van een merk, de gezamenlijke merkhouders besloten hebben een licentie voor het gebruik ervan te verlenen aan een vennootschap en een van de merkhouders op een later moment toch te kennen heeft gegeven de licentie niet te willen laten voortduren. Het merk in casu betreft het merk ‘Legea’ voor sportartikelen.

Rechtbank Den Haag 19 oktober 2022, IEF 21231; ECLI:NL:RBDHA:2022:14598 (MB Trading tegen De Ridder) In deze zaak oordeelt de rechtbank of De Ridder nog steeds het recht heeft om de merkrechten te gebruiken voor de exploitatie van 'cuddlebugs', nadat de overeenkomst tussen partijen door ontbinding tot een einde is gekomen. De rechtbank oordeelt dat MB Trading als merkhouder het exclusieve recht heeft op het gebruik van de merkrechten na ontbinding van de overeenkomst, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Er is onvoldoende bewijs geleverd voor het verweer van De Ridder met betrekking tot mede-eigendom of eeuwigdurend gebruiksrecht, dus het is niet komen vast te staan dat De Ridder het recht heeft om de merkrechten te gebruiken voor de cuddlebugs-exploitatie. De Ridder had geen toestemming om de betreffende voorraad in de handel te brengen en daarom is er geen sprake van uitputting van de rechten op deze producten. De rechter oordeelt echter dat enkel tijdsverloop onvoldoende is voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking. Het gestelde gedogen door MB Trading is niet aan te merken als een bijzondere omstandigheid die bij De Ridder het vertrouwen heeft gewekt dat MB Trading haar aanspraak niet meer geldend zal maken. Ook kan het niet-bijhouden (en -bewaren) van een administratie met betrekking tot de handel in cuddlebug-producten niet aan MB Trading worden tegengeworpen. Daarom is er volgens de rechter geen sprake van rechtsverwerking. De Ridder maakt met het aanbieden en verhandelen van cuddlebug-producten inbreuk op de merkrechten.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 3 februari 2023, IEF 21229; N. 2017567 (Unitz tegen U-NIT) Er is een betwist teken (U-NIT) dat sterk lijkt op de ingeroepen merken 1 en 2 (Unitz). Het betwiste teken heeft een streepje tussen de eerste en tweede letter en geen figuratieve elementen of onderschrift, maar de uitspraak ervan lijkt sterk op elkaar in lengte en ritme. Het Bureau zal beoordelen of er verwarringsgevaar bestaat voor de (sterk) overeenstemmende diensten in klassen 35 en 36, waarbij de sterkte van de onderscheidingskracht van de merken wordt meegewogen. Het Bureau concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het betwiste teken en de ingeroepen merken vanwege sterke visuele en auditieve overeenstemming en gedeeltelijke begripsmatige overeenstemming tussen de tekens, evenals (sterke) overeenstemming tussen de betrokken diensten. Het argument dat partijen zich richten op verschillende territoriale markten en doelgroepen kan niet worden meegenomen in een oppositieprocedure. De stelling van de opposant dat het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel oplevert of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen, de reputatie en exclusiviteit van de ingeroepen merken, is niet onderbouwd en wordt niet beoordeeld omdat er geen beroep is gedaan op artikel 2.2ter, lid 3, sub a BVIE.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21228; Beslissing oppositie 2016564 (BBBcycling tegen BCYCLE) Het Bureau oordeelt over het verwarringsgevaar tussen het ingeroepen merk "BBBcycling" en "BCYCLE". Het gebruiksbewijs biedt niet voldoende bewijs voor normaal gebruik van het ingeroepen merk "BBBcycling" en het Bureau zal daarom enkel het verwarringsgevaar beoordelen op basis van het bekend gebruik van de "BBB" merken. De ingeroepen merken “BBB” en het betwiste teken stemmen auditief en visueel in beperkte mate overeen, terwijl zij begripsmatig niet overeenstemmen. Het Bureau gaat uit van de gemiddelde, omzichtige en oplettende consument gericht op het grote publiek. Bij de beoordeling worden alleen de registratiegegevens en eventuele gebruiksbewijzen gebruikt en geen rekening gehouden met factoren als marketing en verkoopformules. Het Bureau gaat uit van een normaal onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Het Bureau oordeelt dat er geen verwarringsgevaar is tussen de ingeroepen merken "BBB" en het betwiste teken omdat er beperkte overeenstemming is tussen de tekens en de betrokken waren daarnaast identiek zijn. De verschillen in de tekens zijn echter opvallend en de totaalindruk van de tekens is verschillend. Hierdoor is er geen sprake van verwarring en zal het publiek evenmin van mening zijn dat de producten van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

Rechtbank Den Haag 7 februari 2023, IEF 21223; LS&R 2155 ECLI:NL:RBDHA:2023:1243 (Hotgen tegen Chinachem c.s.) Hotgen is een Chinese onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling, productie en verhandeling van diverse biotechnologische producten, waaronder Covid-tests. Zij is daarnaast houdster van het voor waren in de klassen 5 en 10 ingeschreven Unie-beeldmerk Hotgen. Op 22 november 2022 heeft de douane Groningen zo’n 260.000 antigenentest in beslag genomen op verdenking van merkinbreuk. Hotgen heeft aangegeven dat de goederen niet van haar afkomstig zijn. De verpakking wijkt namelijk op een aantal punten af van de originele Hotgen Covid-testers. Hotgen heeft een verzoek gedaan aan de douane tot optreden tegen inbreuken op het Hotgen-merk en heeft ingestemd met het verzoek tot vernietiging van de inbeslaggenomen antigenentesten.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 9 februari 2023, IEF 21222, IEFBe 3618; N. 2017524 (Pepsi tegen Paupsy) Op 5 november 2021 heeft opposant, Pepsi, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk Paupsy voor diensten in de klassen 18 en 25. Opposant stelt dat beide tekens dezelfde lengte en structuur hebben. Beide hebben namelijk drie gemeenschappelijke letters die in ongeveer dezelfde volgorde staan. Fonetisch gezien (Frans) bestaat het teken daarnaast uit twee lettergrepen en is het ritme en intonatie hetzelfde. Opposant benadrukt dat de eerste lettergreep begint en eindigt met de dominante letter P en voorts dat het begin van de tweede lettergreep dezelfde uitspraak kent (Frans: SI/SY). Verweerder voert hiertegen in dat het ene teken uit vijf letters bestaat en het andere uit zes. Daarnaast verschilt de klank van de eerste lettergreep (Frans: Pèp…/Pòep…).

Gerecht EU 21 december 2022; IEF 21221, IEFbe 3617; T‑44/22, ECLI:EU:T:2022:843 (MARLBORO tegen International Masis Tabak)  Deze zaak betreft de welbekende ‘red rooftop’ die op de sigarettenpakjes van het merk Marlboro prijkt. Het bestreden teken is afkomstig van een Armeense tabaksfabrikant, International Masis Tabak. Het Gerecht EU (eerste kamer) bevestigt dat het bestreden teken, die bescherming zoekt voor tabak en sigaretten (klasse 34), oneerlijk voordeel geniet van de reputatie van het eerdere merk. Het Gerecht merkt in dat verband op dat het teken van Masis puur figuratief is, gegeven het feit dat het verbale element onleesbaar is. Het Gerecht oordeelt daarnaast dat de twee tekens een dominant element gemeen hebben, te weten, een gekleurde veelhoek in het bovenste deel van het teken. Ondanks hun verschil (in kleur), hebben zij een zelfde impressie, namelijk dat van een witte driehoek. Masis Tabak is het niet eens met deze conclusie, gezien zij in hun verzoek van inschrijving hebben toeglicht dat de lijnen in vorm van een driehoek juist lijken op de toppen van een berg.  Het Gerecht oordeelt echter dat dit de perceptie van Masis betreft en niet die van het relevante publiek.

Noot van A. Ringnalda bij Hof van Justitie EU 3 maart 2022, IEF 21219; ECLI:EU:C:2022:152 (C-421/20) (Acacia tegen BMW) De regels voor het bepalen van het toepasselijke recht in gevallen van inbreuken op intellectueel eigendomsrechten binnen de Europese Unie worden in deze noot van A. Ringnalda besproken. Er zijn drie principes van toepassing: het territorialiteitsbeginsel, het beginsel van nationale behandeling en de locatie van inbreuken op unitaire IE-rechten. In het arrest Nintendo heeft het Hof van Justitie een nieuwe benadering gegeven voor het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' in de zin van artikel 8 lid 2 Rome II-Vo. Het Hof richt zich op de feitelijke handeling die de oorsprong is van de inbreuk, in plaats van op de juridische inbreuk zelf. In het arrest AMS Neve is geoordeeld dat het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd, toepasselijk is en niet verwijzen naar het recht van een ander land. Vervolgens wordt de bevoegdheid van een rechter in gevallen van inbreuk op intellectueel eigendomsrechten en de mogelijke problemen met de toepassing van de Nintendo-regel besproken. Er wordt gesuggereerd dat het niet mogelijk is om beide bevoegdheidsregels tegelijkertijd te volgen en dat de specifieke omstandigheden van de zaak zorgvuldig bekeken moeten worden om te bepalen welk criterium van toepassing is.

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom 6 februari 2023, IEF 21218, IEFBe 3616; 2017106 (Sky International AG, opposant tegen Sky Health The Hague V.o.f., verweerder) Er is oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het Benelux-woordmerk "SKY HEALTH" voor diensten in klassen 41 en 44 op 22 maart 2021. De oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar door identiteit of overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het betwiste teken. De beoordeling van de overeenstemming is gebaseerd op visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en de totale indruk. Het dominante element van het betwiste teken is "SKY", "HEALTH" wordt niet als onderscheidend beschouwd. Het Bureau oordeelt dat het betwiste teken visueel overeenkomt met andere merken die bestaan uit het woord "SKY". Het Bureau oordeelt dat de diensten identiek of zeer vergelijkbaar zijn met de ingeroepen merken en dat er verwarring kan ontstaan door de overeenkomst. Het argument van verweerder dat "SKY" beperkt onderscheidend is, wordt verworpen, omdat het feitelijke gebruik van de merken op de markt relevant is.