Merkenrecht  

HvJ EU Conclusie A-G 13 januari 2022, IEF 20472, IEFbe 3355; ECLI:EU:C:2022:25 (Heitec AG tegen Heitech promotion GmbH) Heitec is houdster van het op 4 juli 2005 als Uniemerk ingeschreven woordmerk HEITEC. Verweerster in het hoofdgeding is op 16 april 2003 in het handelsregister ingeschreven onder de handelsnaam HEITECH Promotion GmbH, waaronder zij haar activiteiten verricht (hierna: Heitech). Op 22 april 2009 is Heitech schriftelijk in gebreke gesteld door Heitec wegens het gebruik van de handelsnaam en het merk met het woordelement HEITECH. Heitec heeft voor de rechter primaire vorderingen ingesteld wegens inbreuk op de haar door haar handelsnaam HEITEC verleende rechten, en subsidiair vorderingen wegens inbreuk op haar Uniemerk HEITEC. Het Bundesgerichtshof heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof vier prejudiciële vragen gesteld over de uitleg van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn [2008/95] alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening [nr. 207/2009]. De A-G concludeert o.a. dat alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen als de houder van oudere rechten laat blijken een einde te maken aan het gedogen door beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

EUIPO the Fifth Board of Appeal 22 December 2021 IEF 20471, IEFbe 3354 ; R 973/2021-5 (Nestlé tegen Impossible Foods) In 2018 diende Impossible Foods Inc. (een bedrijf dat plantaardige vervangers voor vleesproducten ontwikkelt) een aanvraag in voor de inschrijving van het woordmerk Impossible Burger. Op 28 februari 2019 is het merk ingeschreven. Op 18 maart 2019 heeft Nestlé een verzoek tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemerk ingediend. De argumenten die door Nestlé zijn aangevoerd ter onderbouwing van het feit dat het woordmerk slechts een verwijzing is naar de kenmerken van de waren en dus een onderscheidend vermogen mist, slagen niet. Nestlé wijst er ook op dat de houder van het Uniemerk merk de term onmogelijk op een beschrijvende manier gebruikt in zijn promotie- en reclameactiviteiten en dat dit dus zou aantonen dat het publiek het teken als niet-onderscheidend of beschrijvend zou opvatten.

EUIPO the Fifth Board of Appeal 22 December 2021 IEF 20470 , IEFbe 3353; R 972/2021 (Nestlé tegen Impossible Foods) In 2019 diende Impossible Foods Inc. (een bedrijf dat plantaardige vervangers voor vleesproducten ontwikkelt) een aanvraag in voor de inschrijving van het woordmerk Impossible Sausage. Het merk is op 19 september 2019 ingeschreven. Op 20 november 2019 heeft Nestlé een verzoek tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemerk ingediend. De argumenten die door Nestlé zijn aangevoerd ter onderbouwing van het feit dat het woordmerk slechts een verwijzing is naar de kenmerken van de waren en dus een onderscheidend vermogen mist, slagen niet. Nestlé wijst er ook op dat de houder van het Uniemerk de term onmogelijk op een beschrijvende manier gebruikt in zijn promotie- en reclameactiviteiten en dat dit dus zou aantonen dat het publiek het teken als niet-onderscheidend of beschrijvend zou opvatten.

Vrz. Rechtbank Rotterdam 1 december 2021, IEF 20467; ECLI:NL:RBROT:2021:12643 (Halal Fried Chicken) Kort geding. Eiser heeft in 2017 een franchiseformule ontwikkeld voor de exploitatie van halal fast food restaurants. Gedaagde heeft in 2015 een halal fast food restaurant opgericht. In augustus 2018 heeft gedaagde een activa-overeenkomst gesloten met eiser. In deze overeenkomst staat dat eiser tegen betaling van een bedrag van € 200.000,00 de franchiseformule en de handelsnaam van gedaagde overneemt. Eiser vordert dat de voorzieningenrechter voor recht verklaart dat gedaagde inbreuk maakt op haar merkrecht. Daarnaast is eiser van mening dat gedaagde een franchiseorganisatie is. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af nu het spoedeisend belang ontbreekt doordat tot oktober 2021 is gewacht is met enige verdere actie. Daarnaast is gedaagde volgens de voorzieningenrecht geen franchisenemer, maar had deze een aparte status in verband met het jarenlange gebruik van de handelsnaam en het beeldmerk.

Vrz. Rechtbank Rotterdam 10 januari 2022, IEF 20457; ECLI:NL:RBROT:2022:147 (Spido tegen River Cruise) Kort geding. Spido houdt zich bezig met de exploitatie van schepen, waarmee rondvaarten in Rotterdam worden georganiseerd. Op mei 2001 is het woordmerk voor het teken SPIDO ingeschreven onder nummer 699620 voor goederen en diensten in de klassen (passagiersschepen), 39 (vervoer van personen en goederen; het organiseren en regelen van reizen; het organiseren van bewegwijzering, het begeleiden van reizigers, het huren van schepen) en 43 (hotel, restaurant en bardiensten) in het Beneluxmerkenregister. Spido is licentienemer van de Spido-merken. River Cruise is een onderneming die havenrondvaarten aanbiedt in Rotterdam. River Cruise maakt gebruik van de term ‘Spido’ als Google AdWord.

Rechtbank Den Haag 22 december 2021, IEF 20422; ECLI:NL:RBDHA:2021:14937 (Audi tegen gedaagde) Audi is een Duitse fabrikant van auto's en houdster van verschillende Uniemerken en internationale merkregistratie met gelding in de Benelux. Gedaagde heeft via verschillende advertenties op Marktplaats dvd’s met navigatiesoftware aangeboden, met daarop tekens gelijk aan de Audi-merken. Daarmee heeft hij handelingen verricht die in beginsel inbreuk maken op de merkrechten van Audi op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo (voor de Uniemerken) en artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE (voor het Benelux-merk). Hij wordt veroordeeld zich te onthouden van iedere inbreuk, in de Europese Unie, op de Uniemerken en in de Benelux op het Beneluxmerk, waaronder begrepen zich te onthouden van het (doen) produceren, inkopen, invoeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de dvd’s met navigatiesoftware en/of verpakkingen daarvan met daarop tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Audi-merken.

Rechtbank Amsterdam 24 november 2021, IEF 20417; ECLI:NL:RBAMS:2021:6728 (Izipizi tegen Looplabb c.s.) Izipizi produceert en verkoopt lees- en zonnebrillen. Looplabb c.s. ontwerpt en verkoopt lees- en zonnebrillen. Izipizi is houdster van het Uniemerk, een 3D-vormmerk, met de naam “IZIPIZI READING Reading glasses Lunettes de lecture”. Izipizi stelt o.a. dat Looplabb c.s. met haar verpakking inbreuk maakt op de rechten van Izipizi aangezien zij houdster is van het Izipizi-Uniemerk. Ten aanzien van de witte Looplabb-verpakking overweegt de rechtbank dat in een oogopslag te zien is dat het Izipizi-Uniemerk en de Looplabb-verpakking sterke gelijkenis met elkaar vertonen. Anders dan Looplabb aanvoert, kan deze verwarring niet worden weggenomen door het op een andere plek plaatsen van de merknaam.

Rechtbank Amsterdam 3 november 2021, IEF 20411; ECLI:NL:RBAMS:2021:6933 (Ferrari tegen Veni Vidi Vici) Partijen zijn verwikkeld in een geschil over een McBurnie. Deze auto is volgens Ferrari een namaakversie van haar iconische Daytona Spyder. Met het aanbieden van de McBurnie zou Veni Vidi Vici onder andere inbreuk maken op het merkenrecht van Ferrari doordat de McBurnie op een aantal afbeeldingen Ferrari merken vertoont, namelijk Ferrari letters en het Ferrari paardje. Deze Ferrari merken zijn geregistreerd met Uniemerkregistratie nr. 000454546, nr. 00539585 en nr. 000161950. Op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo kan Ferrari het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten verbieden wanneer het teken gelijk is aan het Uniemerk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerk is ingeschreven. De rechtbank oordeelt dat aangezien potentiële koper met de Ferrari tekens worden geconfronteerd bij het bezichtigen van de McBurnie er aan het vereiste van art 9 lid 2 onder a UMVo is voldaan. De rechtbank oordeelt dat er is sprake van een merkinbreuk.

HR 17 december 2021, IEF 20409; ECLI:NL:HR:2021:1908 (ITT tegen Karl Dungs) Deze zaak is een vervolg op HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221 [IEF 18133]. Zie ook [IEF 20048]. Na terugwijzing heeft het hof geoordeeld dat de domeinnaamhouder met de domeinnaam ‘dungs.nl’ inbreuk maakt op het Uniemerkrecht van de merkhouder, hetgeen het gebruik van deze domeinnaam jegens hem onrechtmatig maakt, en dat (dit betekent dat) de merkhouder niet onrechtmatig handelt door de domeinnaam ‘dungs.nl’ aan zich te laten overdragen. In het daartegen gerichte cassatiemiddel wordt aangevoerd dat inbreuk makende uitingen op een website niet zonder meer de overdracht van een domeinnaam rechtvaardigen. Daarnaast wordt geklaagd over de proceskostenveroordeling, voor zover deze is geschied op de voet van art. 1019h Rv. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep op grond van artikel 81 Ro.

Rechtbank Amsterdam 26 november 2021, IEF 20402; ECLI:NL:RBAMS:2021:6903 (Merkvervalste goederen) Materieel strafrecht. Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaren. Meegewogen heeft het volgende: Verdachte is gedurende zo’n anderhalf jaar medeplichtig geweest aan bedrijfsmatige handel in merkvervalste goederen. Het merk- c.q. auteursrecht van een aantal rechthebbenden is geschonden. Ook wordt oneerlijke concurrentie bedreven ten opzichte van bonafide bedrijven die wel de belangen van die rechthebbenden respecteren. De merkhouders zelf lopen inkomsten mis als potentiële klanten de namaakartikelen kopen in plaats van de originele artikelen.