Merkenrecht  

Een bijdrage van Evert van Gelderen, De Gier | Stam & Advocaten.

Het lijkt wel een nieuwe trend in het land van de intellectuele eigendom: de inbreuksmoezen. In de afgelopen drie maanden kwam iedere maand een uitspraak met een inbreuksmoes voorbij.

1. In september was er de ‘ik-ben-verbijsterd-deze-producten-heb-ik-niet-besteld’-smoes (in TKS S.A. vs M. Petiet, Vzr. Rb Zwolle 13 september 2012, IEF 11777).

Een eenmanszaak werd gesnapt toen bij de douane ongeveer 800 namaakhorloges werden tegengehouden van het merk ICE-WATCH. De inbreukmaker stelde dat hij verbijsterd was; hij had geen bestelling gedaan van (namaak) ICE-WATCH horloges, maar horloges van het merk TADA! Ter onderbouwing van het feit dat hij horloges van het merk TADA zou hebben besteld en de leverancier dus de verkeerde horloges had geleverd, werden documenten aan de rechtbank verstrekt. De essentiële informatie over het bestelde model was echter onleesbaar gemaakt. De rechtbank accepteerde het verweer dan ook niet.

2. Oktober was de maand van de ‘het-was-mijn-buurvrouw’-smoes (in TKS S.A. vs E. Aydar, Vzr. Rb Breda 9 oktober 2012, IEF 11855).

Ook deze zaak ging over namaakhorloges van het merk ICE-WATCH. In dit geval ging het om een vrouw die werd aangesproken wegens inbreuk omdat een pakketje van meer dan 500 horloges door de douane werd onderschept. Het pakketje was gericht aan haar huisadres. De dame had dit niet op haar geweten, zo stelde ze. Zij zou de dupe zijn geworden van bedrog. Ze zou enkel toestemming hebben gegeven aan een buurvrouw om een pakketje bij haar te laten bezorgen. Ze krijgt ten onrechte de zwarte piet toegeschoven. De rechter achtte het niet geloofwaardig dat Aydar belangeloos een onbekend persoon toestemming geeft om een zending met onbekende inhoud naar haar huisadres te sturen. Ook deze smoes haalde het dus niet.

3. En in november zag de ‘ik-deed-het-namens-een-vriend’-smoes het licht (in Björn Borg Brands AB vs X., Rb Den Haag 7 november 2012, IEF 11975).

Genoeg over horloges, deze zaak ging over onderbroeken, of beter: ‘boxers”. De inbreukmaker ‘X’ wordt gesnapt voor het verkopen van nepboxers van het merk Björn Borg. Hij tekent een verklaring dat hij dat niet meer zal doen, met daaraan gekoppeld een boete. Via Marktplaats blijft X vervolgens, onder diverse aliassen, de inbreukmakende boxers verkopen. Bij de rechtbank stelt hij vervolgens dat hij de boxers heeft aangeboden 'namens een vriend'. Ook zou hij zelf geen voorraad boxers hebben gehad en zou hij niets hebben verkocht. Deze smoes redt het evenmin. De Rechtbank acht dat niet geloofwaardig.

Ik kan niet wachten tot de smoes van december; iets van ‘Santa-did-it’?

Een bijdrage van Maarten Lous, Merk Echt.

Vooruitblik: wijzigingen in oppositietermijn. Cooling off. Werktaal. De oppositieprocedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is bij velen bekend. Met behulp van deze administratieve procedure is het voor een houder van een ouder merk mogelijk om bezwaar te maken tegen een jongere, gelijkende merkaanvraag. Tijdens de door het BBIE georganiseerde workshop oppositie van maandag 5 november 2012 is aangegeven dat medio 2013 enkele aspecten van deze procedure zullen veranderen. Dit artikel biedt een korte vooruitblik op de te verwachten wijzingen in de oppositieprocedure.

Oppositietermijn
Wanneer een Benelux merkaanvraag wordt gepubliceerd kan de houder van een ouder merk binnen twee maanden oppositie instellen. Deze oppositietermijn vangt aan op de 1e dag van de maand volgend op de maand van publicatie. Door toepassing van deze regel kan het in de praktijk voorkomen dat bij publicatie aan het begin van een kalendermaand de oppositietermijn langer uitvalt dan de bedoelde twee maanden. Enkel bij publicatie aan het einde van de kalendermaand is de oppositietermijn daadwerkelijk twee maanden. Het BBIE wil dit verschil wegnemen door de oppositietermijn aan te passen.

Met de voorgenomen aanpassing zal vanaf medio 2013 de oppositietermijn van twee maanden aanvangen op de dag van publicatie. Dit betekent dat termijnen niet alleen aan het einde van een kalendermaand kunnen verstrijken maar op elke dag van de maand. Een oppositie te laat instellen leidt tot niet-ontvankelijkheid. Met de invoering van deze wijziging is het daarom van belang om nog meer aandacht te geven aan goede termijnbewaking. Ook merkbewaking zal altijd binnen twee maanden moeten worden opgevolgd.

Cooling off
Nadat oppositie is ingesteld vangt de zogenaamde ‘cooling off’ periode aan. In deze periode hebben partijen de gelegenheid om onderling tot een akkoord te komen. De cooling off periode kan onder de huidige procedure steeds met twee maanden worden verlengd op verzoek van beide partijen. In het nieuwe beleid kan de cooling off steeds vier maanden worden verlengd. Hierbij introduceert het BBIE de ‘opt-out’ mogelijheid. Deze opt-out biedt beide partijen de mogelijkheid om eenzijdig de cooling off periode te beëindigen. Met deze wijziging beoogt het BBIE te voorkomen dat partijen, die geen zicht hebben op een minnelijke oplossing, moeten wachten tot de cooling off periode is afgelopen. De dreiging van een opt-out kan daarnaast, zeker bij lange cooling off periodes, lakse wederpartijen ertoe bewegen dossiers die stof dreigen te verzamelen sneller op te pakken. De langere verlenging van de cooling off periode in oppositieprocedures lijkt op die van het OHIM, waarbij deze periode in één keer met 22 maanden wordt verlengd en waarbij tevens een opt-out mogelijk is.

Werktaal
Naast het Nederlands en het Frans zal ook het Engels een werktaal worden bij het BBIE. Wanneer een depot in het Engels is verricht en de opposant de voorkeur geeft aan Engels als procestaal zal het Engels worden aangehouden. De taal van de verweerder is onder de nieuwe procedure niet altijd meer leidend. In de praktijk zal dit in bepaalde gevallen voor internationale partijen een drempel wegnemen om oppositie in te stellen, aangezien zij geen vertalingen meer hoeven te verrichten.

Conclusie
Het BBIE lijkt met deze ontwikkelingen tegemoet te komen aan de wens voor snelle, uniforme en makkelijk toegankelijke procedures. Met de verandering van de aanvang van de oppositietermijn zal echter het belang van een goede termijnbewaking toenemen. Het nieuwe beleid biedt partijen in het merkenrecht een snellere oppositieprocedure, waarbij zij door middel van een opt-out in de cooling off periode invloed kunnen uitoefenen op de voortgang van de procedure.

Maarten Lous

Gerecht EU 8 november 2012, zaak T-415/11 (Hartmann / OHMI (Nutriskin Protection Complex))

Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1524/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „Nutriskin Protection Complex” in te schrijven voor waren van de klassen 3 en 5. De klacht wordt afgewezen. De Kamer van Beroep hoeft niet in te gaan op alle door klager aangehaalde beslissingen over soortgelijke merken, de motivering kan ook impliciet zijn.

40 Jedoch kann von den Beschwerdekammern nicht verlangt werden, bei ihren Ausführungen alle von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente nacheinander erschöpfend zu behandeln. Die Begründung kann daher auch implizit erfolgen, sofern sie es den Betroffenen ermöglicht, die Gründe für die Entscheidung der Beschwerdekammer zu erfahren, und dem zuständigen Gericht ausreichende Angaben an die Hand gibt, damit es seine Kontrolle wahrnehmen kann (vgl. Urteil Mozart, Randnr. 55).

41 Die Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung ausgeführt, dass die Eintragung des angemeldeten Zeichens aufgrund seines beschreibenden Charakters nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 abgelehnt werden müsse, und die tatsächlichen Umstände dargelegt, die die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigten. Die Begründung der angefochtenen Entscheidung hat es somit zum einen der Klägerin ermöglicht, die Gründe für das gefundene Ergebnis zu erfahren, und zum anderen dem Gericht ausreichende Angaben an die Hand gegeben, damit es seine Kontrolle wahrnehmen kann. Außerdem war die Beschwerdekammer nicht verpflichtet, speziell auf das Vorbringen der Klägerin zu den Lösungen im Rahmen von Entscheidungen über ähnliche Marken einzugehen, da diese Entscheidungen keinen Einfluss auf den Erlass der angefochtenen Entscheidung haben.

Rechtbank 's-Gravenhage 7 november 2012, zaaknr. 421152 / HA ZA 12-725 (Björn Borg Brands tegen Y)

Uitspraak ingezonden door Gie van den Broek, Deterink.

Björn Borg is houdster van de volgende merken woordmerk BJÖRN BORG, woord-/beeldmerk BJÖRN BORG, Beneluxwoord-/beeldmerk BJÖRN BORG.

Y handelt op de Koninginnenmarkt / Braderie in Tilburg in ondergoed (boxers) met het merkteken BJÖRN BORG. BJÖRN BORG stuurt Y een onthoudingsverklaring, deze is Y doorgenomen en heeft deze vervolgens ondertekend. Op Marktplaats.nl gaat Y vervolgens onder gebruikmaking van diverse aliassen door met het aanbieden van de inbreukmakende boxers. Dat Y de boxers zou hebben aangeboden 'namens een vriend', dat hij zelf geen voorraad boxers zou hebben gehad en niets zou hebben verkocht, kan Y niet baten. De Rechtbank acht dat niet geloofwaardig, Y stelt immers ook van zijn toeleverancier geen contactgegevens te hebben, wat niet aannemelijk voorkomt als hij voor 'een vriend' aanbiedt.

Het verweer dat - vanwege de lage prijs en het feit dat de prints van de aangeboden boxers niet dezelfde zouden zijn als die van de orignele Björn Borg boxers- 'iedereen weet dat het namaak is zodat er geen verwarring zou zijn, wordt als niet ter zake dienend gepasseerd.

BJÖRN BORG vordert en krijgt een merkinbreukverbod en schadevergoeding. De Rechtbank wijst de vorderingen toe en acht Y. gebonden aan de getekend onthoudingsverklaring (van een wilsgebrek is geen sprake). Y wordt veroordeeld tot betaling van een aan BJÖRN BORG te betalen dwangsom van € 500,- per inbreukmakend product, een schadevergoeding en wordt bevolen de volledige voorraad van inbreukmakende producten te (laten) vernietigen.

4.2. Y. erkent dat hij - onder de namen [A], [B] en [C], via advertenties op Marktplaats, alsmede op de Koninginnemarkt in Tilburg- boxers heeft aangeboden voorzien van het teken BJORN BORG die niet van Bjorn Borg afkomstig zijn. Daarmee staat vast dat hij inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bjorn Borg. Het verweer dat - vanwege de lage prijs en het feit dat de prints van de aangeboden boxers niet dezelfde zouden zijn als die van de orignele Björn Borg boxers- 'iedereen weet dat het namaak is zodat er geen verwarring zou zijn, wordt als niet ter zake dienend gepasseerd. Nu de door Y. aangeboden boxers (en de verpakking) zijn voorzien van een met het woordmerk van Bjorn Borg identiek teken, is sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder a van de Gemeenschapsmerkverordening, waarvoor geen verwarring is vereist. Dat Y. heeft geadverteerd onder het volgens hem niet-identieke teken 'bjorn borg'staat aan het aannemen van merkinbreuk in de zin van genoemde bepaling niet in de weg, reeds omdat de aangeboden boxers en de verpakking wel van het identieke teken BJORN BORG zijn voorzien.

4.5. De rechtbank volgt de lezing van Bjorn Borg en achte Y. gebonden aan de onthoudingsverklaring. Dat sprake zou zijn van een wilsgebrek bij het aangaan van de overeenkomst heeft Y. onvoldoende gemotiveerd gesteld en de rechtbank acht dat ook niet aannemelijk. Y. stelt immers dat hij wel begrepen had dat hij een boete (schadevergoeding) aan Bjorn Borg diende te betalen. Nadat hij per aangetekende post (alsnog of opnieuw) een kopie van de door hem ondertekende onthoudingsverklaring had ontvangen, heeft Y. zich niet op het standpunt gesteld dat betaling van een bedrag te hoogte van 3.000,- niet was overeengekomen. Integendeel, hij heeft op 19 juni 2012 aan de raadsman van Björn Borg laten weten dat bedrag (in termijnen) te willen betalen. De rechtbank acht Y. derhalve gehouden tot betaling van het overeengekomen bedrag van € 3.000,- als vergoeding voor de tot 30 april 2012 door hem gepleegde merkinbreuken en de daardoor veroorzaakte schade.

De rechtbank

5.1. beveelt Y. om met onmiddelijk ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het in paragraaf 2.1. van dit vonnis genoemde merken van Björn Borg in de Gemeenschat te staken en gestaakt te houden;

D.W.F. Häcker, ‘Marktonderzoek in merkenzaken – wrap up en perspectief’, IE-Forum nr. IEF 11965.

Een bijdrage van Terry Häcker, drs Terry (D.W.F.) HÄCKER Marktonderzoekadvies.

BMM Bulletin 1/2012 [red. link BMM Bulletin] was gewijd aan marktonderzoek in merkenzaken, met bijdragen van Gregor Vos en Tim Iserief (“De opkomst van marktonderzoek in merkenzaken”), Robbert Sjoerdsma (“Meten is weten. Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?”) en Anne Niedermann (“Surveys for legal evidence throughout Europe: Where do we stand?”).

Inhoudsopgave
1. Introductie
2. Specialiteitsbeginsel
3. Tijdstip onderzoek
4. Manier van onderzoeken en representativiteit
5. Open en gesloten vragen
6. Bekendheid
7. Conclusie

Gregor Vos en Tim Iserief bespreken in hun artikel kort de diverse soorten marktonderzoek en het type marktonderzoek dat van belang is voor IE-zaken. Zij concluderen terecht dat alleen kwantitatief onderzoek geschikt is voor gebruik in IE-zaken, met als argument dat kwalitatief onderzoek minder objectief en nauwelijks controleerbaar zou zijn. Mijns inziens zijn dit niet de sterkste argumenten tegen het gebruik van kwalitatief onderzoek. Het zijn niet het gebrek aan objectiviteit en de veronderstelde oncontroleerbaarheid die tegen kwalitatief onderzoek pleiten, als wel het gebrek aan representativiteit (geen dwarsdoorsnede van de doelgroep, maar een kleine en selecte groep van goed gebekte personen uit een beperkt aantal plaatsen) en de functie van kwalitatief onderzoek die het per definitie ongeschikt maken. De functie van kwalitatief onderzoek is namelijk het inventariseren van hypothesen, die vervolgens kwantitatief kunnen worden getoetst.

In hun opsomming van kwantitatieve onderzoekmethoden ontbreekt een methode die in het verleden nog wel eens in juridische disputen werd gesuggereerd: de observatiemethode. Dit is een theoretisch zeer goede methode, omdat deze de meest realistische is: geen kunstmatig gecreëerde testsituatie – een nagebootste winkelsituatie – maar een waarneming van (aankoop)gedrag in de praktijk. De redenen waarom deze methode in de praktijk toch niet wordt toegepast, zijn dat de kosten die hiermee zijn gemoeid zeer hoog zijn, de praktische bezwaren (voor observaties in winkels moet moeizaam gepoogd worden de medewerking van de winkelorganisaties te verkrijgen), en de zeer moeilijk te realiseren representativiteit (spreiding over diverse winkelketens, typen wijken en landelijke spreiding zijn nodig). Deze nadelen zijn de verklaring voor het in de praktijk niet toegepast worden van de theoretisch voor IE-zaken zo geschikte observatiemethode.

Vos en Iserief bespreken ook de mogelijkheid van een marktonderzoek door een deskundige, benoemd door de rechtbank en de notitie daarover van de Rechtbank Arnhem. Helaas wordt van die mogelijkheid nog nauwelijks gebruik gemaakt. Nog beter en pro-actiever lijkt mij de door hen gesignaleerde optie om in het kader van een kort geding een deskundige te benoemen die de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken op hun merites beoordeelt en dit vastlegt in een beknopt deskundigenbericht. Het enige probleem hierbij lijkt mij het feit dat het aantal deskundigen op het gebied van juridisch marktonderzoek in Nederland uitermate beperkt is. Weliswaar kent de marktonderzoekbrancheorganisatie MOA een sectie van gecertificeerde bureaus (Research Keurmerkgroep – RKG) en ISO-gecertificeerde bureaus, maar op het gebied van juridisch marktonderzoek hebben de meeste marktonderzoekbureaus een zeer beperkte ervaring. Op basis van mijn jarenlange praktijkervaring met dit type onderzoek als partijdeskundige meen ik te kunnen stellen dat – anders dan Sjoerdsma aangeeft – het lidmaatschap van de MOA, RKG en ISO-certificatie volstrekt onvoldoende garanties voor goed juridisch marktonderzoek zijn. Ook het hoogleraarschap aan een universiteit blijkt in de praktijk te vaak te leiden tot een “u vraagt, wij draaien” opstelling bij het opstellen en zelfs het beoordelen van partij-onderzoeken.

Lees het gehele artikel hier.

Rechtbank Amsterdam 31 oktober 2012 (bij vervroeging) zaaknr. 503485 / HA ZA 11-2693 (Elise c.s. tegen Spar International)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, Bingh advocaten.

Niet verschenen eisers en advocaat heeft zich ten processen onttrokken. Elise c.s. zijn houdsters van diverse Benelux woordmerken en gemeenschapsaanvrage AMERICOLA. Spar heeft Benelux merkinschrijvingen verricht voor woordmerk / beeldmerk AMERICAN COLA.

Elise vordert o.a. nietigverklaring van merkinschrijving 0582053 en Spar de aanhangig gemaakte opppositieprocedure in te trekken, waaraan Spar eenzijdig aan heeft voldaan. De vordering tot onthouden van inroepen van woordmerkregistraties is te breed en algemeen gesteld en de tot slot gevorderde schadevergoeding wordt eveneens afgewezen, omdat eisers niet actief zijn onder de door hen geregistreerde merken.

Leestips: 4.2. en 4.3.

Beschikking Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, zaaknr. 200.108.611/01 (Perfetti Van Melle Benelux B.V. tegen Kraft Foods Global Brands LLC)

Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Christine Fontaine, Hoogenraad & Haak advocaten.

Na de beslissing van het BBIE (oppositienr. 2005914, in IEF 11228), waarin Perfetti op basis van woord-/beeldmerken PURE, MENTOS PURE FRESH en MENTOS PURE FRESH 3 oppositie heeft gevoerd tegen DENTYNE PURE, een beschikking van het Hof.

51. Het Bureau is van oordeel dat de ingeroepen rechten en het betwiste teken uitsluitend een beschrijvend woordelement gemeen hebben. De hieruit voortvloeiende punten van overeenstemming worden, gezien het beschrijvende karakter, geneutraliseerd door de verschillen. De totaalindruk van de merken en het teken stemt niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te (kunnen) leiden.

Er is geen sprake van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming, althans van zodanige overeenstemming, dat daardoor verwarring kan ontstaan, tussen het teken (waarvan de totaalindruk wordt bepaald door het woord DENTYNE) en de merken van Perfettig (waarin het woord DENTYNE niet voorkomt en voor de totaalindruk waarvan volledig afwijkende elementen bepalend zijn). De oppositie is terecht afgewezen en het hof ziet geen aanleiding om ambtshalve over te gaan tot het uitvoerbaar bij voorraad verklaren van de toegewezen proceskostenveroordeling (van het beroep).

12. (...) naar het oordeel van het hof [is er] geen sprake van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming, althans van zodanige overeenstemming, dat daardoor verwarring kan ontstaan, tussen het tegen (waarvan de totaalindruk wordt bepaald door het woord DENTYNE) en de merken van Perfettig (waarin het woord DENTYNE niet voorkomt en voor de totaalindruk waarvan volledig afwijkende elementen bepalend zijn). Hieraan kan niet, althans onvoldoende afdoen dat het teken en de merken (deels) zijn gedeponeerd en ingeschreven voor identieke waren, dat het, zoals Perfetti onbetwist heeft gesteld, gaat om "impulsgoederen", bij de aankoop waarvan de consument in het algemeen een laag aandachtsniveau heeft en dat de markt voor snoepgoed een dynamisch karakter heeft en daarin regelmatig overnames plaatsvinden. Ook kan daaraan het beroep op het arrest van het Hof van Justitie EG van 6 oktober 2005 in de zaak Thomson Life niet afdoen om de door het Bureau in zijn bestreden beslissing gegeven - hiervoor in rechtsoverweging 3 aangehaalde - redenen.

B. Kist, Sony claimt recht op acteur, NRC Handelsblad 31 oktober 2012.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

Alsof Albert Heijn zijn eigen ‘filiaalmanager’ Harry Piekema, de man die al jaren de hoofdpersoon speelt in de tv-commercials van de supermarkt, voor de rechter sleept. Zo voelt het recente optreden van Sony in de Verenigde Staten een beetje.

In september diende het bedrijf bij de rechtbank in Californië een klacht in tegen acteur Jerry Lambert. Lambert was tussen 2009 en 2012 in tvcommercials ‘het gezicht’ van Playstation, één van Sony’s meest succesvolle producten. Onder de naam Kevin Butler [red. YouTube] speelde Lambert de fictieve vicepresident van Playstation in meer dan dertig verschillende commercials. Zo werd het typetje Kevin Butler in de VS een begrip.

Toen het contract van Lambert met Sony eind 2011 afliep, ging de acteur op zoek naar een nieuwe broodheer. Dat werd bandenfabrikant Bridgestone. Maar toen Bridgestone in één van zijn spotjes de acteur als anonieme Bridgestone-werknemer een spelletje op de Nintendo Wii liet spelen, sloegen bij Sony de stoppen door.

In zijn aanklacht eist Sony dat Lambert stopt met zijn optredens in de commercials van de bandenfabrikant. Het character Kevin Butler is een iconische persoonlijkheid geworden die direct geassocieerd wordt met Playstation. Gebruik van het Kevin Butler-personage voor de verkoop van andere producten is een schending van de intellectuele eigendommen van Sony, aldus de elektronicafabrikant.

Uit de stukken blijkt dat Lambert volgens zijn contract met Sony tot aan augustus 2012 geen concurrerende videoproducten mocht promoten. De Bridgestone-commercial verscheen 3 dagen na afloop van deze termijn voor het eerst op de tv.

Hoewel Bridgestone en Lambert de elektronicafabrikant natuurlijk wel een beetje op stang hebben gejaagd door Lambert in de bandenreclame op een Nintendo-apparaat te laten spelen, gaat de claim van Sony wel heel ver. Sony stelt dat het, ook na afloop van het contract, nog een soort exclusieve merkrechten bezit op het character Kevin Butler en daarmee blijkbaar ook op de persoon van de acteur Jerry Lambert zelf. Lambert bedient zich immers in de Bridgestone- reclame helemaal niet van de naam of het typetje Kevin Butler. Uit de aanklacht lijkt nu te volgen dat Lambert van Sony überhaupt geen commerciële schnabbels voor anderen meer mag doen.

Op dit moment wisselen de partijen achter de schermen hun argumenten uit. Het is nog niet bekend wanneer de zaak door de rechter behandeld wordt. De zaak doet denken aan een Nederlands relletje in 2004. Toen verschenen twee van de ‘drie vrienden van Amstel’, de acteurs die 6 jaar lang de hoofdrol hadden gespeeld in de tv-commercials van Amstelbier, plotseling in een spotje van concurrent Bavaria. Kon dat dan zomaar? „Ja, want Heineken had zelf het contract met de drie acteurs opgezegd. En dan houdt het op”, laat Hans Sjouke Koopal, woordvoerder van Heineken, weten. „Het schetste ook wel weer de kracht van onze campagne dat Bavaria er mee aan de haal ging.”

Anders liep het in 2007 af met Peer Mascini, vooral bekend van de geestige commercials voor het merk Melkunie, uitgezonden tussen 1992 en 1997, waarin Mascini een koe streng toespreekt: „Ik had nog zo gezegd: geen bommetje!” Toen Mascini tien jaar later ditzelfde typetje in een reclame voor Beemsterkaas opvoerde, kreeg hij van de rechter te horen dat dat niet kon. Hoewel Mascini op dat moment geen contract meer had, oordeelde de rechter toch dat de commercial verwarrend voor de consument was, vooral nu het om een letterlijke kopie van de populaire Melk- Uniereclame ging.

Of Jerry Lambert ook over de schreef is gegaan is de vraag. Contractueel schijnt hij een vrij man te zijn en van verwarringsgevaar kan eigenlijk geen sprake zijn. Het gaat hier immers om een reclame voor banden. Dat zou nog wel een zware dobber voor Sony kunnen worden.

Wat zou acteur Harry Piekema, het gezicht van Albert Heijn, eigenlijk voor afspraken hebben? Is hij straks vrij om te gaan en staan waar hij wil, of ligt hij na afloop van de samenwerking nog jaren aan de ketting? Een woordvoerder van Albert Heijn wil er weinig over kwijt: „Wij hebben duidelijke afspraken met Piekema en vinden het niet nodig daarover nu mededelingen te doen. Wij willen het beeld en het mysterie rondom de filiaalmanager zoveel mogelijk beschermen. ” Daar komen we niet veel verder mee. Maar het lijkt uitgesloten dat Piekema de eerste jaren na afloop van zijn relatie met Albert Heijn plotseling in een C1000-commercial opduikt.

Bas Kist

Rechtbank 's-Gravenhage 31 oktober 2012, zaaknr. 412843/ HA ZA 12-189 (PSV n.v. tegen Geretti Sports b.v.)

Uitspraak ingezonden door Luc Tacx, Goorts & Coppens advocaten.

PSV is houdster van verschillende merken voor waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) onder het Benelux-woordmerk PSV. Onder deze PSV-merken worden met toestemming van PSV diverse producten op de consumentenmarkt gebracht waaronder wedstrijdshirts voor de voetbalclub, casual kleding en badartikelen. Daarnaast exploiteert PSV een website voor PSV artikelen, www. psvfanstore.nl.

Geretti Sport exploiteert een sportwinkel te Helmond. Zij verkoopt offiële PSV artikelen. Naast de winkel, exploiteert Geretti verschillende webwinkels, waaronder psvshop.nl. Op naam van Geretti Sports staan meerdere domeinnamen geregistreerd waarin de naam PSV is verwerkt. PSV stelt dat Geretti met het gebruik van de domeinnamen inbreuk heeft gemaakt op het merk van PSV. PSV  vordert dat Geretti Sports iedere inbreuk op het merk en de handelsnaamrechten van PSV staken en gestaakt te houden en dat de domeinnamen van Geretti worden overgedragen aan PSV. De rechtbank wijst de vorderingen af, PSV heeft onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat er sprake is van verwarring.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat indien en voor zover hier al sprake is van handelsnaamgebruik en nog geen sprake van is van verwarring in handelsnaamrechtelijke zin, althans PSV heeft daarvoor onvoldoende onderbouwd aangevoerd. Er is onvoldoende onderbouwd aangevoerd dat tot de conclusie leidt dat de gemiddelde internetgebruiker bij een bezoek aan de webshop van Geretti Sports zal (kunnen) denken dat hij bij de webshop van PSV is beland, of daaromtrent in verwarring kan zijn. Daarvoor is de vermelding van Geretti Sport duidelijk genoeg. Verwarring omtrent de herkomst van de van op de website aangeboden artikelen, is niet door PSV gesteld en ligt niet voor de  hand aangezien de aangeboden artikelen door of met toestemming van PSV op de markt zijn gebracht. Bezoekers zullen dan ook terecht denken dat de aangeboden artikelen originele PSV-artikelen zijn, hetgeen derhalve evenmin tot verwarring leidt. De op het handelsnaamrecht gegronde vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af.

Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012, LJN BY1753 ([A] Street One Barneveld / Wijchen tegen Street-one Modehandel b.v.)

Merkenrecht. Franchiseovereenkomst. Domeinnaam. Geen onjuiste prognoses franchisegever. Franchisegever Street One Modehandel B.V. heeft op haar rustende zorgplicht om advies en bijstand te geven om tot een succesvolle exploitatie te komen nageleefd. Geen schuldeisersverzuim franchisegever. Tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomsten door franchisenemer door ontoelaatbaar gedrag en het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten door zonder de daarvoor vereiste schriftelijke toestemming een domeinnaam te laten registreren en via de website met die domeinnaam een webshop te openen. Ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever en schadeplichtigheid franchisenemer.

4.29 Uit de inhoud van de overeenkomsten en de zin die partijen daar in de gegeven omstandigheden aan mochten toekennen en wat zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, volgt dat samenwerking een essentieel onderdeel is van de contractuele relatie tussen partijen. Dit staat met zoveel woorden in de POS-overeenkomsten en volgt ook meer in het algemeen uit het gegeven dat in de gangbare verschijningsvorm van franchising sprake is van een systeem een hechte en voortdurende samenwerking tussen de betrokken partijen.
De uitingen van [A] getuigen van weinig respect, zijn niet constructief en zijn niet gericht op samenwerking. [A] heeft zich gedurende een langere periode zo geuit in de contacten met Street One en is daarmee doorgegaan nadat Street One hem erop had gewezen dat hij daarmee moest stoppen. De onder 4.25 geciteerde e-mailberichten van 25 december 2011 bevestigen dit beeld.
Van Street One kon niet worden gevergd dat zij het voortduren van dit gedrag van [A], ook na herhaalde verzoeken om dat na te laten, zou (blijven) billijken en de samenwerking met [A] zou voortzetten. Dit leidt tot de conclusie dat [A] met zijn gedrag de (verdere) samenwerking onmogelijk heeft gemaakt. Hij is daarmee toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten.

ad v) registreren domeinnaam www.streetone.nl en gebruik domeinnaam voor webshop
4.30Met het registreren van de domeinnaam en het gebruik daarvan voor de door hem gelanceerde website heeft [A] gebruik gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE. [A] heeft daar nooit met zoveel woorden toestemming voor gekregen van Street One.

4.32 Uit het voorgaande volgt dat [A] zonder recht of toestemming van Street One gebruik heeft gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE door het registreren van de domeinnaam en voor de door hem gelanceerde website. Voor de webshop geldt bovendien dat [A] niet heeft bestreden dat zijn activiteiten dienaangaande niet voldoen aan de daaraan door Street One gestelde en aan hem kenbaar gemaakte eisen.
Ook in dit opzicht is [A] dus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten. Dat Street One niet meteen heeft geageerd tegen de registratie van de domeinnaam door [A], maakt het voorgaande niet anders, net zo min als het voorkomen van de naam Street One in domeinnamen van andere franchisenemers, die kleding van Street One zouden verkopen via webshops. Of deze stellingen van [A] juist zijn kan dus in het midden blijven.

De rechtbank
in conventie
5.1.wijst de vordering af;

in reconventie
5.2 verklaart voor recht dat de POS-overeenkomsten op 7 november 2011 buitengerechtelijk zijn ontbonden;

5.3 veroordeelt [A] tot betaling van schadevergoeding aan Street One op te maken bij staat en te vereffenen bij wet;

Op andere blogs:
DomJur 2012-909 (Street One – Street-One Modehandel B.V.)
Sprout (Webwinkel beginnen met de naam van je franchisegever? Eerst even kijken of dat wel mag!)
Internetrechtspraak (Rechtbank 's-Gravenhage 19 september 2012 (Street One))