IEF 12658

De weergave van dit artikel is misschien niet optimaal, omdat deze is overgenomen uit onze oudere databank.

Verzameling Conclusies A-G in serie hogere voorzieningen

Merkenrecht. Ditmaal conclusies in zes hogere voorzieningen.
A - C) Over niet-tijdige overlegging van documenten in PROTIVITAL / PROTI SNACK / PROTIACTIVE. onmisbaar schriftelijk bewijs kan ander schriftelijk bewijs niet aanvullen, maar wel vice versa.
D) A-G verwijst naar ONEL/OMEL inzake bewijs van normaal gebruik CENTROTHERM
E) CENTROTHERM (2); BHIM heeft beoordelingsvrijheid om rekening te houden met bewijs van normaal gebruik dat niet tijdig is ingediend.
F) Indiening van aanvullend bewijs voor normaal gebruik van het oudere nationale beeldmerk FISHBONE, daarin heeft de oppositieafdeling een beoordelingsmarge, berust op de beginselen van BHIM/Kaul (zaak C-29/05P).

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-120/12P - zaak C-121/12P - zaak C-122/12P (Rintisch / BHIM)
A - C) Bewijs van bestaan en geldigheid van ouder merk – Bewijzen en vertalingen ingediend na afloop van de door het BHIM gestelde termijn – Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 december 2011, Rintisch / BHIM – Valfleuri Pâtes alimentaires (T-109/09, T-62/09 en T-152/09, zie IEF 10688), waarbij het Gerecht de actie heeft verworpen en waartegen beroep is ingesteld door de houder van bepaalde communautaire en nationale woordmerken, een nationaal woord- en beeldmerken en een handelsnaam met het woordelement PROTI”, „PROTIPOWER” en „PROTIPLUS”, "PROTITOP" en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1660/20074 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 januari 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van verzoeksters oppositie tegen de inschrijving van de woordmerken „PROTIVITAL” (C-120/12P), „PROTI SNACK” (C-121/12P) en „PROTIACTIVE” (C-122/12P) – Niet-tijdige overlegging van documenten – Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009]. De A-G concludeert tot gehele afwijzing.

72. Ik lees regel 20, lid 1, echter anders. In regel 19, lid 2, sub a, punt ii, heeft de wetgever in wezen een bewijsdrempel gedefinieerd: voor ingeschreven merken die geen gemeenschapsmerken zijn, moet de opposant een kopie van het desbetreffende inschrijvingsbewijs en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs overleggen, ten blijke dat de beschermingstermijn van het merk langer is dan de door de oppositieafdeling gestelde termijn en de eventuele verlenging daarvan, of gelijkwaardige documenten, afgegeven door de instantie waarbij het merk werd ingeschreven.

73. De opposant legt het desbetreffende inschrijvingsbewijs (en het eventuele vernieuwingsbewijs) over, of doet dat niet. Met het BHIM ben ik daarom van mening dat er geen ruimte is om aan de toereikendheid van het bewijs te twijfelen, of te twisten over de vraag of het een aanvulling vormt op eerder ingediend bewijs. Onmisbaar schriftelijk bewijs kan ander schriftelijk bewijs niet aanvullen. (Omgekeerd is dat natuurlijk wel het geval.)

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-609/11P (Centrotherm Systemtechnik / centrotherm Clean Solutions) - dossier

D) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T-427/09, zie IEF 10182), waarbij de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) is vernietigd voor zover zij de beslissing van de nietigheidsafdeling van 30 oktober 2007 gedeeltelijk heeft vernietigd – Normaal gebruik van het merk CENTROTHERM – Bewijs. De A-G concludeert tot afwijzing van zaak C-609/11, en verwijst naar LENO MERKEN-zaak (Onel/Omel).

137. De volledige tekst van het eerste deel van de eerste zin van punt 26 luidt als volgt: „Hoewel het begrip normaal gebruik dus in de weg staat aan elk minimaal gebruik dat niet volstaat om te oordelen dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt [...].” Het Gerecht beschrijft daar hoe het gebruik op een bepaalde markt kan worden aangetoond en kan worden beschouwd als bij te dragen aan de vaststelling van normaal gebruik van het merk. Dit blijkt uit lezing van het eerste deel van de zin tezamen met het tweede deel, waarin het Gerecht vervolgens stelt dat voor het bewijs van gebruik op een bepaalde markt niet het bewijs van commercieel succes, een handelsstrategie of een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik is vereist. Dit volgt eveneens uit lezing van punt 26 in samenhang met punt 25, waarin het Gerecht het begrip „normaal gebruik van een merk” definieert.

138. Ik onderschrijf de hier door het Gerecht gevolgde benadering.

139. In punt 26 van zijn arrest geeft het Gerecht mijn inziens aan dat geen van deze factoren afzonderlijk bezien de basis kan vormen voor de conclusie dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt. In lijn hiermee merkt het Gerecht vervolgens in punt 28 op dat „het geringe aantal onder dit merk verhandelde waren of diensten [kan] worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd”, en in punt 29 dat „[h]oe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is echter de noodzaak dat de houder [...] extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen”. Deze redenering sluit mijns inziens volledig aan bij de vereiste algehele beoordeling van alle relevante factoren, zoals dit Hof recentelijk heeft uitgemaakt in het arrest Leno Merken. (32)

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, C-610/11P (Centrotherm Systemtechnik / BHIM en centrotherm Clean Solutions) - dossier
E) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 september 2011, Centrotherm Clean Solutions/BHIM (T434/09), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/20084) voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen – Normaal gebruik van het merk – Bewijs.
A-G concludeert tot afwijzing/toewijzing. A-G concludeert tot vernietiging van het arrest van het Gerecht.

152. Mijn conclusie luidt dat de hogere voorziening in zaak C‑610/11 P gegrond is voor zover zij betrekking heeft op het feit dat het BHIM een beoordelingsvrijheid heeft om rekening te houden met bewijs van normaal gebruik dat niet tijdig is ingediend.

Conclusie A-G HvJ EU 16 mei 2013, zaak C-621/11P (New Yorker SHK Jeans / BHIM)dossier
F) Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 29 september 2011, New Yorker SHK Jeans / BHIM (T-415/09), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep tot vernietiging dat door de aanvrager van het woordmerk „FISHBONE”, voor waren van de klassen 18 en 25, is ingesteld tegen beslissing R 1051/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 juli 2009 tot gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het nationale merk „FISHBONE BEACHWEAR”, voor waren van klasse 25, alsook van het in het economische verkeer gebruikte nationale teken „Fishbone” is ingesteld – Normaal gebruik van het oudere merk – Inaanmerkingneming van extra bewijsmateriaal. A-G concludeert tot gehele afwijzing.

42. Het gaat in deze hogere voorziening enkel om de vraag of de oppositieafdeling van het BHIM een beoordelingsmarge heeft om te beslissen of zij rekening houdt met bewijs van normaal gebruik dat zij na het verstrijken van de aanvankelijk voor de overlegging van dat bewijs gestelde termijn heeft ontvangen.

46. Mijns inziens biedt verordening nr. 207/2009 de oppositieafdeling de mogelijkheid dergelijk aanvullend bewijs in aanmerking te nemen.

47. Mijn zienswijze berust op de beginselen die zijn vastgesteld in het arrest BHIM/Kaul.

50. Het uitgangspunt is derhalve dat het BHIM in de regel een beoordelingsmarge heeft om te beslissen of het rekening houdt met bewijsmiddelen die zijn aangedragen na afloop van de door het BHIM gestelde termijn.