Merkenrecht  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) MISS H. en MISS B. identificeren twee verschillende personen [jongedames/ schoonheidskoninginnen]
(B) Betekenis van CLIMA COMFORT bij het publiek en obiter dictum inzake technische uitleg

Gerecht EU 17 oktober 2012, zaak T-485/10 (MIP Metro / OHMI - J. C. Ribeiro (MISS B))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het nationale en internationale woord- en beeldmerk „Miss H.” voor waren van de klassen 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 en 26 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1526/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 augustus 2010 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „MISS B” in te schrijven voor de waren van de klassen 14, 16, 18, 21, 25 en 28 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Het beroep wordt afgewezen, de term "miss" wordt door de gemiddelde consument begrepen als referentie naar één of meerdere jongedames of schoonheidskoninginnen [reines de beauté]. Het Gerecht oordeelt door de merken visuele en fonetische verschillen zijn tussen de merken, er is sprake van enige betekenis conceptueel, echter daardoor is er nog geen sprake van verwarringsgevaar. Ook op DirkzwagerIEIT.

30 En l’espèce, l’élément verbal « miss » est un terme anglais qui sera compris par le consommateur moyen dans le territoire pertinent comme faisant référence à une ou plusieurs jeunes femmes ou reines de beauté.

43 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel, il y a lieu de constater que, eu égard au point 30 ci-dessus, les marques en conflit désignent deux jeunes femmes ou reines de beauté dont l’identité est uniquement suggérée. Ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, ces marques identifient deux personnes différentes [red. de merken identificeren twee verschillende personen]. Toutefois, les personnes auxquelles il est fait allusion portent le même titre et seule la première lettre de leur nom ou de leur prénom permet de les distinguer. Par ailleurs, l’élément verbal commun « miss » évoque des caractéristiques partagées par ces deux personnes. Dans ces conditions, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté au point 25 de la décision attaquée, il existe un certain degré de similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

Gerecht EU 16 oktober 2012, zaak T-371/11 (Monier Roofing Components / OHMI (CLIMA COMFORT))

(C) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 2026/2010- van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 april 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „CLIMA COMFORT” in te schrijven voor waren van klasse 17. Ook op Class46. De klacht wordt afgewezen, omdat zij niet overtuigend uitlegd - ondanks verwijzingen naar meerdere uitspraken - waarom in haar ogen het in aanmerking komend publiek niet de betekenis en de omvang van de uitdrukking "clima comfort" voor isolatiemateriaal zal begrijpen. Het obiter dictum ["darüber hinaus"] uit de aangevochten beslissing wijst ook uitleg op technische aspecten af en kan niet leiden tot vernietiging van die beslissing.

41 Die Klägerin erläutert jedoch nicht, weshalb ihrer Ansicht nach die maßgeblichen Verkehrskreise nicht in der Lage sein sollen, die Bedeutung und den Umfang des Ausdrucks „clima comfort“ in Bezug auf Wärmedämmplatten und Isoliermaterial zu begreifen.

52 Wie oben in Randnr. 25 ausgeführt, hat die Beschwerdekammer ihre Prüfung nämlich nicht auf die Feststellung gestützt, dass die in Rede stehenden Waren fähig wären, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Wie die Verwendung des Ausdrucks „darüber hinaus“ im letzten Satz von Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung zeigt, stellt diese Feststellung nur eine zusätzliche Erwägung gegenüber der maßgeblichen Beschreibung der technischen Merkmale dar, die im ersten Satz dieser Randnummer vorgenommen wird und nach der die in Rede stehenden Waren dazu „beitragen“, ein behagliches, angenehmes Raumklima zu schaffen.

53 Da die Beschwerdekammer bei ihrer maßgeblichen Prüfung der technischen Eigenschaften der in Rede stehenden Waren keinen Beurteilungsfehler begangen hat, kann der Umstand, dass die Klägerin zu einer zusätzlichen technischen Erwägung nicht gehört wurde, nicht zur Aufhebung dieser Entscheidung führen.

Rechtbank 's-Hertogenbosch 3 oktober 2012, HA ZA 11-931 (DEAC Nederland tegen COFFENCO, voorheen Coffema)

Uitspraak ingezonden door Aron Das Gupta en Elsje de Bie, VMW Taxand.

Merkenrecht. Soortgelijkheid, verbondenheid. Handelsnaamrecht. Bodemprocedure na IEF 9528, waarin werd overwogen: Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk.

De rechtbank stelt vast dat er geen soortgelijkheid bestaat tussen de als generieke koffie aan te merken waar van DEAC en de voor vele koffiemerken geschikte koffiemachines en geeft hiervoor drie gronden, hieronder in citaat 4.3.2.

De stelling van DEAC dat met het gebruik van het merk COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en de exclusiviteit van CAFEMA wordt verworpen nu iedere onderbouwing ontbreekt. DEAC voert ook dat een reëel gevaar bestaat dat de aantrekkingskracht van CAFEMA (voor kwaliteitskoffie) verminderd als onder het merk COFFEMA schoonmaakartikelen voor koffiemachines wordt verkocht. De vorderingen worden afgewezen en DEAC wordt veroordeeld in de proceskosten ad €30.000.

Verbondenheid
4.3.2. Het argument van DEAC dat haar koffie in hoge mate verbonden is met de koffiemachines van Coffenco, omdat die machines specifiek bedoeld zijn voor het bereiden van het type koffie dat zij verkoopt faalt op drie gronden:
a. het mist feitelijke grondslag inzoverre dat zij zowel espresso- als "gewone" koffiemachines verhandelt. (...)
b. "Verbondenheid" die verder gaat dan complementariteit is geen criterium dat in de rechtspraak een rol speelt
c. Consumenten (i.c. de professionele gebruikers) moeten het gebruikelijk en normaal vinden deze waren samen te gebruik en vereist dat zij het normaal vinden dat de waren onder hetzelfde merk op de markt worden gebruikt (Vgl. voor deze maatstaf: GvEA EG, 11 juni 2007, T-150/04, Tosca Blu). Daarvan is geen sprake.

4.3.3. Voor de volledigheid merkt de rechtbank nog op dat het bijzondere geval dat koffie wordt aangeboden in een bijzondere vorm (zoals "pads") ten gebruike in een bijzonder daarop afgestemde machine, zich hier niet voordoet.

Merkenrecht 2.20 lid 1 sub c BVIE
4.5.2. De stelling van DEAC dat met het gebruik van het merk COFFEMA door Coffenco ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie en de exclusiviteit van CAFEMA wordt verworpen nu iedere onderbouwing daarvoor ontbreekt.
DEAR voert voorts aan dat, nu zij onder het merk CAFEMA kwaliteitskoffie verkoopt aan de horecabranche en Coffenco onder het merk COFFEMA schoonmaakartikelen voor koffiemachines wil verkopen aan dezelfde horecabranche, een reëel gevaar bestaat dat de aantrekkingskracht voor het merk CAFEMA vermindert waardoor er afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van CAFEMA.
De rechtbank is van oordeel dat het merk COFFEMA geen afbreuk doet aan de reputatie van DEAC's CAFEMA. Onbetwitst heeft Coffenco gesteld dat DEAC ook zelf reinigingsmiddelen verkoopt. Dat DEAC zelf het teken COFFEMA kleiner op de flacons vermeldt doet daaraan niet af...

4.5.3. Daarmee is op twee punten niet voldaan aan de eisen die artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE voor bescherming stelt en faalt de vorderingen van DEAC ook op deze grondslag.

Handelsnaam
4.7. Voor zover DEAC haar vorderingen mede heeft gebaseerd op artikel 5a Hnw of artikel 6:162 BW stranden zij eveneens.
4.[7].2. De strekking van artikel 5a Hnw is om het gebruik te verbieden van een handelsnaam in strijd met een beter merkenrecht van een ander. Maar waar in de voorgaande alinea concluderend werd vastgesteld dat het gebruik van COFFEMA geen merkinbreuk oplevert, geldt voor het gebruik van datzelfde teken als handelsnaam hetzelfde.

Op andere blogs:
Chiever (Coffema wint zaak van Cafema)

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie augustus 2012.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 16 oktober 2012, KG ZA 12-880 (Deltafix International tegen Cheneco c.s.)

Uitspraak mede ingezonden door Jaap Bremer en Annemieke Kooy, BarentsKrans.

Merkenrecht. Woord/beeldmerk. Deltafix is houdster van woord/beeldmerk DELTAFIX en heeft medio mei 2012 geconstateerd dat domeinnamen deltafix met diverse uitgangen, zoals .org, .biz, .be, .net en .nu worden gebruikt om internetgebruikers te rerouten naar de website van Cheneco (www.cheneco.com). Cheneco c.s. dienen inbreuk op Beneluxmerk te staken en zich te onthouden van het doorlinken / rerouten naar concurrerende websites en beveelt om datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen over te dragen.

5.1. beveelt Cheneco c.s. met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op het Beneluxmerk met registratienummer 0824168 te staken en gestaakt te houden, onder meer door zich te onthouden van het doorlinken/rerouten naar concurrerende websites (waaronder www.cheneco.com) van één of meer domeinnamen, geheel of gedeeltelijk bestaande uit het element deltafix (waaronder www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu), op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;

5.2. beveelt Cheneco c.s. om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen www.deltafix.info, www.deltafix.org, www.deltafix.biz, www.deltafix.be, www.deltafix.net en www.deltafix.nu op de daartoe geëigende wijze over te dragen en op naam te stellen van Deltafix, op straffe van een aan Deltafix verschuldigde dwangsom van € 5.000,00 per overtreding van dit bevel, althans, zulks ter keuze van Deltafix, per dag waarmee Cheneco c.s. met de tijdige en volledige naleving van dit bevel in gebreke is;

BBIE 27 augustus 2012, oppositienr. 2005759 (Forbo Financial Services AG tegen Luxury Decor Floors bvba)

Met samenvatting van Vivian van Rij, Masterstudent IViR.

Merkenrecht. Dominant element. Beschrijvende woordmerken (STEP/ SURESTEP). Betwiste merk: CLICK STEP. De merknamen "Safestep" en "Click step" mogen niet naast elkaar bestaan vanwege het verwarringsgevaar wanneer het merk Click step op soortgelijke waren betrekking heeft.

Forbo Financial Services heeft een markt in projectvinyl en linoleum vloerbedekking met onder meer de namen Step, surestep en safestep. Hij heeft oppositie ingesteld tegen de spoedinschrijving van het merk CLICK STEP door Luxury Decor Floors bvba. Forbo Financial Services heeft bezwaar tegen het gebruik door Luxury van het woordje : STEP. De mate van gelijkenis tussen de merken: SAFESTEP en CLICK STEP zou zorgen voor verwarringsgevaar. Daarom verzoekt Forbo doorhaling van het merk CLICK STEP.

Dominante element
Forbo wijst op het dominante karakter van het woordje STEP in het merk CLICK STEP. Click zal namelijk herkent worden als een generieke aanduiding van een kenmerk van de waren, namelijk de manier waarop vloeren kunnen worden bevestigd (in/aan elkaar kunnen worden geklikt). Luxury erkent het gebruik van het woord SURESTEP en SAFESTEP door Forbo, maar betwist of het woord STEP dominant is en toegeëigend mag worden door Forbo.

Onderscheidend vermogen
Luxury vindt “de ingeroepen rechten beschrijvend of minstens heel suggestief met betrekking tot vloeren, die immers in de eerste plaats dienen om erop te stappen op een comfortabele, veilige, zekere manier.” De naam SAFESTEP en SURESTEP zouden erg beschrijvend overkomen, in het engels weliswaar, en de merken hebben hierdoor een zwak onderscheidend vermogen.

Het bureau gaat hierin niet mee:

"Anders dan verweerder (zie punt 23), is het Bureau van oordeel dat het ingeroepen recht niet beschrijvend is voor de betrokken waren en dus ab initio een normaal onderscheidend vermogen heeft. Het is niet omdat één (niet dominant) element van het merk beschrijvend is, dat dit automatisch geldt voor het geheel."

Er kan getwijfeld worden aan het onderscheidend vermogen van het woord "CLICK" voor vloerbedekking. Heeft het woord CLICK niet ook een beschrijvend element in dit geval? Denk bijvoorbeeld aan: kliklaminaat. Maar over het beschrijvende element van het woord CLICK is al uitspraak gedaan door het Hof van Beroep te Brussel (27 augustus 2006 Nr. 2006/AR/1744 (Verzoekster tegen Benelux Merkenbureau)), dit klinkt door in huidige overwegingen van het bureau. Het woord CLICK STEP is voldoende fantasievol op zichzelf. Daarnaast wordt er eerder een associatie gewekt met de klank "klik", het geluid dat men hoort bij de klikkende voetstappen op de vloer.

De vraag is nog maar of dit een wenselijk kenmerk is, wie wil er graag vloerbedekking kopen met een merk dat aanduidt dat het een vloerbedekking betreft die "klikt" wanneer men erop "stapt"? Enige twijfel zou er kunnen zijn, met inachtneming rechtsoverweging 17 van het arrest Biomild (HvJ EU 12 februari 2004, zaak C-265/00): "Het ontbreken van onderscheidend vermogen dat het merk BIOMILD wordt verweten, volgt dus uit de vaststelling dat het kenmerken van de betrokken waren beschrijft omdat het uitsluitend is samengesteld uit bestanddelen die zelf die kenmerken beschrijven."

Verder wordt er door het Bureau met de merknamen: CLICK STEP en SURESTEP dan wel SAFESTEP naast elkaar gelegd deze worden beoordeeld. De namen worden door de grote overeenstemming, begripsmatig, visueel en auditief soortgelijk beoordeeld. Daardoor mag CLICKSTEP als merk wel blijven bestaan, echter mag dit niet bestaan naast soortgelijke waren van SURESTEP, aldus voor de vloerbedekkingen. Voor dekens en tafellakens mag het merk CLICK STEP blijven bestaan.

Conclusie

41. Het ingeroepen recht bevat daarnaast het woord “Safe”, weliswaar vastgeschreven aan het woord STEP, maar zoals gezegd zijn beide elementen gemakkelijk te herkennen door het alternerend gebruik van de hoofdletters. “Safe” betekent “veilig” in het Engels en kan een eigenschap aanduiden van de betrokken waren, namelijk vinylvoeren die veiligheid verschaffen. Dit element dient dus te worden aangemerkt als zwak onderscheidend; het publiek zal immers over het algemeen een beschrijvend bestanddeel niet ervaren als het meest onderscheidende (GEU, Budmen, T-129/01, 3 juli 2003). In zijn geheel betekent het ingeroepen recht dus zoveel als “veilige stap” of “veilig stappen”.

42. Het betwiste teken bevat als eerste element “Click”, in het Nederlands “klik, klikken” en het teken zou dus kunnen worden opgevat als “klikkende stap” of “stap die “klik” doet”.

70. Het Bureau is van oordeel dat er sprake is van gevaar voor verwarring met betrekking tot de soortgelijke waren.

71. Aangezien de bewijzen van gebruik uitsluitend betrekking hebben op de waren vinylvloeren (zie punt 32) en deze waren reeds exhaustief zijn vergeleken met de waren en diensten van het betwiste teken, kunnen de overige ingeroepen rechten niet leiden tot een ruimere toewijzing van deze oppositie.Een bespreking van deze rechten kan dus achterwege blijven, evenals een onderzoek ten gronde van de bewijzen van gebruik.

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding)
Peildatum: 30 september 2012

Sinds juni 2012 nieuw op de lijst: Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken tekeningen of modellen) van 25-02-2005; wijziging (Benelux) REF 012827

Verder overzicht ontwerpverdragen:
- Gemeenschappelijke rechtsgang; protocol EOO (Europese Octrooi Organisatie) 010191
- Harmonisatie van materieel octrooirecht WIPO (Wereldorganisatie voor
Intellectuele Eigendom) REF 010282
- Besluit van de Raad van de EU houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de EG van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het gemeenschapsoctrooi EU (Europese Unie) 010891
- Rechten van omroeporganisaties WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom) REF 010606
- Verdrag inzake bescherming audiovisuele voorstellingen WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom), Partijen bij verdrag REF 012749
- Protocol inzake illegale handel in tabaksproducten WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) REF 012149

T. Westenbroek, ‘De halve zool en de rode schoentjes', IE-Forum nr. IEF 11870.

Een bijdrage van Tomas Westenbroek, auteur van 'Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?'.

Door inburgering een merkenrechtelijk kleurmonopolie op een ‘roodgelakte schoenzool voor zover deze contrasteert met de kleur van de bovenzijde van de schoen’.

In de zaak Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent c.s. is het Court of Appeals te New York er op 5 september 2012 wonderwel in geslaagd om met een pragmatisch arrest de beide partijen tevreden te stellen. Louboutin heeft een merkrecht op een rode zool en YSL mag zijn monochrome schoen in rood, zoals deze sinds de jaren zeventig op de markt wordt gebracht, blijven verkopen. Zo keerden alle advocaten tevreden huiswaarts. Liepen alle sprookjes maar zo gelukkig af. Deze belangwekkende zaak raakt aan de kern van alle IE-recht. In hoeverre geeft de Amerikaanse rechter ons antwoorden op existentiële vragen betreffende intellectuele eigendomsbescherming?

(...dit artikel is ingekort, lees het gehele artikel...)

Een jaar later, nadat Louboutin aan de bewijsopdracht qua inburgering heeft voldaan, is het de beurt aan het Court of Appeals om de zaak te beslechten. Het begint met te definiëren wat het doel van het merkenrecht eigenlijk is:“(…) to secure the public’s interest in protection against deceit as to the sources of its purchases, [and] the businessman’s right to enjoy business earned through investment in the good will and reputation attached to the trade name”. Geen ruimte in deze definitie voor bredere maatschappelijke en/of concurrentiebelangen. En dat verklaart ook de uiteindelijke uitspraak. Want het feit dat YSL uiteindelijk zijn geheel rode schoen op de markt mag blijven brengen, heeft vooral te maken met het gewicht van de beide partijen en het verlangen naar een pragmatische oplossing. Zo zoekt en vindt het Court of Appeals dat inburgering niet is bewezen voor rode schoenen met rode zolen, maar alleen voor schoenen waarbij de zool en de bovenkant in kleur contrasteren. Door deze beperking in de beschermingsomvang van het Louboutin merk kunnen beide partijen weer opgelucht adem halen. En zij leefden nog lang en gelukkig.

De inbreukvraag hoeft niet te worden beantwoord en daardoor blijft ook het aspect van de esthetische functionaliteit onbesproken. En dat is jammer. Ten slotte is het nogal wat om iemand een levenslang alleenrecht te geven op een rode, blauwe of gele schoenzool. Vandaar dat de inburgeringstoets een zware is. Inburgering moet worden vastgesteld op het moment van toetsing door de bevoegde merkenautoriteiten. In een later stadium kan, alleen op verzoek van een belanghebbende, maar in feite is iedere wereldburger dat, een vordering tot nietigheid van het merk worden ingesteld. Zolang het merk niet alsnog vastloopt op vormuitsluitingsgronden en normaal gebruik wordt aangetoond door de merkhouder, kan hem vrijwel nooit een hak worden gezet. Uitburgering (verwatering) zou wel een probleem kunnen vormen. Wanneer de merkhouder onvoldoende is opgekomen tegen inbreuk makende partijen kan het merkrecht zomaar in rook opgegaan. In sommige landen is het verplicht om periodiek het normale gebruik van het merk aan te tonen. Dit zou natuurlijk ook kunnen gelden voor inburgering. Een dergelijke benadering sluit naadloos aan bij de idee van ‘het merkenrecht als privilege en niet als eigendomsrecht’.

Tomas Westenbroek

Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2012, zaak nr. 525177 / KG ZA 12-1218 HJ/EB (Nike tegen Marketing GMBH en [A] gedaagde)

Als randvermelding. Contractrecht. Sponsorovereenkomst. Matchingright. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Sinds een tijd speelt gedaagde op Adidas schoenen, terwijl de termijn waarbinnen Nike - als eerdere sponsor - het recht heeft om het aanbod van een potentiële andere sponsor te evenaren (het matching right) - niet is verstreken. Dat gedaagde Adidas schoenen is gaan dragen zonder een tegenprestatie, is niet aannemelijk. Aannemelijk is dat gedaagde reeds een zekere mate van overeenstemming met Adidas heeft bereikt.

Dat wil zeggen dat als gedaagde voortgaat op Adidas schoenen te spelen en pas na de beëindiging van de looptijd van het matching right van Nike meldt dat hij een aabod van Adidas heeft ontvangen, er van uit zal moeten worden gegaan dat hij de facto al eerder onder contract stond bij Adidas, maar heeft bewerkstelligd dat het (formele) aanbod van Adidas en dus de (formele) contractsluiting dan wel het openbaar maken van het contract is uitgesteld tot na het verstrijken van de looptijd van het matching right.

In die situatie zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn dat gedaagde Nike niet in de gelegenheid zou stellen het aanbod van Adidas te evenaren met een beroep op het verlopen zijn van het recht van Nike. Op straffe van een dwangsom wordt gedaagde veroordeeld tot nakoming van de verplichting het aanbod van de nieuwe sponsor aan Nike ter hand te stellen, ten einde Nike in staat te stellen gebruik te maken van haar matching right, zij het onder bepaalde voorwaarden (zie r.o.4.9).

4.6.  Nike heeft gesteld dat voetballers die niet onder contract staan de gewoonte hebben schoenen te dragen waarvan het merk onzichtbaar is gemaakt. [A] c.s. heeft dat niet bestreden. Door wel Adidas schoenen te dragen geeft [A] daarom aanleiding te veronderstellen dat er ten minste contact tussen [A] c.s. en Adidas is geweest en dat [A] de Adidas schoenen thans draagt op grond van reeds gemaakte afspraken of ten minste in de verwachting met Adidas een afspraak te kunnen maken, welke gunstiger is dan de overeenkomst die Nike met hem wilde sluiten. Immers, dat [A] zonder tegenprestatie Adidas schoenen is gaan dragen, is voorshands onaannemelijk en dat [A] c.s. van Nike overstapt naar Adidas zonder daarvoor ten minste een vergelijkbare vergoeding te ontvangen als hij bij Nike zou hebben gekregen is voorshands eveneens onaannemelijk.

4.9.  Het praktische gevolg van de uit te spreken veroordeling is dat er drie situaties denkbaar zijn:

-  [A] c.s. heeft al een aanbieding ontvangen of ontvangt deze binnen 180 dagen na het einde van de Sponsorovereenkomst en stelt Nike in de gelegenheid haar matching right uit te oefenen;

-  [A] c.s. heeft geen aanbieding ontvangen en toont dat aan doordat [A] gedurende 180 dagen op schoenen zonder merkaanduiding speelt; daarna is hij vrij een contract met een andere sponsor af te sluiten zonder dat Nike een matching right heeft;

-  [A] blijft op schoenen van een ander merk spelen en [A] c.s. wordt dus geacht met een andere onderneming een sponsorcontract te hebben gesloten en heeft binnen 180 dagen na het einde van de Sponsorovereenkomst Nike niet in de gelegenheid gesteld haar matching right uit te oefenen; in dat geval verbeurt hij een dwangsom per dag dat hij Nike niet in de gelegenheid stelt het matching right uit te oefenen.

Op andere blogs:
Juridisch dagblad (Profvoetballer Mesut Özil (Real Madrid) moet contract met Nike nakomen vanwege 'matching right')

Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2012, zaaknr. 525256 KG ZA 12-1223 MW/PV (Paint it blue Magazines B.V. tegen De Volkskrant B.V.)

Uitspraak ingezonden door Christien Wildeman, Kennedy Van der Laan.

Merkenrecht. Paint it Blue is sinds 2009 uitgever van het tweewekelijkse magazine "Fonk" en website fonkonline.nl over media, marketing & communicatie. Sinds april 2009 is zij ook houdster van het woordmerk FONK. De Volkskrant is uitgever van een landelijk dagblad en sinds 1 september wekelijks een zaterdagkatern genaamd "Vonk".

De Volkskrant gebruik het teken Vonk niet om de eigen waren en diensten te onderscheiden, de namen van de katernen hebben als functie dat zij de lezer helpen door De Volkskrant te navigeren. Het teken is daarmee slechts een interne bewegwijzering. Omdat het teken wordt gebruik als naam van een katern en op de voorpagina het teken in combinatie met een kop van een artikel en op de website wordt gebruikt, volgt dat De Volkskrant het teken Vonk steeds in combinatie met of als onderdeel van het merk De Volkskrant gebruikt. Van een zelfstandig gebruik van het teken Vonk is niet gebleken.

De vordering op basis van sub b worden eveneens afgewezen. Het is onvoldoende aannemelijk dat het dat het in beperkte oplage en zeer beperkt verkrijgbare losse verkoop van het magazine Fonk ervoor zorgt dat er verwarring zal ontstaan. Ook een beroep op onrechtmatige daad ex. 6:162, 193b, 193c onder f en 193d en 194a lid 2 BW wordt afgewezen. De vorderingen worden aldus afgewezen.

4.5. (...) Het teken vonk en het merk Fonk komen weliswaar auditief overeen, zoals door Paint it Blue terecht betoogd, maar in visueel opzicht, bezien naar de wijze waarop het merk Fonk door Paint it Blue is geregistreerd, zijn  het teken en het merk verschillend. Vonk begint immers met de letter V en Fonk met de letter F, terwijl de lay-out van de letters totaal verschillend is. Ook begripsmatig is er meer verschil dan overeenstemming.

4.8. Verder is onvoldoende aannemelijk dat er door het gebruik van De Volkskrant van het teken 'De Volkskrant Vonk' bij de gemiddelde omzichtige en oplettende consument verwarring zal ontstaan (...) Dit klemt te meer nu het magazine van Paint it Blue pas sinds 2009 onder de naam Fonk op de markt wordt gebracht en het en relatief beperkte oplage kent, waarvan een zeer beperkt aantal in de losse verkoop te verkrijgen is. Dat het merk Fonk een bijzonder onderscheidend vermogen heeft, is daarmee onvoldoende aannemelijk geworden.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 20012, zaaknr. 425773 / KG ZA 12-902 (GreenGraffiti tegen Janssens h.o.d.n. Graffitinetwerk)

Merkenrecht. Beschrijvend gebruik in metatags en all tags. Handelsnaamrecht.

GreenGraffiti verzorgt (buiten)reclamecampagnes en is actief in onder meer Nederland, Duitsland, Italië, Bulgarije en Finland. Zij brengt  tijdelijke reclameboodschappen aan via Reverse graffiti, middels het schoonspuiten van een stuk straat of muur dat gedeeltelijk is afgedekt door een mal. Zij is houdster van woordmerk en beeldmerk met woordelement GREENGRAFFITI. Janssens drijft een eenmanszaak via een website graffitinetwerk.nl die ook via green-graffiti.nl en green-graffiti.com is te bereiken. Ook in de broncode zijn de (beschrijvende) woorden GREEN en GRAFFITI opgenomen.

Over de geldigheid Gemeenschapsmerk: Kennelijk oordeelde het OHIM dat het merk niet uit beschrijvende woorden bestaat, althans dat het merk in zijn geheel bezien (mede omdat het aan elkaar is geschreven) de drempel (net) haalde. De bewijzen die GreenGraffiti heeft overgelegd om inburgering aan te tonen overtuigen voorshands onvoldoende om een ruimere beschermingsomvang aan te nemen.

Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat het gebruik van de keywords in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van Janssens gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als metatag en alt tag is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling keywords.

Wel is er sprake van inbreuk op het merkenrecht GREENGRAFFITI door de domeinnamen green-graffiti.nl en green-graffiti.com te gebruiken.

Merkenrecht
4.11. Uit de overgelegde voorbeelden blijkt naar voorlopig oordeel dat dit gebruik in zijn website en in andere teksten als beschrijvend is aan te merken, nu het om aanduidingen van activiteiten van Janssens gaat en hij ook steeds een spatie aanbrengt tussen beide woorden. Ook het gebruik als metatag en alt tag is voorshands als beschrijvend aan te merken, nu hij ook hier een spatie aanbrengt en de woorden onderdeel uitmaken van een verzameling keywords. Dergelijke keywords bestaan in het algemeen uit woorden of teksten waarvan de eigenaar van de website vindt dat deze van belang zijn om bezoekers te trekken. Dat belang kan op zichzelf worden gezocht in het refereren naar het merk van een ander (omdat een alternatief wordt aangeboden) maar even goed in aanduiding van de aard van de aangeboden dienst. In beide gevallen echter is er een loyaliteitsverplichting richting merkhouder GreenGraffiti (artikel 12 sub b GMVo respectievelijk de jurisprudentie van het HvJ EU inzake Google France/Louis Vuitton Malletier ea, 23 maart 2010, C-236-238/08). Voor wat betreft de website graffitinetwork.nl heeft GreenGraffiti niet gesteld dat die loyaliteitsverplichting zou zijn geschonden en valt zulks ook anderszins niet in te zien nu (als gezegd) de woorden op beschrijvende manier worden gebruikt en steeds met een spatie worden gescheiden. Voor zover het gevraagde verbod dit gebruik tracht te verbieden moet het derhalve worden afgewezen.

4.12. Voor wat betreft de websites green-graffiti.com en green-graffiti.nl stelt GreenGraffiti echter dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt van wie deze afkomstig zijn en wie de dienst uiteindelijk aanbiedt. Naar voorlopig oordeel heeft Janssens op de website (zoals die is overgelegd) inderdaad niet voldoende duidelijk aangegeven dat de informatie van hem afkomstig is en niet van GreenGraffiti. Er is geen duidelijke bedrijfsnaam of -logo zichtbaar, zoals wel het geval is op de website graffitinetwork.nl. Bovendien wordt op de pagina met contactinformatie geen bedrijfsnaam genoemd. In zoverre zou een bezoeker derhalve in verwarring kunnen komen over wie verantwoordelijk is voor de website en kunnen denken dat dit GreenGraffiti is. Die verwarring heeft zich kennelijk ook al concreet voorgedaan, getuige de als productie 11 door GreenGraffiti overgelegde emailcorrespondentie van een bezoekster van de website. Minst genomen wordt het de internetgebruiker (te) moeilijk gemaakt dit uit te vinden. Aan het voorgaande wordt onvoldoende afgedaan door het gebruik van een emailadres eindigend op “@graffitinetwork.nl” op de pagina met contactinformatie en een tamelijk onopvallende copyright notice “©Graffitinetwerk” onderaan de pagina. Gelet hierop kan van Janssens worden verwacht dat hij, als hij een domeinnaam bestaande uit de beschrijvende elementen “green” en “graffiti” wil gebruiken, ter voorkoming van verwarring en aldus aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk van GreenGraffiti, duidelijk maakt dat hij of zijn onderneming verantwoordelijk is voor de website en hij geen commerciële band heeft met GreenGraffiti. Nu de website zoals die tot voor kort toegankelijk was die duidelijkheid niet verschaft, was voorshands sprake van inbreuk op de merkrechten van GreenGraffiti. Gelet op deze inbreuk en bij gebreke aan een afdoende onthoudingsverklaring, zal Janssens dan ook worden verboden onder de domeinnamen www.green-graffiti.nl en www.green-graffiti.com een website aan te bieden waarop niet duidelijk is aangegeven dat deze wordt geëxploiteerd door een andere aanbieder dan GreenGraffiti.

4.13. Voor zover GreenGraffiti nog heeft bedoeld te stellen dat het gebruik in een domeinnaam geen beschrijvend gebruik is, verwerpt de voorzieningenrechter dat betoog. Het in aanmerking te nemen publiek zal immers een domeinnaam niet zonder meer als merkgebruik (of handelsnaamgebruik) bestempelen. Er zijn ook vele domeinnamen die verwijzen naar de op die website aangeboden producten of diensten. Producten of diensten die met twee woorden worden omschreven, worden in de regel aan elkaar geschreven omdat domeinnamen nu eenmaal geen spaties kunnen bevatten. Door het gebruik van een koppelteken heeft Janssens zelfs nog meer afstand van het merk genomen en heeft hij in zoverre, los van de inhoud van de achterliggende website die enigszins dient te worden aangepast zoals hiervoor overwogen, aan de op hem rustende loyaliteitsverplichting voldaan.

Inbreuk handelsnaam
4.16. Gebruik in beschrijvende zin kan immers ook krachtens het handelsnaamrecht niet worden verboden. In het licht hiervan en van het reeds te geven (beperkte) verbod op basis van het merkenrecht, valt niet in te zien welk (spoedeisend) belang GreenGraffiti heeft bij haar vorderingen voor zover gebaseerd op haar handelsnaamrechten.

Conclusie
4.18. Het merkinbreukverbod zal worden toegewezen doch slechts voor zover Janssens onvoldoende duidelijk maakt dat de aangeboden diensten op de websites niet van GreenGraffiti afkomstig zijn, zoals ten processe bedoeld. Het gebruik van de domeinnamen op zich zal niet worden verboden. Evenmin ziet de voorzieningenrechter alsdan aanleiding de gevorderde overdracht van die domeinnamen toe te wijzen, nog daargelaten dat GreenGraffiti niet heeft toegelicht waarom haar belang bij deze vordering – mede in het licht van het ‘op wit zetten’ van de website – voldoende spoedeisend zou zijn om een voorlopige voorziening te rechtvaardigen.

4.19. De aan het verbod te verbinden dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.20. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat beide partijen zijn te beschouwen als deels in het ongelijk gesteld. Enerzijds wordt een deel van de vorderingen van GreenGraffiti toegewezen, anderzijds slaagt Janssens in een aanzienlijk deel van zijn verweer. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.