Merkenrecht  

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) Een merk "Qualität hat Zukunft" wordt als reclameuiting gezien,
(B) met het merk Magic Light is verwarringsgevaar met Magic Life,
(C) Pelikan is ter kwader trouw geregistreerd,
(D) merk natura niet ingeschreven; natura is niet beschrijvend voor de diensten (wel afgewezen vanwege gelijke tekens), en
(E) Bimbo tegen Grupo Bimbo; het Spaanse publiek het element GRUPO zien als aanduiding voor een ondernemingsvorm.

Gerecht EU 11 december 2012, zaak T-22/12 (Fomanu / OHMI (Qualität hat Zukunft))

(A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1518/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 27 oktober 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „Qualität hat Zukunft” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 40. Het beroep wordt verworpen, het merk wordt gezien als zuivere reclameuiting. Ook op de Marques-blog class 46.

22. Daraus folgt, dass eine aus einem Werbeslogan bestehende Marke als nicht unterscheidungskräftig anzusehen ist, wenn sie dazu angetan ist, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nur als eine bloße Werbeaussage wahrgenommen zu werden. Hingegen ist nach ständiger Rechtsprechung einer solchen Marke dann Unterscheidungskraft zuzuerkennen, wenn sie über ihre Werbefunktion hinaus von den maßgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts in der Rechtssache REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, oben in Randnr. 13 angeführt, Randnr. 20, vom 31. März 2004, Fieldturf/HABM [LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS], T‑216/02, Slg. 2004, II‑1023, Randnr. 25, vom 30. Juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/HABM [Mehr für Ihr Geld], T‑281/02, Slg. 2004, II‑1915, Randnr. 25, und vom 15. September 2005, Citicorp/HABM [LIVE RICHLY], T‑320/03, Slg. 2005, II‑3411, Randnr. 66).

23. Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob das HABM, wie die Klägerin geltend macht, mit seiner Feststellung, dass die Anmeldemarke keine Unterscheidungskraft habe, gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen hat.

Gerecht EU 13 december 2012, zaak T-34/10 (Hairdreams / OHMI - Bartmann (MAGIC LIGHT))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „MAGIC LIGHT” voor waren van de klassen 3, 8, 10, 21, 22, 26 en 44 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 656/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 18 november 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „MAGIC LIFE” voor waren van klasse 3. Het beroep wordt verworpen, er is voldoende gemotiveerd geoordeeld over het verwarringsgevaar (zowel in visueel als auditief perspectief). Ook op de MARQUES-blog.

43. Im vorliegenden Fall steht fest, dass die betreffenden Waren im Allgemeinen in Regalen dargeboten werden, die es den Verbrauchern ermöglichen, sie in Augenschein zu nehmen. Daher ist zwar nicht ausgeschlossen, dass diese Waren auch auf mündliche Bestellung verkauft werden können, doch ist nicht anzunehmen, dass dies ihre gewöhnliche Vertriebsweise ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 3. März 2004, Mülhens/HABM – Zirh International [ZIRH], T‑355/02, Slg. 2004, II‑791, Randnr. 54).

44. Diese Erwägung kann jedoch nicht die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Frage stellen, da, wie oben in den Randnrn. 30 und 31 festgestellt, eine sehr große Ähnlichkeit sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht besteht. Dieses Argument der Klägerin geht deshalb ins Leere und ist zu verwerfen.

45. Somit ist die Beschwerdekammer in Anbetracht der oben in den Randnrn. 19 bis 21 angeführten Rechtsprechung, der Identität und Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke und der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke in Randnr. 29 der angefochtenen Entscheidung zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass der „Abstand zwischen den Marken“ nicht ausreiche, um für das maßgebliche Publikum die Verwechslungsgefahr im Bereich identischer und ähnlicher Waren und Dienstleistungen auszuschließen.

Gerecht EU 13 december 2012, zaak T-136/11 (pelicantravel.com / OHMI - Pelikan (Pelikan))

(C) Gemeenschapsmerk – Beroep strekkende tot vernietiging van beslissing R 1428/20092 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 december 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende afwijzing van de vordering tot nietigverklaring van het beeldmerk dat het woordelement „Pelikan” bevat, voor diensten van de klassen 35 en 39. Het beroep wordt verworpen. Er is sprake van registratie te kwader trouw.

66      Consequently, the filing of applications for declarations that the applicant’s Slovakian trade marks are invalid constitutes the legitimate exercise of Pelikan’s exclusive right, attaching to the registration of the contested Community trade mark, and cannot in itself prove any dishonest intent on Pelikan’s part. Nor does it emerge clearly – either from the application or from the reply – which factual or legal circumstances would show that Pelikan had attempted to use its right in an abusive manner, thus making it possible to find that Pelikan was acting in bad faith when it filed the application for registration of the contested Community trade mark.

67      Moreover, the applicant’s arguments concerning the fact that the word ‘pelikan’ is commonly used in the business sector must be rejected, because that statement is not borne out by specific evidence and, as the Board of Appeal correctly pointed out, that argument is irrelevant in the context of determining whether Pelikan may have acted in bad faith.

Gerecht EU 13 december 2012, zaak T-461/11 (Natura Selection / OHMI - Ménard (natura))

(D) Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „natura” voor waren en diensten van de klassen 14, 20, 25 en 35, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2454/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 juni 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het woordmerk „natura” voor waren en diensten van de klassen 19 en 20. Het beroep wordt verworpen, het begrip gaat over "iets" natuurlijks of ecologisch zonder dat het een beschrijving van de producten of diensten is. Vanwege gelijkheid tussen de tekens bestaat er verwarringsgevaar. Ook op de Marques-blog.

53 Sur le plan conceptuel, il convient de souligner que, en tant que mot latin signifiant « nature », existant également en espagnol et en italien et avec des équivalents assez proches en français, en anglais (nature) et en allemand (Natur), le terme « natura » est susceptible d’être compris par le consommateur moyen de l’Union comme évoquant les choses naturelles ou écologiques, sans qu’il constitue une description des caractéristiques des produits ou des services en cause.

60 En l’espèce, il résulte de l’examen des produits en cause qu’ils sont identiques et similaires et de celui des signes litigieux qu’ils sont identiques sur les plans conceptuel et phonétique et moyennement similaires sur le plan visuel.

61 En conséquence, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans la perception du public pertinent, à savoir du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Gerecht EU 14 december 2012, zaak T-357/11 (Bimbo tegen OHMI/Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO))

(E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk en de nationale beeldmerken met het woordelement „BIMBO” voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 31, 32, 35 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1272/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 april 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het beeldmerk in kleur met de woordelementen „GRUPO BIMBO” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 5, 29, 30, 31, 32, 35 en 43 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. Beroep wordt toegewezen, de tekens zijn vergelijkbaar, omdat het Spaanse publiek het element GRUPO zien als aanduiding voor een ondernemingsvorm.

32 La marque demandée englobe ainsi l’intégralité de la marque antérieure.

33 En outre, la chambre de recours a correctement souligné, dans le cadre de son analyse au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que l’élément « grupo » sera perçu par le public espagnol pertinent comme une simple référence au type d’entreprise concerné (décision attaquée, points 59, 60 et 61). Cette caractéristique a pour effet qu’il est fort probable que ce public ne percevra pas ce terme comme une marque, mais plutôt comme une référence à un ensemble susceptible d’être rattaché à l’élément « bimbo ».

Een verslag van Ivy de Bruijn, studente Master Informatierecht UvA (IViR)

Binnen drie uur kon je op de halfjaarlijkse, door uitgeverij deLex georganiseerde jurisprudentielunch van 29 november jl. op de hoogte worden gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het merken- (prof. mr. Tobias Cohen Jehoram), modellen- (mr. Christien Wildeman) en auteursrecht (mr. Joris van Manen). Het navolgende geeft een korte indruk van wat er op deze middag zoal is besproken.

Merkenrecht
Prof. mr. Tobias Cohen Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek, Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft verschillende onderwerpen de revue laten passeren, waaronder inschrijvingsissues (bijvoorbeeld de weigering van chocolademuizen als vormmerk – IEF 11727), art. 6ter VvP (m.b.t. het Zwitsers staatsembleem – IEF 11749), reclameslogans (IEF 11575), inburgering (IEF 11840 en IEF 12008), tussenpersonen (IEF 11687) en prejudiciële vragen hangende bij het HvJ EU (zoals Leidseplein Beheer/Red Bull m.b.t. de geldige reden - IEF 10862).

Cohen Jehoram plaatste een interessante kanttekening bij het IP Translator-arrest van het HvJ EU (CIPA/Registrar of Trade Marks, IEF 11454).

Het betrof een proefprocedure waarin de Engelse rechter prejudiciële vragen heeft gesteld aan het HvJ omtrent de nauwkeurigheid van de waren- en dienstenomschrijvingen bij een merkaanvraag. De Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening zwijgen op dit punt. Mededeling 4/03 van het BHIM verschafte enkele duidelijkheid: indien de volledige class heading bij de merkaanvraag werd ingevuld, kon de merkhouder rekenen op bescherming van alle waren of diensten die onder de alfabetische lijst van deze klasse vielen (‘class heading covers all’ benadering). Het Hof koos echter voor de veel beperktere ‘what you see is what you get’ benadering en zette daarmee een streep door BHIM’s beleid. Cohen Jehoram merkte op dat het BHIM en het BBIE (IEF 11697) er een divergente benadering op nahouden, nu het BHIM oude merkdepots wel erkent, maar het BBIE niet. Hij vreest dat merkhouders van bestaande merkregistraties nu minder bescherming genieten dan ze redelijkerwijs konden verwachten bij registratie. Hun merken kunnen zelfs partieel nietig verklaard worden indien ze niet voldoen aan het vereiste van nauwkeurige classificatie. De schuld ligt bij het BHIM, die wellicht hiervoor aansprakelijk gehouden kan worden. Laten we hopen dat, in de woorden van Cohen Jehoram, de soep niet zo heet gegeten wordt.

Modellenrecht
Mr. Christien Wildeman (Kennedy Van der Laan) begon haar presentatie met twee (niet zeer veel nieuws brengende) uitspraken inzake de geïnformeerde gebruiker in het modellenrecht (IEF 11890 en IEF 11638). Ook bleven de Samsung/Apple zaken niet onderbelicht, waarbij ze wees op de lezenswaardige 'not as cool'-uitspraak van de Engelse High Court of Justice van 9 juli 2012 (IEF 11561). Ondanks dat de Engelse rechter het vonnis begint met het beschrijven van zijn allereerste vergelijking tussen de Ipad en Galaxy Tab en hoeveel ze wel niet op elkaar lijken, komt hij uiteindelijk toch tot het oordeel dat Samsung geen inbreuk maakt omdat een aantal uiterlijkheden op de achterkant van de Tab leiden tot een verschillende algemene indruk. Met andere woorden, ze zijn gewoon not as cool. Helaas kan het Düsseldorf Oberlandesgericht zich niet in vinden in deze coole uitspraak, en geeft een interim oordeel in het voordeel van Apple. Het Engelse Court of Appeal in de bodemzaak blijkt daaromtrent not amused, en maakt dan ook korte metten met de Duitse uitspraak:

"I regret to say that I find the Oberlandesgericht's reasoning on the merits sparse in the extreme. [...] If courts around Europe simply say they do not agree with each other and give inconsistent decisions, Europe will be the poorer." (IEF 11891)

Voorts gaf Wildeman aan dat het belangrijk is om je bij schikkingsonderhandelingen al bewust te zijn van de manier waarop deze onderhandelingen de latere positie van procespartijen kunnen beïnvloeden (zie IEF 11392, IEF 11989 en IEF 11813). Tot slot leverde het wapperen met een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel terwijl je in redelijkheid niet kunt menen dat het om inbreuk gaat, Globaltap een wapperverbod op omdat het onnodige onrust veroorzaakte bij verschillende gemeente ambtenaren (IEF 11796).

Auteursrecht
Mr. Joris van Manen (Hoyng Monégier LLP) wist het publiek tot het einde te boeien met het in een aangenaam rap tempo bespreken van ruim twaalf uitspraken op auteursrechtelijk gebied.

Vooraleer heeft de uitspraak Oracle/UsedSoft van het HvJ EU (IEF 11522) de gangbare praktijk van het distributierecht van software volledig op zijn kop gezet. Vervolgens merkte hij op dat soms het vrij verkeer van goederen in de EU beperkt moet worden vanwege de handhaving van het auteursrecht, wanneer die beperking rechtvaardig en evenredig is (rule of reason). Dat blijkt ook wel uit het Donner-arrest van het HvJ EU (IEF 11472). Voorts bespreekt Van Manen een stel interessante prejudiciële vragen van de Zweedse rechter inzake het linken op internet (IEF 12057) en het vonnis van de Rechtbank Amsterdam (Playboy/Geenstijl, IEF 11743) m.b.t. de vraag of een hyperlink een zelfstandige openbaarmaking vormt (ja, indien de pagina waar de hyperlink naar verwijst nog niet openbaar toegankelijk was). Ook kwam de bescherming van programmagegevens aan bod (IEF 11429) en het auteursrecht op (enkel de kleuren van) Rubik's kubusvormige logicaspel (IEF 11805).

Tot slot gaf Van Manen een korte update in de ongoing BREIN-zaken (waarin hij BREIN vertegenwoordigt, [red. zie ook IEF 12035]), waarbij opmerkelijk is dat het verbod tegen The Pirate Bay zelfs omzeild wordt door veertien- en vijftienjarige jongeren die goed weten hoe je een proxy opzet. Ouders, houd het internetgedrag van uw kinderen dus in de gaten!

Ivy de Bruijn
[red. de jurisprudentielunch Merken-, Modellen- en Auteursrecht werd op inhoud beoordeeld met een 8,4]

Ondernemingskamer Hof Amsterdam 16 november 2012, LJN BY5629 (Ciçek tegen Royal T-Stick Europe B.V. en 2 Manage 4 U c.s.)
Ondernemingsrecht en merkrechten. RTS is opgericht op 14 mei 2007 en houdt een onderneming in stand die zich vooral toelegt op het importeren van en de groothandel in theestaafjes onder de merknaam Royal T-Sticks. Ciçek, 2 Manage 4 U, REM en Anderiesen houden ieder 25% van de aandelen in RTS. De notulen van deze aandeelhoudersvergadering houden onder meer in: “Dhr. Ciçek geeft aan dat het logisch lijkt, bij herstructurering de merknaam onder te brengen bij Investor Holding, dit zijn de anderen met hem eens.”

Er bestaat een akte dat Ates (zijn aandeel in) de rechten op de merknaam Royal T-Stick overdraagt aan Van As en Olierook. In juni 2012 hebben Olierook en van As ten laste van Ciçek, Ates en Royal Group conservatoir beslag gelegd op een in Alkmaar opgeslagen voorraad T-Sticks. Het verzoekschrift strekkende tot het verkrijgen van verlof voor dit beslag houdt in dat deze voorraad T-Sticks inbreuk maakt op het aan Olierook en Van As toekomende beeld- en woordmerk Royal T-Stick.

3.1. Ciçek heeft aan zijn stelling dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid van RTS en dat onmiddellijke voorzieningen dienen te worden getroffen kort gezegd het volgende ten grondslag gelegd: (...)

c. De belangen van Ciçek als minderheidsaandeelhouder worden stelselmatig genegeerd doordat
(iii) Olierook en Van As de rechten op het merk Royal T-Stick ten onrechte op hun eigen naam hebben geregistreerd in plaats van op naam van Investor Holding, (...)
e. Er moet gevreesd worden voor de continuïteit van RTS vanwege de verstoorde verhouding met Royal Group, de beëindiging van de distributieovereenkomst met Royal Group en de registratie van de merkrechten ten name van Olierook en Van As.

Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft Ciçek niet duidelijk gemaakt op grond waarvan de registratie van de rechten op het merk Royel T-Stick ten name van Olierook en Van As een gegronde reden zou zijn om aan de juistheid van hetbeleid van RTS te twijfelen. De kamer wijst de vorderingen af.

De merkrechten 3.14 Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft Ciçek niet duidelijk gemaakt op grond waarvan de registratie van de rechten op het merk Royel T-Stick ten name van Olierook en Van As een gegronde reden zou zijn om aan de juistheid van hetbeleid van RTS te twijfelen. Ciçek heeft niet gesteld dat deze merkenrechten toekomen aan RTS; Ciçek heeftgesteld dat tussen hemzelf, Ates, Olierook en Van As in 2008 is afgesproken dat de merkrechten geregistreerd zouden worden op naam van Royal Group en dat nadien, in juli 2011, is besproken dat de merkenrechten in het kader van een herstructurering ondergebracht zullen worden in Investor Holding (zie 2.7). Gelet op de beëindiging van de samenwerking tussen RTS en Royal Group als gevolg van de door Ciçek als bestuurder van Royal Group verzonden e-mails van 28 maart 2012 en 3 april 2012 (zie 2.11 en 2.12),moet worden aangenomen dat het belang van RTS thans niet gediend is met registratie van de merkenrechten ten name van Royal Group en voorts dat de bedoelde herstructurering, waarbij ook Royal Group zou zijn betrokken, geen doorgang meer zal vinden. De omstandigheid dat Ates in een gerechtelijke procedure betwist dat hij zijn aandeel in de merkenrechten bij akte van 2 februari 2012 heeft overgedragen aan Olierook en Van As, is voor de beoordeling van de toewijsbaarheid van het verzoek van Ciçek niet van belang. Zonder nadere toelichting, die Ciçek niet heeft verschaft, valt niet in te zien dat, indien Olierook en Van As de rechthebbende zijn op het merk T-Stick, het risico zou ontstaan dat RTS deze merknaam niet zou kunnen voeren. Integendeel: RTS heeft onweersproken gesteld dat zij sinds haar oprichting gebruik maakt van dat merk op basis van een licentieovereenkomst met (toen nog) Olierook, Van As en Ates.

Beschikking Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, LJN BY6175 (Main Freight Carriers B.V. tegen Mainfreight B.V.)

Uitspraak ingezonden door Richard Latten en Julian van de Velde, Smallegange.

Handelsnaamrecht. Procesrecht. Toelichting bij honderden ingebrachte stukken. In navolging van IEF 11376, waarin het verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet wordt afgewezen, nu niet is voldaan aan de stelplicht. De enkele inschrijving in het Handelsregister dient niet als onderbouwing van het feitelijke gebruik van de handelsnaam.

Rangorde van de gevoerde handelsnamen: Middels vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij, is voldoende onderbouwd dat de handelsnaam werd gevoerd nog voor de verweerster de handelsnaam in Nederland ging voeren. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid geniet.

Procesrecht: Een toelichting bij de ingebrachte stukken is niet nodig - en het is zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken.

Er zijn in 2006 en 2011 merkrechten aangevraagd/ gedeponeerd, derhalve toen de handelsnaam Main Freight Carriers reeds werd gevoerd door (de rechtsvoorgangster van) verzoekster. Dat brengt mee dat deze oudere handelsnaam niet in strijd met de merkrechten is gevoerd.

Het staat derden niet vrij om de combinatie van (beschrijvende) woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. Het verzoek ex 6 Hnw wordt toegewezen onder last van een dwangsom van €5.000 per dag met een maximum tot €2.000.000,-.

De rangorde van de gevoerde handelsnamen: 
12. Verzoekster heeft gesteld dat SCR de handelsnaam Main Freight Carriers heeft gevoerd van 1997 tot juli 2008. In hoger beroep heeft verzoekster als productie 8 een groot aantal stukken overlegd betreffende gebruik van deze handelsnaam in de jaren 1997 tot en met 2012 door achtereenvolgens SCR en verzoekster. Het gaat daarbij (...) om vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij was en om facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam voorkomt. (...) Het hof is van oordeel dat de toelichting dat het gaat om vrachtbrieven, facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam Main Freight Carriers voorkomt, in dit geval, ook gelet op de aard van de stukken en hetgeen daarme bedoeld is aan te tonen - dat de handelsnaam daarop voorkomt- , voldoende is om de stelling dat de handelsnaam vanaf 1997 in Nederland is gebruikt te onderbouwen. Daarvoor is niet nodig - en zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken. (...)

Aan het bovenstaande kunnen onvoldoende afdoen de stellingen van verweerster:
- dat geen reclame-uitingen zijn overlegd, (...)
- dat uit een, door verweerster als productie 13 in eerste aanleg overlegd marktonderzoek van Markenizer zou zijn gebleken dat Main Freight Carriers bij (ongeveer) 16 van 20 benaderde bedrijven en een aantal organisatie niet bekend was, alleen al omdat uit dat onderzoek juist de, ook in het rapportage van dit onderzoek vermelde, conclusie "op bais van bovenvermeld onderzoek kan het gebruik van de handelsnaam MAIN FREIGHT CARRIERS BV in Nederland worden bevestigd" valt te trekken. Daarvoor is niet nodig dat het gebruik bij iedereen in de "logistieke markt" bekend is. Overigens heeft verzoekster de juistheid van de onderzoeksmethode en de -resultaten betwist.

15. Voorts overweegt het hof over dit gestelde gebruik als volgt. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanie bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten) geniet. Ter onderbouwing van de gestelde bekendheid in Nederland heeft verweerster concreet gesteld dat er contacten met Nederlandse bedrijven en transporten via, van en naar Rotterdam en Amsterdam zijn geweest in de periode van 2000 tot en met 2007 en daarvan bewijsstukken zijn overlegd.

Verwarringsgevaar
20. Verzoeksters handelsnaam bestaat uit, ook voor het Nederlandse publiek, beschrijvende bestanddelen main (belangrijkste/ hoofd-), freight (vracht) en carriers (vervoerders). Dat brengt mee dat dei bestanddelen in beginsel ook door derden moeten kunnen worden gebruikt en de beschermingsomvang in zoverre beperkt is. Dat betekent echter niet dat het derden ook vrij staat eenzelfde combinatie van die woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

22. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. (...)

23. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en de omstandigheid dat partijen beide vanuit (de omgeving van) Rotterdam een expeditiebedrijf uitoefenen en zich daarbij deels op hetzelfde soort vervoer en dezelfde klanten richten, is het hof van oordeel dat bij het publiek tussen de ondernemingen van verzoekster en verweerster verwarring is te duchten. Dit geldt temeer nu reeds daadwerkelijke verwarring is opgetreden. Het hof is dan ook van oordeel dat verweerster de handelsnaam Mainfreight voert in strijd met het in artikel 5 Hnw vermelde verbod.

Lees een afschrift zaaknr. 200.107.660/01 of LJN BY6175.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Buitenlandse handelsnaam ook beschermd in Nederland)

OLG Stuttgart 4 december 2012, 17 O 714/08 (Converse Inc. tegen Mawa Sportswear GmbH)

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon en Niels Mulder, DLA Piper.

In de serie Converse-uitspraken. Duitsland. Bewijslastverdeling in het merkenrecht, waarin Bundesgerichthof [IEF 11252] anders oordeelt dan het OLG Stuttgart [IEF 9705] : het is aan de verweerder om te bewijzen dat het niet gaat om productvervalsingen, omdat regelmatig de toestemming van de merkenrechthouder ontbreekt. In uitzonderingsgevallen kan de merkenrechthouder hebben ingestemd met de nagemaakte waar, maar dat verandert niets aan de bewijslast die ook dan nog bij de inbreukmaker ligt. (onder 25).

Het in het verkeer brengen van door het merkenrecht beschermde waar door een persoon die daartoe niet gerechtigd is, levert een merkenrechtelijke inbreuk op, tenzij het originele waar is die van de merkenrechthebbende afkomstig is of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht. De derde partij dient dan te bewijzen dat het om originele waar gaat of dat deze met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht.

Er volgt geen omkeer van de bewijslast indien eiser niet bereid is om eigen bedrijfsgeheimen en de codering prijs te geven.

Onder D.1.b):

Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von par. 14 Abs. 2 MarkenG und art. 9 Abs 1 Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben. Das ändert aber ebenfall nichts an der Beweislast des Dritten für das Voliegen der Zustimmun des Markeninhabers.
Etwas anderse gilt nur dann, wenn die Beweisführung ducht den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber emöglichen würde, die nationale Märkte abzuschotten. Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach art. 34 und 36 AEUV gebieten allerdings einde Modifizierung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationale Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen.

c. Allerdings trifft den Markeninhaber, der - wie die Klägerin - eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig einde sekundäre Darlegungslast, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (...)

Nichts anderes, namentlich keine Beweislastumkehr, folgt daraus, dass die Klägerin sich nicht bereitgefunden hat, die firmeneigene Kodiering auf den Schuhen aufzudecken. Ihre sekundäre Darlegungslast gebietet ihr nicht, diese Betriebsgeheimnisse offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die übrigen von Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Produktfälschung ergeben soll, keine Aufschluss hierüber brächten. Im Übrigen besteht die sekundäre Darlegungslast einer Partei nu im Rahmen des Zumutbaten, weshalb sie Betriebsgeheimnisse grundsätzlich nicht offenzulegenbraucht. (BGH)

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 4 december 2012, zaaknr. 203583 / KZ ZA 12-202 (Eva Optic B.V. tegen watervision)

Uitspraak ingezonden door Gerben Hartman en Kurt Stöpetie, Brinkhof N.V..

Reclamerecht. Verhouding RCC/Voorzieningenrechter. Geen sprake van misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Merkrecht met toestemming gebruikt.

Partijen houden zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van LED-verlichting voor onder meer zwembaden. Eva Optic heeft zich met succes bij de RCC beklaagd [RB 1115]. Er werd, vanwege de strijd met artikel 7 en 10 NRC, aanbevolen om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Er zijn verschillen in de toetsingsmaatstaven van de RCC en de voorzieningenrechter. Bovendien zijn de reclame-uitingen na de beslissing van de RCC aangepast.

Van de doelgroep, ontwerpers / bouwers / exploitanten van zwembaden / sauna's / stadsfonteinen, mag worden verwacht dat deze de weergegeven lichtsterkte/lichtstroom in lumen - op de grond dat lumen geen geschikte eenheid is voor onderwaterverlichting - als vergelijkingswaarden onderkent. De technische rekenwaarde in lumen betreft het kunnen vergelijken van traditionele verlichting met LED-armaturen. Er is aldus geen sprake van misleidende reclame en het is onvoldoende onderbouwd om van ongeoorloofde vergelijkende reclame te spreken. De term NanoPower®technologie is als merk geregistreerd door de moedermaatschappij van Watervision en daarmee voert zij rechtmatig het merk.

4.11. De gewraakte reclame-uitingen zijn gericht tot een specifieke doelgroep, namelijk ontwerpers, bouwers en exploitanten van publieke zwembaden, sauna's en stadsfonteinen. Van deze ontwerper, bouwer en exploitant mag worden verwacht dat hij bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen, maar niet dat zij beschikt over specialistische of bijzondere kennis en ervaring op het gebied van LED-onderwaterverlichting. Naar echter mag worden aangenomen is de in rechtsoverweging 4.9 bedoelde gemiddelde beroeps- en bedrijfsbeoefenaar zich bewust van en laat hij zich niet beïnvloeden door het feit dat aan reclame een zeker overdrijving eigen is. (...) mag van deze maatman worden verwacht dathij de door Watervision weergegeven lichtsterke/lichtstroom in lumen - op de grond dat lumen geen geschikte eenheid is voor onderwaterverlichting - als vergelijkswaarden onderkent. In de daarbij aangegeven voetnoot - geciteerd in rechtsoverweging 2.4 - is immers expliciet vermeld dat de weergegeven lichtsterkte/lichtstroom in lumen een technische rekenwaarde betreft ten behoeve van het kunnen vergelijken van traditionele verlichting (gloei- en ontladingslampen) met de door Watervision aangeboden LED-armaturen. Het voorgaande maakt dat van misleidende reclame als bedoeld in 6:194 BW niet kan worden gesproken.

4.12 Ten aanzien van het gebruik van de term NanoPower®technologie heeft Eva Optic de stelling van Watervision dat Octatube B.V., moedermaatschappij van Watervision, dit teken als merk heeft laten registreren niet weersproken, zodat zij dat (handels)merk met toestemming van Octatube rechtmatig voert.

Bas Kist, 'Warhol kreeg geen ruzie maar soep', NRC 7 december 2012.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

Gebruik van merken in kunst zorgt vaak voor discussie. Niet elk merk reageert even positief.

Sigarettenfabrikant Philip Morris, eigenaar van het merk Marlboro, dreigt de Amerikaanse kunstenaar Brad Troemel voor de rechter te slepen. Volgens Philip Morris pleegt Troemel merkinbreuk omdat hij in één van zijn kunstwerken een Marlboroverpakking heeft verwerkt.

Het kunstwerk met de onmogelijk naam dean & deluca low calorie snack inside Marlboro box w/ Cerebral Palsy Tissue/Organ Kidney Cancer Green Ribbon Glittery Sticker (Ethical) ½ zal de consument misleiden, zo stelt Philip Morris in zijn recente brief aan Troemel. Volgens het bedrijf wordt de indruk gewekt dat Philip Morris als sponsor of ondersteuner betrokken is. Als Troemel het werk niet terugtrekt volgt een rechtszaak . Vooralsnog wordt het werk nog steeds te koop aangeboden op Etsy.com.

Gebruik van merken in kunstuitingen is regelmatig voer voor discussie. Vorige jaar kwam Louis Vuitton in conflict met de Deense Nadia Plesner [IEF 9614], die een Vuitton-tas had afgebeeld in haar schilderij Darfurnica, een protest tegen de onmenselijke situatie in Darfur.

Merkhouders vrezen dat ze controle verliezen als een kunstenaar met hun merk aan de haal gaat. Ze menen dat hun merk alleen gebruikt wordt om de aandacht te trekken. Aan de andere kant roept de kunstenaar dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en dat we dagelijks worden geconfronteerd met merken. Het is niet verwonderlijk dat ze ook de kunstwereld inspireren.

Maar moet een merk in kunst altijd tot ruzie leiden? Nee, het kan ook anders. Dat laat de geschiedenis van misschien wel het meest beroemde ‘merkenkunstwerk’ zien: de blikken Campbell soep van Andy Warhol. In 1962 maakte Warhol, zonder toestemming van Campbell, zijn opvallende 32 Campbell’s Soup Cans. Op de website Lettersofnote.com is de brief te lezen die William P. MacFarland, de productmanger van de Campbell Soup Company, op 19 mei 1964 aan Warhol schreef. Geen agressieve sommatiebrief maar alleen bewondering en wat blikken soep voor Warhol.

Vzr. Rechtbank Almelo 22 november 2012, LJN BY5499 (Klict B.V. tegen Qlict B.V.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Kennen elkaar sinds 2006 en komen tot de conclusie dat zij niet in elkaars 'vaarwater' zaten en prima naast elkaar kunnen bestaan.

Klict houdt zich sinds 1997 onder de namen KLICT B.V., Klict en Klicteq houdt bezig met opleiding, training, advies en (bij)scholing op het gebied van ICT en automatisering, alsmede met de levering van ICT producten als computers, randapparatuur en software. Zij is houdster van het woordmerk KLICT. QLict is in 2003 opgericht en heeft onder andere als activiteiten opgenomen in het handelsregister: software consultancy; het verlenen van diensten op het gebied van informatietechnologie en communicatie in het bijzonder op het gebied van onderwijs. Door het gebruik van het teken ‘QLICT’ maakt QLict op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk op het merk ‘KLICT’.

Echter partijen kennen elkaar al sinds 2006 en zijn ook sedertdien van elkaars naam en activiteiten op de hoogte. Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden waarin partijen tot de conclusie zijn gekomen dat zij niet in elkaars “vaarwater” zaten en dus prima naast elkaar konden bestaan. Nu Klict sedert 2006 geen enkele actie heeft ondernomen, moet aangenomen worden dat Klict het bestaan van QLict heeft gedoogd, zodat zij geen enkel belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover beide namen als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft dit te gelden als een element in de ICT-branche dat weinig onderscheidend vermogen heeft, nu dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. Het professionele publiek en de transparante markt maken dat er niet snel sprake zal zijn van structerele verwarring.

De voorzieningenrechter acht het van belang en aannemelijk dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.  De vorderingen worden afgewezen.

5.3.  QLict voert aan dat directe verwarring niet te duchten valt, nu beide handelsnamen zodanig visueel en auditief afwijken, dat zij geen verwarring wekken. Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Aan dit bestanddeel kan echter geen taalkundig - want beschrijvend - en evenmin door veelvuldig gebruik in de branche, onderscheidend vermogen meer worden toegekend. (...) Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover QLict evenals Klict als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft te gelden - aldus QLict - dat ook dit element in de ICT-branche weinig onderscheidend vermogen heeft, nu ook dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. De voorzieningenrechter onderschrijft die zienswijze.
Voorts is volgens QLict van belang, dat het in aanmerking te nemen publiek uit professionele partijen bestaat in een behoorlijk transparante markt. Anders dan bij het consumentenpubliek, bestaat dit publiek uit bovengemiddeld geïnformeerde marktpartijen en zal niet snel sprake zijn van structurele verwarring. Bovendien richt QLict, in tegenstelling tot Klict, zich op didactische vorming en ondersteuning van leraren in het basisonderwijs voor het gebruik van nieuwe ICT methoden en als onderdeel hiervan worden soft- en hardwareoplossingen aangeboden (educatieve programma’s, digitale schoolborden etc.). De voorzieningenrechter deelt die zienswijze.

5.6.   Klict heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en aangevoerd dat QLict gebruik maakt van de gelijknamige handelsnaam. Klict heeft echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat QLict met gebruik van het teken ‘QLICT’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Klict. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5.3. is overwogen, is onvoldoende aannemelijk dat QLict in dit geval in het kielzog vaart van Klict. QLict heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op een andere laag binnen de ICT-branche opereert en andersoortige opleidingen verzorgt dan Klict. Gelet ook op hetgeen onder 5.4. reeds is overwogen, is voorts niet aannemelijk dat Klict schade heeft geleden of in de nabije toekomst zal lijden, zodat daarmee ook het belang bij de gevorderde voorzieningen vervalt. In dat kader acht de voorzieningenrechter van belang dat aannemelijk is dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.

Op andere blogs:
DomJur (Klict B.V. – Qlict B.V.)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

(A) lage mate van overeenstemming, is geen algehele afwezigheid van overeenstemming
B) "dominant deel" Quadratini (in LOACKER QUADRATINI) en Quadratum zijn niet gelijk

Gerecht EU 5 december 2012, zaak T-143/11 (Consorzio vino Chianti Classico / OHMI - FFR (F.F.R.))

(A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van diverse nationale (collectieve) beeldmerken in kleur (en in zwart-wit) die een haan in een cirkel weergeven en onder meer de woordelementen „CHIANTI CLASSICO” bevatten voor waren van klasse 33, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 43/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 januari 2011 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk in kleur dat een embleem met de tekening van een haan en de letters „F.F.R.” weergeeft voor waren van klasse 33 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. De beslissing van de Kamer van Beroep van het OHIM wordt vernietigd, er is dan wel weinig gelijkenis tussen de tekens. De kamer van beroep had echter niet tot een afwijzing kunnen komen, omdat de tekens geheel niet gelijk zouden zijn zonder de overige vereisten voor de toepassing van artikel 8(5) Regulation 207/2009 te onderzoeken. Ook op de MARQUES-blog.

67. However, it is apparent from paragraphs 27 to 52 above that the marks have a low degree of similarity.
68. Consequently, the Board of Appeal erred in rejecting the ground of opposition based on Article 8(5) of Regulation No 207/2009 for the reason that the marks were not at all similar, without examining the other conditions governing the applicability of that provision.
69. It follows that the contested decision must be annulled in so far as the Board of Appeal rejected the ground of opposition based on Article 8(5) of Regulation No 207/2009. (...)
71. In the present case, since the Board of Appeal rejected the ground of opposition relating to Article 8(5) of Regulation No 207/2009 on the ground that the signs were not similar, without examining the other conditions governing the applicability of that provision, it is not for the Court, in the present case, to carry out that examination.
72. Consequently, the applicant’s application for alteration must be dismissed.

Gerecht EU 7 december 2012, zaak T-42/09 (A. Loacker / OHMI - Editrice Quadratum (QUADRATUM))

(B) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapswoordmerk „LOACKER QUADRATINI” voor waren van klasse 30 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 34/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 oktober 2008 houdende toewijzing van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „QUADRATUM” in te schrijven voor waren van klasse 30 in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie. Het beroep wordt afgewezen, mede omdat het dominerende bestanddeel QUADRATINI (onderdeel van het hele woordmerk LOACKER QUADRATINI) niet gelijk is aan QUADRATUM. Ook op MARQUES-blog.

54      En ce qui concerne l’argument de la requérante, invoqué dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et qui a été évoqué lors de l’audience, tiré du fait que l’élément « quadratini » disposerait d’une position distinctive autonome dans la marque antérieure qui amènerait le public pertinent à croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement, à supposer qu’il soit recevable, doit, lui aussi, être rejeté.

55      En l’espèce, même si on considérait que l’élément « quadratini », sans pour autant constituer l’élément dominant de la marque antérieure, a une position distinctive autonome dans cette marque, la requérante reste en défaut de démontrer la similitude entre les signes LOACKER QUADRATINI et QUADRATUM (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Gateway/OHMI, C‑57/08 P, non publié au Recueil, points 51 à 54).

56      En effet, selon le principe d’interdépendance rappelé en particulier aux points 17 et 52 ci-dessus, une des conditions cumulatives qui doivent être réunies pour établir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 est la similitude ou l’identité des signes.

Vzr. Rechtbank Alkmaar 15 november 2012, KG nummer 141107 / KG ZA 12-371 (Saint-Gobain Adfors tegen Graham & Brown)

Uitspraak ingezonden door Christel Jeunink, Van Iersel Luchtman Advocaten.

Onrechtmatige gebruik van certificeringsnummer/ keurmerk. Plicht tot ompakken. Eiseres houdt zich bezig met de vervaardiging van glasvezelbehang en glasvliesbehang. Zij heeft voor deze producten een Oeko-tex certificaat. Door gedaagde wordt het certificeringsnummer van de Tsjechische onderneming Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. op de verpakking van de glasvezelbehangproducten gebruikt. Deze producten zijn bij Gamma en Karwei terecht gekomen.

De gedaagde wordt veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het onrechtmatig gebruik van de Oeke-tex certificeringsnummers van eiseres. Tevens wordt ze bevolen om de producten om te (doen) pakken en het nummer te verwijderen, afnemers schriftelijk te verzoeken producten terug te zenden en tot rectificeren op de website.