Conclusie A-G: verwerping beroep inzake doorsnee merken/handelsnamenkwestie 'Wendy's'

Conclusie A-G HR 8 november 2013, 12/04485 (Wendy's International Inc. tegen gedaagde)
Conclusie ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals advocaten en Caspar Janssens, Maaldrink Vermeulen advocaten & notarissen.
Zie eerder IEF 11161 Intellectuele eigendom; merkenrecht. Algemeen bekend merk? Depot te kwader trouw? Volgens Verkade gaat het hier om in wezen een doorsnee-merken/handelsnamenkwestie. Het cassatieberoep omvat twee middelen. Het eerste middel gaat over de merkenrechtelijke kwade trouw en het tweede over de afwijzing van een bewijsaanbod. Voor de uitleg van de merkenrechtelijke kwade trouw wijst Verkade op twee arresten van het Hof van Justitie, Lindt & Sprüngli en Yakult/Malaysia Dairy.  

Ten eerste stelt Wendy's International dat het hof in rov. 14 ten onrechte heeft geoordeeld dat voor kwade trouw vereist is dat de wetenschap van de deposant dat een ander een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren gebruikt voortvloeit uit een 'rechtstreekse betrekking' met een derde. Ook heeft het hof onterecht getoetst of het merk Wendy's International van algemene bekendheid is. Hier heeft Wendy's International het arrest verkeerd gelezen en deze onderdelen missen dan ook feitelijke grondslag. Ook klaagt Wendy's International over onbegrijpelijkheid of ontoereikendheid van 's hofs motivering. Deze klachten berusten deels weer op onjuiste lezing van het arrest en voor de rest ging het niet om essentiële stellingen die het hof tot een ander oordeel hadden dienen te brengen. De klacht dat gedaagde bij het vinden van een (vervallen) merk verplicht was onderzoek te doen naar eventueel gebruik buiten de Benelux faalt. Het onderdeel d betreffende het niet optreden tegen andere Wendy’s mist eveneens feitelijke grondslag, de motiveringsklacht  voldoet niet aan de eisen van 407 Rv en onderdeel f gaat weer uit van een onjuiste lezing van het arrest. Wendy's Internationals tweede middel betreft een verworpen bewijsaanbod met betrekking tot algemene bekendheid. Beide onderdelen hiervan falen bij gebrek aan belang. Verkade verwerpt het beroep.

1.2. Het gaat in deze - ruim 16 jaar geleden bij de rechtbank Middelburg begonnen - zaak in wezen om een doorsnee - merken/handelsnamenkwestie.

4.3. Over de uitleg van het Unierechtelijke criterium heeft het Hof van Justitie twee richtinggevende arresten gewezen: HvJ EG 11 juni 2009, 0529/07 (Lindt & Sprüngli/Hauswírths (andere roepnamen: Lindt/Hauswîrth, of: Osterhase, of: GoIdhase)); en HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (Yakult/Mahysia Dairy).

4.5.2. Hoewel in het licht van de Unierechtelijke harmonisering - inderdaad - aangenomen moet worden dat kwade trouw in het geval dat een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, zich óók zou kunnen voordoen buiten het in de BMW en het BVIE nog genoemde geval van een ‘rechtstreekse betrekking’ tussen de merkdeposant en de gebruiker in het buitenlands, faalt het onderdeel. Het hof heeft dit namelijk niet miskend.

4.5.5. Onderdeel a berust dus op onjuiste lezing van het arrest en mist daarmee feitelijke grondslag.

4.6.2. M.i. faalt ook deze klacht wegens onjuiste lezing van de aangevallen rov. 14.(...)

4.6.8. Aan het vorenstaande kan niet afdoen de stelling in punt 3.1.6 van het middel, dat het hof heeft vastgesteld dat—wist dat ‘dat Amerikaanse populair was’. Anders dan Wendy's International beweert, behoefde het hof daaruit niet af te leiden dat- bekend had behoren te zijn met het gebruik door Wendy's International van het merk Wendy's, laat staan daarmee ook daadwerkelijk bekend was (laat staan dat reeds uit die bekendheid kwade trouw kan worden afgeleid, vgl. rov. 37 van het arrest Yakult / Malaysia Daíry).

4.7.2. Wat de omstandigheid (2) betreft, faalt de klacht (reeds) wegens onjuiste lezing van het arrest, nu het hof deze in rov, 14, 6e volzin (in verbinding met rov. 12) in de overwegingen heeft betrokken.

4.7.3. Als aangekondigd, sta ik nog nader stil bij het beroep van Wendy’s International op een deeloverweging uit het BenGH-arrest Ondeo Nalco/Michel van 2008: de deeloverweging ‘dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, bekend wordt geacht te zijn met de inhoud van het merkenregister’.

Zoals hierboven al bleek heeft het hof deze gedachtegang ook kennelijk in rov. 14, zesde volzin tot uitdrukking gebracht. Ik herinner voorts eraan dat vaststaat (vgl. nrs. 2.2.4 en 2.3.5 - 2.3.6 hierboven) dat ten tijde van — depot (16 februari 1995) de door Wendy's International destijds in het Benelux-register ingeschreven (’oude') merken inderdaad vervallen waren: tegen de door het hof bekrachtigde vervallenverklaring is geen cassatieberoep ingesteld.

(…)Met name valt niet aan te nemen dat het eventueel aantreffen van een (vervallen) Benelux-merk de verplichting zou meebrengen om — ter voorkoming van ‘kwade trouw’ — een spontaan onderzoek naar eventueel gebruik van het merk buiten de Benelux te verrichten (de klacht verdedigt dat overigens — terecht — ook niet).

4.7.7 (...)4.9.2. De klacht voldoet niet aan de volgens art. 407 Rv. aan een cassatiemiddel te stellen eisen, nu zij niet aangeeft waar Wendy’s International dit standpunt eerder naar voren heeft gebracht.

4.10. Onderdeel f faalt omdat het uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden arrest, en voorts - uitgaande van verwerping van de eerdere klachten van middel l – bij gebrek aan belang.

4.16. Beide onderdelen falen bij gebrek aan belang. Zij gaan voorbij aan (en klagen niet over) hetgeen het hof in de voorlaatste volzin van rov. 9 (in samenhang met de in het cassatiemiddel niet aangehaalde en in cassatie niet bestreden rov. 6-8) heeft overwogen:

‘Ook anderszins heeft Wendy’s In ternatianal geen concrete feiten en omstandigheden aangevoerd en te bewijzen aangeboden waaruit - in weerwil van de hiervoor besproken verweren van - zou kunnen worden afgeleid dat haar merk in 1995 ook in de Benelux algemeen bekend, was.’

Dit oordeel is zelfstandig dragend is voor zijn passeren van het bewijsaanbod.

5. Conclusie
Mijn conclusie strekt tot verwerping van het beroep.