Ex parte beschikking Vzr. Rechtbank Den Haag 25 maart 2013, KG RK 13-629 (Merkhouders tegen Elcatel Ltd.)

Tip ingezonden door Thomas de Weerd, Houthoff Buruma.

Ex parte. Counterfeit. Namaak. 2.22 lid 6 BVIE. 6:196c BW. REACT, the Anti-Counterfeiting Network.

Uit't verzoekschrift: (aangepaste) verzoek tegen hosting provider Ecatel tot beëindigen van diensten waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van de Merkhouders. In het bijzonder ziet het verzoek op het afsluiten van een groot aantal websites waarop counterfeit producten worden aangeboden.

Van belang is dat de meeste hosting providers rechten inzake de intellectuele eigendom respecteren en evident inbreukmakende websites na melding afsluiten. Slechts een handvol hosting providers nemen dergelijke meldingen niet serieus. De voorzieningenrechter: De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de aangevoerde problemen bij het aanspreken van de beheerders van de websites op de inbreuken, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval een juist evenwicht creëert tussen de rechten van verzoeksters, gerekwestreerde en de beheerders van de websites (r.o. 2.4).

Verder uit 't verzoekschrift
Juridisch kader:
III.1. Artikel 2.22 lid 6 BVIE
III.2. Proportionaliteit en subsidiariteit
III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel
III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod
III.5. Exparte bevel is mogelijk tegen een tussenpersoon

III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel
76. Tekenend voor de houding van Ecatel is dat het onmogelijk is te achterhalen wat haar algemene voorwaarden zijn. Op haar website biedt zij twee links aan naar haar Terms and conditions. Klikken op zowel de link in het navigatiemenu aan de linkerkant als op de link in de footer levert echter een foutmelding op.

III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod
77. Aansprakelijkheid van de hosting provider is in deze zaak niet aan de orde. Artikel 6:196c lid 5 BW staat het verbod tegen de (hosting) provider uitdrukkelijk toe, onafhankelijk van diens aansprakelijkheid. Overigens is Ecatel op de hoogte gesteld van de inbreuken op de Counterfeit Websites en spreken de inbreuken voor zich. Ecatel kan zich zodoende niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid die art. 6:196c lid 4 biedt. Verwezen wordt naar de hierboven reeds genoemde rechtspraak betreffende The Pirate Bay.

De Voorzieningenrechter:
2.4. Ook is voorshands voldoende aannemelijk dat de genoemde websites worden gehost door gerekwestreerde. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat gerekwestreerde kan worden aangemerkt als een tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt om de genoemde inbreuken te maken in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE en dat dus een bevel kan worden uitgevaardigd tot staking van die diensten. De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de aangevoerde problemen bij het aanspreken van de beheerders van de websites op de inbreuken, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval een juist evenwicht creëert tussen de rechten van verzoeksters, gerekwestreerde en de beheerders van de websites.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Opnieuw sluiting counterfeit sites op verzoek van bekende horlogemerken)
Webwereld (Ex-parte verbod tegen hoster Ecatel om namaaksites)

Rechtbank oost-Nederland, locatie Almelo 20 maart 2013, LJN BZ5508 (European Royalty Operations B.V. tegen gedaagden en Stichting Dierenfonds)

Onvoldoende bewijs. Geen onrechtmatig handelen door kopiëren van activiteit, gelijke locaties te kiezen en door uitstraling kleding en marketingtools.

Eiseres drijft een onderneming die zich onder meer bezig houdt met het verrichten van activiteiten om gelden te verwerven voor fondsen en goede doelen. Gedaagden ontplooien vrijwel identieke activiteiten bij de Stichting Dierentoekomst en Stichting Dierenfonds. Gedaagde sub 2 heeft niet weersproken dat hij een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding met eiseres heeft gesloten en dat hij dit beding heeft overtreden. De vordering wordt toegewezen.

Eiseres stelt dat sprake is van het kopiëren van activiteiten, gebruik van gelijke locaties en gelijke uitstraling van bijvoorbeeld kleding en marketingtools. Beide stichtingen maken gebruik van door eiseres ontwikkelde werkwijzes, lay-out, standaarddocumenten, enzovoorts.. Uit de vrijheid van handel en bedrijf volgt dat het afhandig maken van cliënten en/of opdrachten van een concurrent in beginsel niet onrechtmatig is, maar enkel door bijkomende omstandigheden dat kan worden. Dat gedaagden sub 1 en 3 onrechtmatig hebben gehandeld door eiseres te imiteren, is onvoldoende bewezen. Stichting Dierenfonds heeft duidelijk haar identiteit kenbaar gemaakt aan het winkelend publiek. De vordering wordt jegens sub 1 en 3 afgewezen.

4.6. Kernvraag is of gedaagden sub 1 en 3 onrechtmatig jegens eiseres hebben gehandeld door haar te imiteren zoals eiseres stelt. Door eiseres te imiteren hebben gedaagden sub 1 en 3 volgens eiseres gepoogd om te profiteren van haar bedrijfsdebiet. De eerste vraag is dan of het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent reeds op zichzelf als onrechtmatig moet worden beschouwd. Het gaat dan om het profiteren van in de producten van de concurrent geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis en/of profiteren van de reputatie van diens bedrijf of product en van het werk en de kosten welke deze zich heeft moeten getroosten om voor dat bedrijf of product een gunstige bekendheid te verwerven.

4.7  De voorzieningenrechter overweegt dat uit de vrijheid van handel en bedrijf volgt dat het afhandig maken van cliënten en/of opdrachten van een concurrent in beginsel niet onrechtmatig is maar enkel door bijkomende omstandigheden dat kan worden. Die bijkomende omstandigheden kunnen zijn gelegen in het hanteren van oneerlijke middelen zoals het gebruik maken van kennelijke dwaling van de cliënt, het geven van misleidende informatie e.d.

4.8  De voorzieningenrechter overweegt dat eiseres haar stelling dat gedaagden sub 1 en 3 haar werkwijze en dergelijke kopiëren onvoldoende heeft onderbouwd. (...) In dit verband is van belang dat gedaagde sub 1 en 3 hebben gesteld dat Stichting Dierenfonds duidelijk haar identiteit kenbaar maakt aan het winkelend publiek. Of daarbij sprake is van misleiding is rechtens niet komen vast te staan.

R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, '...en Bud en wij zijn weer een stukje Weiser', in Waar & Wet maart 2013, p. 7-11.

Een bijdrage van Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht, AKD Advocaten & Notarissen.

Dankzij de Europese regelgeving op het gebied van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen is de juridische positie van de belanghebbende bij een dergelijke naamsbescherming aanzienlijk verstevigd. In het merkenrecht is namelijk inmiddels een plaats ingeruimd voor dergelijke beschermde aanduidingen en benamingen. Daarin is nu bepaald dat “geweigerd wordt, de inschrijving van merken die een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding bevatten”. Dat deze wijziging relevant is, volgt wel uit het arrest dat het Gerecht van de Europese Unie onlangs wees.

(...) Dat deze wijziging – de bepaling bestond nog niet onder de voorganger van de Uniemerkenverordening (Gemeenschapsmerkenverordening) – een wijziging met relevantie is, volgt wel uit het arrest dat het Gerecht van het Hof van Justitie (het Gerecht) wees op 22 januari jl. Op deze datum werd uitspraak gedaan in de vete tussen bierbrouwer Anheuser-Busch en het Tsjechische Budejovický Budvar (Budvar) waar geen einde aan leek te komen.

Leeswijzer:
Regelgeving
Wel beschermd, maar geen merk
Uniemerkenverordening
De uitspraak van het Hof van Justitie
De vete
De weg naar het recente arrest
- Oppositie van Budvar
- Oppositieafdeling BHIM 16 juli 2004, 23 december 2004,
26 januari 2005
- Kamer van beroep BHIM 14 juni, 28 juni en 1 september 2006
- Gerecht van eerste aanleg 16 december 2008, T-225/06
- HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P [red. IEF 9505]
- Gerecht 22 januari 2013, T-225/06 [red. IEF 7415]
Kanttekeningen
- Eis van minimumgebruik
- Met de regelgeving van nu..
- Oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vs. merk-
aanvraag
- Oorsprongsbenamingen beter beschermd

[artikel is ingekort]

Oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vs. merkaanvraag Artikel 14 van Verordening 1151/2012 is in hoge mate gelijk aan artikel 7, lid 1, onder k Uniemerkenverordening in die zin dat het bepaalt dat een merkaanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag wordt gedaan in de omstandigheid dat reeds een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding is geregistreerd, en het gebruik van het aangevraagde merk zou indruisen tegen artikel 13, lid 1. Artikel 14 is, in tegenstelling tot artikel 7, lid 1, onder k van de Uniemerkenverordening (zie het Arrest genoemd in voetnoot 16 hiervoor), overigens niet beperkt tot aanvragen voor gemeenschapsmerken. Nu Europese verordeningen rechtstreeks doorwerken in het nationale recht, zou ook een Benelux-merkaanvraag in principe moeten worden geweigerd op basis van artikel 14 en 13, lid 1 van Verordening (EU) 1151/2012.

Oorsprongsbenamingen beter beschermd
Gelet op de bewijsproblemen waarmee Budvar in de in deze bijdrage besproken oppositieprocedure werd opgezadeld,
vormt de wetsaanpassing voor de belanghebbende op een oorsprongsbenaming geen overbodige luxe. In casu zou
Budvar nog slechts hoeven aan te tonen dat Anheuser-Busch haar bieren niet produceert op de wijze zoals in het productdossier van de oorsprongsbenaming is beschreven. Helaas voor Budvar komt dit voor haar te laat.

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht

Jaarbericht 2012. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU. Inbreng van de Nederlandse regering, Bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33 400-V, nr. 118.

De rechtspraak van het Hof en het Gerecht is essentieel voor Nederland. Hun uitspraken dragen bij aan de rechtsontwikkeling binnen de Europese Unie en kunnen van invloed zijn op het Nederlandse recht en beleid. Europese jurisprudentie dwingt soms tot aanpassing van de nationale regelgeving of uitvoeringspraktijk. Door actief zijn visie naar voren te brengen in Luxemburg, kiest Nederland ervoor om invloed uit te oefenen op deze rechtsontwikkelingen. Bij elk geselecteerd arrest wordt kort het standpunt van de Nederlandse regering weergegeven.

EEX - Folien Fischer
Consumentenbescherming - Content Services
Intellectueel eigendom - SABAM + ONEL
Vrij verkeer - fairtrade koffie en thee
Mededinging - Compass-Datenbank

EEX - Folien Fischer
Arrest van het Hof van 25 oktober 2012, Folien Fisher, zaak C-133/11 (Duitsland) [IEF 11924]
Folien Fisher is gevestigd in Zwitserland en is actief op de markt voor gelamineerd papier en folie. Een Italiaanse concurrent, Ritrama, klaagt dat Fisher in strijd handelt met het mededingingsrecht door het bieden van oplopende kortingen in verhouding tot de gekochte hoeveelheid en de weigering haar octrooilicenties te verlenen. Fisher vraagt voor de Duitse rechter een verklaring voor recht dat zijn verkooppraktijk niet onrechtmatig is en dat Ritrama op basis daarvan geen vordering kan instellen. De Duitse rechter vraagt of artikel 5 van de EEX-verordening ook geldt voor een declaratoir vonnis gericht op het ontkennen van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het Hof antwoordt hierop dat bij een vordering uit onrechtmatige daad de rechter gevestigd in de plaats waar het schade brengende feit zich kan voordoen en op de plaats waar de schade is ingetreden, bevoegd is. Het doel van de verordening verzet zich daarom niet tegen een situatie waarin een declaratoir vonnis ook onder artikel 5 van de verordening valt, omdat een vordering uit onrechtmatige daad niet per definitie door de benadeelde behoeft te worden ingesteld. Deze uitspraak komt overeen met het Nederlandse standpunt.

Consumentenbescherming - Content Services
Arrest van het Hof van 5 juli 2012, Content Services, zaak C-49/11 (Oostenrijk) - [IT 820]
In deze zaak worden prejudiciële vragen gesteld over wat kan worden beschouwd als een ‘duurzame drager’. De richtlijn koop-op-afstand (thans Richtlijn 2011/83) vereist onder meer dat de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking worden gesteld op een ‘duurzame drager’. Een papieren kopie van de algemene voorwaarden is uiteraard een duurzame drager. In dit geval gaat het om een hyperlink door middel waarvan de consument op de website van de verkoper de algemene voorwaarden kan bekijken. Zoals ook de Nederlandse regering heeft betoogd, voldoet een dergelijke hyperlink volgens het Hof niet aan de voorwaarden van de richtlijn. Het is namelijk de bedoeling dat de consument de informatie kan opslaan zodat hij de informatie altijd kan raadplegen en er ook zeker van kan zijn dat deze ongewijzigd blijft. Een hyperlink is dus geen ‘duurzame drager’ in de zin van de richtlijn koop-op-afstand.

Intellectueel eigendom
Arrest van het Hof van 16 februari 2012, SABAM, zaak C-360/10 (België) - [IEF 10920]
In deze zaak gaat het om de vraag of een sociaalnetwerksite verplicht mag worden een filtersysteem te installeren om het illegaal uitwisselen van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. Het Hof is van oordeel dat het opleggen van een filterverplichting in strijd is met het Unierecht. Een dergelijke verplichting vormt een door de richtlijn elektronische
handel (Richtlijn 2000/31) verboden algemene toezichtverplichting. De nationale wetgever en rechter moeten bij het opleggen van maatregelen aan een internetprovider of een hostingdienstverlener ter bescherming van auteursrechthebbenden de belangen afwegen van bescherming van auteursrechten enerzijds en grondrechten als privacy, bescherming van persoonsgegevens en vrijheid van informatie, zoals gewaarborgd in het Handvest van de Unie, anderzijds. De uitspraak is in lijn met de inbreng van de Nederlandse regering.

Arrest van het Hof van 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11 (Nederland, Gerechtshof Den Haag) - [IEF 12154]
Leno Merken BV is houdster van het gemeenschapsmerk ‘ONEL’. Wanneer Hagelkruis BV later het merk ‘OMEL’ deponeert, maakt Leno Merken bezwaar. Dat bezwaar wordt verworpen omdat Leno Merken de afgelopen vijf jaar geen ‘normaal gebruik’ heeft gemaakt van haar gemeenschapsmerk binnen de Gemeenschap. In de procedure die volgt, vraagt de verwijzende rechter het Hof hoe ‘normaal gebruik binnen de Gemeenschap’ moet worden vastgesteld. Geheel in lijn met het Nederlandse standpunt oordeelt het Hof dat niet bepalend is of het gebruik van het Gemeenschapsmerk zich voordoet binnen één of juist méér lidstaten. Er geldt geen ‘de minimis-regel’ voor territoriale omvang van het gebruik. Van een gemeenschapsmerk wordt ‘normaal gebruik gemaakt’ in de zin van artikel 15, lid 1 van de gemeenschapsmerkverordening (Verordening 207/2009) wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Mededinging - Compass-Datenbank
Arrest van het Hof van 12 juli 2012, Compass-Datenbank, zaak C-138/11 (Oostenrijk)
Compass-Datenbank exploiteert een economische databank voor het verstrekken van informatiediensten. Compass-Datenbank heeft toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten nodig om gegevens uit het ondernemingsboek te gebruiken. Het gaat onder meer om de reguliere gegevens (adres, telefoon enz.), deelnemingen, (stille) vennoten en andere informatie. Sinds 1999 hebben vijf ondernemingen na een aanbesteding de taak toebedeeld gekregen afwikkelingsinstanties op te zetten voor het bijhouden en tegen betaling verlenen van toegang tot het ondernemingsboek. De Oostenrijkse autoriteiten verbieden vervolgens Compass-Datenbank om nog langer gegevens uit het ondernemingsboek te gebruiken. De Oostenrijkse rechter vraagt om uitlegging van artikel 102 VWEU. Volgens het
Hof verricht een overheidsinstantie geen economische activiteit wanneer zij de gegevens die ondernemingen op grond van een wettelijke meldingsplicht hebben meegedeeld, in een databank opslaat en belanghebbenden inzage daarin verleent en/of voor hen print-outs laat vervaardigden. De overheidsinstantie kan in dit geval daarom niet als een onderneming in de zin van artikel 102 VWEU worden beschouwd. Dat geldt ook wanneer de activiteit erin bestaat afwikkelingsinstanties en hun eindklanten te verbieden informatie die door de overheid is verzameld en in de databank
van een openbaar register als het ondernemingsboek is opgenomen, te hergebruiken om daarmee eigen inlichtingendiensten te verstrekken. Ook wanneer een overheidsinstantie zich daarbij op intellectuele eigendomsrechten
beroept, handelt zij nog niet als een onderneming. Deze uitspraak is in lijn met de inbreng van de Nederlandse regering.

Vrij verkeer - fairtrade koffie en thee
Arrest van het Hof van 10 mei 2012, Commissie/Nederland, zaak C-368/10 - [IEF 11305]
De provincie Noord-Holland start een Europese aanbesteding voor de levering van koffieautomaten met biologische en fairtrade koffie en thee. De provincie verwijst in haar bestek naar het EKO-keurmerk en het Max Havelaarkeurmerk. Volgens de Commissie zijn deze verwijzingen in strijd met de aanbestedingsrichtlijn (Richtlijn 2004/18). De Commissie krijgt grotendeels gelijk van het Hof. De verwijzing naar het EKO-keurmerk was volgens het Hof een onverenigbare technische specificatie. De provincie mag alleen de onderliggende uitgangspunten van het keurmerk als eis stellen, niet het keurmerk zelf. De uitgangspunten van het Max Havelaar keurmerk zijn volgens het Hof sociale overwegingen die getoetst moeten worden aan het artikel over uitvoeringsvoorwaarden (artikel 26 van Richtlijn 2004/18). Deze
uitgangspunten zijn dus geen technische specificaties van het product, zoals de Commissie stelt. De uitgangspunten van zowel het EKO-keurmerk als het Max Havelaar-keurmerk mogen voorts ook worden gebruikt in de gunningscriteria.
Deze uitgangspunten houden in casu voldoende verband met het voorwerp van de opdracht. Ook hier geldt dus dat het keurmerk zelf niet geëist mag worden. Dit zou in strijd zijn met de beginselen van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie. Tot slot heeft de provincie ook van leveranciers geëist dat ze inzicht geven in hun activiteiten op het
gebied van duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze eis is volgens het Hof in strijd met het gesloten systeem van bekwaamheidseisen en met de transparantieverplichting.

Zie het Jaarbericht van 2011.

Brief van de Staatssecretaris van OC&W inzake wetenschapsbudget, Kamerstukken II 29 338, nr. 118.
 
In het algemeen overleg op 4 juli 2012 (Kamerstuk 29 338, nr. 117) is gesproken over de vraag hoe intellectueel eigendom, in het bijzonder patenten, beter kan worden benut bij het beginnen van start-ups en het vinden van investeerders.

De kennisinstellingen maken op dit gebied een sterke ontwikkeling door. Er is een proces gaande van professionalisering van onderwijs in ondernemerschap en van waardecreatie met kennis uit onderzoek. Zo hebben alle universiteiten technology transfer offices (TTO’s) en incubators opgericht, bestaan er interne regelingen voor omgang met IE en is valorisatie veelal ingebed in geformuleerd hrm-beleid van de kennisinstellingen. (...)

In consortia voor privaat-publieke samenwerking, bijvoorbeeld in het kader van de topsectoren, spelen heel andere vraagstukken rond intellectueel eigendom. Over de inzet van extra middelen zoals voorgenomen in het Regeerakkoord is de Kamer in de brief van 11 februari 2013 (Kamerstuk 27 406, nr. 198) geïnformeerd. In dit kader wordt onder andere bekeken tot welke heldere spelregels kan worden gekomen op het terrein van intellectueel eigendom in de topsectoren. Hierover zal de Kamer nader worden geïnformeerd.

Rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem 6 maart 2013, LJN BZ5453 (Proversco Verserver B.V. tegen Juice Solution B.V.)

Merkenrecht. Faillissement. Schriftelijkheid voor overdracht. Houdster in het register. Uitputting overgenomen voorraad voorzien van het merk.

Enkele dagen na het faillissement van Verserver heeft de curator een overnameovereenkomst gesloten voor de inventaris, de voorraad en de immateriële activa, waaronder het label WOW dat gefailleerden van Juice Solutions zouden hebben overgenomen. Beide partijen bieden producten aan onder de naam "WOW Smoothie Time" en maken als zodanig gebruik van het merk WOW. Beide partijen claimen met uitsluiting van de ander exclusief rechthebbende te zijn op dat merk. De kernvraag is aan wie dat uitsluitend recht toekomt. Juice Solutions is houdster van het merk en van een voor de overgang van een merk vereiste schriftelijke overdracht is niet gebleken.

2.5.  Het WOW-label of WOW-concept houdt in dat onder de merknaam WOW aan afnemers ingrediënten worden geleverd voor het door de afnemer volgens bepaalde samenstelling en bepaalde namen en onder dat merk vervaardigen van zogenaamde smoothies (yoghurtdrank met gepureerd fruit). Het WOW-concept is ontwikkeld en uitgerold door Juice Solutions.

De conventionele vorderingen worden afgewezen. Het door Juice Solutions in reconventie jegens Proversco gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen. Behalve ten aanzien van de van het merk WOW voorziene voorraad die destijds door Juice Solutions is verkocht en die vervolgens door de curator is doorverkocht. Die voorraad is immers door Juice Solutions rechtmatig in het (economisch) verkeer gebracht zodat zij zich op grond van artikel 2.23 lid 3 BVIE tegen de verhandeling daarvan niet meer kan verzetten.

4.4.  Ingevolge artikel 2.2 BVIE wordt het uitsluitend recht op een (Benelux) merk verkregen door de inschrijving van het gedeponeerde merk in het Benelux merkenregister bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De voorzieningenrechter consta¬teert dat het merk WOW door Juice Solutions is gedeponeerd en ingeschreven en zij aldus de houdster is van dat merk. Van een voor de overgang van een merk vereiste schriftelijke overdracht van dat merk door Juice Solutions aan Proversco of een andere partij is niet gebleken, zodat Juice Solutions de exclusief rechthebbende van het merk WOW is gebleven.

in reconventie
5.2. beveelt Proversco om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het beeldmerk “WOW Smoothie Time” te staken en gestaakt te houden,

5.3. beveelt Proversco om elke verwijzing naar het beeldmerk “WOW Smoothie Time” of enige daaraan gelijkende of daarmee vergelijkbare verwijzing op de website www.verserver.nl, althans op enige andere website die onder haar beheer valt, binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis te verwijderen en verwijderd te houden,

5.4. beveelt Proversco om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan Juice Solutions, een door een registeraccountant geaccordeerde, gespecificeerde en met stukken onderbouwde opgave te doen, van de sinds 19 december 2012 door Proversco geleverde aantallen inbreukmakende producten, de prijs waartegen deze producten zijn geleverd, op welke data deze geleverd zijn en op welk adres, de inkoopprijs van deze producten, de hoeveelheid voorraad inbreukmakende producten welke thans nog door Proversco wordt aangehouden, alsmede de locatie waar deze voorraad wordt gehouden,

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad 24 maart 2013, C/16/340780 / KL ZA 13-117 (Jacob tegen Stichting NOS)

Kop-staartvonnis ingezonden door Bas Le Poole en Peter Kok, Houthoff Buruma.

Als randvermelding. Mediarecht. Vonnis bij het artikel op NU.nl:

De NOS mag een nieuwsitem over de geplande herziening van vrijspraken gewoon uitzenden. (...) Het kabinet wil de wet veranderen, zodat voortaan niet alleen veroordelingen kunnen worden herzien, maar ook vrijspraken. De Tweede Kamer stemde daar in januari mee in. De plannen liggen nu bij de Eerste Kamer. (...) De NOS wil de moord op Tamara Wolvers (28) noemen als een voorbeeld van een zaak die misschien wordt heropend.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Jacob af en veroordeelt eiser in de proceskosten ad €1.493,00.

(Schriftelijke uitwerking volgt, zodra het vonnis is uitgewerkt)

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2013, LJN BZ4796 (assurantiekantoor)

Als randvermelding. Know how. Oneerlijke concurrentie. Overnemen van klanten van tussenpersoon is niet als een inbreuk op het portefeuillerecht onrechtmatig. In dit geval wel onrechtmatigheid omdat onjuiste mededelingen zijn gedaan.

3.6 [geïntimeerde] heeft zich zowel in eerste aanleg als in hoger beroep op haar portefeuillerecht beroepen. Volgens [geïntimeerde] heeft [appellant] onrechtmatig gehandeld doordat hij met het overnemen van klanten uit haar portefeuille inbreuk heeft gemaakt op dat portefeuillerecht. Die enkele inbreuk rechtvaardigt de toewijzing van de ingestelde vorderingen, aldus [geïntimeerde]. Het hof volgt [geïntimeerde] niet in dit betoog. (...)

3.9  Volgens de rechtbank heeft [appellant], afgezien van het antwoord op de vraag of hij misleidende informatie heeft verstrekt, onrechtmatig gehandeld, nu hij:
a.  uit hoofde van zijn eerdere functie beschikt over het bestand;
b.  hij de personen in het bestand stelselmatig heeft benaderd;
c.  hij die personen heeft benaderd met het oogmerk hen te bewegen de relatie met [geïntimeerde] te beëindigen en voortaan met hem zaken te doen;
d.  hij in de contacten met deze personen gebruik heeft gemaakt van kennis en gegevens met betrekking tot de klanten en de verzekeringen uit zijn eerdere functie bij [assurantiekantoor]. [appellant] heeft bewust ingespeeld op de bij de klanten bestaande onrust in verband met de recente overname;
e.  de benaderde klanten duurzame relaties van [geïntimeerde] zijn;
f.  [geïntimeerde], naar [appellant] bekend was, voor de overname van de portefeuille een substantieel bedrag betaald heeft en [geïntimeerde] door het overstappen van klanten schade lijdt.

3.10. Ten aanzien van deze door de rechtbank relevant geoordeelde omstandigheden overweegt het hof het volgende:

Ad d.  Evenmin staat ter discussie dat [appellant] wist dat een deel van de polissen uit de portefeuille door [geïntimeerde] werd ondergebracht bij een andere verzekeraar, waardoor een wijziging van de verzekeraar had plaatsgevonden (van Noordhollandsche naar een zustermaatschappij van [geïntimeerde]). Deze wetenschap kon hij niet ontlenen aan zijn functie bij [assurantiekantoor], nu het dienstverband tussen [appellant] en [assurantiekantoor] al in oktober 2008 was beëindigd en de overdracht van de portefeuille door Alcaris aan [geïntimeerde] pas een jaar later plaatsvond. Indien [appellant] heeft ingespeeld op de bestaande onrust bij klanten van [geïntimeerde] in verband met de overgang naar een andere verzekeraar houdt de wetenschap over die onrust geen verband met zijn dienstverband bij [assurantiekantoor].
[geïntimeerde] heeft tegenover de betwisting van [appellant] dat hij bij het benaderen van de klanten gebruik heeft gemaakt van kennis en gegevens over de klanten en verzekeringen niet kunnen aangeven over welke informatie [appellant] beschikte naast de op de lijst vermelde informatie. Het hof kan er dan ook niet vanuit gaan dat [appellant] over andere informatie beschikt. Het hof stelt vast dat het bestand slechts de namen en adressen van klanten bevat, maar dat gegevens over de verzekeringen van die klanten ontbreken. Het hof laat dan nog daar dat [appellant] heeft gesteld dat het bestand ook gegevens bevat die geen betrekking hebben op verzekeringen die deel uitmaken van de door [geïntimeerde] overgenomen portefeuille.

3.14 De omstandigheid dat bij het stelselmatig benaderen van de klanten van [geïntimeerde] meerdere malen ook onjuiste informatie is verstrekt in de hiervoor vermelde zin, maakt de handelwijze van [appellant], in combinatie met de hiervoor vastgestelde en besproken omstandigheden, wel onrechtmatig. Dat betekent dat de door [geïntimeerde] gevorderde verklaring voor recht, inhoudende dat [appellant] onrechtmatig heeft gehandeld en handelt jegens [geïntimeerde] door het benaderen van klanten die behoren tot de overgenomen verzekeringsportefeuille, toewijsbaar is. De grieven I tot en met IV falen om die reden.

Rechtbank Amsterdam 13 maart 2013, zaaknr. 506700 / HA ZA 11-2883 (S. tegen M.)

Uitspraak ingezonden door Marc de Boer, Boekx advocaten.

Samenwerking. Oudste handelsnaam. Gebruik handelsnaam. Website. Merkinschrijving. S. is galeriehoudster en lijstenmaker, M. is kunstschilder, handelaar, restaurateur en taxateur. S. start werkzaamheden bij Galerie Wijdemeren en registreert Galeriewijdemeren.nl. Partijen werkten samen M.´s schilderijen werden verkocht door S.. Nu vordert S. dat M. een website identiek aan de website galeriewijdemeren.com en handelsnaaminbreuk te staken en de nietigverklaring van de merkinschrijving van het beeldmerk met woordelement Galerie Wijdemeren.

Dat B. de handelsnaam - na beëindiging van de activiteiten van de Galerie - in juli 2005 aan M. heeft overgedragen, doet er niet aan af dat M. de handelsnaam ook heeft gebruikt. Uit de stukken volgt dat S. de handelsnaam Galerie Wijdemeren in elk geval vanaf oktober 2005 heeft gebruikt ter aanduiding van haar onderneming. Het is onvoldoende gebleken dat M. de handelsnaam in de periode 2005 - 2009 in het handelsverkeer heeft gebruikt.

In reconventie beroept M. zich op een gedeponeerd beeldmerk, maar de rechthebbende op en oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Dat M. het logo heeft ontworpen vóór het depot bewijst nog niet dat het als beeldmerk is gebruikt.

De rechtbank: M. handelt met de handelsnaam en de .com-website onrechtmatig jegens S., de Benelux merkinschrijving is nietig.

4.8 M heeft in dit verband ook facturen overgelegd waarop zowel de naam van HVM Fine-Art en Galerie Wijdemeren vermeld staat. S heeft hier tegenin gebracht dat er door M op correspondentie aan derden of facturen aan klanten nooit gebruik is gemaakt van de naam Galerie Wijdemeren. De facturen die door . M als productie zijn overgelegd zijn geen facturen aan klanten en bevinden zich niet in de administratie van de galerie, aldus S, . S heeft hierover verder gesteld dat de naam en het logo Galerie Wijdemeren vermoedelijk achteraf door M. op de facturen zijn aangebracht Dit zou onder meer te zien zijn aan het logo dat steeds op een andere plek staat. Er zijn volgens S geen klanten van Galerie Wijdemeren die een factuur van M de naam en het logo van Galerie Wijdemeren. S van het mogelijke aanpassen van facturen heeft M; echter niet nader gemotiveerd of onderbouwd. M hebben ontvangen met daarop heeft in dit verband verklaringen betwist. Deze betwisting is echter niet nader gemotiveerd of onderbouwd. M heeft wel gesteld dat het verschuiven van het logo te verklaren is door het gebruik van verschillende computers en dat het bij het verschil in facturen mogelijk gaat om zogenaamde kladfacturen en echte facturen.

Deze verklaring bevestigt echter nog niet de stelling van M dat de door hem aan klanten gestuurde facturen inderdaad (ook) het logo / de naam Galerie Wijdemeren hadden. Gelet op de door S op dit punt overgelegde facturen en verklaringen had het we[ op de weg van M gelegen om hierover duidelijkheid te scheppen. De rechtbank overweegt dan ook dat op grond van de door . M, overgelegde stukken onvoldoende is gebleken dat M de handelsnaam Galerie Wijdemeren in de periode 2005 tot 2009 in het handelsverkeer heeft gebruikt.

4.9. Dit betekent dat - nu wel is komen vast te staan dat S de handelsnaam Galerie Wijdemeren sinds oktober 2005 richting derden heeft gebruik - S degene is die sinds oktober 2005 feitelijk en rechtmatig de handelsnaam Galerie Wijdemeren heeft gebruikt voor haar handelsactiviteiten. Nu verder is gebleken dat S haar handelsactiviteiten onder de naam Galerie Wijdemeren ook na oktober 2009 heeft voortgezet wordt S gevolgd in haar stelling dat aan haar een ouder recht op het gebruik van de handelsnaam Galerie Wijdemeren toekomt dan aan M.

4.11 Ten aanzien van de vorderingen in reconventie heeft M zich ter bescherming van de handelsnaam Galerie Wijdemeren nog beroepen op het door hem bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde beeldmerk met daarin het woordelement Galerie Wijdemeren. De rechtbank volgt ' M, hier niet in. De rechthebbende op een oudere handelsnaam kan het gebruik ervan in zijn gevestigde bedrijfsdebiet niet worden verboden met een beroep op een jonger merkrecht. Vast is komen te staan dat S, - de naam Galerie Wijdemeren vanaf oktober 2005 als handelsnaam heeft gevoerd. Voorts is het logo dat zij daarbij gebruikte het thans door M . gedeponeerde beeldmerk.

Gelet hierop heeft- M het beeldmerk niet te goeder trouw gedeponeerd. Dat M' stelt dat hij het logo heeft ontworpen maakt dit niet anders. Niet is komen vast te staan dat M het logo vóór het depot ervan zelf als beeldmerk gebruikte. De rechtbank gaat er den ook vanuit dat M het logo destijds voor of in opdracht van S heeft gemaakt en zij ook hierop een ouder recht kan doen gelden.

In aanloop naar de bijeenkomst 'Dansen op het graf van de geschriftenbescherming' van 3 april a.s. herinneren we u graag aan de geschriftenbeschermingsjurisprudentie uit vervlogen tijden.

Rb. Amsterdam 17 mei 1989, BIE 1990, nr 69, p. 222 m.nt. CvN (Compendium/"de Bureauklapper").

Het Compendium is geen werk van letterkunde enz., doch heeft wel de bescherming van een geschrift zonder persoonlijk karakter, waarop gedaagde inbreuk heeft gemaakt; schadeomvang te bepalen naar de licentievergoeding die had kunnen worden bedongen - met noot C.v.N..

Artt. 10, eerste lid, aanhef en onder 1° en 13 Auteurswet 1912 (geschriftenbescherming). Nu eiseresses Compendium bestaat uit voor het merendeel van derden verkregen technische informatie en gegevens, geeft de samenstelling, groepering en indeling daarvan op zichzelf dan het Compendium onvoldoende eigen karakter om aanspraak te kunnen maken op de volle omvang van de bescherming die art. 10 Auteurswet 1912 verleent aan werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De met de samenstelling, groepering en indeling van de inhoud van het Compendium gemoeide inspanning en zorg rechtvaardigt echter wel de beperkte auteursrechtelijke bescherming tegen ontlening die toekomt aan geschriften zonder persoonlijk karakter. Gedaagde heeft op dit beperkte auteursrecht inbreuk gemaakt doordat zij een aanzienlijk deel van haar Bureauklapper heeft ontleend aan het Compendium door middel van (fotografisch) kopiëren.

3. Subsidiair stelt partij De Toorts dat het Compendium moet worden beschouwd als te behoren tot "alle andere geschriften" als bedoeld in artikel 10 lid 1 aanhef en sub 1 van de Auteurswet 1912, krachtens welke bepaling ook geschriften zonder eigen karakter auteursrechtelijke bescherming genieten, zij het beperkter.
4. Partij Oedip bestrijdt dat het Compendium enige auteursrechtelijke bescherming toekomt, stellende dat het Compendium, evenals de Bureauklapper, uitsluitend technische gegevens bevat die identiek zijn aan de gegevens die fabrikanten van de beschreven dieetprodukten en voedingsmiddelen zelf in hun gebruiksaanwijzingen en op hun verpakking gebruiken en de vermelding waarvan ook in het merendeel van de gevallen wettelijk verplicht is. Deze technische gegevens zijn niet auteursrechtelijk beschermd, althans heeft partij Oedip van de betrokken fabrikanten toestemming verkregen deze gegevens te publiceren.

3. Subsidiair stelt partij De Toorts dat het Compendium moet worden beschouwd als te behoren tot "alle andere geschriften" als bedoeld in artikel 10 lid 1 aanhef en sub 1 van de Auteurswet 1912, krachtens welke bepaling ook geschriften zonder eigen karakter auteursrechtelijke bescherming genieten, zij het beperkter.
4. Partij Oedip bestrijdt dat het Compendium enige auteursrechtelijke bescherming toekomt, stellende dat het Compendium, evenals de Bureauklapper, uitsluitend technische gegevens bevat die identiek zijn aan de gegevens die fabrikanten van de beschreven dieetpro-dukten en voedingsmiddelen zelf in hun gebruiksaanwijzingen en op hun verpakking gebruiken en de vermelding waarvan ook in het merendeel van de gevallen wettelijk verplicht is. Deze technische gegevens zijn niet auteursrechtelijk beschermd, althans heeft partij Oedip van de betrokken fabrikanten toestemming verkregen deze gegevens te publiceren.

7. Zoals genoegzaam is gebleken aan de hand van door partij De Toorts gegeven voorbeelden heeft partij Oedip op dit beperkte auteursrecht inbreuk gemaakt doordat zij een aanzienlijk deel van de Bureauklapper heeft ontleend aan het Compendium door middel van (fotografisch) kopiëren. Dit feit is door partij Oedip ter gelegenheid van de gehouden pleidooien ook niet langer betwist. Een dergelijke inbreuk kan in beginsel schade veroorzaken aan de auteursrechthebbende.

Noot CvN
Bij auteursrechtinbreuk te vergoeden schade. Deze stelling werd kennelijk ontwikkeld in het kader van het betoog dat eiseresses schade moest worden gesteld op de waarde van de door gedaagde bespaarde produktiekosten. Bij de Wet van 3 juli 1989, Stb. 282 (in werking getreden op 1 oktober 1989) is o.m. in de Auteurswet art. 27a ingevoegd, waarvan lid 1 bepaalt dat de maker of zijn rechtverkrijgende naast schadevergoeding kan vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt, wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen.