J. Donker, Wetgever let op: vergoedingsaanspraken filmmakers dreigen lege dop te blijven, IE-Forum.nl, IEF 13126.
Een bijdrage ingezonden door Jochem Donker, Cedar B.V.
In onze IE-Forum serie commentaren op kabeldoorgifte-uitspraak.
Volgens Advocaat-Generaal Verkade [IEF 13052] is collectieve rechtenorganisatie NORMA niet bevoegd om namens de bij haar aangesloten acteurs en uitvoerende musici vergoedingen voor kabeldoorgifte te incasseren. In een kort geding [IEF 13006] dat de collectieve rechtenorganisatie voor regisseurs VEVAM tegen de kabelaanbieders had aangespannen kwam de Amsterdamse voorzieningenrechter tot een vergelijkbare conclusie. Tegelijkertijd ligt er een wetsvoorstel Auteurscontractenrecht voor bij de Tweede Kamer, dat als doel heeft “de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerend kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht”. In dat voorstel is bijzondere aandacht voor de positie van filmmakers, wier rechtpositie gezien het huidige vermoeden van rechtenoverdracht zoals geregeld in artikel 45d, als (extra) zwak kan worden aangemerkt. De filmmaker raakt op basis van dit artikel niet alleen vaak een belangrijk deel van zijn rechten kwijt, maar van de billijke vergoeding voor iedere exploitatie die daar tegenover hoort te staan, komt in de praktijk ook nog eens bitter weinig terecht. (Zie o.a.).

Dit artikel is sterk ingekort, lees het gehele artikel hier.

Naar aanleiding van bovengenoemde ontwikkelingen in de rechtspraak is inmiddels een stroom van reacties op gang gekomen, zowel van de kant van vertegenwoordigers van filmmakers, die hiermee een belangrijk deel van de inkomsten uit rechtenvergoedingen dreigen te verliezen, als van de kant van exploitanten, omroepen en producenten, verenigd in RODAP. Laatstgenoemden zien in de conclusie van de Advocaat-Generaal en het kort geding vonnis vooralsnog hun juridische standpunt bevestigd dat de vergoeding voor kabeldoorgifte onder de huidige (juridische en technische) stand van zaken niet langs collectieve weg geregeld zou hoeven te worden en dat hooguit sprake zou kunnen zijn van een individuele vergoedingsaanspraak van filmmakers jegens hun producent op basis van artikel 45d Auteurswet. En die vergoeding is al inbegrepen in het honorarium dat filmmakers ontvangen, zo stelt RODAP in de diverse procedures tussen de kabelexploitanten enerzijds en rechtenorganisaties van filmmakers en uitvoerende kunstenaars anderzijds.

Dat laatste is eenvoudigweg niet waar: scenarioschrijvers en regisseurs hebben de afgelopen 30 jaar hun vergoedingen voor kabelexploitatie via hun rechtenorganisaties LIRA en VEVAM ontvangen en dus niet via een afkoopsom in het honorarium dat zij van de producent ontvangen. Als de exploitanten daadwerkelijk bereid waren geweest om de filmmakers te betalen wat ze in de afgelopen jaren voor kabeldoorgifte ontvingen, zou er allang een deal over deze exploitaties zijn geweest en waren nieuwe juridische procedures onnodig geweest.

Het is dan ook wel erg gemakkelijk dat Gerard Lieverse in zijn artikel op IE-forum.nl de zwarte piet van de lopende procedures volledig naar de rechtenorganisaties toeschuift en het doet voorkomen of alle juridische haarkloverij, als het aan RODAP zou liggen, geen rol behoeft te spelen. De kabelexploitanten hebben vorig jaar oktober eenzijdig de bestaande Kabelmodelovereenkomst opgezegd en vervolgens aan filmmakers een beduidend lager bedrag aangeboden dan deze voorheen ontvingen, welk bedrag bovendien gedeeld zou moeten worden door een grotere groep rechthebbenden¹ voor een bredere licentie². De enige reden voor deze opstelling was een juridische, en geen economische, zoals RoDAP wil doen geloven. Er is immers geen sprake van minder exploitaties of inkomsten van kabelexploitanten, en dus ook geen (economische) reden voor het naar beneden bijstellen van de vergoedingen. Met het stopzetten van de betalingen is het niet verwonderlijk dat de rechtenorganisaties zich nu genoodzaakt zien de belangen van de bij hen aangesloten makers in rechte te verdedigen. Voor de behartiging van die belangen zijn zij immers (door de makers zelf) opgericht. Let wel: hier is twee jaar vruchteloos onderhandelen aan vooraf gegaan.

Overigens zijn de filmmakers en hun rechtenorganisaties nog altijd bereid om op basis van reële uitgangspunten tot collectieve afspraken te komen, en ook RODAP heeft deze intentie uitgesproken. De uitnodiging van RODAP om opnieuw in gesprek te gaan is dan ook inmiddels aanvaard door de rechtenorganisaties. Makers, producenten en exploitanten lijken het er vooralsnog in elk geval over eens te zijn dat een collectieve inning van vergoedingen te verkiezen valt boven een individuele regeling in de contracten tussen filmmakers en producenten. Dat wordt immers pas écht ingewikkeld en zal alleen maar leiden tot verdere complicaties in een film- en televisiesector die het sowieso al zwaar te verduren heeft met forse bezuinigingen op de publieke omroepen en het Filmfonds. Voor het welslagen van de (vooralsnog verkennende) nieuwe gesprekken tussen RODAP en de rechtenorganisaties valt wel te hopen dat de RODAP partijen niet vasthouden aan hun eerdere standpunt, dat erop neerkwam dat de rechtenorganisaties van makers eigenlijk geen (juridische) positie hebben en filmmakers dus maar genoegen zouden moeten nemen met wat RODAP zelf als een redelijk bedrag beschouwt. Dat standpunt strookt niet met hun eigen “economische benadering” van deze kwestie, waar overigens ook in juridisch opzicht het laatste woord nog niet over gezegd is. En het gezamenlijk streven is nu juist om verdere juridische conflicten te voorkomen. De in het recente verleden nog aan filmmakers betaalde vergoedingen voor de kabeldoorgifte zouden in ieder geval daadwerkelijk gehonoreerd moeten blijven worden.

In dat verband is het goed om vast te stellen dat de vraag waarover de Hoge Raad zich in de NORMA procedure moet buigen, namelijk of de vergoedingsaanspraken van uitvoerend kunstenaars verplicht via collectieve weg zouden moeten verlopen, niet relevant zou moeten zijn voor de vraag hoe hoog de door makers te ontvangen vergoedingen voor deze exploitaties dienen te zijn. Dát er een billijke vergoeding voor iedere exploitatie aan filmmakers moet worden betaald (ook als de rechten bij producenten liggen) staat immers gewoon in de Auteurswet. In het voorliggende wetsontwerp Auteurscontractenrecht worden de randvoorwaarden voor deze vergoedingsaanspraken nog verder aangescherpt. Uit het wetsvoorstel en de toelichting daarbij wordt duidelijk dat afkoop van toekomstige vergoedingsaanspraken door middel van betaling van een eenmalige vergoeding vooraf niet (meer) toegestaan is.

Jochem Donker

¹Ook de uitvoerend kunstenaars zouden uit de vergoeding die voorheen alleen voor auteurs bedoeld was een eigen aandeel moeten ontvangen

² Ook nieuwe “diensten” zoals Uitzending Gemist zouden onder de collectieve licentie/ vrijwaring moeten vallen, zonder dat daarvoor extra betaald wordt.

Motion for a European Parliament Resolution, Draft report on private copying levies (2013/2114(INI))
New business models in the digital environment
25. Takes the view that private copies of protected works made using cloud computing technology may have the same purpose as those made using traditional and/or digital recording media and materials; considers that these copies should be taken into account by the private copying compensation mechanisms;
26. Calls on the Commission to assess the impact on the private copying system of the use of cloud computing technology for the private recording and storage of protected works, so as to determine how these private copies of protected works should be taken into account by the private copying compensation mechanisms;
27. Calls on the Commission and Member States to examine the possibility of legalising works sharing for non-commercial purposes so as to guarantee consumers access to a wide variety of content and real choice in terms of cultural diversity;
28. Instructs its President to forward this resolution to the Council and Commission and to the governments and parliaments of the Member States

A virtuous system in need of modernisation and harmonisation (1 - 5)
(...) 3. Believes that the private copying system is a virtuous system that balances the right to copying for private use with fair remuneration to rightholders, and that it is a system worth preserving;
4. Emphasises that the major disparities between national systems for the collection of levies, especially as regards the types of product subject to the levy and the rates of levy, can distort competition and give rise to ‘forum shopping’ within the internal market;
5. Invites the Member States to decide on a common definition of the private copying levy, to look for common ground as regards which products should be subject to the levy and to harmonise the negotiating arrangement for the rates applicable to private copying; calls on the Commission to facilitate that process;

Single collection procedure, clearer consumer information and more efficient (6 - 14)
(...) 8. Recommends that, in the case of cross-border transactions, private copying levies be collected in the Member State in which the product is placed on the market and that the product then be allowed to circulate freely in the internal market without being subject to additional levies;
9. Takes the view that, accordingly, private copying levies cannot be collected by a collective management organisation of a Member State if remuneration of the same kind has already been collected in another Member State;
10. Calls on the Member States, in consultation with all stakeholders, to simplify procedures for setting the levies in such a way as to ensure fairness and objectivity;
(...)
13. Urges Member States to adopt more transparent exemption arrangements regarding professional uses;
14. Calls on the Member States to introduce efficient arrangements for the reimbursement of private copy levies where the media in question is used for professional purposes;

Transparency regarding allocation of revenue and cultural policy (15 - 19)
(...) 16. Urges Member States to ensure greater transparency regarding the allocation of revenue from private copying levies;
18. Calls on the Member States to publish reports on allocation of proceeds in open source format with interpretable data;
19. Urges the organisers of cultural events and performances receiving funding from private copying levies to make their public more aware of this by means of additional publicity

Technical protection measures (20 - 21)
21. Calls for the elimination of technical protection measures causing an imbalance between freedom to copy and fair remuneration for rightholders under private copying

Licences (22 - 24)
(...) 24. Stresses that, as for online services, contractual authorisations cannot be allowed to prevail to the detriment of private copying exception arrangements;

New business models in the digital environment  (25 - 28)
25. Takes the view that private copies of protected works made using cloud computing technology may have the same purpose as those made using traditional and/or digital recording media and materials; considers that these copies should be taken into account by the private copying compensation mechanisms;
26. Calls on the Commission to assess the impact on the private copying system of the use of cloud computing technology for the private recording and storage of protected works, so as to determine how these private copies of protected works should be taken into account by the private copying compensation mechanisms;
27. Calls on the Commission and Member States to examine the possibility of legalising works sharing for non-commercial purposes so as to guarantee consumers access to a wide variety of content and real choice in terms of cultural diversity;
28. Instructs its President to forward this resolution to the Council and Commission and to the governments and parliaments of the Member States.

Hof van Beroep Brussel 3 oktober 2013, 2012/AR/2166 en 2012/AR/2167 (Dagboek van Anne Frank en Het Achterhuis)
Merkenrecht. Geen onderscheidend vermogen. Geen inburgering. Zie eerder: IEF 12977 en IEF 12516. Het BBIE heeft 7 juni 2012 de inschrijving van de woordmerken  "Het dagboek van Anne Frank" en "Het Achterhuis" voor de producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 geweigerd. De merkinschrijvingen waren geweigerd op absolute gronden. Het BBIE vond het merk beschrijvend en niet onderscheidend voor de producten. Het Anne Frank-Fonds (AFF) vordert de inschrijving van de woordmerken en subsidiair vraagt zij om een prejudiciële vraag aan het HvJ EU:  "Is de titel van een boek geschikt om te dienen ter onderscheiding van producten en services van de klassen 9, 16, 39 en 41 in de zin van Richtlijn 2008/95/EG". Het Hof van Beroep loopt enkele absolute weigeringsgronden van artikel 2.11 van het BVIE na.

Onderscheidend vermogen - Het teken moet het product onderscheiden van waren en diensten van andere ondernemingen. Een teken heeft geen onderscheidend vermogen wanneer het gaat om een karakter die besloten ligt in het product. Het onderhavige teken zou dienen ter onderscheiding van een 'dagboek' of materiaal waar dit in is opgenomen en is dan ook niet onderscheidend. In ieder geval niet zonder verwarring. Nu het teken geen onderscheidend karakter heeft, stelt het Hof van Beroep hieromtrent geen vraag aan het HvJ EU.

Beschrijvend karakter - Omdat het teken onderscheidend vermogen mist, is het nutteloos om na te gaan of het beschrijvend is. Het Hof ligt toe waarom het onwenselijk is een omschrijvend teken in te schrijven. Het betreft 'gemeenschappelijk goed'. Wanneer het AFF dit teken als merk kan registreren, is het voor anderen onmogelijk om het materiaal onder de originele naam te publiceren. Het is ook ongewenst dat een dergelijk monopolie toekomt aan een ander dan de erfgenamen van de auteur. Verder garandeert een merk niet de authenticiteit van het oeuvre van het product.

Inburgering - Het AFF heeft niet voldoende bewezen dat het teken ingeburgerd is als merknaam van haar producten. Ook dit beroep slaagt niet.

Verder heeft het AFF haar merkaanvrage beperkt. Het AFF trekt zich terug van de aanvraag voor producten van klasse 16, waaronder dagboeken. Dit verandert het oordeel van het Hof van Beroep niet over dat het teken beschrijvend is. Het Hof van Beroep wijst de vorderingen af en veroordeelt het AFF in de kosten.

6. (...) Ii s’en déduit que le signe <<Het achterhuis>> n’est pas distinctif en ce qui concerne les produits et services vises dans Ia demande d’enregistrement qui constituent le support materiel dans lequel est incorporée l’ctuvre littéraire designee par le signe.
Dans ces conditions, il est inutile de poser tine question préjudicielle a la Cour de justice de l’Union Européenne.

7. (...) A cet égard, il convient d’observer que, même si l’OBPI n’a pas fonde sa decision sur le droit d’auteur, les droits d’auteur détenus par le Anne Frank-Fonds viendront bientôt a expiration et que cette oeuvre, qui fait déjà partie du patrimoine culturel de l’humanité, entrera sous peu dans le domaine public. L’enregislrement du signe, s’il était ordonné, aura donc pour consequence de créer en faveur du Anne Frank-Fonds tin monopole de fait perpétuel sur cette oeuvre (sous reserve de renouvellement), interdisant a tout opérateur économique d’encore publier l’euvre sous son titre original. Or, un des objectifs du refus d’enregistrement d’une marque peat étre d’ éviter que le droit exclusif et permanent que confére tine marque
puisse servir a perpétuer d’autres droits que le législateur a voulu soumettre a des délais de péremption (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Philz~s, C-299/99, n° 30). En effet, il ne peut être accepté qu’une personne s’approprie, de manière indéfinie, une creation de l’esprit faisant partie du patrimoine culturel universel aux fins de l’utiliser sur le marché pour distinguer les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle offre, en jouissant d’une exclusivité dont ne beneficient méme pas les heritiers de l’auteur de cette creation (Conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, Shield Mark, C-283/0 1, n° 52).

8. (...) Or, il a été dit plus haut que le public concerné perçoit le signe comme le titre de l’ceuvre d’Anne Frank et pas comme une marque permettant de distinguer les produits et les services incorporant cette oeuvre. II s’ensuit que le moyen n’est pas fonde. En tout état de cause, les pièces produites par le Anne Franic-Fonds ne permettent pas de prouver l’inverse dans Ia mesure oü, notamment en ce qul concerne les contrats d’ edition, ces documents établissent au contraire un lien entre le signe et l’ceuvre pour laquelle un droit de reproduction est concédé sur la base du droit d’ auteur.

10. En toute hypothèse, une telle limitation n’est pas de nature a modifier l’appréciation de la cow puisqu’elle a confirmé la decision de 1’OBPI en ce que le signe n’était pas distinctif au motif que, confronté a ce dernier, le consommateur concerné percevra immédiatement celui-ci comnie le titre de I’ceuvre d’Anne Frank, mais pas coinme l’indication de l’entreprise qui propose ces produits et services. Cette appreciation est valable pour tous les produits et services concernés.
Par ailleurs, en ce qui conceme le caractêre descriptif, Ia cour n’a pas admis l’enregistrement au motif que I ‘intérét general de tous s’opposait a ce qu’une entreprise puisse jouir d’une exciusivité sur le titre d’une ceuvre littéraire dont ne bénéficient méme pas les héritiers de l’auteur de cette creation. Une telle appreciation est également valable pour tous les produits et services concernés. La demande est, des lors, en tout cas non fondee.

dispositif
Pour ces motifs, Ia cour,
1. Reçoit l’appel mais le dit non fondé Ct en déboute le Anne Frank-Fonds.
2. Lui délaisse les dépens d’appel et le condamne a payer a I’OBPI une indemnité de procedure de €1.320,00.

IGIR/IPKM Expert Lecture by Nyske Blokhuis, Patent attorney EP&C, Breda
Exploring the link between IP-strategy and company strategy. What is the business model of a company, what is the market, what are the threats (also from an IP perspective) and how can a firm put IP to work to achieve its goals?

When: October 18th (5.30 – 7pm)
Where: in the Feestzaal of Maastricht University Faculty of Law.

"Aligning business strategy and IP strategy" – exploring the link between IP-strategy and company strategy. What is the business model of a company, what is the market, what are the threats (also from an IP perspective) and how can a firm put IP to work to achieve its goals?

Nyske Blokhuis studied mechanical engineering at the Eindhoven University of Technology in The Netherlands and has been a patent attorney with EP&C since 2001. Before becoming a patent attorney, she worked as an engineer and as a failure analysis specialist. Nyske works for a wide variety of clients, for example in agricultural and food processing equipment, laboratory equipment, metallurgy and consumer products. She specialises in the drafting of patent applications (in particular for cases where litigation and/or opposition is expected), oppositions and appeals and IP strategy. Nyske regularly lectures on IP related topics.

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken, Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de EU, Kamerstukken II 2013-2014, 2211, nr. 1706
UPC. Beneluxgerechtshof. Aanpassingen. Met het oog op een snelle inwerkingtreding van de UPC-overeenkomst staat Nederland positief tegenover de aanpassing van Brussel I, mits dit beperkt blijft tot technische aanpassingen die noodzakelijk zijn om te verduidelijken hoe wordt omgegaan met gemeenschappelijke gerechten zoals de gerechten die voortvloeien uit de UPC-overeenkomst en het BenGH-verdrag. Hierbij biedt de minister twee fiches aan. Eén daarvan is met betrekking tot de wijziging van de verordening rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen in burgerlijke en handelszaken(Brussel I).

Samenvatting voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I).
Brussel I (verordening (EG) nr. 44/2001) bevat regels voor het bepalen van de internationale bevoegdheid van de gerechten van de lidstaten en regels voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen van die gerechten. Verordening (EU) 2015/2012 is een herschikking van Brussel I en zal op 10 januari 2015 van kracht worden.

In december 2012 is overeenstemming bereikt over een zogeheten octrooipakket, een wetgevingsinitiatief dat bestaat uit twee verordeningen (Verordening (EU) nr. 1257/2012 en Verordening (EU) nr. 1260/2012) en een Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (de UPC-overeenkomst) waarmee de basis is gelegd voor de invoering van eenheidsoctrooibescherming in (een groot gedeelte van) de EU. Het UPC wordt de exclusief bevoegde rechter voor geschillen die onder de reikwijdte van de UPC-overeenkomst vallen.

Daarnaast hebben de Beneluxlanden op 15 oktober 2012 het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof (het BenGH-verdrag en het BenGH) ondertekend op grond waarvan de bevoegdheid van het BenGH wordt uitgebreid zodat dit exclusieve rechtsprekende bevoegdheid kan krijgen ten aanzien van bepaalde onderwerpen die onder de werkingssfeer van Brussel I vallen. Naar verwachting zal dit in de nabije toekomst van toepassing zijn bij bepaalde geschillen inzake het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).Het onderhavige wijzigingsvoorstel dient ervoor te zorgen dat Brussel I in overeenstemming wordt gebracht met zowel de UPC-overeenkomst en het BenGH-verdrag.

Dit gebeurt door de introductie van 4 nieuwe artikelen in Brussel I:
- artikel 71 bis bepaalt dat een voor meerdere lidstaten gemeenschappelijk gerecht ook onder het begrip gerecht valt;
- artikel 71 ter gaat nader in op bevoegdheid van een gemeenschappelijk gerecht ten aanzien van verweerders uit lidstaten die geen partij zijn bij de UPC-overeenkomst resp. het BenGH-verdrag;
- artikel 71 quater verklaart de samenloopregeling van Brussel I van toepassing op procedures bij een gemeenschappelijk gerecht en procedures in EU lidstaten die geen partij zijn bij de overeenkomst tot oprichting van het gemeenschappelijk gerecht; en
- artikel 71 quinquis bepaalt dat beslissingen van het octrooigerecht en het BenGH voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komen in die lidstaten die geen partij zijn bij de UPC-overeenkomst respectievelijk het BenGH-verdrag.

D.F. de Lange, De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde, Berichten Industriële Eigendom 2013-9, p. 266 - 275.
Bijdrage ingezonden door Daan de Lange, Brinkhof.
De meeste (IE-)advocaten zal het wel een keer overkomen zijn.1 Je staat een gedaagde bij in een (IE-)kort geding. Je hebt de producties ingediend, misschien wel met een conclusie van antwoord en bent druk bezig de pleitnota op te stellen. Dan belandt er een fax op je bureau. De eiser heeft de zaak ingetrokken.

Art. 9.1 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken, sector civiel/familie2 bepaalt: ‘De eisende partij kan de procedure intrekken tot het moment dat de zaak is uitgeroepen. In dat geval spreekt de voorzieningenrechter geen proceskostenveroordeling uit.’

Betekent dit dat de eiser echt tot zo laat zijn zaak kan intrekken? En hoe zit het dan met de gemaakte kosten, die aanzienlijk kunnen zijn?3 Als de zaak was doorgegaan en was gewonnen, waren deze kosten bij een IE-zaak voor vergoeding ex art. 1019h Rv in aanmerking gekomen. Blijft de gedaagde nu met lege handen achter?

(...)
Ik zal hieronder (1) betogen dat als de eiser het door hem aangespannen IE-kort geding intrekt, er op grond van art. 249 lid 2 Rv en/of art. 1019h Rv een verbintenis ontstaat tot vergoeding van de volledige, mits redelijke en evenredige proceskosten van de gedaagde. (2) Verder zal ik betogen dat als de eiser niet vrijwillig deze verbintenis nakomt, de gedaagde de bevelschriftprocedure van art. 250 lid 4 Rv zou moeten kunnen volgen om een executoriale titel jegens de eiser te verkrijgen voor deze kosten. De daarmee gemoeide kosten komen ook voor vergoeding ex art. 1019h Rv in aanmerking.

Lees het gehele artikel hier.

Vzr. Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, KG  ZA 13-1064 (Black Rhino tegen S.I.C.)
Uitspraak mede ingezonden door Diederik Stols, Boekx.
Merkenrecht. Portretrecht bij personages. Licentie. Muziek. Tribute-shows [A] vormde met wijlen [B] The Blues Brothers, zangers van blues- en soulmuziek wier uiterlijke verschijning werd gekenmerkt door vaste elementen. [A] is directeur van Black Rhino en houder van de Europese Merken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers'. Momenteel produceren eisers zelf theater- en muziekshows rond The Blues Brothers en verstrekken licenties daarvoor. Enkele gedaagden hebben een licentieovereenkomst gesloten om 'The Blues Brothers' te vertolken. Gedaagden produceren tributeshows en hebben ter promotie websites met onder andere een promotiefilm, daarvoor zijn echter geen licenties verstrekt.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen gebaseerd op het auteursrecht af. Auteursrechtelijke bescherming van de film 'The Blues Brothers' is niet genoeg onderbouwd. Verder is het mogelijk dat er auteursrecht rust op personages (Bassie & Adriaan), maar dat is bij de personages Jake en Elwood Blues niet het geval. Het beroep op portretrecht wordt verworpen.

Gebruik van het merk 'The Blues Brothers' in de titel van de shows kan de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen de shows en de merkhouder, dit levert een inbreuk op. Gedaagden handelen zodoende onvoldoende loyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders. Voor de beschrijving van de inhoud van de Show en als aanduiding van de inspiratiebron is gebruik van de aanduiding 'Blues Brothers' wel toelaatbaar.

Tussen eisers en [D] was een licentie gesloten dat [D] Jake en Elwood Blues alleen in shows mochten spelen waarvoor ze toestemming haden. Voor de Nederlandse shows hebben zij geen toestemming.  De vordering tot nakoming van de licentieovereenkomst is ten aanzien van de shows in Nederland toewijsbaar. Gedaagden worden veroordeeld iedere inbreuk van de gemeenschapsmerken 'Blues Brothers' en 'The Blues Brothers' te staken en gestaakt te houden op verbeurte van een dwangsom.

4.7. Wat er ook zij van de bevoegdheid tot handhaven van de auteursrechten die samenhangen met het script van de film “The Blues Brothers”, naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben eisers hun vorderingen gebaseerd op auteursrecht op het script van de film onvoldoende onderbouwd gelet op het verweer van gedaagden, zodat vorderingen die op deze grondslag zijn gebaseerd reeds om die reden niet kunnen worden toegewezen. De voorzieningenrechter is zonder kennis te kunnen nemen van het werk of de werken waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen niet in staat om een (voorlopig) oordeel te geven over de gestelde inbreuk die de Show zoals aangekondigd zou vormen op het script. De enkele stills uit de film die in de processtukken zijn opgenomen, zijn hiervoor in ieder geval onvoldoende. Bovendien beschikt de voorzieningenrechter over onvoldoende materiaal over de Show zoals deze zal worden uitgevoerd in Nederland om de gestelde dreigende inbreuk te kunnen beoordelen terwijl die inbreuk, gelet op de stellingen van eisers gemotiveerd is betwist.

4.12. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de personages Jake en Elwood Blues alias The Blues Brothers geen auteursrechtelijk beschermd werk, om de navolgende redenen.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago.

4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen. Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.26. Allereerst ziet het portretrecht op een portret of te wel een afbeelding. Voor de vraag of sprake is van een afbeelding is de techniek niet relevant, zowel met potlood, pen, penseel, klei, brons als met een foto- of filmcamera kan een portret worden gemaakt. Een live optreden als zodanig is geen afbeelding, het is immers niet op enigerlei wijze vastgelegd. Een live optreden kan dan ook niet met een beroep op portretrecht worden verboden. Ter zitting hebben eisers desgevraagd bevestigd dat hun vordering inderdaad ziet op een verbod op de live voorstelling en zodoende niet op een verbod op openbaarmaking van een vastlegging van dat optreden.

4.27. Ten tweede roepen eisers in feite niet het portretrecht in van [A] en [B] maar van de personages Jake en Elwood Blues. Hetgeen zij hebben aangevoerd over de herkenbare trekken van [A] en [B] zijn immers grotendeels kenmerken van Jake en Elwood Blues. In bijzondere omstandigheden kan het portretrecht worden ingeroepen tegen zogeheten look-alikes. Dat neemt niet weg dat de afbeelding van die look-a-like dan wel het portret van een persoon dient weer te geven. Dat [A] en [B] niet alleen een beroep zouden kunnen doen op portretrecht als dit hun persoon betreft maar ook als dat hun ‘alias’ te weten een van de personages van de Blues Brothers betreft, wordt voorshands oordelend verworpen.

4.30. Eisers stellen voorts dat SIC Duitsland, SIC UK, [C] en TEC inbreuk maken op hun merkrechten in de zin van – onder meer – artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Zij stellen dat deze gedaagden de merken gebruiken als (onderdeel van de) titel voor de Show - “I'm a Soul Man - A Tribute to the Blues Brothers” en in het promotiemateriaal voor de Show met aanduidingen als “Blues Brothers Show”, “Blues Brothers Concert” en in de domeinnamen thebluesbrothersshow.nl en thebluesbrothersshow.com. Door de merken te gebruiken voor dezelfde - althans soortgelijke - waren en diensten als de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven kan (directe dan wel indirecte) verwarring bij het publiek ontstaan. Het publiek zal denken dat de Show wordt geproduceerd door eisers, dat er een relatie bestaat tussen eisers en gedaagden en/of dat eisers toestemming hebben gegeven voor de productie en de uitvoering van de Show.

4.13. Door eisers is niet weersproken dat de uiterlijke verschijningsvorm van Jake en Elwood Blues, te weten een duo in een zwart pak, met wit overhemd, zwarte das, witte sokken, zwarte schoenen, zwarte zonnebrillen, zwarte “pigskin” hoeden en bakkebaarden (elementen f, g, en h) overeenkomt met de kledingstijl van een aantal blues legendes uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, zoals Reverend Gary Davis en John Lee Hooker. Ter zitting hebben eisers zelf ook verklaard dat [A] en [B] voor The Blues Brothers geïnspireerd zijn door vertolkers van de zogenaamde hipsterstijl van ‘Electric Blues’ vertolkers uit Chicago. 4.14. Op deze stijlkenmerken die ontegenzeggelijk een belangrijk onderdeel van de uiterlijke verschijningsvorm van de personages vormen en die eisers zelf hebben overgenomen van eerdere blues legendes, kunnen eisers voorshands oordelend geen auteursrechtelijke bescherming claimen. Immers, zoals de Hoge Raad recentelijk nog heeft bevestigd, geeft de Auteurswet geen exclusief recht aan degene die volgens een - hem kenmerkende - stijl werkt. Aan deze rechtspraak ligt de gedachte ten grondslag dat de auteursrechtelijke bescherming van abstracties als stijlkenmerken een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van creatie van de maker zou meebrengen, en aldus een rem op culturele ontwikkelingen zou vormen.5 Ook element e (blues en soul muziek/zangrepertoire) is een stijlkenmerk en dus onbeschermd.

4.42. Eisers hebben onweersproken gesteld dat G. en C. [D] voornemens zijn geweest om de rollen van Jake en Elwood Blues in de Show te vertolken hetgeen ook op de website www.imasoulman.nl is aangekondigd. Weliswaar staat nu op die website dat andere acteurs die rollen zullen vertolken, de foto’s van G. en C. [D] stonden ten tijde van de mondelinge behandeling echter nog steeds op de website. Ook niet bestreden is dat de broers [D] geen onvoorwaardelijke toezegging in dit verband hebben gedaan, zodat niet vast staat dat zij niet zullen optreden. Zodoende hebben eisers nog steeds belang bij hun vordering.

4.43. Bij die stand van zaken is de vordering tot nakoming toewijsbaar voor zover het gaat om de aangekondigde Shows in Nederland. Dat een voorziening van een ruimerestrekking geboden is, is niet gesteld.

Op andere blogs:
Hoogenraad & Haak Blues Brothers: een personage heeft geen portretrecht
Intellectuel Eigendomsrecht.nl (Bescherming characters en portretrechten “Blues Brothers”)

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Berichten IE 2013-9	Artikel Geen zaak? De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde – Daan de Lange Rechtspraak Octrooirecht Nr. 70 Rechtbank Den Haag 8 mei 2013, Cresco/Taste of Nature, IEF 12649 – met noot van P.A.C.E. van der Kooij
Mediaforum 2013 - 9	Opinie: Nico van Eijk, Over KPN en het algemeen belang Rechtspraktijk: Janneke Kohlen, Project 15: samenvoeging NMa, OPTA en CA en de stroomlijning der bevoegdheden,

Mediaforum 2013 - 9

Jurisprudentie Nr. 22 HR 14 juni 2013, Cruijff/Tirion en De Jong m.nt. G.A.I. Schuijt Nr. 23 Hof Arnhem-Leeuwaarden 2 juli 2013, NEM/Gemeente Amersfoort m.nt. L.J. Wildeboer Nr. 24 Rb. Rotterdam 14 januari 2013, X/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema Nr. 25 Vzr. Rb. Rotterdam 21 februari 2013, Loterijen/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema

Berichten IE 2013 - 9

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 71 Rechtbank Den Haag 18 april 2013, OO B.V./Practi comfort B.V., IEF 12581 Nr. 72 England and Wales High Court 21 mei 2013, EWHC/CH/2013/1291, Interflora Inc, c.s./Marks and Spencer PLC, c.s., IEF 12720 Nr. 73 Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 mei 2013, European Sports Nutrition B.V./Dymatize Enterprises LLC, IEF 12686 Nr. 74 Gerecht EU 30 mei 2013, T-396/11, Ultra Air GmbH/BHIM en Donaldson Filtration Deutschland GmBH, IEF 12721 Nr. 75 HvJ EU 27 juni 2013, Zaak C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker, IEF 12811 Domeinnaamrecht Nr. 76 ADR Centrum, Arbitragehof van de Tsjechische Republiek 24 mei 2013, zaaknr. 06435, Eli Lilly and Company/P Slotboom, IEF 12754

Vorige editie van deze rubriek: augustus 2013.

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, HA ZA 10-2388 (Hormel tegen Dukka en Van Doorne)
Ingezonden door Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans
Hormel verhandelt ingeblikt vlees onder het merk SPAM en had het woordmerk voor verschillende waren en diensten ingeschreven. Inmiddels staat het woordmerk alleen nog maar ingeschreven voor 'vlees'. Van Doorne verhandelt energiedrank onder het woordmerk SPAM. Hormel vordert onder andere een verbod tot inbreuk op haar gemeenschapsmerk SPAM. Hormel stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar nu Dukka gebruik maakt van haar woordmerk SPAM voor soortgelijke waren of diensten. Ook vindt Hormel dat Dukka ongerechtvaardigd voordeel geniet door het merkgebruik en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de SPAM van Hormel.

Volgens de rechter is er geen sprake van soortgelijke waren. Energiedrank en vlees zijn geen uitwisselbare of concurrerende producten, van complementaire producten is evenmin sprake. Het enkele feit dat een energiedrank tegelijkertijd kan worden geconsumeerd met vlees is onvoldoende om ze als soortgelijk te beschouwen. Verzet tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan de reputatie kan slechts bij bekendheid van het merk in de Gemeenschap (HvJ EU Pago). De SPAM van Hormel is bekend in de Gemeenschap nu Hormel de bekendheid in het Verenigd Koninkrijk aangetoond heeft. Dit betekent alleen niet dat de bescherming strekt tot de gehele Gemeenschap. Hormel toont niet aan dat er een lidstaat is waar zowel Hormel als Dukka het merk gebruiken. Dat de SPAM van Hormel in Monty Python wordt genoemd is onvoldoende. Ook was er bij Dukka geen sprake van depot te kwader trouw. De rechter wijst de vorderingen af.

4.4 Gelet op het Pago-arrest (HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, Jurisprudentie 2009 1-09429) brengt de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk mee dat het Gemeenschapsmerk van Hormel in aanmerking komt voor de in artikel 9 lid 1 sub c GMVo bedoelde bescherming. Anders dan Hormel heeft betoogd, betekent dat niet dat uitgegaan kan worden van de fictie dat het Gemeenschapsmerk in elke lidstaat van de Europese Unie bekend is. Het betekent slechts dat Hormel zich kan verzetten tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Om de volgende redenen kan in dit geval niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.7. De gestelde bekendheid van het Gemeenschapsmerk buiten het Verenigd Koninkrijk baseert Hormel voornamelijk op een sketch van Monty Python waarin het teken “spam” veelvuldig wordt genoemd. Hoewel niet is uitgesloten dat een merk bekend wordt louter via publiciteit over het merk, is de bedoelde sketch in dit geval om de volgende redenen onvoldoende om de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in de betreffende landen te kunnen aannemen.(...)

4.13. Evenmin is er sprake van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE. Gelet op het gebrek aan bekendheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de Benelux en het gebrek aan soortelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven kan niet worden aangenomen dat het gebruik van de Dukka-merken voor dranken het Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument in de Benelux, althans kan niet worden aangenomen dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.5 en verder van dit vonnis.

C.J. Angelopoulos, Beyond the Safe Harbours: Harmonising Substantive Intermediary Liability for Copyright Infringement in Europe, Intellectual Property Quarterly, 2013-3, p. 253-274.
Via IViR.nl:The internet has proven a convenient vehicle for the commission of unprecedented levels of copyright infringement by leagues of anonymous – and impecunious – infringers. In their quest for deep pockets and easy targets, right-holders have, in reaction, turned against the internet middlemen, attempting to hold them accountable for the wrong-doings of the small-scale offenders using their networks. As a result, the tricky issue of indirect liability has been given new urgency. With perplexed domestic courts turning to the general rules on extra-contractual liability to parse the issue, during the 90s a number of EU Member States started introducing special liability laws in order to shield the budding internet industry from legal uncertainty. (...)

It is therefore apparent that a cogent solution to the problem of intermediary liability will require significant doctrinal reform across the board of EU Member States. As a result, a gap has emerged that would be most efficiently covered with one single harmonised European solution for substantial intermediary copyright infringement than multiple national ones. Happily, such harmonisation is far from as hopeless as it is usually presented: indeed, as this article will show, although the underlying national traditions and bodies of law in tort are doubtlessly dissimilar, specifically in the area of intermediary copyright liability the rules are moving closer together and common principles are beginning to take shape beneath the national divergences.

(...) The article shall focus on the liability of internet service providers acting in their intermediary capacity for copyright infringement committed on their networks and web pages by their users. Direct liability incurred by a platform for its own harmful behaviour without third party involvement shall not be discussed, nor will the liability of users themselves for content they upload. It should be noted that, although this analysis is concerned exclusively with intermediary liability for copyright infringement, cases involving other forms of illegality will be discussed where they allow for conclusions to be drawn that can be equally applied to copyright.

Lees het gehele artikel op de website van het IViR