B. Kist, 'Politica mag geen campagne voeren in Louboutins, NRC 18 oktober 2013.
Een bijdrage van Bas Kist, Chiever BV.
Zie eerder IEF 13141. Vlaams Belang-politica Anke Van dermeersch mag in haar campagne ‘Vrouwen tegen islamisering’ geen gebruikmaken van de schoenen van Louboutin. Dat heeft de rechtbank in Antwerpen deze week bepaald in een kort geding dat was aangespannen door Louboutin. Van dermeersch, die een zetel in de Belgische senaat heeft, was in september 2013 een anti-islamcampagne gestart. Daarbij had de politica in 1991 nog Miss België-affiches verspreid met een foto van haar benen op de schoenen met de rode zolen van Louboutin. Naast haar benen had Van dermeersch een schaal met provocerende sharianormen opgenomen.

Voor de Antwerpse rechter betoogde Louboutin dat Van dermeersch de bekende schoenen slechts als blikvanger gebruikte in haar campagne. Volgens het concern, dat de hooggehakte schoen met rode zool als merk heeft geregistreerd, probeert de Vlaams Belang-senator mee te liften op de bekendheid van Louboutin. En dat is schadelijk voor de ‘niet politiek getinte’ reputatie van ons merk, aldus Louboutin.

Van dermeersch zelf was zich van geen kwaad bewust. In de Belgische krant De Morgen had zij al eerder laten weten dat het toch niet zo kon zijn dat er kledingvoorschriften voor politici komen. „Mag een politica nog vrij campagne voeren gekleed in merkkleding, mag ze nog telefoneren met een iPhone of Blackberry, een bril van Armani of Chanel dragen. ”

Maandag stelde de rechter Louboutin in het gelijk. Natuurlijk mag Van dermeersch gewoon Louboutins dragen, maar dat betekent nog niet dat je ze zo als uithangbord in een controversiële campagne kunt gebruiken. Dat is schadelijk voor de reputatie van dit bekende merk. Van dermeersch moet onmiddellijk stoppen met verdere verspreiding van de posters.

Deze zaak mag dan verloren zijn, de politica heeft haar doel natuurlijk wel bereikt: zonder dit conflict had zo’n poster nooit zoveel media-aandacht gekregen. Zou zij de rechtszaak misschien bewust hebben uitgelokt? Dat past wel in de traditie. Het Vlaams Belang haalde al vaker de pers dankzij merk- en auteursrechtinbreuken. Zo stuitte een boek met de titel O2 (Zuurstof voor Vlaanderen) op verzet van telecombedrijf O2. En recentelijk kreeg het Vlaams Belang de erven van Willy Vandersteen op de kast door een kalender met het uiterlijk van een Suske: Wiske-album uit te delen. Ook deze zaken werden door het Vlaams Belang verloren, maar zorgden wel voor enorme publiciteit.

Van dermeersch was overigens goed voorbereid op een nederlaag: op de dag van het vonnis presenteerde zij al weer een nieuwe poster, nu zonder Louboutins.

Bas Kist

Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2013, KG ZA 13-1168 SR/MV (Nederlandse Loodsencorporatie tegen Van Oorschot)
Ingezonden door Arjan Kleinhout en Paul Tjiam, De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Loodswezen heeft de Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) festiviteiten georganiseerd, waaronder een boek over het verleden, heden en de toekomst van het Nederlands Loodswezen. Met Van Oorschot is overeengekomen dat hij een dergelijk boek ging maken, echter de conceptstukken voldeden niet aan de verwachting en de NLC beëindigt de samenwerking. Van Oorschot wil nu het boek zelf commercieel gaan uitbrengen. De NLC vordert dat Van Oorschot interviews, foto's van geportretteerden en informatie verkregen uit interne dossiers van de NLC op geen enkele wijze mag verspreiden of openbaar maken, op straffe van dwangsommen. Ook wil de NLC dat Van Oorschot zijn uitgever op de hoogte stelt van dit vonnis.

De voorzieningenrechter oordeelt dat het boek ten behoeve van de NLC werd uitgegeven en de NLC de eindredactie had. Het staat de NLC verder vrij het boek niet uit te geven. Uit de gemaakte afspraken volgt niet dat Van Oorschot het boek mag publiceren. Ook een mogelijk exclusief auteursrecht op foto's en teksten geeft Van Oorschot dit recht niet. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in zoverre toe dat Van Oorschot geen interviews, foto's van geportretteerden en informatie verkregen uit dossiers openbaar mag maken onder last van een dwangsom.

De beoordeling
4.1 (...)Uit de wederzijdse standpunten die partijen in dit geding hebben ingenomen, blijkt dat zij de overeenkomst op geheel verschillende wij ze opvatten, Ter beantwoording van de vraag welke opvatting de juiste is, komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan de gemaakte afspraken en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

4.2. Uitgangspunt hierbij is dat het initiatief voor het boek lag bij de Nederlandse Loodsencorporatie en dat het boek moest verschijnen vanwege het 25 - jarig jubileum van het Nederlands Loodswezen.

4.3 (...) Hieruit volgt dat hij bereid is de werkzaamheden voor de Nederlandse Loodsencorporatie op uurtarief te verrichten, dat de drukkosten van het boek voor rekening van de Nederlandse Loodsencorporatie komen en dat partij en (kennelijk) uitgingen van een oplage van 2000. Bovendien betitelt Van Oorschot het boek als Jullie nieuwe boek (...)

4.4. Als vaststaand feit kan verder worden aangenomen dat de geïnterviewden en geportretteerden zijn uitgekozen door de Nederlandse loodsencorporatie. De geïnterviewden hebben hun medewerking toegezegd op basis van de onder 2.7 en 2.8 geciteerde e-mails in eerste instantie aan de Nederlandse Loodsencorporatie door wie ze ook zijn benaderd. Hun medewerking zag derhalve op het uitbrengen in opdracht van de Nederlandse Loodsencorporatie van een boek ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum. Hun medewerking zag niet op een (willekeurig) door Van Oorschot uit te geven boek.

4.5. Voorts heeft de Nederlandse Loodsencorporatie voldoende aannemelijk gemaakt dat gedurende het proces van schrijven Van Oorschot regelmatig om input van de Nederlandse Loodsencorporatie vroeg, dat van Van Oorschot zijn teksten.

4.6. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen is de voorzieningenrechter van oordeel dat Van Oorschot de tussen partij en gemaakte afspraken redelijkerwijs zo heeft moeten begrijpen dat het boek zou worden uitgegeven door en ten behoeve van de Nederlandse Loodsencorporatie (in het kader van het jubileum) en dat de Nederlandse Loodsencorporatie de uiteindelijke zeggenschap had over de in het boek op te nemen teksten (de eindredactie). Dat het Van Oorschot vrij zou staan het boek in een onbeperkte oplage en op commerciële wijze uit te geven valt in het geheel niet af te leiden uit de in het geding gebrachte stukken. Zo is nooit gesproken over een andere oplage dan 2000 en kwamen de drukkosten van het boek (ook volgens Van Oorschot) hoe dan ook voor rekening van de Nederlandse Loodsencorporatie. Verder is in het geheel niet komen vast te staan dat het boek een door een cultureel antropoloog geschreven wetenschappelijk werk moest zijn, zoals door Van Oorschot aangevoerd, waarvoor strenge regels zouden gelden over het intact laten van bronnen etc. Voldoende aannemelijk is dat hij heeft moeten begrijpen dat hij voor het boek is benaderd omdat de Nederlandse Loodsencorporatie een eerder boek van zijn hand kende en dat het boek moest dienen als jubileumboek en relatiegeschenk. (...) Op grond van de gesignaleerde verschillen kan niet worden aangenomen dat Van Oorschot er in redelijkheid vanuit mocht gaan dat de gang van zaken bij het onderhavige boek dezelfde zou zijn als bij “De elementen van het spel”. Overigens blijkt uit de stukken op geen enkele wijze dat de Nederlandse Loodsencorporatie een afnameplicht van 2000 boeken had jegens Van Oorschot.

4.7. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het de Nederlandse Loodsencorporatie vrijstond te beslissen het boek niet uit te geven. Als oorzaak hiervoor heeft zij aangegeven dat sprake was van wrijvingen met Van Oorschot en dat Van Oorschot zijn werk niet naar behoren verrichtte. Of dit laatste juist is, hoeft in dit kort geding niet te worden onderzocht omdat het afgesproken honorarium, ondanks de kritiek van de Nederlandse Loodsencorporatie op het functioneren van Van Oorschot, aan Van Oorschot is betaald. Waar het in dit geding om gaat is dat het Van Oorschot niet vrij staat het boek wel uit te geven. Dat hij het boek zou mogen uitgeven, volgt niet uit de gemaakte afspraken. Ook als geoordeeld zou worden dat Van Oorschot het exclusieve auteursrecht op de teksten en de foto’s zou toekomen, geeft dit hem niet het recht het boek uit te geven. Een (exclusief) auteursrecht geeft immers niet het recht een werk te openbaren, als gemaakte afspraken hieraan in de weg staan. Derhalve hoeft in dit kort geding evenmin te worden onderzocht aan wie het auteursrecht toekomt. Dat de geïnterviewden, althans een aantal van hen, aanvankelijk de door Van Oorschot uitgewerkte interviews hebben geaccordeerd, kan evenmin iets aan de uitkomst van dit geding veranderen. Uit het feit dat zij thans tot de eisers in dit kort geding behoren, blijkt dat zij geen algemene toestemming hebben willen geven voor elke publicatie (in welke vorm dan ook).

4‚8. Dat het belang van Van Oorschot bij publicatie van het boek zwaarder zou wegen dan de belangen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de andere eisers (de geïnterviewden) bij het niet publiceren van het boek, is evenmin relevant. Een belang schept immers nog geen recht.

4.9. Op grond Van het bovenstaande liggen de Vorderingen van eisers voor toewijzing gereed. Omdat Van Oorschot kenbaar heeft gemaakt (elk moment) over te willen gaan tot het “in eigen beheer” uitgeven van het boek, hebben eisers een spoedeisend belang bij toewijzing van de vorderingen. Toewijzing van de vorderingen betekent niet, zoals eisers wellicht menen, dat Van Oorschot in het geheel geen boek zou mogen schrijven over het Nederlands Loodsen. De vrijheid van meningsuiting zou in de weg staan aan een dergelijk algemeen verbod. Het staat Van Oorschot vrij om een boek te schrijven op basis van openbare bronnen en andere informatie die hij buiten het kader van het onderhavige boek heeft verkregen of zal krijgen. De uit te spreken veroordeling ziet op grond van gemaakte afspraken op de interviews en op de foto’s. Voor wat de informatie uit de “interne” dossiers betreft, geldt voorshands dat eisers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat aan Van Oorschot interne dossiers ter beschikking zijn gesteld, die hij alleen ten behoeve van het boek mocht gebruiken, zodat ook de vordering die hierop ziet kan worden toegewezen. De “blote” ontkenning van Van Oorschot dat hem geen dossiers ter beschikking zijn gesteld, volstaat in dit verband niet. Een van de dossiers die volgens eisers aan Van Oorschot ter beschikking is gesteld, is getiteld “pensioenproblematiek”. Dit dossier komt (onder dezelfde titel) voor op een door Van Oorschot samengestelde inhoudsopgave van het boek (zie productie 8 van eisers).

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. beveelt dat Van Oorschot de interviews (of gedeelten daarvan) van de geïnterviewden op geen enkele wijze mag verspreiden, openbaren of gebruiken, waaronder mede wordt begrepen het (door derden laten) gebruiken van de interviews ten behoeve van enige publicatie (in welke vorm dan ook) over het Loodswezen, op straffe van een dwangsom van € 20.000,-, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- voor elke publicatie waarmee of elke keer dat Van Oorschot dit bevel overtreedt, met een maximum van in totaal € 50.000,-,

5.2. beveelt dat Van Oorschot de foto’s van de geportretteerden op geen enkele wijze mag verspreiden, openbaren of gebruiken, Waaronder mede wordt begrepen het (door derden laten) gebruiken van de foto’s ten behoeve van enige publicatie (in welke vorm dan ook) over het Loodswezen, op straffe van een dwangsom van € 20.000,-, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000; voor elke publicatie waarmee of elke keer dat Van Oorschot dit bevel overtreedt, met een maximum van in totaal € 50.000,-,

5.3. beveelt dat Van Oorschot de informatie uit de in paragraaf 23 van de dagvaarding genoemde dossiers, met uitzondering van die informatie die uit publieke bronnen bekend is, op geen enkele wijze mag verspreiden, openbaren of gebruiken, waaronder mede wordt begrepen het (door derden laten) gebruiken van deze dossiers ten behoeve van enige publicatie (in welke vorm dan ook) over het Loodswezen, op straffe van een dwangsom van € 20.000,-, te vermeerderen met een dwangsom van € 5.000,- voor elke publicatie waarmee of elke keer dat Van Oorschot dit bevel overtreedt, met een maximum van in totaal € 50.000,-,

5.4. veroordeelt Van Oorschot in de kosten van dit geding gevallen aan de zij de van eisers, begroot op € 92,82 aan dagvaardingskosten, € 589,- aan griffierecht en € 816,- aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over deze bedragen, vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis, tot aan de dag van voldoening,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

P.B. Hugenholtz, Noot onder Hof van Justitie EU 7 maart 2013, zaak C-607/11 (ITV Broadcasting Ltd e.a./TVCatchup Ltd), Gepubliceerd in NJ 2013, afl. 42, nr. 444.
Via de IViR-site: TVCatchup (verder: ‘TVC’) produceert geen ketchup, maar geeft via het internet de uitzendingen van een groot aantal Britse televisiezenders door, waaronder die van eisers ITV et al. Deze doorgifte gebeurt live (dus gelijktijdig met de oorspronkelijke omroepuitzendingen van eisers), gratis (voor de internetgebruikers), maar zonder toestemming van ITV en andere (auteurs)rechthebbenden. Gebruikers van TVC hebben vrije toegang tot de internetdienst, mits zij zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden en verklaren over een geldige kijkvergunning te beschikken; in het VK geldt nog het stelsel van de verplichte omroepbijdrage. De diensten van TVC worden uit reclame rondom de videostreams gefinancierd.

Technisch gezien gaat het er ongeveer als volgt aan toe. TVC ontvangt met antennes de omroepuitzendingen, converteert deze tot digitale videobestanden en slaat de bestanden op in haar servers. De videobestanden worden vervolgens (vrijwel) gelijktijdig met de oorspronkelijke uitzending op verzoek van de gebruikers gestreamd. De dienst van TVC voorziet niet in een digitaal archief met oude uitzendingen. Van ‘catchup’ in eigenlijke zin (wat wij ‘uitzendinggemist’ plegen te noemen) is dus geen sprake.

Hof Amsterdam 15 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3474 (AFC Ajax tegen ambulante handelaar)
Uitspraak ingezonden door Joël van der Goen, Van der Goen advocaten.
Ajax is houdster verschillende Beneluxmerken, waaronder een rechthoekig rood vlak met aan weerskanten een smaller rechthoekig wit vlak. X richt zich op groothandel- en ambulante verkoop van voetbal en Amsterdamsouvenirs. Sinds 1987 verkoopt hij voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een kar buiten het stadion vesten. Ajax ziet de vordering tot staken van verkoop van de vesten toegewezen worden door de rechtbank, maar ook worden haar merken nietig verklaard.

Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat de ingeschreven merken rechtsgeldig zijn. Het gaat immers niet om een abstracte kleurcombinatie, maar om rood en wit in een concrete grafische voorstelling, echter de beschermingsomvang is beperkt. Het hof is van oordeel dat Ajax een breed rood vlak op een wit kledingsstuk niet kan monopoliseren [zie leestips hieronder]. Het hof vernietigt het vonnis en wijst de vorderingen van Ajax alsnog af, heft het beslag op en verklaart dat Ajax aansprakelijk is voor de schade geleden door het gelegde beslag.

3.4.3 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Ajax het gebruik van een breed rood vlak op een wit kledingstuk niet kan monopoliseren en dat een derde dan ook in beginsel niet verboden is witte vesten te verkopen met daarop onder meer een brede rode baan, ook indien daardoor een verband wordt gelegd met de (clubkleuren van) Ajax. Hetzelfde geldt voor de drie (Andreas)kruizen en de aanduiding Pride of Mokum die op het kledingstuk zijn aangebracht, te meer nu deze versierselen, zeker door het algemene publiek en in combinatie met de in grote letters op de voorzijde van het vest aangebrachte naam van de stad, in de eerste plaats geassocieerd zullen worden met (het logo/wapenschild van) de stad Amsterdam.
Ajax heeft met betrekking tot de door het uiterlijk van het vest gewekte associatie met Ajax en jaar (officiële) merchandising producten ook gewezen op de in een gekantelde vierhoek geplaatste hoofdletter A (waardoor een verband zou worden gelegd met Aegon, de hoofdsponsor van Ajax) maar ook daarmee vertoont het uiterlijk van het vest niet een zodanig verwarringwekkende gelijkenis met de producten van Ajax dat, in verband met een te duchten misleiding van het publiek, de verkoop van het vest als ongeoorloofd moet worden beschouwd.

3.4.4. In dit verband merkt het hof op dat het enkele voor commerciële doeleinden als de onderhavige aanhaken bij de populariteit van een voetbalclub niet als ontoelaatbaar kan worden beschouwd en dat dit (in beginsel) niet anders is indien die voetbalclub ook zelf zijn populariteit uitbaat door (via licentiehouders) merchandising artikelen op de markt te brengen. Voorts verdient opmerking dat niet gebleken is dat Ajax, die op haar eigen vesten wijst, (eerder) een qua uiterlijk sterk gelijkend vest op de markt brengt of heeft gebracht, zodat in zoverre niet van (slaafse) nabootsing kan worden gesproken. (...)
Dat op het etiket "fansport, fanwear for fans" en op het prijskaartje "official licensed products" wordt vermeld en dat X het vest mede voor, tijdens en na Ajaxwedstrijden op een buiten de Amsterdam Arena geplaatste kar verkoopt waarop hij ook Ajax merchandising producten verkoopt, is onvoldoende om hierover anders te oordelen.

European Authors’ and Performers’ Organisations Welcome Draft Report on Private Copying Levies, Brussels, October 10 2013.
Thuiskopie. Uit de VOICE-mail: Een groot aantal organisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars in Europa heeft een gezamenlijk statement afgegeven waarin zij het voorstel voor een EP Resolutie over thuiskopieheffingen van het EP-lid Françoise Castex warm aanbevelen aan de Europese Commissie en de lidstaten. Zij wijzen er op dat de aanbevelingen van Vitorino eerder dit jaar vooral gericht waren op de zorgen van importeurs van IT-producten. Het voorstel van Castex legt juist de nadruk op de belangen van de Europese auteurs en uitvoerende kunstenaars bij een uniforme thuiskopieheffing en de implicaties daarvan voor de culturele diversiteit in Europa.

Beschikking Hof Den Haag 15 oktober 2013, zaaknr. 200.127.951/01 (Prevdent tegen Unilever)
Beschikking ingezonden door Michiel Odink, Baker & McKenzie.
In de oppositieprocedure tegen de registratie van het Benelux merk PREVDENT voor de klassen 3, 5 en 10 is aangenomen dat het merk verwarringwekkend overeenstemt met de PRODENT-merken. PREVDENT wordt slechts ingeschreven voor klasse 10 ("Tandheelkundige apparaten"). Het hof acht de bekendheid in Nederland van het merk PRODENT voldoende om uit te gaan van bekendheid van de merken in het Beneluxgebied. De visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de soortgelijkheid van de waren is voldoende om gevaar voor verwarring te kunnen veroorzaken. Dit geldt ook als de mate van overeenstemming als "gering" zou moeten worden gekwalificeerd, zoals het Bureau heeft gedaan. Het Hof bevestigt de beslissing van het BBIE.

18. Gelet op de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het teken PREVDENT en de PRODENT-merken, de omstandigheid dat de waren waarvoor het teken in klassen 3 en 5 is gedeponeerd identiek, althans (in hoge mate) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken in die klassen zijn ingeschreven en de bekendheid van de merken, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economische verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat sprake is van verwarringsgevaar. Het hof is van oordeel dat dit ook geldt als de mate van overenstemming als hiervoor in rechtsoverweging 13 weergegeven als "gering" zou moeten worden gekwalificeerd, zoals het Bureau heeft gedaan.
Het bovenstaande brengt mee dat de oppositie terecht in zoverre is toegewezen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Verwarringsgevaar tussen elektrische fietsen en hometrainers
B) Geen verwarring tussen FREE STYLE en FREE YOUR STYLE.
C) Geen verwarring tussen Maxigesic en OXYGESIC
D) Verwarring tussen CORDIA en CORDIO voor (verschillende type) IT-diensten.
E & F) Afgewezen beroepen tegen gedeeltelijke weigering van merkinschrijving ZOO SPORTS

Gerecht EU 15 oktober 2013, zaak T-379/12 (Electric Bike World / OHMI - Brunswick (LIFECYCLE)) - dossier
A) Beroep door de aanvrager van het woordmerk LIFECYCLE voor waren van de klassen 12, 18 en 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2308/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 mei 2012 houdende gedeeltelijke vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk LIFECYCLE voor waren van klasse 28. Het beroep wordt afgewezen. Er is sprake van verwarringsgevaar tussen de tekens voor enerzijds elektrische fietsen en hometrainers.

51      In the present case, it is a matter of common knowledge that both regular bicycles and electric or motorised bicycles can be sold in sports shops that also market machines for physical exercises, such as exercise bikes. Accordingly, the Board of Appeal was entitled to mention that fact as a matter of common knowledge without providing other evidence to support it. It follows that the applicant’s argument must be rejected as unfounded.

52      In any event, even if that argument were well founded, it is not capable of affecting the assessment that electric or motorised bicycles and exercise bikes are at least slightly similar. The similarities between electric or motorised bicycles and exercise bikes, as set out in paragraphs 44 to 48 above, are sufficient to establish at least a slight similarity between those goods. Consequently, even if the Board of Appeal was wrong to find that those goods could be sold in the same sports shops, that circumstance would not be sufficient to call into question its assessment as to the existence of a similarity between those goods and would not, therefore, be sufficient, on its own, to warrant annulment of the contested decision (see, to that effect, Case T‑222/09 Ineos Healthcare v OHIM – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) [2011] ECR II‑183, paragraphs 33 and 35 and the case-law cited). Accordingly, the applicant’s argument must, in any event, be disregarded as ineffective.

53      Therefore, contrary to what the applicant claims, the Board of Appeal’s assessment that the electric or motorised bicycles covered by the trade mark applied for are slightly similar to the exercise bikes included in the goods ‘machines for physical exercises’ covered by the earlier trade mark is not vitiated by any error.

59      Consequently, the Board of Appeal did not err in concluding that there was a likelihood of confusion between the trade mark applied for and the earlier trade mark so far as concerns the goods ‘electric bicycles; motorised bicycles’ and the goods ‘machines for physical exercises’.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-282/12 (El Corte Inglés/OHMI - Sohawon (FREE YOUR STYLE.)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de communautaire en nationale woordmerken „FREE STYLE” voor waren van de klassen 3, 18 en 25, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1825/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 april 2012 houdende gedeeltelijke verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag om inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „FREE YOUR STYLE.”  voor waren van de klassen 25, 35 en 41 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen. De overeenstemming tussen de waren en diensten en de tekens is niet sterk genoeg om een verwarringsgevaar te creëren.

44      S’agissant de la similitude des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a distingué la compréhension des signes par la partie du public pertinent ayant de bonnes connaissances de l’anglais, celle ayant uniquement quelques notions d’anglais et celle n’ayant pas de connaissance de cette langue. Pour la partie du public ayant une bonne maîtrise de l’anglais, les signes en conflit seront différents, étant donné que le signe demandé fRee YOUR STYLe. est une expression signifiant « libère ton style » tandis que l’expression constituant le signe antérieur FREE STYLE se traduit comme « style libre ». Quant à la partie du public ayant uniquement des notions d’anglais, elle ne percevra pas la différence sémantique des deux signes. En conséquence, les signes seront similaires pour cette partie du public. Enfin, aucune comparaison conceptuelle des signes n’est possible en l’espèce en ce qui concerne la partie du public n’ayant pas de connaissance de l’anglais. Il y a lieu d’approuver ces considérations de la chambre de recours.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 30, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Or, en l’espèce, la similitude, d’une part, des produits et des services et, d’autre part, des signes en conflit n’est pas suffisamment forte pour créer un tel risque. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’aucun risque de confusion n’existait entre les produits et les services en cause.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-328/12 (Mundipharma / OHMI - AFT Pharmaceuticals (Maxigesic)) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het woordmerk „OXYGESIC” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1788/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 mei 2012 houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „Maxigesic” voor waren van klasse 5 in te schrijven, in het kader van de oppositie die door verzoekster is ingesteld. Het beroep wordt afgewezen.

37      Diese Argumentation der Klägerin vermag nicht zu überzeugen. Zum einen ist zu bemerken, dass die deutschen Wörter „Analgesie“ und „analgetisch“, wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, allgemein verständlich sind und der Klageschrift zu entnehmen ist, dass die Klägerin selbst das Wort „Analgesie“ und den Ausdruck „analgetische Wirkung“ als in Deutschland bekannt bezeichnet. Aus der Verfahrensakte des HABM geht im Übrigen hervor, dass die Klägerin diese Begriffe in ihren eigenen Informationsbroschüren über die von der älteren Marke erfassten Schmerzmittel verwendet. Zum anderen ist festzustellen, dass die Endung „gesic“ den Endungen „gesie“ und „getisch“ der deutschen Wörter „Analgesie“ und „analgetisch“ ähnelt, so dass sie vom deutschen Verbraucher auch ohne den Wortanfang „anal“ als Hinweis auf diese Wörter verstanden werden kann. Unter diesen Umständen ist der deutsche Verbraucher in der Lage, die Endung „gesic“ mit Arzneimitteln mit analgetischer Wirkung in Verbindung zu bringen. Folglich hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass aus Sicht des maßgeblichen Publikums, insbesondere des deutschen Verbrauchers, die den einander gegenüberstehenden Zeichen gemeinsame Endung „gesic“ für solche Produkte beschreibend ist.

68      Nach alledem bieten unter Berücksichtigung des von den einander gegenüberstehenden Zeichen vermittelten Gesamteindrucks und des erhöhten Grades an Aufmerksamkeit des maßgeblichen Publikums die zwischen diesen Zeichen bestehenden Unterschiede trotz der vorliegenden Identität der in Rede stehenden Waren hinreichende Gründe dafür, die Gefahr von Verwechslungen bei diesem Publikum auszuschließen.

69      Die Beschwerdekammer hat daher eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen im Sinne des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu Recht verneint.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-388/12 (Singer / OHMI - Cordia Magyarország Ingatlanforgalmazó Zártkörüen Müködö (CORDIO)) - dossier
Gemeenschapsmerk - Door houder van woordmerk „CORDIO” voor diensten van klasse 42 ingesteld beroep tot vernietiging van beslissing R 1842/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 10 juli 2012, houdende afwijzing van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling, waarbij de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie van de houder van het woordmerk „CORDIA” voor de diensten van de klassen 36, 37 en 42 is geweigerd. Het beroep wordt afgewezen; de verschillende IT-diensten zijn toch eenzelfde soort diensten.

33      The applicant acknowledges the identical nature of the ‘creation of web pages’ services covered by the mark applied for and the ‘creating and maintaining websites for others’ services covered by the earlier mark, but claims that the Board of Appeal erred in finding that the services of ‘creating and maintaining websites for others’ includes the other services covered by the mark applied for. She submits that the other services covered by that mark are different. Moreover, she claims that the services covered by the marks at issue, including those which are identical, are provided in different sectors – in this case, the tourism sector and the real property sector.

34      However, the applicant’s arguments cannot succeed. First, as the Opposition Division, whose decision was upheld by the Board of Appeal, found, the services covered by the two marks are of the same nature in that they are information technology services, have the same purpose, which is to create certain products linked to computing, and are usually provided by the same companies. It follows from this that they are similar. Moreover, the services of ‘consultancy with regard to the design of homepages and Internet pages’, ‘homepage and web-page design’, ‘updating of web pages’, ‘updating of computer software’, ‘data management on servers’, ‘rental and maintenance of memory space for websites, for others (hosting)’, ‘rental of storage space on the Internet’, ‘rental of webservers’, ‘providing web space (web-hosting)’ and ‘providing memory space on the Internet’ covered by the mark applied for and the ‘creating and maintaining websites for others’ services covered by the earlier mark are at least highly similar inasmuch as they are closely linked to the creation and the maintenance of web pages.

37      It follows that the Board of Appeal was right to find that the services at issue are in part identical or at least highly similar and in part similar.

Gerecht EU 16 oktober 2013, zaak T-453/12 en T-455/12 (Zoo Sport / OHMI - K-2 (ZOOSPORT)) - dossier T-453/12 en T-455/12

E&F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ZOOSPORT” en "ZOO SPORT" voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35 en strekkende tot vernietiging van beslissing van de kamer van beroep (BHIM) houdende gedeeltelijke verwerping van het door verzoekster ingestelde beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de gemeenschapswoord en beeldmerken met de woordelementen „ZOOT” en „SPORTS ZOOT SPORTS” voor waren en diensten van de klassen 9, 25, 35, 36 en 41. In beiden zaken worden de beroepen afgewezen. Uit T-455/12:

42      It follows that it is not appropriate to find a high degree of attention of the average consumers throughout the European Union, whether the goods at issue are specifically directed at sports activities or not. Therefore, the Board of Appeal did not err in finding, at paragraph 35 of the contested decision, that those goods are aimed at the general public in the European Union and that the level of attention of the relevant consumer would be average and would not increase in accordance with price.

91      In the light of the foregoing, the Board of Appeal was correct to find that the signs at issue are visually and phonetically similar to an average degree and that, conceptually, a comparison of the signs does not reveal a significant difference between them.

99      In view of that conclusion, there is no need to consider whether there is a likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier word mark.

100    It follows from all the foregoing that the action must be dismissed in its entirety.

HvJ EU 17 oktober 2013, zaak C-218/12 (Lokman Emrek v Vlado Sabranovic) - dossier - persbericht
Als randvermelding. Bevoegdheid. Reclamerecht. Verzoek om een prejudiciële beslissing, Landgericht Saarbrücken. Uitlegging van artikel 15, lid 1, sub c, van EEX-Verordening. Bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten. Geval waarin een ondernemer beschikt over een website die is „gericht” naar de woonstaat van de consument. Noodzaak van een causaal verband tussen deze activiteit en het sluiten van de overeenkomst door de consument. Eventuele beperking van de bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten tot op afstand gesloten overeenkomsten. Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 15, lid 1, sub c, van EEX-Verordening moet aldus worden uitgelegd dat het niet verlangt dat er een causaal verband bestaat tussen het middel – een website – dat wordt gebruikt om de commerciële of beroepsactiviteit te richten op de lidstaat waar de consument woont, en het sluiten van de overeenkomst met deze consument. Wel vormt het bestaan van een dergelijk causaal verband een aanwijzing dat de overeenkomst verband houdt met een dergelijke activiteit.

Gestelde vragen:

„1)      Wanneer de website van een ondernemer voldoet aan de voorwaarde van het ‚gericht’ zijn, is dan voor de toepassing van artikel 15, lid 1, sub c, van verordening nr. [44/2001] als verdere, ongeschreven voorwaarde vereist dat de consument door de website van de ondernemer is aangezet tot het sluiten van de overeenkomst, dus dat er een causaal verband bestaat tussen de website en het sluiten van de overeenkomst?

2)      Indien de voorwaarde van het ‚gericht’ zijn in causaal verband moet staan tot het sluiten van de overeenkomst, is dan voor de toepassing van artikel 15, lid 1, sub c, van verordening nr. 44/2001 bovendien vereist dat de overeenkomst door middel van technieken voor verkoop op afstand wordt gesloten?”

Bijdrage ingezonden door Heleen Maatjes en Diederik Donk, The Legal Group – Intellectueel Eigendom Advocaten.
We komen steeds regelmatiger in aanraking met personen die hebben besloten om gezamenlijk software of een app te ontwikkelen. Dergelijke samenwerking gaat vaak van start als een “leuk project” van vrienden of kennissen. Daarbij wordt er veelvuldig gekozen om voor de ontwikkeling en de exploitatie van de software een Vennootschap onder Firma (V.O.F.) op te richten. In de praktijk leeft blijkbaar de gedachte dat daarmee de samenwerking nog een zeker informeel karakter houdt.

Het gevolg van de keuze om de ontwikkeling van software middels een Vennootschap onder Firma te realiseren, is dat er doorgaans sprake zal zijn van gezamenlijk auteursrecht op de software. Dit kan bij het einde van de samenwerking vrij desastreus zijn. Vennoten kunnen namelijk middels verbodsacties de exploitatie van de gezamenlijk ontwikkelde software door één van hen vaak met succes tegengaan, met alle commerciële gevolgen van dien.

Ondeelbaar werk
De middels een Vennootschap onder Firma ontwikkelde software zal in juridische zin zijn aan te merken als een ondeelbaar werk van meerdere makers, waarbij de individuele bijdrage van iedere maker niet meer te scheiden is. Er is dan sprake van een gemeenschappelijk ondeelbaar auteursrecht in de zin van art. 26 Auteurswet, waarbij geldt dat ieder der deelgenoten op het gezamenlijke auteursrecht tegen auteursrechtinbreuk door derden kan optreden.

In de praktijk gebeurt het echter vaak dat één van de vennoten van een Vennootschap onder Firma –na het een einde van een samenwerking – de exploitatie van de software zelfstandig wenst voort te zetten. Uit de toelichting bij artikel 26 Auteurswet blijkt echter dat de exploitatie van gemeenschappelijk auteursrecht in beginsel de instemming van alle betrokkenen behoeft.

Dit artikel is van aanvullend recht. De rechten en verplichtingen van de vennoten in dergelijke gemeenschap worden daarnaast beheerst door de bepalingen van “Gemeenschap” van het Burgerlijk Wetboek (titel 7). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebruikshandelingen (artikel 3:169 BW) waarbij geen instemming van de andere vennoot c.q. deelgenoot is vereist en beheerhandelingen (artikel 3: 170 BW) waarbij dat wel het geval is.

Opmerkelijke uitspraken uit het verleden
Het is in commerciële zin uiteraard onwenselijk dat na het einde van een samenwerking een gezamenlijk auteursrechtelijk beschermd werk in haar geheel niet meer wordt geëxploiteerd. Dit verklaart wellicht dat in het verleden verbodsacties ter zake van de exploitatie van een gezamenlijk auteursrechtelijk beschermd werk door één van de deelgenoten door de rechter wel is toegestaan.

Zo heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in 1995 uitgemaakt dat exploitatiehandelingen met betrekking tot een gemeenschappelijk geschreven boek onder de gebruikshandelingen zoals bedoeld in art. 3:169 BW[Hof Den Bosch 27 december 1994, NJ 1995,623] vallen, zodat naar het oordeel van het Gerechtshof iedere deelgenoot van een auteursrechtelijk beschermd werk in beginsel de bevoegdheid heeft om – zonder toestemming van de medeauteur(s) – het gezamenlijke werk te exploiteren.

Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat dit gebruik met de rechten van de overige deelgenoten te verenigen moet zijn. De exploiterende deelgenoot moet de overige deelgenoten bijvoorbeeld naar redelijkheid en billijkheid laten meedelen in de revenuen of exploitatiewinsten en de persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld het recht op naamsvermelding) van de medeauteur(s) moeten worden gerespecteerd.

De uitspraak van het Gerechtshof waarbij de exploitatie door één van de deelgenoten wordt toegestaan, is rechtens wat mij betreft onjuist, maar staat niet op zichzelf. Het Gerechtshof Amsterdam[Hof Amsterdam, 4 mei 1996, LJN AY 4979, “Klussen & Wonen”] heeft ter zake van het door twee partijen ontwikkelde televisieprogramma “Klussen & Wonen” eveneens bepaald dat de exploitatie door één van hen door de andere deelgenoot niet kan worden verboden, omdat de samenwerking tussen de deelgenoten was geëindigd en partijen hadden afgesproken dat de producent het programma bij het uitblijven van een vervolgserie aan derden zou mogen aanbieden. Dat partijen tevens hebben afgesproken dat de auteursrechten 50/50 aan partijen zouden toekomen deed daaraan volgens het Gerechtshof niets af.

Een uitweg
Al met al geldt dat een verbodsprocedure bij gezamenlijk ontwikkelde software (of andere auteursrechtelijk beschermende werken) niet geheel risicoloos is. Daarnaast is het nog maar zeer de vraag of het realiseren van een verbod op exploitatie van gezamenlijke software in commerciële zin de meest wenselijke oplossing biedt. Dergelijk verbod zorgt er immers veelal voor dat de software door geen van de deelgenoten kan worden geëxploiteerd.

De ervaring leert dat deelgenoten niet in een (V.O.F.) overeenkomst hebben vastgelegd welke (exploitatie-) rechten de afzonderlijke deelgenoten zullen hebben bij het einde van de samenwerking. Dit betekent echter nog niet dat een deelgenoot is overgeleverd aan het voeren van een verbodsprocedure. In art. 3:168 lid 2 BW is immers bepaald dat de rechtbank – sector kanton – op verzoek een deelgenoot een regeling kan treffen ter zake van het gebruik, het genot en beheer van gemeenschappelijke goederen. Daarbij zal naar redelijkheid en billijkheid rekening worden gehouden met de belangen van partijen en het algemeen belang. Deze regeling zal naar mijn mening in commerciële zin voor partijen veelal een betere oplossing bieden. Dat van deze regeling in de praktijk bij gezamenlijk auteursrechten weinig gebruik wordt gemaakt is moeilijk te begrijpen. Wellicht dat juristen de uitweg uit het geschetste juridische moeras nog niet hebben kunnen vinden.

Helen Maatjes en Diederik Donk