Rechtbank Rotterdam 19 november 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:9824 (Burgemeester tegen NRC Media)
Mediarecht. Gevorderde rectificatie afgewezen. Eiser was van 2002 tot 2010 burgemeester. Het NRC Handelsblad heeft een artikel gepubliceerd over de aankoop van een vakantiewoning in Bulgarije, waarin wordt gesuggereerd dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. In een rapport van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) staat dat er niet in strijd is gehandeld met enig voorschrift of de gedragscode. Eiser vordert rectificatie.

Er kan niet geconcludeerd worden dat iedere feitelijke grondslag ontbreekt, NRC gebruikt niet de term 'misbruiken' en BING concludeert dat in sommige gevallen onhandig is geopereerd en dat in enkele gevallen de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de term ‘inzetten’ ruim worden opgevat en impliceert deze term niet zonder meer ‘misbruiken’. Niet is gebleken dat de verwijzing naar enkele woorden uit het artikel uit 2009/2010 opnieuw onderwerp van discussie onder het grote publiek is geworden. Er is ook geen spoedeisend belang gegeven bij de geldvordering . De vorderingen worden afgewezen.

2.2 (...) Als algemene conclusie constateren BING dat [eiser] in deze casus niet heeft gehandeld in strijd met enig wettelijk voorschrift. Met betrekking tot de naleving van de gedragscode constateren wij dat in een aantal van de elf door ons omschreven deelonderwerpen mogelijk en bij enkele zelfs zeker de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan. De heer [eiser] was echter niet altijd in de positie om dit te voorkomen en hij heeft hierover open en transparant gecommuniceerd, zoals de gedragscode voorschrijft (…).

4.4.
Anders dan [eiser] stelt, kan niet zonder meer worden geconcludeerd dat voor deze vermelding iedere feitelijke grondslag ontbreekt. Weliswaar concludeert het BING in haar rapport d.d. 8 januari 2010 (zie 2.2) dat [eiser] zijn positie niet heeft misbruikt om privébelangen veilig te stellen, maar NRC gebruikt niet de term ‘misbruiken’ en het BING concludeert in voornoemd rapport ook dat [eiser] in sommige gevallen onhandig heeft geopereerd en dat in enkele gevallen de schijn van belangenverstrengeling is ontstaan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan de term ‘inzetten’ ruim worden opgevat en impliceert deze term niet zonder meer ‘misbruiken’. Gelet op (onder meer) de e-mail van [eiser] d.d. 2 december 2008 aan de Bulgaarse ambassadeur is het woord ‘inzetten’ in ieder geval niet evident onjuist. NRC is bovendien niet gebonden aan de conclusies van het BING.

4.6.
De voorzieningenrechter acht voorts van belang dat de kwestie omtrent [eiser] dateert uit 2009/2010, derhalve vier jaar geleden en dat in het onderhavige artikel deze kwestie slechts in enkele woorden wordt aangehaald. Niet gebleken is de positie van [eiser] door de korte vermelding in het artikel van 31 oktober 2013 opnieuw onderwerp van discussie onder het grote publiek is geworden. Daar komt bij dat de bewoordingen van NRC, hoewel scherp, niet als excessief en onnodig grievend kunnen worden aangemerkt.
Het is wellicht voor [eiser] vervelend dat hij door het artikel van 31 oktober 2013 opnieuw wordt herinnerd aan kwestie omtrent zijn aftreden als burgemeester van [plaatsnaam], maar dat maakt de publicatie van 31 oktober 2013 nog niet onrechtmatig.
Voorts is van belang dat het artikel d.d. 31 oktober 2013, anders dan [eiser] stelt, via internet niet eenvoudig terug te vinden is. Het is slechts toegankelijk voor (betalende) (internet)abonnees van NRC.
4.7.
Op grond van het voorgaande is voorshands onvoldoende aannemelijk dat NRC met de publicatie in NRC Handelsblad d.d. 31 oktober 2013 onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld. Dat betekent dat de vordering onder a) en b) dienen te worden afgewezen. Datzelfde geldt voor de vordering onder c). [eiser] heeft niet aannemelijk gemaakt dat mogelijke publicaties van NRC over [eiser] in de toekomst onrechtmatig zullen zijn.

Woensdag 25 juni 2014, De Balie, Amsterdam, 12.00 - 15.15 uur
Dé halfjaarlijkse bijeenkomst over merken-, modellen- en auteursrecht. Tobias Cohen Jehoram, Charles Gielen en Joris van Manen bespreken belangrijke en actuele jurisprudentie van het afgelopen half jaar. Van iedere uitspraak wordt de essentie en het belang voor de praktijk besproken. Deze cursus biedt verdieping voor de specialist met voorkennis (3 PO-punten).

Hier aanmelden

Programma
11.45 – 12.00 uur Ontvangst en intekenen
12.00 – 12.55 uur Merkenrecht, Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek / EUR
13.00 – 13.55 uur Modellenrecht, Charles Gielen, NautaDutilh/RUG
14.15 – 15.15 uur Auteursrecht, Joris van Manen, Hoyng Monegier LLP
15.15 uur Einde programma

Met o.a. de volgende uitspraken:
o.a. Merkenrecht:
HvJ EU 6 februari 2014, IEF 13512 (Leidseplein Beheer/Red Bull)
HvJ EU 6 maart 2014, IEF 13612 (Backaldrin/Pfahnl)
HvJ EU 6 februari 2014, IEF 13513 (Blomqvist)
o.a. Modellenrecht (overige rechten):
HvJ EU 13 februari 2014, C-479/12, IEF 13538 (Gautzsch/Duna)
Conclusie AG HvJ C-345/13, IEF 13709(Millen/Dunne)
Ontwikkelingen Apple/Samsung, onder meer Hof Den Haag 31 dec. 2013, IEF 13399
o.a. Auteursrecht:
HvJ EU 27 maart 2014, IEF 13690 (Kino.to)
HvJ EU 13 februari 2014, IEF 13540 (Svensson e.a.)
HvJ EU 10 april 2014, IEF 13741 (ACI/Thuiskopie)

Er zijn 3 PO-punten toegekend door de Orde van Advocaten

Locatie
De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam. Klik hier voor adres, route en parkeren.

Kosten deelname
€ 350,00 Per persoon
€ 295,00 Sponsors IE-Forum
€ 100,00 Rechterlijke macht/wetenschappelijk personeel (full time)
Genoemde prijzen zijn excl. BTW, uw factuur wordt direct toegezonden als bevestiging. Komt u in aanmerking voor korting, selecteer de juiste prijs in het bestelformulier, uw factuur ontvangt u direct. Inbegrepen zijn de kosten van lunch, koffie, thee en documentatie.

Hier aanmelden

Hof Den Haag 10 december 2013, IEF 13339 (Zhu Quping tegen Promodyne c.s.)
Uitspraak ingezonden door Jerry Considine, Considine Advocaten.
Merkenrecht. Randorde inschrijving. In eerste aanleg IEF 11083 wordt de inschrijving van Zhu's Beneluxmerk MABA nietig verklaard en wordt de doorhaling uitgesproken vanwege de eerdere inschrijving van het Gemeenschapsmerk door GBS. Zhu wordt bevolen elk gebruik van overstemmende tekens te gebruiken. De beroepen van Zhu op nietigverklaring vanwege kwader trouw (52 lid 1 sub b GMVo), en het auteursrecht (53 lid 2 sub e GMVo) falen. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en veroordeelt Zhu in de kosten ad €27.687,54.

5.9. Het onder 5.4. t/m 5.8 overwogene resumerend:
- het door Zhu ingeroepen voorgebruik in de EU is zo zwak dat daarmee geen enkele rechtspositie is opgebouwd;
- door de aangevallen aanvrage wordt Zhu niet verhinderd om in de EU sigaretten voor de Aziatische markt te (doen) produceren.
- die aanvrage is door GBS bovendien verricht met het oog op de exploitatie van haar merk en niet (enkel) om Zhu te dwarsbomen.
Onder deze omstandigheden valt de te verrichten globale beoordeling in het voordeel van GBS uit: zij heeft de aanvrage om het GBS-merk niet te kwader trouw ingediend.

5.11 De conclusie luidt dat Zhu zich niet met vrucht kan beroepen op artikel 52 lid 1 sub b GMVo.

6.8. Nu, naar uit het voorgaande volgt, Zhu geen ouder auteursrechte tegen het GBS-merk in stelling kan brengen, treft ook zijn beroep op artikel 53 lid 2 sub c GMVo geen doel.

Lees de uitspraak:
zaaknr. 200.110.341/01 (pdf)
IEF 13339 (link)

HvJ EU 12 december 2013, zaaknr. C-484/12 (Georgetown University tegen Octrooicentrum Nederland) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door Rechtbank ’s Gravenhage [IEF 11908].
Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat. Uitlegging van de artikelen 3, sub c, en 14, sub b, van de ABC-verordening. Mogelijkheid om meerdere aanvullende beschermingscertificaten te verkrijgen op basis van eenzelfde octrooi. Het Hof verklaart voor recht:

In omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin op basis van een basisoctrooi en de vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat bestaat uit een samenstelling van meerdere werkzame stoffen, de houder van dit octrooi reeds een aanvullend beschermingscertificaat heeft verkregen voor deze samenstelling van werkzame stoffen die door dit octrooi wordt beschermd in de zin van artikel 3, sub a, van [ABC-verordening voor geneesmiddelen], moet artikel 3, sub c, van deze verordening aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat deze houder ook een aanvullend beschermingscertificaat verkrijgt voor één van deze werkzame stoffen die afzonderlijk ook als zodanig door dit octrooi wordt beschermd.

Gestelde vragen:

1) Verzet verordening [...] nr. 469/2009 [...], meer in het bijzonder artikel 3, aanhef en onder c daarvan, zich ertegen dat, in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt, aan de houder van het basisoctrooi een certificaat wordt afgegeven voor ieder van de beschermde producten?
2) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, hoe dient artikel 3, aanhef en onder c, van de verordening te worden uitgelegd in de situatie dat een van kracht zijnd basisoctrooi meerdere producten beschermt en op de aanvraagdatum van een certificaat voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A), weliswaar nog geen certificaten waren verkregen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi, doch op die aanvragen voor de producten (B, C) certificaten zijn afgegeven voordat op de aanvrage voor een certificaat voor het eerstgenoemde product (A) is beslist?
3) Is het voor de beantwoording van de vorige vraag van belang of de aanvrage voor één van de door het basisoctrooi beschermde producten (A) op dezelfde datum is ingediend als de aanvragen voor andere producten (B, C) beschermd door hetzelfde basisoctrooi?
4) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, kan een certificaat worden afgegeven voor een door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product, indien reeds eerder voor een ander door hetzelfde basisoctrooi beschermd product een certificaat is afgegeven, maar van dit laatste certificaat door de aanvrager afstand wordt gedaan met het oogmerk een nieuw certificaat te kunnen verkrijgen op basis van hetzelfde basisoctrooi?
5) Indien het voor beantwoording van de vorige vraag relevant is of de afstand terugwerkende kracht heeft, wordt de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de verordening of door het nationale recht? Indien de vraag of afstand terugwerkende kracht heeft wordt beheerst door artikel 14, aanhef en onder b, van de verordening, dient die bepaling zo te worden uitgelegd dat afstand terugwerkende kracht heeft?

Gerecht EU 12 december 2013, zaaknr. T-156/12 (Ovale vorm met deukje) - dossier
Vormmerk. 3D-merk. Vernietiging van beslissing R 542/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM), waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het driedimensionale merk in de vorm van een ovaal voor waren van de klassen 16 (verpakkingen) en 30 (zoetwaren).

De consument van zoetwaren heeft geen verhoogde aandacht bij de aanschaf van dit soort producten. Het is onwaarschijnlijk dat consumenten zich op het deukje in het bovenvlak zullen concentreren. Het beroep wordt afgewezen.

22 Was das Vorbringen der Klägerin betrifft, dass sich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf diese Vertiefung konzentrieren werde, die aber im Kontrast zur üblichen ovalen Grundform stehe und überdies den Gesamteindruck der angemeldeten Marke präge, so wird in der Rechtsprechung davon ausgegangen, dass der Verbraucher der Form von Süßwaren keine hohe Aufmerksamkeit schenkt, so dass es unwahrscheinlich ist, dass die Wahl des Durchschnittsverbrauchers von der Bonbonform diktiert wird (Urteil des Gerichts vom 10. November 2004, Storck/HABM [Form eines Bonbons], T‑396/02, Slg. 2004, II‑3821, Randnr. 39). Im Allgemeinen wendet der Endverbraucher dem auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrachten Etikett sowie dem Namen, dem Bild oder der grafischen Gestaltung darauf eine größere Aufmerksamkeit zu als allein der Warenform (Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2009, Mars/HABM – Ludwig Schokolade [Form eines Schokoladenriegels], T‑28/08, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 33). Da der Verbraucher der Warenform geringe Aufmerksamkeit zuwendet, ist es unwahrscheinlich, dass er der Form der Vertiefung der Anmeldemarke Aufmerksamkeit schenkt. Die Beschwerdekammer hat daher zu Recht ausgeführt, es sei unter Berücksichtigung der üblichen Größe von Bonbons unwahrscheinlich, dass der Verbraucher den genauen Formmerkmalen der Vertiefung auf der Oberfläche der Anmeldemarke Aufmerksamkeit schenke. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin ist diese Aussage, die auf die übliche Größe von Bonbons gestützt ist, hinreichend begründet.

23 Was das weitere Argument der Klägerin angeht, dass die Form der Vertiefung der Anmeldemarke anders als die Formen der üblichen Vertiefungen von Süßwaren oder Bonbons nicht technisch bedingt sei, so ist dieser Umstand, da er kein Kriterium für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Form bildet, für die fehlende Unterscheidungskraft der Anmeldemarke ohne Bedeutung.

24 Mithin ist das Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen, wonach die Vertiefung auf der Oberfläche der Anmeldemarke dieser Marke Unterscheidungskraft verleihe.

HvJ EU 12 december 2013, zaak C-443/12 (Actavis tegen Sanofi) - dossier
Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Chancery Division.
Octrooirecht. Aanvullend beschermingscertificaat. Uitlegging van artikel 3, sub a en c, van [ABC-verordening]. Voorwaarden voor afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat – Begrip „product dat wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi”. Criteria: Mogelijkheid een certificaat af te geven voor elk geneesmiddel in geval van een basisoctrooi voor meerdere geneesmiddelen.

Het hof verklaart voor recht:

In omstandigheden als die in het hoofdgeding, waarin een octrooihouder op basis van een octrooi dat een vernieuwende werkzame stof beschermt en van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat deze stof als enige werkzame stof bevat, reeds een aanvullend beschermingscertificaat voor deze werkzame stof heeft verkregen, zodat hij zich kon verzetten tegen het gebruik van deze werkzame stof alleen of in combinatie met andere werkzame stoffen, moet artikel 3, sub c, van [ABC verordening] aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat op basis van hetzelfde octrooi, maar van een latere vergunning voor het in de handel brengen van een ander geneesmiddel dat deze werkzame stof in samenstelling met een andere, als zodanig door dit octrooi niet beschermde werkzame stof bevat, de octrooihouder een tweede aanvullend beschermingscertificaat voor deze samenstelling van werkzame stoffen verkrijgt.

Gestelde vragen:

„1) Wat zijn de criteria voor de beslissing of ,het product wordt beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi’ in de zin van artikel 3, sub a, van verordening [nr. 469/2009]?

2) Staat verordening [nr. 469/2009], en met name artikel 3, sub c, ervan, in een situatie waarin meerdere producten worden beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi eraan in de weg dat voor elk van de beschermde producten een certificaat wordt afgegeven aan de octrooihouder?”

HvJ EU 12 december 2013, zaaknr. C-445/12P (Rivella (BASKAYA)) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van 12 juli 2012, Rivella International / BHIM – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T170/11) houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM inzake een oppositieprocedure tussen Rivella International AG en Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas. Gevaar voor verwarring tussen een beeldteken met het woordelement „BASKAYA” en een ouder internationaal beeldmerk met het woordelement „Passaia”. Schending van artikel 42, leden 2 en 3, van Merkenverordening. Onjuiste beoordeling van het onderzoek van de oppositie.

De hogere voorziening wordt afgewezen. Het beginsel dat het merk een eenheid vormt, niet absoluut geldt, heeft het Gerecht EU juist beoordeeld.

54 Volgens rekwirante zou het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk worden aangetast door de omstandigheid dat het gebruik van het aangevraagde merk op het Duitse grondgebied kan worden verboden krachtens het verdrag van 1892. Uitzonderingen op het beginsel dat een dergelijk merk een eenheid vormt, zijn weliswaar mogelijk, maar deze moeten uitdrukkelijk zijn vastgesteld door verordening nr. 207/2009, zoals blijkt uit punt 3 van de considerans van deze verordening.

55 Onder verwijzing naar de artikelen 111 en 165 van deze verordening wijst het BHIM met klem erop dat het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, niet absoluut geldt.

Beoordeling door het Hof
56 Er zij aan herinnerd dat uitzonderingen bestaan op het beginsel dat het merk een eenheid vormt, zoals deze zijn vastgesteld bij verordening nr. 207/2009.

57 In het bijzonder kan een houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, op grond van artikel 111, lid 1, van deze verordening bezwaar maken tegen het gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit toestaat.

58 Derhalve heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat het beginsel dat het merk een eenheid vormt, niet absoluut geldt.

59 Hieruit volgt dat het derde onderdeel van het enige middel ongegrond is, zodat de hogere voorziening in haar geheel moet worden afgewezen.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Sonic is niet beschrijvend voor een gewone tandenborstel, 360° is een wiskundig concept
B) merkinschrijving SMARTBOOK is afgewezen
C) GRANINI en PANINI: enkel een lage fonetische overeenstemming is onvoldoende
D) Ondanks een zwak onderscheidend vermogen SUPER GLUE toch verwarring met ouder merk SUPER GLUE

Gerecht EU 10 december 2013, zaaknr. T-467/11 (360º Sonic Energy) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk "360° SONIC ENERGY" voor waren van klasse 21 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1094/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het internationale woordmerk "SONIC POWER" voor waren van de klassen 3 en 21. Het beroep wordt afgewezen. Sonic is niet beschrijvend voor een gewone tandenborstel. Het element 360° is een wiskundig concept en wordt meer gezien als een technische specificatie voor de associatie met een gehele en kwalitatieve schoonmaak van het gebit.

49      Admittedly, the Board of Appeal did not err in finding that the term ‘sonic’ was not, with regard to the relevant public, descriptive of ‘ordinary bristle’ toothbrushes, that is to say, those which are not fitted with an electrical device generating ultrasounds.

58      In addition, the Board of Appeal acted correctly in taking the view that the ‘360°’ element, which is a mathematical concept, will be perceived by the relevant public more as a technical specification for the goods concerned, evoking the idea of a complete and quality dental cleaning, than as a significant distinctive element in the mark applied for.

60      It follows that the dissimilarity between the conflicting signs resulting from the presence of the ‘360°’ element in the trade mark applied for cannot be decisive for the purpose of counteracting the similarity existing between those signs, resulting in particular from their common element ‘sonic’.

61      In the light of those various findings, the General Court finds that the Board of Appeal acted correctly in deciding that the conflicting signs presented a certain visual similarity due to their common element ‘sonic’.

78      In the present case, it has been established that, in view of the fact that the goods in question are identical but also by reason of the similarity of the conflicting signs, the application for registration came up against the relative ground for refusal set out in Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009. Furthermore, the sign in respect of which registration was sought and the signs in respect of which registration was contested in the cases cited by the applicant are neither identical nor similar.

Gerecht EU 11 december 2013, zaak T-123/12 (SMARTBOOK) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 799/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 december 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker tot inschrijving van het woordmerk „SMARTBOOK” voor waren van de klassen 9, 16 en 28. Het beroep wordt afgewezen. Verzoekster stelt dat niemand gebruik maakt van de term "smartbook" als een productcategorie, deze productcategorie heeft nooit bestaan​​. Zelf zou verzoekster het "merk SMARTBOOK" gebruiken om voor netbooks , notebooks , pc's aan te prijzen en niet voor een specifiek type of klasse van laptops.

28      Or, il résulte de ce qui précède que les « publications électroniques (téléchargeables) » n’ont pas fait partie du contexte factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours parce que, d’une part, l’enregistrement pour ce produit avait été accueilli et, d’autre part, la requérante n’a jamais contesté cette partie de la décision de l’examinatrice devant la chambre de recours.

29      Il convient donc de considérer que c’est par erreur que, aux points 2, 6, 42 et 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a mentionné les « publications électroniques (téléchargeables) » parmi les produits pour lesquels l’examinatrice avait refusé la marque demandée à l’enregistrement. Interrogé sur cette situation lors de l’audience, l’OHMI s’est référé au point 5 du mémoire en réponse, auquel il avait énuméré les produits pour lesquels la chambre de recours avait rejeté l’enregistrement, et a précisé que cette énumération ne contenait, notamment, pas les « publications électroniques (téléchargeables) ».

48      La requérante soutient aussi que la circonstance que personne n’utilise actuellement le terme « smartbook » comme pour désigner une catégorie de produits démontre qu’une telle catégorie de produits n’a jamais existé. Elle-même utiliserait la « marque SMARTBOOK » pour commercialiser des miniportables, des ordinateurs bloc-notes, des ordinateurs personnels et non pour un type déterminé ou une catégorie d’ordinateurs portables. À cet égard, il convient de rappeler que le caractère distinctif d’un signe doit exister au moment de la demande d’enregistrement. Par ailleurs, la requérante n’avance aucune preuve à l’appui de cette argumentation. En outre, il y a lieu d’observer que le fait que la requérante utilise sa raison sociale pour les différents produits qu’elle fabrique et met sur le marché ne saurait empêcher que, parallèlement et notamment au moment de la demande d’enregistrement, le terme « smartbook » ait été adopté dans le monde informatique pour une nouvelle génération d’ordinateurs, désignant un appareil rapide, léger, doté de caractéristiques de connectivité supérieure, combinant celles d’un téléphone mobile sophistiqué (« smartphone ») et d’un petit ordinateur portable (« notepad ») (voir points 32 et 41 de la décision attaquée).

Gerecht EU 11 december 2013, zaak T-487/12 (GRANINI vs PANINI) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van de gemeenschaps- en nationale woordmerken „GRANINI” voor waren van klasse 32 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2393/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 6 september 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met het woordelement „PANINI” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen. Een lage fonetische overeenstemming is onvoldoende om eenzelfde gelijke indruk te wekken.

68      Consequently, it must be held that, having regard to the low degree of phonetic similarity between the signs at issue, to their lack of visual similarity, to their lack of conceptual similarity or to the absence of a possible comparison between the signs from a conceptual point of view, those signs are dissimilar overall and that, contrary to what the applicant claims, overall those signs do not have a high, or even average, degree of similarity. The Board of Appeal therefore correctly concluded in paragraphs 28, 29 and 32 of the contested decision that the signs were different or different overall, its error in the assessment of the visual similarity between the signs not being capable of vitiating the finding relating to the overall comparison of the signs.

69      Therefore, it must be held that, within the context of the global assessment of the trade marks at issue, assuming that use of the earlier marks was demonstrated with regard to the goods for which they were registered and which are mentioned in paragraph 7 above, the signs in question are dissimilar and, in accordance with the case-law cited in paragraph 21 above, the existence of a likelihood of confusion on the part of the consumer concerned is excluded.

Gerecht EU 11 december 2013, zaaknr. T-591/11 (SUPER GLUE) - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „SUPER GLUE” voor waren van de klassen 1 en 16, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1147/20104 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „SUPERGLUE” voor waren van de klassen 1 en 16. Het beroep wordt afgewezen.

62      Compte tenu de l’identité des produits couverts par les marques en conflit, de la similitude visuelle élevée et de l’identité phonétique des signes en conflit, la chambre de recours a conclu, au point 27 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion en dépit du faible caractère distinctif de la marque antérieure.

63      Dès lors, d’une part, il convient d’écarter l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait invoqué à tort les arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191) et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25 supra, puisque la circonstance, ressortant de ces arrêts tels que cités par la chambre de recours, que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est important n’interdit aucunement de constater l’existence d’un risque de confusion lorsque la marque antérieure possède un faible caractère distinctif (voir points 36 à 48 ci-dessus).

65      Si l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, il doit concilier les principes d’égalité de traitement et de bonne administration avec le respect de la légalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 74 et 75). Or, il convient de constater que, dans la procédure d’opposition à l’enregistrement de la demande de marque communautaire KLEJ BŁYSKAWICZNY CYJANOAKRYLOWY SUPER GLUE, la division d’opposition a accueilli la demande de marque pour les produits suivants de la classe 1, « Décreusage (produits de -), Silicones, Résines acryliques à l’état brut », qui ne correspondent pas aux produits en litige dans la présente espèce. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à invoquer implicitement une méconnaissance du principe d’égalité de traitement, faute que les situations invoquées soient comparables.

66      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion et a accueilli l’opposition.

H. Bongers, ‘Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!’, IE-Forum.nl IEF 13331.
Bijdrage ingezonden door Henrike Bongers, LinkedIn-profiel.
Bewijsrecht. Merkenrecht. Over de bewijsregels bij verwatering is veel te doen (geweest). Aanleiding voor deze discussie vormde de interessante, doch voor meerdere interpretaties vatbare en daarom verwarrende, Intel uitspraak van het Hof uit 2008. Volgens het Hof mag de merkhouder (al) optreden voordat een ‘verwateringsinbreuk’ zich daadwerkelijk voordoet. Hij moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een ‘ernstig gevaar’ dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Hoe moet ‘ernstig gevaar’ (cursivering HB) nu worden begrepen? Wat verder helemaal voor grote onrust zorgde is het criterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of grote kans daarop in de toekomst ’: is het aantonen dat het economisch gedrag van de consument gewijzigd is of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag gewijzigd zal worden volgens het Hof echt een (zelfstandig) vereiste?

Na vele discussies, speculaties en gerechtelijke uitspraken (waarin al dan niet Intel strikt werd toegepast) is er vijf jaar na de ‘beruchte’ Intel uitspraak eindelijk een nieuwe uitspraak van het Hof zelf waarin de Intel uitspraak nader wordt toegelicht en het Hof antwoord geeft op de hierboven weergegeven vragen. Voor het overzicht én de duidelijkheid geef ik kort eerst nog even de geschiedenis weer, te beginnen bij de Intel uitspraak zelf, alvorens te eindigen met de recente uitspraak van het Hof.

Dit artikel is ingekort, lees het gehele artikel hier.

IV. Conclusie
De Intel uitspraak uit 2008 zorgde voor grote onrust in de ‘merkenrechtwereld’ aangezien het Hof een wel erg hoge bewijsstandaard leek te eisen bij verwatering. In de literatuur werd betoogd dat de soep niet zo heet gegeten hoefde te worden als het Hof leek te suggereren en ook (latere) arresten gaven de merkhouder hoop. Die hoop bleek gedeeltelijk gegrond te zijn want het Hof heeft geoordeeld dat onder ‘ernstig gevaar’ dat verwatering zich in de toekomst voordoet een toekomstig niet theoretisch gevaar moet worden begrepen waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen die berusten op een waarschijnlijkheidanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. ‘Ernstig’ uit r.o. 38 van de Intel uitspraak is gebleken (inderdaad) niet zo ernstig te zijn! Dit kan helaas niet gezegd worden over het bewijscriterium van ‘economische gedragsverandering van de consument of een grote kans daarop’, oftewel de gevreesde r.o. 77 uit de Intel uitspraak. Hoewel de uitspraak van het Gerecht in de zaak Environmental Manufacturing vs. OHIM uit 2012 positief nieuws voor de merkhouder bevatte door de bewijsstandaard te verlagen, heeft het Hof het Gerecht op 14 november 2013 in deze zaak terecht gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat het hier om een autonome, objectieve voorwaarde gaat welke niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Het Hof benadrukt dat er een hogere bewijsstandaard geëist wordt voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk om te voorkomen dat de mededinging geschaad wordt. Kortom, r.o. 77 van de Intel uitspraak, welke zich volgens het Hof overigens niet beperkt zich tot situaties waarbij waren of diensten niet-soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten, moet strikt geïnterpreteerd worden. Goed nieuws dus voor de mededinging maar slecht nieuws voor de merkhouders. De vraag rijst in hoeverre het in de praktijk (nog) mogelijk is om een succesvol beroep op verwatering te doen; is/blijft verwatering de grote boze wolf?

Henrike Bongers

B.Kist, 'Geen post met zwoel Vrijheidsbeeld', NRC 10 december 2013.
Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever.
Auteursrecht. Het zit het Amerikaanse US Postal Service ook niet mee. In september van dit jaar werd het bedrijf veroordeeld tot het betalen van 685.000 dollar aan kunstenaar Frank Gaylord omdat het zonder toestemming een foto van een beeld van Gaylord op een postzegel had geplaatst [IEF 13074] . En nu heeft het bedrijf een claim aan zijn b ro e k wegens een postzegel met een foto van het Vrijheidsbeeld. Natuurlijk mag iedereen fo to’s publiceren van dat stokoude, rechtenvrije beeld uit 1886, echter het probleem is dat het postbedrijf een foto heeft gebruikt van een bekende replica van het beeld dat in Las Vegas staat.

De maker van dit Vegas-beeld, Robert Davidson, eist nu een passende vergoeding voor het verspreiden 3 miljard postzegels in 2011. Ondanks het feit dat het hier om een replica gaat, stelt Davidson dat hij een geheel eigen versie van het beeld heeft gemaakt, waarop hij zelf ook weer auteursrechten bezit. Zo zou zijn beeld ‘vrouwelijker ’ en vooral ‘zwoeler’ zijn. Davidson zegt zich slechts door het echte Vrijheidsbeeld te hebben laten ‘inspireren’. Het ziet ernaar uit dat hij zich ook heeft laten inspireren door de flinke afkoopsom die kunstenaar Gaylord in september ontving.

Bas Kist