Dossiers

Emma Ottoy, Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het Europees mededingingsrecht, IRDI, 2014, nr. 3, p. 538-558.
Met samenvatting van Emma Ottoy, Linklaters: Als twee ondernemingen een overeenstemmend teken hebben als merk, kan dit verwarring veroorzaken voor de klanten wat betreft bijvoorbeeld de (commerciële) herkomst van de producten. Om dit risico uit te sluiten, kunnen partijen een merkafbakeningsovereenkomst sluiten, waarin bepaald wordt op welke manier de respectievelijke merken mogen gebruikt worden. Deze afspraken kunnen echter problematisch zijn vanuit een mededingingsperspectief, aangezien deze afbakeningsovereenkomsten mogelijks de markt verdelen.
Lees verder

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de vakbladen van deze maand, mede mogelijk gemaakt door Praktijkgebied IE.nl (ook via Legal Intelligence of Rechtsorde), voor de losse tijdschriftensites dient u apart in te loggen:

Berichten IE
Berichten uit het buitenland- Frankrijk 2014 - Deel II - Rein-Jan Prins
Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 11. HvJ EU 18 september 2014, zaak C-205/13, Hauck/Stokke, IEF 14209, ECLI:EU:C:2014:2233 (uitlegging van artikel 3, lid 1 van de merkenrichtlijn ; weigering van inschrijving of nietigverklaring; driedimensionaal merk; verstelbare Tripp Trapp-kinderstoel; teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald) – met noot van M.F.J. Haak

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 12  Vzr. Rechtbank Den Haag 21 juli 2014, Argus IP Management/Voxbone, IEF 14081, ECLI:NL:RBDHA:2014:9894 (geen sprake van directe of indirecte octrooiinbreuk; geen onredelijke proceskostenopgave)

Merkenrecht
Nr. 13 HvJ EU 10 november 2014, Ford Motor Company/X, IEF 14520 (prejudiciële vragen over merkgebruik voor reserveonderdelen als bedoeld in art. 14 van de Modellenrichtlijn (reparatieclausule))

Kwekersrecht
Nr. 14 Hof van Beroep Gent 1 december 2014, Jean Hustin & Jo Goossens/Kanzi, IEF 14459 (vervolg op HvJ EU 20 oktober 2011, BIE 2011, nr. 117, p. 400 e.v.; geen uitputting van kwekers- en merkrecht)

Vzr. Rechtbank Overijssel 13 januari 2015, IEF 14808; ECLI:NL:RBOVE:2015:326 (eiseres tegen Bonna c.s.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres heeft BONNANOTTE-merken en bonnanotte.nl geregistreerd. Gedaagde gebruikt diverse bonna-domeinnamen. Voorzieningenrechter oordeelt dat een overtreding van het in artikel 5a Hnw genoemde verbod om een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat niet aan de orde is. De voorzieningenrechter veroordeelt Bonna c.s. om ieder gebruik van alleen het merk “Bonnaletto” te staken en gestaakt te houden.

4.2. (...) Het onder “I” gevorderde gebod ieder gebruik van de woord- en beeldmerken “BONNA” en “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende tekens, waaronder het gebruik van het merk “BONNALETTO”, te staken of gestaakt te houden.
4.2.5.
De vordering het gebruik van het merk “BONNANOTTE” en/of “BONNA” te staken en gestaakt te houden is niet toewijsbaar omdat gesteld noch gebleken is dat Bonna c.s. deze merken heeft gebruikt. Voor zover de vordering ziet op met “BONNANOTTE” en/of “BONNA” overeenstemmende tekens, zonder dit nader te specificeren, is de vordering niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.

Het onder “II” gevorderde gebod ieder gebruik van de handelsnaam “BONNANOTTE” of daarmee overeenstemmende handelsnamen te staken en gestaakt te houden.
4.2.7.
Anders dan [eiseres] betoogt is de voorzieningenrechter van oordeel dat een overtreding van het in artikel 5a Hnw genoemde verbod om (kort gezegd) een handelsnaam te voeren die het merk van een ander bevat niet aan de orde is. In dit verband verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen hiervoor onder 4.2.4. is overwogen. Daaruit volgt dat het gevorderde onder “II” niet toewijsbaar is voor zover deze betrekking heeft op het gebruik van de handelsnaam Bonna Benelux B.V.. Voor zover de vordering betrekking heeft op “met “BONNANOTTE” overeenstemmende handelsnamen” is zij onvoldoende concreet zodat zij ook overigens niet toewijsbaar is.

Het onder “III” gevorderde gebod om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen www.bonnabenelux.nl, www.bonnabagno.nl, www.bonnabambino.nl en www.bonnaletto.nl of daarmee overeenstemmende domeinnamen waarvan Bonna c.s. houdster is via het SIDN over te dragen aan [eiseres].

4.2.11.
Het voorgaande in aanmerking genomen is het onder “III” gevorderde niet toewijsbaar.

Het onder “IV” gevorderde gebod ieder gebruik van de e-mail adressen en social media accounts waar de merknamen “BONNA” en “BONNANOTTE”, of soortgelijke tekens in voorkomen te staken en gestaakt te houden en de e-mail adressen en social media accounts over te dragen aan [eiseres]
4.2.13.
Aangezien [eiseres] daarnaast heeft nagelaten inzichtelijk te maken dat Bonna c.s. op social media accounts, in e-mail adressen etcetera, gebruik maakt van de merknaam “BONNANOTTE” is de vordering ook op dit punt niet toewijsbaar. Voor zover de vordering ziet op ‘soortgelijke tekens’ is zij niet toewijsbaar omdat zij onvoldoende bepaald is.

Het onder “V” gevorderde bevel de Benelux-woordmerkregistratie “BONNALETTO” (961330) door te (laten) halen.
4.2.14.
Voor het treffen van een zo vergaande maatregel als doorhaling bestaat in dit kort geding geen reden. Ten overvloede wordt overwogen dat gezien de toewijzing van het onder “I” ten aanzien van Bonneletto gevorderde, het belang bij doorhaling van de Benelux-woordmerkregistratie voor [eiseres] gering is.

Het onder “VI” gevorderde bevel alle artikelen met de merknaam “BONNA” terug te roepen uit het handelsverkeer.

Antwoord kamervragen over het feit dat geneesmiddelenfabrikanten de prijzen van geneesmiddelen hebben opgedreven, en de kosten voor geneesmiddelen hebben verhoogd, Aanhangsel Handelingen II, 2014-2015, 1677.
Octrooirecht. Vraag 5 en 6: Wat is uw mening over de mogelijkheden die fabrikanten hebben om hun marktexclusiviteit te behouden en te verlengen? Op welke manier zou ingegrepen kunnen worden op de door de ACM genoemde drie strategieën van de fabrikanten? Bent u van plan daadwerkelijk in te grijpen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en hoe? Welke rol zou het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) naar uw mening kunnen en moeten spelen om evergreening tegen te gaan? Welk instrumentarium zou ingezet kunnen worden tegen evergreening?

Antwoord 5 en 6: De door de ACM beschreven suggesties, die stoelen op de praktijk waarbij fabrikanten het geldende octrooirecht gebruiken om hun marktexclusiviteit te verlengen, vallen binnen de reikwijdte van die wet. Dit leidt in voorkomende gevallen tot een langere periode waarover geen alternatief is voor het merkgeneesmiddel. De ACM merkt op dat het op nationaal niveau niet of nauwelijks mogelijk is om in te grijpen in het octrooisysteem. Deze praktijken strekken ook verder dan Nederland alleen. De Nederlandse geneesmiddelenmarkt maakt immers slechts zo’n 1% van de wereldmarkt uit.
Dat neemt niet weg dat ik op andere vlakken wel degelijk acties neem om onnodig hoge prijzen (zoals bijvoorbeeld bij «Me-Too») te beheersen.
Ik ben het overigens eens met de opvatting van de ACM dat de Marktautoriteit, in Nederland het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), zich primair moet richten op de beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen en geen rol heeft in afwegingen ten aanzien van kosten en kwaliteit.
In de situatie die de ACM beschrijft als «Pay for Delay» schikkingen van octrooirechtzaken, zie ik geen taak voor de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik ben verheugd dat de ACM deze tactieken, waarvan de gevolgen overigens eveneens niet uitsluitend voor Nederland gevolgen hebben, met aandacht volgt en indien hiertoe aanleiding is, optreedt.
Zoals ik u eerder mededeelde2, zal ik de komende periode bezien in hoeverre ik ongewenste praktijken rond prijsstelling van geneesmiddelen actief kan aanpakken. Dit vergt een brede aanpak, waarbij uiteraard ook aandacht moet uitgaan naar Europese regelgeving en mededingingsrechtelijke aspecten.

Jurist en merkengemachtigde Michiel Haegens is per 26 maart 2015 benoemd tot voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM). De BMM is de beroepsvereniging van juridische specialisten uit de Benelux die werkzaam zijn bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. De BMM is de adviseur, belangenbehartiger en opleidingsinstantie van bijna 700 leden, waarvan een gekwalificeerd deel het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde mag voeren. Haegens is bestuurslid van de BMM sinds 2011 en volgt Thera Adam op wiens voorzitterstermijn is verstreken.

Remy Chavannes, Juist evenwicht’ in de praktijk – De toelaatbaarheid van internetblokkades volgens het Hof van Justitie in UPC Telekabel Wien, verschijnt in AMI 2015/2.

Bijdrage ingezonden door Remy Chavannes, Brinkhof.
In het arrest-UPC Telekabel Wien [IEF 13690] oordeelt het Hof van Justitie dat nationale rechters onder bepaalde voorwaarden internetaanbieders mogen verplichten om toegang tot inbreukmakende websites te blokkeren. Daarbij moeten echter de grondrechten van gebruikers en providers worden gerespecteerd. De vraag hoe dat precies moet, schuift het Hof door naar de nationale rechter en de providers zelf. Bovendien eist het Hof procesrechtelijke waarborgen voor providers en gebruikers die zich niet eenvoudig laten vertalen naar de Nederlandse situatie.

^{Lees verder}

HvJ EU 26 maart 2015, IEF 14803; ECLI:EU:C:2015:199; zaak C-279/13 (C More Entertainment)
Zie eerder IEF 12808. Antwoord: Artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling waarin het uitsluitende recht van omroeporganisaties als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder d), wordt uitgebreid tot mededelingen aan het publiek waarvan sprake zou kunnen zijn bij live-uitzendingen van sportevenementen op internet, zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde mededelingen, mits een dergelijke uitbreiding de bescherming van het auteursrecht onverlet laat.

Gestelde vragen:

1 Is sprake van ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, wanneer op een voor iedereen toegankelijke website een aanklikbare link beschikbaar wordt gesteld naar een door de houder van het auteursrecht op het werk uitgezonden werk?
2 Is het voor het antwoord op de eerste vraag van belang hoe wordt gelinkt?
3 Speelt het een rol indien de toegang tot het werk waarnaar wordt gelinkt, op enige wijze beperkt is?
4 Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van auteurs door onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29?
5 Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van de houder van het auteursrecht door onder het begrip ‘mededeling aan het publiek’ een groter aantal handelingen te verstaan dan die welke zijn genoemd in artikel 3, lid 2, van richtlijn 2001/29

Op andere blogs:
Dirkzwager
MediaReport
IPKat
SCL

Hof Amsterdam 24 maart 2015, IEF 14802; ECLI:NL:GHAMS:2015:1023 (NOAD tegen IN4BI)
Auteursrecht. Software. Broncode. Art. 7 en 8 Aw. Het hof is voorshands van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat EQM een oorspronkelijk werk is in de zin van de Auteurswet (Aw), zodat daarop auteursrechten rusten. Noad c.s. kan haar rechten niet op art.7 Aw baseren, nu vast staat dat [geïntimeerde sub 6] in 2006 niet bij haar in dienst was als in art. 7 Aw bedoeld. Een management-overeenkomst is geen dienstverband. Het hof ziet aanleiding om de zaak naar de rol te verwijzen voor aktewisseling omtrent de praktische uitvoering. Het meest praktisch is dat een kopie van de broncode van zowel EQM als Platform Manager ter beschikking wordt gesteld aan een deurwaarder, die een daartoe aangezochte hulppersoon (gebonden aan geheimhouding) met kennis op het gebied van (forensische) IT instrueert om, in antwoord op door het hof op voorstel van partijen geformuleerde vragen, te rapporteren over eventuele overeenkomsten tussen de broncode van Platform Manager en die van EQM broncode.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 16 maart 2015, IEF 14801; ECLI:NL:RBROT:2015:1916 (Tumble trimmer)
Merkenrecht. Slaafse nabootsing. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat de aanduiding ‘tumble trimmer’ in zijn geheel beschouwd, niet als een (in de Benelux) gebruikelijke of voor de handliggende omschrijving van een knipmachine als de onderhavige is aan te merken. Eisers hebben met het overleggen van afbeeldingen van acht andere in de markt verkrijgbare knipmachines voor het toppen van (ondermeer) hennep voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke knipmachine niet (noodzakelijkerwijs) de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Tumble Trimmer en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. Immers, als exacte gelijkenis niet is vereist, is die niet toegelaten.

4.6.4.
Het teken ‘tumble trimmer’ wordt door [gedaagde] in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor [eiseres2] haar woordmerk heeft geregistreerd. Het teken wordt immers gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, te weten het aanbieden van knipmachines, terwijl het woordmerk ‘tumble trimmer’ is ingeschreven in klasse 35,
dat (ondermeer) ziet op knipmachines (zie 2.4). Het gaat hier om verschillen tussen de knipmachines die in zijn geheel beschouwd dermate onbeduidend klein zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen. Door [gedaagde] is bovendien niet betwist dat hij gebruik maakt van de identieke naam ‘tumble trimmer’ voor een knip-machine die vrijwel identiek is aan de Tumble Trimmer.

4.6.5.
Dat er inmiddels sprake is van verwatering in die zin dat het woordmerk ‘tumble trimmer’ geen associatie meer kan oproepen met de door [eiser1] ontworpen Tumble Trimmer is binnen dit kort geding niet aannemelijk geworden. Niettemin kan het merk als een ‘zwak merk’ worden aangemerkt, waarvan het onderscheidend vermogen relatief beperkt is.

Slaafse nabootsing
4.11. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
Na vergelijking van de Tumble Trimmer en de door [gedaagde], onder dezelfde naam, in het verkeer gebrachte en op de markt verhandelde knipmachine - die beide ter zitting zijn getoond - is de conclusie dat sprake is van vrijwel identieke producten, waarmee verwarring bij het publiek te duchten valt.
Het verweer van [gedaagde] dat de - hiervoor onder 4.10 genoemde - kenmerken van de Tumble Trimmer zijn gevolgd in de knipmachines die hij aanbood en verkocht vanwege de wens functionele- en technische effecten met betrekking tot deugdelijkheid en bruikbaarheid te bewerkstelligen, dient te worden gepasseerd. [eisers] heeft met het overleggen van afbeeldingen van acht andere in de markt verkrijgbare knipmachines voor het toppen van (ondermeer) hennep (productie 13 van de zijde van [eisers]) voldoende aannemelijk gemaakt dat een dergelijke knipmachine niet (noodzakelijkerwijs) de uiterlijke vormgeving hoeft te hebben van de Tumble Trimmer en dat een andere weg had kunnen - en dus moeten - worden ingeslagen zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. Immers, als exacte gelijkenis niet is vereist, is die niet toegelaten.
[gedaagde] maakt aldus op ongeoorloofde wijze mede gebruik van de goede naam en reputatie van de Tumble Trimmer en daarmee indirect van de marketinginspanningen van [eisers]
4.12.
Het voorgaande brengt met zich mee dat de vordering onder b op grond van slaafse nabootsing als na te melden zal worden toegewezen, waarbij de gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd.

Rechtbank Noord-Nederland 10 december 2014, IEF 14800; ECLI:NL:RBNNE:2014:6839 (kartonnen beer tray een-meter-bier)
Modellenrecht. In 2008 is een model 960174-0001 voor een dienblad voor bierglazen bij de BHIM gedeponeerd. Het gaat om een kartonnen disposable dienblad van het type dat bekend staat als "een-meter-bier". Nadat deze registratie heeft plaatsgevonden is door een derde eveneens disposable, kartonnen dienbladen van het type "een-meter-bier" te verkoop aangeboden. Eiser stelt dat hiermee is gehandeld in strijd met zijn modellenrecht en beroept zich op onder andere 3.16 BVIE en 6:162 BW. De vordering tot onder meer schadevergoeding wordt afgewezen. De rechtbank oordeelt dat de geregistreerde beer tray niet nieuw is en geen eigen karakter heeft in de zin van het BVIE en daarmee dat met succes een beroep is gedaan op de nietigheid van het modelrecht.

4.7. De rechtbank neemt bij de beoordeling tot uitgangspunt dat al voor de registratie van het model door [eiser] dienbladen van het type "een-meter-bier" voor het publiek beschikbaar waren, dat wil zeggen langhoekige bladen van één meter lang voor het vervoer van bierglazen. In de dagvaarding stelt [eiser] ook dat hij niet betwist dat dergelijke "een-meter-bier" bladen al bestonden. Wat volgens [eiser] de beer tray ten opzichte van deze bladen nieuw maakt, is dat met de introductie van de beer tray een "een-meter-bier" als stapelbaar en disposable massaproduct op de markt is gebracht. Bij conclusie van repliek beschrijft [eiser] dat de functie van de beer tray daarin is gelegen dat daarmee een groot publiek kan worden bediend zonder dat hoeft te worden omgezien naar teruggave. Het is om dat doel te dienen dat de beer tray van karton, opvouwbaar en stapelbaar is. Echter, het feit dat de beer tray nieuw is omdat het een wegwerp disposable massaproduct betreft en een eigen functie heeft, wil niet zeggen dat het model ervan ook nieuw is en een eigen karakter heeft. Daar komt bij dat [eiser] met deze eigenschappen van de beer tray een beroep doet op kenmerken die onder het BVIE van bescherming zijn uitgesloten, omdat ze zijn gelegen in de technische functie. Bij conclusie van repliek en ter pleidooi heeft [eiser] nog een aantal andere eigenschappen genoemd die met zich moeten brengen dat de beer tray nieuw is en een eigen karakter heeft. Hij beschrijft in dat verband de verschillen met de door [gedaagde] ter griffie gedeponeerde houten "een-meter-bier" als gelegen in de lijnen, de omtrek, de vorm, de textuur en het gewicht. Daargelaten of deze houten "een-meter-bier" reeds voor het depot van de beer tray in gebruik was, zijn deze kenmerken naar het oordeel van de rechtbank echter afzonderlijk of in samenhang beschouwd niet van dien aard dat kan worden gezegd dat de beer tray en opzichte van de houten "een-meter-bier" voor de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt. Dit betekent dat niet kan worden aangenomen dat de beer tray nieuw is en een eigen karakter heeft in de zin van art. 3 lid 1 BVIE.

4.8. Uit het bovenstaande volgt dat [gedaagde] met succes een beroep heeft gedaan op de nietigheid van het modelrecht van [eiser]. Dit betekent dat de grondslag aan de vorderingen van [eiser] komt te ontvallen zodat deze voor afwijzing gereed liggen.