Dossiers

Vzr. Rechbank Den Haag 1 juli 2015, IEF 15065; ECLI:NL:RBDHA:2015:7436 (NL Vereniging van Strafrechtadvocaten tegen De Staat)
Uit het persbericht. Privacy. De Staat krijgt zes maanden tijd om het beleid voor het afluisteren van advocaten door veiligheidsdiensten bij te stellen. Doet de Staat dat niet, dan moet de Staat het afluisteren van advocaten staken. Dat is het oordeel van de Haagse kortgedingrechter in een kort geding tussen advocatenkantoor Prakken d’Oliviera tegen de Staat. De rechter verlangt dat een onafhankelijk orgaan de bevoegdheid krijgt om het afluisteren tegen te gaan of te stoppen. Ook mogen veiligheidsdiensten informatie verkregen uit het afluisteren van advocaten alleen doorspelen aan het Openbaar Ministerie (OM) als een onafhankelijk orgaan heeft gekeken of en onder welke voorwaarden deze informatie mag worden verstrekt.

Afluisteren advocaten onrechtmatig
Volgens het bestaande beleid kunnen veiligheidsdiensten ook (vertrouwelijke gesprekken van) advocaten afluisteren en eventueel de verkregen informatie aan het openbaar ministerie doorgeven. De Haagse kortgedingrechter vindt deze praktijk onrechtmatig. Deze vertrouwelijke gesprekken vallen onder het verschoningsrecht van advocaten. Inbreuk op het verschoningsrecht is volgens de rechter alleen onder strikte waarborgen toegestaan. Nu zijn deze waarborgen onvoldoende gezien de rechtspraak van Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM). In zijn uitspraak geeft de rechter de Staat zes maanden de tijd om alsnog deze waarborgen in te vullen.

Onafhankelijk orgaan voor toetsing afluisteren
In zijn uitspraak verlangt de voorzieningenrechter dat een onafhankelijk orgaan de bevoegdheid krijgt om het afluisteren tegen te gaan of te stoppen. Zo kan voorkomen worden dat de veiligheidsdiensten te gemakkelijk overgaan tot afluisteren of daar te lang mee doorgaan.

Volgens het bestaande beleid moet alleen een minister voorafgaand aan het afluisteren toestemming geven en controleert een Commissie van Toezicht (de CTIVD) pas achteraf. Dit wordt door de rechter dus als ontoereikend beoordeeld.

Zonder onafhankelijke toetsing geen informatie naar het OM
In het strafrecht mag geen gebruik gemaakt worden van informatie die valt onder het verschoningsrecht van advocaten. Daarom mogen ook veiligheidsdiensten dergelijke informatie in principe niet aan het OM doorspelen. Als veiligheidsdiensten dergelijke informatie toch aan het OM willen verstrekken, moet naar het oordeel van de rechter een onafhankelijke toetsing plaatsvinden. Getoetst moet dan worden of en onder welke voorwaarden deze informatie mag worden verstrekt. Daarom verbiedt de rechter het verstrekken van deze informatie aan het openbaar ministerie als deze toetsing niet plaatsvindt.

Afluisteren op grote schaal niet gebleken
De advocaten van het Amsterdamse advocatenkantoor Prakken d’Oliveira hadden samen met de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten een kort geding aangespannen tegen de Staat, omdat zij vinden dat de Staat moet stoppen met het afluisteren van vertrouwelijke gesprekken tussen advocaten en hun cliënten. Hiertoe hebben de advocaten onder meer gesteld dat zij op grote schaal worden afgeluisterd. Dat afluisteren op grote schaal zou plaatsvinden is volgens de rechter overigens niet gebleken. Uit de rapporten van de Commissie van Toezicht valt af te leiden dat de veiligheidsdiensten bij de uitoefening van hun bevoegdheden ten aanzien van advocaten zich terughouden opstellen.

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de vakbladen van deze maand, mede mogelijk gemaakt door Praktijkgebied IE.nl (ook via Legal Intelligence of Rechtsorde), voor de losse tijdschriftensites dient u apart in te loggen:

BIE juni 2015 Abonnement aanvragen

Mediaforum 2015-4

Deze databank kosteloos een maand uitproberen? Ook via Legal Intelligence/ Rechtsorde?

Berichten IE
Artikel
The Unitary Patent Package, the Court of Justice, Union Law & a further response to the academics Wouter Pors 134

Rechtspraak
Merkenrecht
Nr. 26 Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, City Box/Boxaround, IEF 14585 (buitengerechtelijke toezegging onvoldoende mede omdat de inbreuk niet wordt erkend; algemeen verbod)
Noot T.E. Deurvorst 142

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 27 Gerechtshof Den Haag 14 oktober 2014, Duyvis/Teckru, IEF 14282 (nieuwheid, uitvindingshoogte; onrechtmatige handhaven van octrooi; samenloop Europees en Nederlands octrooi voor zelfde uitvinding) 149
Nr. 28 Rechtbank Den Haag 16 december 2014, BASF/IGM Resins, IEF 14479 (inbreuk vordering; bewijs over toepassing werkwijze in China; aanbod inspectie) 150
Nr. 29 Rechtbank Den Haag 28 januari 2015, Beton/Livingproof, IEF 14621, ECLI:NL:RBDHA:2015:1886 (inbreuk; interpretatie element in conclusie; kostenveroordeling; onvoldoende specificatie) 150

Merkenrecht
Nr. 30 Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, Luxurycarselection/Porsche, IEF 14759 (te koop aanbieden van gewijzigde Porsche levert merkinbreuk op) 151

Handelsnaamrecht
Nr. 31 Vzr. Rechtbank Gelderland 20 februari 2015, X/Kenco, IEF 14720, ECLI: NL:RBGEL:2015:1350 (handelsnaam; onderneming kan ook met twee of meer handelsnamen aan handelsverkeer deelnemen; verwarringsgevaar; domeinnaam) 151

Auteursrecht
Nr. 32 Vzr. Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, Imperial/ÇAK, IEF 14777 (auteursrecht op spijkerbroek) 152

Mediaforum
Het nieuwe harde beleid van het Commissariaat voor de Media - Bertil van Kaam

Wetenschap
Regulering van telecommunicatie: fit for the future?
Gera van Duijvenvoorde

 Rechtspraktijk
Een jaar later: de receptie van ‘het recht vergeten te worden’ in de Nederlandse rechtspraak
Paul Kreijger

 Jurisprudentie
Nr. 13 • CBB 18 december 2014, Alticom en NOVEC/ACM m.nt. L.P.W. Mensink en K.E. Noordzij
Nr. 14 • Hof Den Haag 6 januari 2015, X/Orde van Advocaten m.nt. G.J. Kemper
Nr. 15 • Rb. Amsterdam 11 maart 2015, Nieuwenhuis/ERDEE MEDIA B.V. 

Met deze kamerbrief reageer ik op het verzoek van uw Kamer van 22 januari 2015 (kenmerk 2015D02017) om een brief te sturen waarin ik toelicht hoe ik omga met de rechterlijke uitspraak betreffende de zaak tussen de Telegraaf en de NPO over programmagegevens. Deze uitspraak is op 28 april jl. bekend geworden [red. IEF 14911]. De belangrijkste strekking van deze uitspraak is dat de programmagegevens van de publieke omroepen geen auteursrechtelijke bescherming genieten. Het CvdM gebruikt drie 'methodieken' voor de berekening van de verplichte tarieven voor programmagegevens van de Nederlandse Publieke Omroepen:

1. De kostenbenadering: De kostprijs die de omroepen maken om programmagegevens beschikbaar te stellen;
2. De inkomstenbenadering: De inkomsten die uitgeverijen genereren met de programmagegevens (dit bepaalt de
hoogte van hun betalingsbereidheid);
3. De prijzen die door de commerciële omroepen in rekening worden gebracht voor levering van de programmagegevens.

Nu in rechte is komen vast te staan dat programmagegevens niet auteursrechtelijk beschermd zijn zal duidelijk kunnen worden wat de impact hiervan zal zijn op de belangrijkste graadmeter voor de marktwaarde: de transacties tussen commerciële omroepen en hun afnemers. Daarnaast kan nu duidelijk worden wat dit betekent voor de bereidheid van uitgevers van gidsen om programmagegevens van de publieke omroep af te nemen tegen de thans vastgestelde prijzen. Ik heb het Commissariaat voor de Media daarom gevraagd versneld een nieuw onderzoek te verrichten ter vaststelling van nieuwe programmagegevenstarieven. Indien de uitkomst van dit onderzoek daartoe aanleiding geeft zullen nog voor het eind van 2015 nieuwe prijzen voor de programmagegevens worden vastgesteld.

Gerecht EU 30 juni 2015, IEF 15062; T-404/10 RENV ((National Lottery Commission / OHMI - Mediatek Italia en De Gregorio (Représentation d'une main))
Gemeenschapsmerk. In Renvoi. Eerder IEF 11779 (C): Een lachende hand waarbij Italiaans auteursrecht niet voldoende werd erkend. Ouder nationaal auteursrecht. Het gemeenschapsbeeldmerk bestaat uit een hand met twee gekruiste vingers en een lachend gezicht. De Kamer van Beroep heeft het nationale Italiaanse auteursrecht verkeerd geïnterpreteerd, deze fout heeft effect op de beslissing gehad. De beslissing wordt vernietigd, het merk is geldig.

53      On the other hand, although it is true, as has already been pointed out in paragraph 49 above, that the Board of Appeal responded to the applicant’s argument based on the existence of certain anomalies in the 1986 Agreement, the fact remains that that analysis of the Board of Appeal was based on the false premiss that the 1986 Agreement constituted ‘conclusive evidence of the provenance of the statements of the parties to it, pending the introduction of proceedings challenging it as a fraud’ (paragraph 30 of the contested decision) and that its assessment could relate only to the content of that agreement. Therefore, it cannot be excluded that the Board of Appeal would have reached a different conclusion if it had favoured a broader interpretation of its powers.

54      In the light of the above, it must be concluded that, in finding that the applicants for a declaration of invalidity had shown the existence of an earlier right, the Board of Appeal based its approach on a misinterpretation of the national law governing its protection and that that error may have had an effect on the content of the contested decision.

Hof Amsterdam 16 juni 2015, IEF 15061; ECLI:NL:GHAMS:2015:2318 (bestuurders Partrust tegen TMG)
Mediarecht. Berichtgeving in Telegraaf over fraude beleggingsfonds Partrust is niet onrechtmatig. Geschil over publicaties in De Telegraaf over een investeringsmaatschappij Partrust. Eisers hebben bezwaar tegen verschillende passages, waaronder "het frauduleus gebleken beleggingsfonds Partrust" en "De AFM oordeelde dat Partrust een piramidefonds was omdat tot driekwart van de inleg van nieuwe beleggers als rendement aan eerdere investeerders werd uitgekeerd". Een van de artikelen vormde een letterlijke weergave van een door het ANP opgesteld persbericht. Media mogen afgaan op de feitelijke juistheid van ANP persberichten. Het eerdere vonnis IEF 14336 wordt bekrachtigd.

3.12. Dat ‘de Autoriteit Financiële Markten (AFM) oordeelde dat Partrust een piramidefonds was omdat tot driekwart van de inleg van nieuwe beleggers als rendement aan eerdere investeerders werd uitgekeerd’, is een zinsnede die TMG c.s., naar zij onvoldoende weersproken naar voren hebben gebracht, hebben overgenomen uit een persbericht van het ANP van 16 juli 2014. In beginsel, bijzondere omstandigheden daargelaten waarvan hier niet is gebleken, mogen media afgaan op de feitelijke juistheid van persberichten van het ANP en hoeven zij niet ook zelf nog daarnaar onderzoek te doen, alvorens tot publicatie daarvan over te gaan. Daarbij is het volgende van belang. In zijn algemeenheid duidt het doen van aangifte er op dat een aangever van oordeel is dat jegens hem en/of in die aangifte omschreven ander(en) door een of meer al dan niet nader aangeduide verdachten een strafbaar feit is gepleegd. Dit laat onverlet dat het vervolgens aan de desbetreffende opsporingsdienst en het OM is daarnaar nader onderzoek te doen en (verder) bewijs te verzamelen en dat - in beginsel - een verdachte slechts na een veroordeling door de rechter als dader kan en mag worden aangemerkt. In dit licht bezien is weliswaar juist dat een verdachte zijn status (als - kort gezegd - vermoedelijke dader) behoudt tot een veroordeling door de rechter, maar duidt het feit dat aangifte door de AFM is gedaan van wat [appellanten] als een rentecarrousel betitelen - anders dan zij betogen - er niet zonder meer op dat de AFM van oordeel was dat slechts sprake was van een vermoeden van een strafbaar feit en met de aangifte alleen het OM heeft willen uitnodigen daar onderzoek naar te doen. Dat is onvoldoende onderbouwd. [appellanten] hebben ook niet gesteld, noch is gebleken dat de AFM in het geheel geen eigen onderzoek heeft verricht naar de gedragingen van [appellanten] dan wel Partrust, alvorens tot de aangifte te besluiten. Uit de zich bij de stukken bevindende producties (zie bijvoorbeeld de brief van de AFM aan [appellanten] van 15 april 2009) blijkt juist dat zodanig onderzoek heeft plaatsgevonden. In het licht van het voorgaande, en overigens gezien hetgeen in 3.6 is weergegeven, is publicatie van de bewuste zinsnede niet onrechtmatig jegens [appellanten] ., ook niet als in aanmerking wordt genomen dat naar nu kan worden vastgesteld mogelijk niet (geheel) juist is dat tot driekwart van de inleg van nieuwe beleggers als rendement aan eerdere investeerders werd uitgekeerd. De persoonlijke belangen van [appellanten] om verschoond te blijven van zodanige publicatie leggen daarbij minder gewicht in de schaal dan de belangen van TMG c.s. om wel te publiceren . Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen bij de bespreking van grief 1 is opgemerkt. De grief faalt.

Bijdrage ingezonden door Otto Volgenant, Boekx Advocaten. Als we niet oppassen raken we binnenkort het recht kwijt om foto’s te publiceren waar gebouwen en kunstwerken in de openbare ruimte op staan. Dit recht wordt wel de ‘vrijheid van panorama’ genoemd. In het Engels ‘Freedom of Panorama’, ook wel afgekort tot FOP. Dit is het recht om vrijelijk afbeeldingen te kunnen maken én te publiceren van alle kunst en architectuur in de openbare ruimte. Nu is dat in Nederland nog toegestaan, maar dat dreigt te veranderen. Wat is er aan de hand? Mag Wikipedia straks nog wel een plaatje van het nationaal monument op de Dam gebruiken?

Hoe zit het eigenlijk met de vrijheid van panorama?
De Auteursrechtrichtlijn biedt Lidstaten de mogelijkheid om een uitzondering op te nemen voor ‘het gebruik van werken, zoals werken van architectuur of beeldhouwwerken, gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden ondergebracht’ [1]. Dat betekent dat voor bijvoorbeeld foto’s van kunstwerken aan de openbare weg niet steeds hoeft te worden betaald. Nederland heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt [2]. Dat geldt niet voor alle Europese Lidstaten. Net als Nederland kennen Duitsland en Engeland een panoramarecht, maar in België, Frankrijk en Italië is voor het gebruik van dergelijke werken toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Zo mogen er geen foto's van het Atomium in Brussel op internet worden gebruikt, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, in beperkte resolutie. Een gecensureerde afbeelding van het Atomium is natuurlijk nog steeds fraai, maar mist toch wat kenmerkende elementen…

Op 9 juli 2015 stemt het Europese Parlement over een hervorming van de Europese auteursrechtelijke regels. Eén van de voorstellen in dit plan is vergaande inperking van de panoramavrijheid [3]. Voor elk commercieel gebruik is dan toestemming van de rechthebbende nodig [4].
Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor fotografen, filmmakers, producenten van gedrukte en digitale media, maar ook voor de online encyclopedie Wikipedia. Veel foto’s zouden moeten worden verwijderd. Film- en documentairemakers moeten dan vooraf toestemming vragen als in hun beelden gebouwen of standbeelden te zien zijn. Een uitgever van een reisgids komt zo voor een onmogelijke taak te staan. En hoe wordt het begrip ‘commercieel gebruik’ precies ingevuld? Valt Wikipedia straks onder het begrip ‘commercieel’? Is een online reisverslag waar een advertentie bij staat al ‘commercieel’? Of het gebruik van een foto op Facebook? En die aardige Polaroid-fotograaf die voor 5 euro een toerist voor het Monument op de Dam fotografeert, maakt die inbreuk op auteursrecht?

Vanuit het perspectief van de informatievrijheid zou deze beperking een kwalijke ontwikkeling zijn. Er staan hier twee grondrechten tegenover elkaar. Intellectuele eigendomsrechten maken deel uit van het fundamentele recht op eigendom [5] , maar een beroep daarop kan in een concreet geval afstuiten op een ander grondrecht, zoals de vrijheid van meningsuiting [6].

Het is gelukkig nog niet zover. Er is veel maatschappelijk verzet tegen dit plan. Een online petitie is al veelvuldig getekend. En zelfs áls het Europees Parlement op 9 juli 2015 onverhoopt zou instemmen met dit voorstel, dan is het nog geen geldend recht. Het is dan aan de Europese Commissie om dit punt – al dan niet – mee te nemen in het voorstel om het auteursrecht te hervormen. Dat voorstel wordt eind 2015 verwacht. Het is maar de vraag of de Europese Commissie, gezien de maatschappelijke weerstand, op dit punt het auteursrecht vóór de informatievrijheid zal willen laten gaan.

Otto Volgenant van Boekx Advocaten zegt: ‘Het inperken van de vrijheid van panorama is een onzalig plan. Het gaat in tegen de Nederlandse wet. Wat in de openbare ruimte staat, is openbaar en foto’s en video’s daarvan moeten gewoon kunnen worden gepubliceerd. Zonder steeds de vraag te moeten beantwoorden of dat gebruik commercieel is of niet. De bestaande Nederlandse regeling is prima. Ik roep iedereen op om de online petitie te tekenen. We willen op Wikipedia het Monument op de Dam kunnen blijven zien, zonder censuur.’

Otto Volgenant


[1] Auteursrechtrichtlijn 2001/29, artikel 5 lid 3 sub h.
[2] Per 1 september 2004 is artikel 18 van de Auteurswet geïmplementeerd, dat luidt: Als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 6°, of op een werk, betrekkelijk tot de bouwkunde als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 8°, dat is gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, wordt niet beschouwd de verveelvoudiging of openbaarmaking van afbeeldingen van het werk zoals het zich aldaar bevindt. Waar het betreft het overnemen in een compilatiewerk, mag van dezelfde maker niet meer worden overgenomen dan enkele van zijn werken.
[3] 16. Considers that the commercial use of photographs, video footage or other images of works which are permanently located in physical public places should always be subject to prior authorisation from the authors or any proxy acting for them;
[4] Overigens is deze beperking van de informatievrijheid precies het tegenovergestelde van wat de indiener van de oorspronkelijke aanpassing, Julia Reda van de Pirate Party, beoogde. Zij wilde de vrijheid van panorama juist in alle Lidstaten invoeren. Maar door een amendement van het Legal Affairs Committee is haar voorstel 180 graden gewijzigd. In haar eigen woorden: ‘It’s absurd.’
[5] Gewaarborgd in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
[6] Gewaarborgd in artikel 10 EVRM en artikel 11 van het Handvest van de Grondvesten van de Europese Unie. Vgl. Hoge Raad 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841 Of de uitingsvrijheid in een concreet geval behoort te prevaleren, hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de uiting. In verband met dit laatste is van belang dat, wanneer het gaat om een commerciële uiting, het belang van degene die deze uiting doet in beginsel minder zwaar weegt dan wanneer het een publicatie van algemeen maatschappelijk belang betreft.

Uit het persbericht: Onlangs heeft Bart Lukaszewicz (34) een start gemaakt met zijn eigen advocatenkantoor te Amsterdam. Lukaszewicz is gespecialiseerd in het intellectuele eigendoms- en mediarecht en was, voordat hij zijn eigen kantoor oprichtte, jarenlang werkzaam bij Houthoff Buruma.

‘Het kantoor kenmerkt zich door zijn specialistische en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en door zijn laagdrempeligheid en no-nonsensekarakter’, aldus Lukaszewicz. ‘Ik heb jarenlange ervaring met het bijstaan van grote en minder grote partijen uit met name de creatieve en mediasector. Op die basis wil ik verder bouwen aan een eigen praktijk in de IE-nichemarkt. Dat biedt meer ruimte dan voorheen om mijn praktijk naar eigen inzicht uit te oefenen en is tegelijk een grote uitdaging. Het gemiddelde kwaliteitsniveau in deze markt ligt namelijk behoorlijk hoog, maar die uitdaging ga ik vol vertrouwen aan.’

Meer informatie is te vinden op www.lukaszewicz.nl of te verkrijgen bij Bart Lukaszewicz, te bereiken op nummer 06 - 5193 8706.

Gerecht EU 29 juni 2015, IEF 15058; ECLI:EU:T:2015:440; T-618/14 (Mexicaanse taco)
Vormmerkenrecht. Grupo Bimbo heeft een driedimensionaal Gemeenschapsmerk aangevraagd voor de vorm van een (opgerolde) mexicaanse taco (klik afbeelding voor vergroting). Het OHIM weigert de registratie vanwege ontbreken van onderscheidend karakter. Het Gerecht EU bevestigt dat er geen fouten zijn gemaakt door de beroepskamer: een cylindervormige opgerolde mexicaanse taco in verschillende beige, geel en bruintinten is geen merk.

6. Par décision du 3 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2017/2009. En substance, la chambre de recours a considéré que l’impression d’ensemble dégagée par la marque demandée ne permettrait pas au public concerné de différencier les produits désignés par ladite marque de ceux ayant une autre origine commerciale, au moment de leur achat. La chambre de recours a relevé plus particulièrement ce qui suit :
–        le public pertinent est constitué des consommateurs finaux de tout le territoire de l’Union européenne, dont le niveau d’attention n’est pas plus élevé que la moyenne, dans la mesure où les produits en cause sont des produits alimentaires, de consommation quotidienne, d’acquisition rapide et de prix modéré (point 12 de la décision attaquée) ;
–        la marque demandée est constituée par l’aspect du produit, à savoir la représentation d’un « taco mexicain », constituée de six vues d’un snack d’extrudé de maïs, à la forme cylindrique et allongée, avec des couleurs dégradées de beige, de jaune et de brun (point 19 de la décision attaquée) ;
–        la forme de « taco mexicain » en cause est une forme géométrique de base qui n’est, en substance, pas différente des autres formes variées et similaires habituellement utilisées dans le secteur des snacks, telles qu’on les trouve dans n’importe quel supermarché (points 21 et 22 de la décision attaquée) ;
–        les différences éventuelles existant entre la marque demandée et un simple et banal cylindre ne sont pas aisément perceptibles et, s’agissant de produits qui sont vendus dans des boîtes ou des sachets généralement revêtus d’une marque verbale ou figurative, elles ne permettent pas au public concerné de reconnaître dans cette forme un élément différenciateur au moment de l’achat (point 23 de la décision attaquée) ;
–        cette appréciation étant fondée sur des faits notoires, il appartient, le cas échéant, à la requérante de démontrer qu’il en va autrement des habitudes des consommateurs sur le marché concerné (points 24 et 27 de la décision attaquée) ;
–        la marque demandée constitue une variante des formes habituelles des produits du secteur concerné, le fait qu’aucune combinaison identique n’est présente sur le marché étant, à cet égard, sans pertinence (points 28 et 29 de la décision attaquée) ;
–        les autres marques tridimensionnelles acceptées à l’enregistrement et invoquées en tant que précédents par la requérante diffèrent de la marque demandée en ce qu’elles n’étaient pas couramment utilisées pour les produits en question (point 34 de la décision attaquée) ; en outre, le caractère enregistrable d’une marque communautaire ne saurait être apprécié que sur la base du règlement n° 207/2009, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des chambres de recours (point 35 de la décision attaquée).

43      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la marque demandée ne contient pas d’éléments qui la différencient intrinsèquement des formes du produit en cause qui existent sur le marché et qu’elle n’est dès lors pas apte à permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (voir arrêt, en ce sens, Mag Instrument/OHMI, point 24 supra, EU:C:2004:592, point 32).

44      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.

Rechtbank Rotterdam 17 juni 2015, IEF 15055; ECLI:NL:RBROT:2015:4494 (CONES)
Merkenrecht. Eiser levert sigaretten-,sigaren- en jointhulsen aan professionele afnemers en is houdster van woord/beeldmerken CONES. Gedaagde produceert ook voorgedraaide jointhulzen en duidt de producten aan aan als "paper cones". Het woordmerk CONES wordt onderscheidend vermogen ontzegd, vanwege het beschrijvend karakter. De vorm van de voorgedraaide kegelvormige, papieren huls, met name geschikt voor het roken van wiet, is geen onbelangrijk kenmerk. Beschrijvende karakter geldt niet voor beeldmerken. Alleen het rechthoekig beeldmerk wordt wegens non-usus vernietigd.

4.5. (...)  Om te kunnen concluderen dat het merk onderscheidend vermogen mist omdat het beschrijvend aard is, dient dit uitsluitend te bestaan uit verwijzende of beschrijvende aanduidingen. Gelet op de vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zie o.a.: HvJEU 23-10-2003, zaak C-191/01, Doublemint, IER 2004, 12) is het echter niet vereist dat het merk op het moment van depot reeds daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de ingeschreven waar. Voldoende is dat de kenmerken door het merk ten tijde van het depot kunnen worden beschreven, anders gezegd: dat het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk de kenmerken in de toekomst gaat beschrijven. (...)

4.6. (...)  Daar komt bij dat het Engelse woord ‘cone’ vrijwel gelijkluidend is aan het Franse woord ‘le cône’, die beide kegel betekenen, zodat ook niet gezegd kan worden dat het Franstalig deel van het Beneluxpubliek onbekend zal zijn met de betekenis van deze term. Naar het oordeel van de rechtbank is het beschrijvende karakter van de woordmerken CONES met een en ander voldoende komen vast te staan, wat maakt dat deze geen onderscheidend vermogen bezitten. Daarbij komt dat, voor zover [gedaagde] met haar stelling dat het beschrijvende gebruik een gevolg is van de bekendheid van het merk heeft willen stellen dat het merk is ingeburgerd, dit verweer dient te worden gepasseerd, aangezien zij dit verder op geen enkele wijze heeft onderbouwd. Voorts staat het enkele feit dat bij het indienen van de depots het BBIE de tekens wel onderscheidend vermogen heeft toegedicht niet in de weg aan een ander oordeel daaromtrent van de rechter.
De conclusie is dat althans aan de woordmerken CONES onderscheidend vermogen moet worden ontzegd vanwege het beschrijvende karakter daarvan voor sigarettenhulzen, zodat het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover ingeschreven voor deze waren, dienen te worden vernietigd. Of CONES tevens kan worden aangemerkt als een gebruikelijke aanduiding kan in dit verband derhalve buiten bespreking blijven.


slotsom
4.15. De slotsom dat is dat de primaire vordering tot nietigverklaring van de Beneluxmerken uitsluitend kan worden toegewezen voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0666226 en voor het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0722129 voor zover de inschrijving van dit merk ziet op sigarettenhulzen. De inschrijving van dit laatste woordmerk voor andere waren dan sigarettenhulzen alsmede die van het woordmerk als geregistreerd onder nummer 0578242 zal vervallen worden verklaard wegens non-usus.
De vordering tot vernietiging van de beeldmerken is niet toewijsbaar, terwijl de vordering tot vervallenverklaring daarvan uitsluitend toewijsbaar is voor het rechthoekige beeldmerk als geregistreerd onder nummer 0722131, eveneens wegens non-usus. De rechtbank zal in zoverre de vorderingen worden toegewezen op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE (ambtshalve) de doorhaling van die merken uitspreken.
4.16. Het gevorderde bevel tot doorhaling met uitvoerbaar bij voorraad verklaring is niet toewijsbaar. De nietigverklaring en vervallenverklaring zelf kunnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zodat voor het uitvaardigen van een bevel al voordat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan geen rechtsgrond bestaat. Nadat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, kan de meest gerede partij op de voet van artikel 1.14 BVIE de doorhaling van de merken, voor zover relevant, verzoeken aan het BBIE. Bij een niet uitvoervaar bij voorraad verklaard bevel heeft [eiseres] daarom geen belang.