Dossiers

"De vraag dient derhalve te worden beantwoord of appellant in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 direkt of indirekt diensten heeft verleend op het gebied van octrooien, merken, modellen, auteursrecht en dergelijke (in het algemeen de intellectuele en industriële eigendom) en zo ja, hoe vaak en gedurende hoeveel dagen, met dien verstande dat het appellant wel was toegestaan een zelfstandig octrooibureau te vestigen buiten de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.
Een redelijke uitleg van dit verbod brengt naar het oordeel van het hof mee dat het appellant wel was toegestaan om de betreffende diensten in de genoemde periode te verlenen vanuit het door hem geopende kantoor in Nijmegen, maar niet vanuit de kantoorruimte die hij had gehuurd in Nuenen.

(...)De grieven slagen echter, voor zover zij gericht zijn tegen het feit dat de rechtbank Octrooibureau Zuid niet tot nadere bewijslevering heeft toegelaten.

In hoger beroep heeft Octrooibureau Zuid uitdrukkelijk en specifiek aangeboden te bewijzen dat appellant het verbod, ook in de "beperkte" uitleg daarvan, in de periode van 13 januari 1995 tot 1 mei 1995 bij herhaling heeft overtreden en terzake dwangsommen heeft verbeurd."

Lees veel meer in het arrest.

Het televisieprogramma RTL Boulevard heeft op 20 april 2005 en op 9 mei 2005 aandacht besteed aan de beweringen geuit in het gewraakte artikel in de Privé van 20 april 2005. In de uitzending wordt het artikel uit Privé ook getoond en noemt een tweede verslaggever de naam van de plaats  waar eiser in Frankrijk een (vakantie)huis heeft gekocht. Tevens is de hoofdredacteur van de Privé ingegaan op het interview bij Radio 538 en stonden de foto's afgebeeld op de internetsite www.denieuwstefoto.nl.

Eiser vordert onder meer TTG te verbieden foto's over zijn privé-leven te publiceren, daaronder begrepen publicaties over zijn seksuele geaardheid, zijn gezondheid, zijn woon- en/of verblijfplaats, zijn gedragingen tijdens zijn huwelijk met Prinses X., zijn echtscheiding en zijn relatie met zijn kinderen en andere familieleden.

Voor de rechtbank staat niet ter discussie dat eiser door het artikel in zijn eer en goede naam is aangetast en dat zijn persoonlijke levenssfeer door die publicatie is geschonden. Of deze ook onrechtmatig is dient beoordeeld te worden aan de hand van de bekende belangenafweging. Nu, gelet op de rectificatie van 25 mei 2005, vast dat de inhoud van het gewraakte artikel (in ieder geval deels) onjuist is en desalniettemin overgegaan is tot publicatie, heeft TTG onrechtmatig jegens eiser gehandeld, waardoor zij schadeplichtig is.

Ten aanzien van het portrecht van Eiser stelt de rechtbank dat eiser de publiciteit niet heeft gezocht en evenmin is aan te merken als een publiek figuur, nu hij al jarenlang in de anonimiteit leeft en sinds zijn echtscheiding niet meer als aanverwant is verbonden aan het Koninklijk Huis. De foto's leveren tevens geen bijdrage aan het publieke debat. De publicatie ervan is derhalve onrechtmatig. Het door eiser gevorderde acht de rechtbank echter te algemeen geformuleerd en te verstrekkend en wordt dan ook afgewezen: "Zo omvat het primair gevorderde verbod niet alleen de huidige levensfase van Eiser, waarin hij een teruggetrokken bestaan leidt, maar omvat deze tevens de periode waarin hij getrouwd was met Prinses X., met betrekking tot welke periode eiser in ieder geval enige aandacht van de media en derhalve ook van Privé zal hebben te dulden, zolang het gaat om zakelijke en juiste informatie."

Bij de schadetoekenning van EUR 20.000,- wordt rekening gehouden "(...) met de omstandigheid dat het gewraakte artikel in Privé door andere media is overgenomen, waardoor brede aandacht is ontstaan voor het privé-leven van [eiser]. Ook de omstandigheid dat de hoofdredacteur van Privé hieraan actief heeft bijgedragen, gelet op de verschillende interviews die hij heeft gegeven, alsmede gelet op de informatie die hij aan RTL Boulevard heeft doorgespeeld en in het bijzonder de omstandigheid dat de hoofdredactuer kennelijk zelfs de verblijfplaats van Eiser aan RTL Boulevard heeft meegedeeld, wegen mee. Voorts heeft de rechtbank rekening gehouden met de omstandigheid dat de  hoofdredacteur zelfs na de gepubliceerde rectificatie ongefundeerde mededelingen over Eiser is blijven herhalen.

Tenslotte speelt bij het toe te kennen bedrag mee dat TTG een ernstige inbreuk heeft gemaakt op het privé-leven van Eiser door een fotograaf en een journalist speciaal naar de verblijfplaats van Eiser in Frankrijk te sturen om heimelijk foto’s te maken van zijn dagelijks leven en dat Eiser door hen in de periode van 5 tot en met 9 april 2005 op zijn gangen is gevolgd."

Lees het vonnis hier.

Dit brengt mee dat Verordening 1383/2003 EG van 22 juli 2003, inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten op de onderhavige schoenen niet van toepassing is.”

Het Gerechtshof neemt in haar uitspraak een uitgebreid citaat op uit het Class International arrest van het HvJ EG. Vervolgens wijst het Gerechtshof de vorderingen van Nike af, omdat de invoer en verkoop onvoldoende aannemelijk is gemaakt:

“In dit geval zijn de litigieuze schoenen afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten en, zoals ook blijkt uit de stukken betreffende de inbeslagneming, door de douane aangehouden met toepassing van Verordening (EG) nr. 1383/2003. Niet aannemelijk is geworden dat de goederen, die zich in een loods van ECT Home Terminal B.V. te Rotterdam bevinden, zijn ingeklaard en in het vrije verkeer zijn gebracht.

Nike heeft bij pleidooi verklaard dat de schoenen niet bestemd zijn voor de EER (dit blijkt uit de op de schoenen aangebrachte fabriekscodes) maar dat volgens de informatie van de douane de eindbestemming van de schoenen Nederland is.

Marimina voert aan dat zij de schoenen heeft verkocht aan een in Egypte gevestigde afnemer waartoe zij een factuur van 20 januari 2005 met opschrift ‘Invoice’ heeft overgelegd. Nike heeft hiertegenover aangevoerd dat ongeloofwaardig is dat de goederen eerst vanuit de Verenigde Arabische Emiraten via Egypte naar Rotterdam worden verscheept om deze vervolgens terug te verschepen naar Egypte. Marimina heeft dit gemotiveerd weersproken; dit is volgens haar geschied om te voorkomen dat de Egyptische afnemer rechtstreeks met haar toeleverancier in de Verenigde Arabische Emiraten zou gaan handelen. Het hof overweegt in dit verband dat niet aannemelijk is geworden dat de factuur is vervalst, zoals door Nike wordt gesteld en door Marimina wordt betwist.

Nike heeft nog betoogd dat Marimina reeds eerder - in oktober 2004 - een partij Nikeartikelen vanuit het Midden-Oosten in Nederland heeft geïmporteerd en verkocht. Uit de niet duidelijke (in het Nederlands afgelegde) verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van G. Rizkalla, directeur en enig aandeelhouder van Marimina en geboren in Egypte, valt evenwel niet af te leiden dat het daarbij gaat om goederen die in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht.

Zonder nadere onderbouwing - die ontbreekt - kan het door Nike gestelde omtrent de invoer en verkoop van een partij schoenen in oktober 2004 niet leiden tot het aannemen van een vermoeden dat Marimina toen inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Het leidt er evenmin toe dat op grond van die stelling voorshands aannemelijk is geworden dat Marimina met de onderhavige partij schoenen inbreuk op de merkrechten van Nike heeft gemaakt. Gelet hierop heeft Nike, op wie de bewijslast rust, naar het voorlopige oordeel van het hof haar stelling betreffende de invoer en verkoop (in of omstreeks februari 2005) van de litigieuze 5094 paar schoenen in Nederland, de Gemeenschap of de EER onvoldoende aannemelijk gemaakt, zodat de gestelde inbreuk door Marimina niet aannemelijk is geworden.”

Lees het arrest  hier.

Aan een oordeel over de geldigheid van de octrooien waagt de rechtbank zich niet in verband met de oppostie die is ingesteld tegen de divisional. De rechtbank overweegt (r.o. 4.3): "Zowel in conventie als in reconventie heeft Unilever zich op het standpunt gestend dat de octrooien nietig zijn. In de regel zal de rechtbank die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. De rechtbank merkt evenwel op dat met betrekking tot EP 170 een oppositieprocedure loopt. In elk geval met betrekking tot dit octrooi is er dan ook reden de uitkomst van die oppositieprocedure af te wachten. Nu EP 193 feitelijk dezelfde uitvinding openbaart als EP 170 is het opportuun ook voor dit octrooi de uitkomst van die oppositieprocedure af te wachten. De rechtbank zal deze procedure, voorzover deze de geldigheid van de octrooien betreft dan ook schorsen op de voet van artikel 83, derde en vierde lid Row 1995."

De rechtbank ziet geen aanleiding om ook de inbreukvraag te schorsen in afwachting van de uitkomst in oppositie. In beide octrooien is in de eerste conclusie opgenomen het kenmerk dat de wrapper een helderheid (clarity) heeft van meer dan 90%. Colgate heeft een rapport van een onderzoeksbureau overgelegd waarin wordt geconcludeerd dat de LUX zeepverpakkingen een clarity hebben van meer dan 90%. Unilever heeft een rapport van een onderzoeksbureau overgelegd waarin juist wordt geconcludeerd dat de LUX zeekverpakkingen een clarity hebben van mínder dan 90%. Colgate heeft de inhoudelijke juistheid van de resultaten in het onderzoeksrapport van Unilever niet betwist, maar stelt dat niet de juiste, uit het octrooi blijkende meetmethode is gebruikt voor de bepaling van de clarity.

Door de onderzoeksbureaus van beide partijen is een standaardtestmethode van de American Society for Testing and Material (ASTM) gebruikt. Evenwel is door het onderzoeksbureau van Colgate de ASTM standaard D-1003-97 gebruikt, terwijl door het onderzoeksbureau van Unilever de ASTM standaard D 1746-97 gebruikt. Volgens de rechtbank heeft het onderzoeksbureau van Unilever de juiste standaard gebruikt, en Colgate's onderzoeksbureau de verkeerde. De rechtbank overweegt onder meer (r.o. 4.15): "Indien in een octrooi bepaalde parameters worden opgegeven dan dient vast te staan langs welke weg deze kunnen worden bepaald. Bij voorkeur dient daartoe aansluiting te worden gezocht bij in de industrie algemeen aanvaarde standaardmethoden. Als van een beschikbare standaardmethode wordt afgeweken dient het octrooischrift in elk geval zoveel informatie te verschaffen dat ondubbelzinnig duidelijk is langs welke methode de opgegeven parameters dienen te worden bepaald. EP 193 en EP 170 voldoen hieraan niet waar het gaat om de bepaling van clarity. Er wordt in het octrooischrift niet naar de bestaande voor clarity geëigende standaard verwezen en de methode die wordt gesuggereerd is onvoldoende navolgbaar omdat niet blijkt dat de Hazemeter van BYK-Gardner dient te worden gebruikt.(...) Hierbij weegt mee dat onduidelijkheden in het octrooischrift voor rekening van de octrooihouder dienen te blijven."

Omdat de meetresultaten in het rapport van Unilever niet inhoudelijk zijn betwist worden de vorderingen van Colgate afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Op 2 januari 2001 heeft Tychon tegen voormelde aanvraag van Dell oppositie ingesteld bij het OHIM, zulks op de grond dat er gevaar voor verwarring bestond tussen het door Dell aangevraagde Gemeenschapsmerk en het anterieure Beneluxmerk van Tychon. Bij beslissing van 21 juni 2004 heeft de oppositie-afdeling van het OHIM de oppositie gedeeltelijk gegrond verklaard en de aanvraag van Dell afgewezen voor een aantal waren en diensten waarop die aanvraag betrekking had, meer in het bijzonder voor waren en diensten op het gebied van computers. Dell heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM, waarop nog niet is beslist.

In de onderhavige procedure vordert Dell primair dat de rechtbank het Beneluxmerk van Tychon nietig zal verklaren op basis van artikel 4 lid 6 BMW (depot te kwader trouw) en subsidiair dat de rechtbank de vervallenverklaring van dat merk zal uitspreken omdat het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden niet normaal gebruik is gebruikt binnen het Benelux-gebied.

De rechtbank laat in het midden of het merk van Tychon te kwader trouw is gedeponeerd, omdat het volgens de rechtbank in elk geval vervallen behoort te worden verklaard wegens non-usus. Onder verwijzing naar de Ajax/Ansul-uitspraak van het HvJ EG  stelt de rechtbank vast dat hier niet bewezen is dat hier sprake is geweest van normaal gebruik. Uit de ingediende producties kan een dergelijk gebruik in elk geval niet worden afgeleid: “Nog daargelaten dat uit geen van die producties valt af te leiden dat die ondubbelzinnig betrekking hebben op de relevante periode tot 11 februari 2005, leveren die producties noch afzonderlijk, noch in onderling verband bezien enige aanwijzing, laat staan bewijs op voor normaal gebruik in de zin van het zojuist weergegeven criterium.” 

Het verweer van Tychon dat hij altijd van plan is geweest zijn merk te gaan gebruiken, maar daarin werd gehinderd doordat hij actie moest ondernemen tegen Dell wordt gepasseerd, evenal het verweer dat Dell niet kan gelden als belanghebbende in de zin van de betreffende wetsbepaling. 

Ook het laatste verweer van Tychon, dat Dell als grote onderneming die talloze merken op haar naam heeft geregistreerd geen belang heeft bij de vervallenverklaring, althans minder belang dan Tychon bij instandhouding van zijn merk, strandt:  “Dat verweer behoeft niet te worden onderzocht, nu voor een belangenafweging als door Tychon kennelijk voorgestaan in het kader van een procedure als de onderhavige geen plaats is (zie rb ’s-Gravenhage 9 juli 2003, BIE 2004 nr. 80 inzake Montana, met name r.o. 11).

Het merk van Tychon wordt dus vervallen verklaard en de doorhaling ervan wordt bevolen.

Lees het vonnis hier.

Biretco verwijst in dat verband naar de rapportage van K. en de daarin vervatte conclusies, te weten dat de Union Unica niet vergelijkbaar is met A-merk fietsen van EUR 750,- en dat de Union Unica in vergelijking met een drietal B-merk fietsen slechts beter is dan één van die drie fietsen.

Halfords heeft betoogd dat de Union Unica wel degelijk een ‘uitstekende merkfiets’ is zoals in de advertenties wordt beweerd en kwalitatief te vergelijken is met fietsen die bij rijwielhandelaren in de prijsklasse rond EUR 750,- worden verkocht.

"De voorzieningenrechter is op voorhand van oordeel dat de juistheid van de stelling van Biretco, dat de Union Unica geen ‘uitstekende merkfiets’ is zoals in de reclame van Halfords wordt beweerd, onvoldoende vast is komen te staan. [...] De stelling van Biretco dat de fietsen die in de vakhandel worden verkocht in de prijsklasse rond EUR 750,- wat kwaliteit betreft niet met de Union Unica vergelijkbaar zijn, is evenmin aannemelijk geworden."

"Derhalve is niet aannemelijk geworden dat de in de reclame van Halfords gemaakte vergelijking tussen de Union Unica en fietsen die in de rijwielhandel worden verkocht in de prijsklasse rond EUR 750,- niet is gebaseerd op een objectieve vergelijking van wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van die fietsen. Daarbij overweegt de voorzieningenrechter dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat de term ‘vergelijkbare modellen’ niet impliceert dat sprake is van identieke modellen en dat hij dus enig zelfstandig onderzoek zal moeten doen naar de vraag of de Union Unica voor wat de kwaliteit betreft hetzelfde is als de fietsen die bij de rijwielhandel voor EUR 749,- worden aangeboden."
De reclame wordt aldus niet misleidend geacht.

De rechtbank maakt nog een kleine kanttekening ten aanzien van vergelijkende reclame (hoewel Halfords niet betwist heeft dat haar reclame vergelijkend is): "Naar het oordeel van de voorzieningenrechter bestaat er in reclame met een vergelijking met de goederen of diensten van een concurrent in het algemeen - in het onderhavige geval ‘de rijwielhandel’ - voor degene die de reclame maakt meer “speelruimte” dan in reclame waarbij de concurrent met name wordt genoemd. Dat is alleen anders wanneer de consument de vergelijking kan herleiden tot een bepaald goed, dienst of merk. Voor het onderhavige geval is in dit verband van belang dat de vier franchiseformules van Biretco niet dermate bekende organisaties zijn - de voorzieningenrechter is daarvan althans niet gebleken - dat het de consument die de reclame van Halfords tot zich neemt aanstonds duidelijk zal zijn dat met door (een van) die franchiseformules aangeboden fietsen wordt vergeleken."

Lees het vonnis hier.

Kavegas verweert zich met de stelling dat zij de betreffende gasflessen heeft ingekocht bij reguliere depothouders van Primagaz en zelf die flessen niet heeft gevuld of voorzien van een seal. De rechtbank wil wel aannemen dat er Primagaz flessen met vervalste seals in omloop zijn maar Primagaz slaagt er niet in om te bewijzen dat Kavegas de flessen zelf heeft gevuld of voorzien van een valse seal. Zij krijgt daarvoor alsnog een bewijsopdracht.

De rechtbank overweegt op voorhand dat, indien Primagaz in haar bewijslevering slaagt, de vordering van Primagaz tot afgifte van de inbeslaggenomen vulinstallatie in ieder geval niet toewijsbaar is. Vereist is volgens de rechtbank dat er:

“een rechtstreeks verband bestaat tussen de inbreuk en het middel waarmee inbreuk wordt gemaakt. Machines die, zonder dat er inbreuk wordt gemaakt, ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt, kunnen niet daartoe worden gerekend. Ook als komt vast te staan dat Kavegas met gebruikmaking van bedoelde installatie Primagaz-gasflessen vult, dan laat dat onverlet dat zij onbetwist heeft gesteld dat zij de installatie ook gebruikt om eigen Kavegas-flessen te vullen. Dat betekent er geen rechtsgrond is voor afgifte van de installatie aan Primagaz op grond van artikel 13bis BMW.”

De rechtbank geeft niet aan waarop zij deze uitleg van 13bis lid 1 baseert. Tekst & Commentaar, Kort Begrip, Merkenrecht zwijgen erover (de laatste omdat 13bis, of een soortgelijke bepaling voor het merkenrecht toen nog niet bestond). Ook een summiere zoektocht in de BIE en de IER leverde vooralsnog niets op. Dus: wie het weet, mag het zeggen.

Lees het vonnis hier.