IPR  

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-36/09 (dm-drogerie markt tegen OHMI - Distribuciones Mylar (dm))

In't kort. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal beeldmerk DM tegen gemeenschapswoordmerkaanvrage DM. Herziening, correctie van administratieve fouten, handelingen van gemeenschapsinstellingen zijn nooit rechtens onjuist, Bij hoge uitzondering dienen handelingen die niet kunnen worden getolereerd worden gecorrigeerd en ingetrokken; daarmee worden zij rechtens gezien niet te hebben bestaan .

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „dm” voor waren van de klassen 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34, en voor diensten van klasse 40 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 228/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 oktober 2008 houdende verwerping van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van deoppositie ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk „DM” voor waren en diensten van de klassen 9 en 39.

Toegewezen en vernietiging van beslissingen van Board of Appeal OHIM en de eerdere Oppositie Divisie.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-289/09 (Omnicare tegen OHMI - Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH))
Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-290/09 (Omnicare tegen OHMI - Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal beeldmerk OMNICARE tegen Gemeenschapswoordmerkaanvrage OMNICARE CLINICAL RESEARCH. verwarringsgevaar bij gelijke tekens voor gelijke diensten. Toets van normaal gebruik behelst eveneens het gratis (!)  aanbieden van medisch-adviserende diensten. Oppositie afgewezen.

Beroep door de aanvrager van het woordmerk „OMNICARE CLINICAL RESEARCH” voor diensten van klasse 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 401/2008–4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 mei 2009 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „OMNICARE” voor diensten van de klassen 35, 41 en 42.

67. Consequently, it follows from the case law of the Court of Justice that the fact that goods and services may be offered free of charge does not prevent genuine use from being shown.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-197/10 (BVR tegen OHMI - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich))
Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-199/10 (DRV tegen OHMI - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure Op grond van ouder nationaal beeldmerk RAFFAISSEN tegen gemeenschapsbeeldmerkaanvrage AUSTRIA LEASING GmbH/ mitglied raiffeissen-Bankgruppe Österreich. Geen verwarringsgevaar RAIFFEISEN is niet dominant onderdeel (zie r.o. 61-63). Oppositie afgewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk „Raiffeisenbank” voor waren van de klassen 36, 39 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 248/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 januari 2010 houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich” voor waren van de klassen 35, 36 en 37.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-274/09 (Deutsche Bahn tegen OHMI - DSB (IC4))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapswoordmerk ICE en nationaal beeldmerk IC tegen Gemeenschapswoordmerkaanvrage IC4. Criteria voor toetsing van verwarringsgevaar. Relatieve weigeringsgrond, soortgelijke diensten en tekens: hoge mate van onderscheidend karakter. Oppositie toegewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ICE” en van het nationale beeldmerk „IC” voor waren en diensten van de klassen 6, 7, 9, 11, 12, 19, 37, 38, 39, 41 en 42 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1380/2007-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „IC4” voor waren van de klasse 39.

95      The existence of an unusually high level of distinctiveness as a result of the public’s recognition of a mark on the market necessarily presupposes that at least a significant part of the relevant public is familiar with it, without its necessarily having to have a reputation within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 207/2009. It is not possible to state in general terms, for example by referring to given percentages relating to the degree of recognition attained by the mark within the relevant section of the public, that a mark has a highly distinctive character. Nevertheless, it must be acknowledged that there is a certain interdependence between the public’s recognition of a mark and its distinctive character in that the more the mark is recognised by the target public, the more the distinctive character of that mark is strengthened. In order to assess whether a mark has a highly distinctive character as a result of the public’s recognition of it, all the relevant facts of the case must be taken into consideration, in particular the market share held by the mark; how intensive, geographically widespread and long-standing the use of the mark has been; the amount invested by the undertaking in promoting the mark; the proportion of the relevant section of the public which, because of the mark, identifies the goods or services as originating from a particular undertaking; and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations (see Case T‑277/04 Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT) [2006] ECR II‑2211, paragraphs 34 and 35 and the case-law cited).

96      In this regard, the evidence adduced by the applicant during the opposition proceedings and in support of the present action shows that the ICE trade mark has a highly distinctive character in Germany as a result of its reputation

99      The fact that the ICE trade mark is highly distinctive in Germany alone does not mean that the General Court can dispense with the need to take that factor into consideration, since it suffices, for the purpose of justifying a refusal to register a trade mark, that a likelihood of confusion exists only in part of the European Union. Where, in opposition proceedings challenging registration of a Community trade mark pursuant to Article 41 of Regulation No 207/2009, the earlier trade mark is a Community trade mark and the relevant territory for assessing the likelihood of confusion is thus the whole of the European Union, registration must be refused, given the unitary character of the Community trade mark, even if a relative ground for refusal exists only in part of the Community (see, to that effect, Case T‑355/02 Mülhens v OHIM – Zirh International (ZIRH) [2004] ECR II‑791, paragraphs 34 to 36, and Case T‑185/03 Fusco v OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) [2005] ECR II‑715, paragraph 33).

100    Accordingly, the following factors must be taken into account in an assessment of the likelihood of confusion between the IC4 mark and the earlier ICE trade mark. First, the degree of attention of the relevant public must be regarded as average, and not as limited (see paragraph 50 above). Second, the services in this instance are identical or similar (see paragraphs 62 and 63 above). Third, the marks at issue have an average degree of visual and conceptual similarity, and limited phonetic similarity (see paragraphs 80, 85 and 89 above). Fourth, the ICE trade mark is highly distinctive (see paragraphs 96 to 99 above).

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-382/09 (Ergo Versicherungsgruppe tegen OHMI - DeguDent (ERGO))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschaps en nationaal woordmerk CERGO tegen aanvrage Gemeenschapsmerk ERGO. Relatieve weigeringsgrond, verwarringsgevaar. Echter procedureel interessant is dat Kamer van Beroep behoorde te oordelen over alle bezwaren die zijn geuit in beroep, dat wordt nu gecorrigeerd. Deels toegewezen: Beslissing van Beroepskamer wordt vernietigd voor zover het gaat over de oppositie inzake klasse 5. Eigen kosten worden door ieder zelf gedragen.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ERGO” voor waren en diensten van de klassen 1-45, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 44/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juli 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale en communautaire woordmerk „CERGO” voor waren van klasse 10.

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 10-2759 (Du Pont De Nemours and Company tegen Dapro c.s. (Damet, Dalmeijer Beheer en Daltra Europe))

Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh N.V.

Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Overeenkomst.

Du Pont opereert wereldwijd en houdt zich bezig met vervaardiging en verkoop onder de naam NOMEX van vlamvertragende, hittebestendige aramidevezel voor beschermende kleding. Tevens houdster van Beneluxwoordmerk NOMEX en Gemeenschapswoordmerk DU PONT, eveneens rechten in India en Verenigde Arabische Emiraten. Daltra Europe is licentienemer.

Veelzijdige zaak in steekwoorden: bevoegdheid, belang bij provisionele vorderingen, Handelingen van de verschillende gedaagde partijen, uitputting, gebruikelijke benaming (soortnaam), merkinbreuk, Licentieovereenkomst geëindigd, Misbruik van machtspositie, verbod op merkinbreuk, vordering tot inzage, proceskosten in het incident. In citaten:

Bevoegdheid:
"Gelet op de vestigingsplaats van gedaagden in Nederland is deze rechtbank voorts bevoegd ten aanzien van de vorderingen die zine op inbreuk op merkrechten in de VAE en Indien op grond van artikel 2 van de [EEX-Vo]"

Belang bij de provisionele vorderingen: 5.6. Dapro weigert een met boetebeding versterkte onthoudingsverklaring te ondertekenen. 5.7. Dapro heeft aangevoerd dat zij niet of nauwelijk op de markt in Europa, VAE en India actief is. Zo zou de verhandeling in Nederland een klein partij "Winkeldochters" betreffen. (...) Ook inbreuk op geringe schaal is inbreuk.

Handelingen van de verschillende gedaagde partijen: 5.8. De betrokkenheid van Daltra Europe bij gestelde inbreukmakende handelingen niet betwist. (...) de betrokkenheid van Dmet bij een of meer van de genoemde handelingen wordt door Dapro echter uitdrukkelijk bestreden. 5.9. Ter zitting heeft Du Pont er in dit verband op gewezen dat de catalogus afkomstig is van Dapro Your Safety (...) op die grond staat vooralsnog voldoende vast dat Damet betrokken is bij in ieder geval het in de catalogus aanbieden van werkkleding.

Uitputting: 5.12. (...) de gebruikte vezels [zijn] afkomstig van Ten Cate, een door Du Pont gelicentieerde leverancier. Enige onderbouwing of bewijs van deze door Du Pont bestreden stelling ontbreekt echter. 5.13. Vooralsnog dient de rechtbank dan ook als uitgangspunt te nemen dat geen sprake is van uitputting in de hiervoor beschreven zin.

Gebruikelijke benaming: 5.14. Volgens Dapro is NOMEX een gebruikelijke benaming geworden voor (weefsels van) hittebestendige aramidevezels en kan daarom met succes vervallenverklaring van het merk NOMEX worden gevorderd (of Dapro (...) een reconventionele vordering van deze strekking (...). 5.15. Deze stelling van Dapro gaat vooralsnog niet op.

Merkinbreuk: 5.18. Partijen gaan er van uit dat het gebruik van de tekens in de catalogus en op de website als merkgebruik in de Gemeenschap, en meer in het bijzonder, in de Benelux moet worden aangemerkt, zodat ook de rechtbank dat zal doen. Vooralsnog is er dus vanuit te gaan dat ook Dalmeijer Beheer en Damet merkinbreuk (onder a) in de Gemeenschap verweten kan worden.

Licentieovereenkomst geëindigd: 5.20. Erkens is dat de licentie in 2008 is verlopen. Vooralsnog blijkt niet van omstandigheden op grond waarvan Dapro mocht aannemen dat de licentie, in weerwil van de uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst dienaangaande, zou doorlopen.

Misbruik van machtpositie: 5.21. Du Pont zou haar merkrechten volgens Dapro slechts inzetten om gedaagden als concurrent uit te schakelen. Hiermee zou Du Pont misbruik maken van IE-rechten en van haar machtspositie en zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Op die gronden zou, aldus Dapro, een inbreukverbod en inzage in beslagen documenten en bestanden moeten worden geweigerd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is echter niet in te zien waarom Du Pont haar merkrechten niet zou mogen gebruiken om (inbreukmakende) handelingen van concurrenten te verbieden. Dit verweer van Dapro wordt dan ook verworpen.

Verbod op merkinbreuk: terecht gevorderd, met gemaximeerde dwangsom.

Vordering tot inzage: 5.25 De inzage dient vooralsnog beperkt te zijn tot gegevens ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. 5.26. Dapro heeft gesteld dat in de (bedrijfs)vertrouwelijkheid van de beslagen gegevens een gewichtige reden is gelegen die maakt dat inzage door Du Pont niet zou moeten worden toegestaan. Bij ongeclausuleerde inzage zou Du Pont volgens Dapro toegang krijgen tot (veel) meer gegevens dan enkel die met betrekking tot de inbreuk.

Aan dat bezwaar wordt tegemoet gekomen door inzage te geven middels een onafhankelijke derde.

Er is geen grond meer voor een incidentele vordering in reconventie: geen grond meer; De proceskostenveroordeling in het incident wordt aangehouden tot beslissing in de hoofdzaak.

Lees het vonnis hier (pdf / schone pdf).

Hof 's-Gravenhage 12 juli 2011, LJN BR1364 (Yellow Page Marketing B.V. tegen Yell Limited)

Merkenrecht. Internationaal privaatrecht. Art. 22 sub 4 EEX-Verordening is niet van toepassing in het kader van voorlopige maatregelen. GAT-LuK-doctrine (IEF 2333) brengt niet mee dat rechter inbreukbevoegdheid verliest.

Art. 1019h Rv is ook van toepassing wanneer in een procedure de vraag aan de orde is of inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in een andere EU-lidstaat.) geldt voor alle industriële-eigendomsrechten die worden genoemd in art. 22 sub 4 EEX-Verordening. GAT-LuK-doctrine brengt niet mee dat rechter inbreukbevoegdheid verliest. Art. 1019h Rv is ook van toepassing wanneer in een procedure de vraag aan de orde is of inbreuk wordt gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht in een andere EU-lidstaat.

Artikel 22 sub 4 EEX-Verordening

4.3  De vorderingen van Yell zijn primair gebaseerd op inbreuk op haar merkrechten in het Verenigd Koninkrijk. YPM voert het verweer dat deze merkrechten nietig zijn. Daarmee rijst de vraag of en in hoeverre aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter uit hoofde van artikel 2 EEX-Verordening afbreuk wordt gedaan door de exclusieve-bevoegdheidsregel van artikel 22 sub 4 EEX-Verordening. Volgens deze bepaling zijn, kort gezegd, de gerechten van de lidstaat van deponering of registratie exclusief bevoegd om te oordelen over de geldigheid van industriële-eigendomsrechten. In zijn arrest van 13 juli 2006, C-4/03, NJ 2008, 78 (GAT/LuK) heeft het Europese Hof van Justitie enige nadere uitleg gegeven over (de inhoudelijk identieke voorganger in het EEX-Verdrag van) deze bepaling. Het Hof besliste dat, indien in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi – ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt – de onderhavige exclusieve-bevoegdheidsregel toepassing dient te vinden. De Hoge Raad heeft deze ‘GAT/LuK-regel’ nader uitgewerkt in zijn arrest van 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II).

4.4  In dit verband overweegt het hof om te beginnen dat – anders dan Yell betoogt – de GAT/LuK-regel ook van toepassing is in de merkenrechtelijke context; hij geldt niet alleen ten aanzien van octrooien, maar ook ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. De overwegingen die aan de GAT/LuK-regel ten grondslag liggen (zoals die zijn weergegeven in het GAT/LuK-arrest en nader zijn gepreciseerd in HvJ EU 12 mei 2011, C-144/10, rov. 46 (Berliner Verkehrsbetriebe)), gelden immers au fond evenzeer ten aanzien van de andere in artikel 22 sub 4 bedoelde industriële-eigendomsrechten. Deze opvatting vindt ook steun in artikel 22 sub 4 van het Lugano II-Verdrag (PbEU 2007, L339/3). In deze bepaling is het GAT/LuK-arrest immers verwerkt (door toevoeging van de woorden “ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen”) zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende in deze bepaling bedoelde industriële-eigendomsrechten. Een identieke wijziging is ook voor artikel 22 sub 4 EEX-Verordening voorgesteld (Commissiedocument COM(2010)748).

4.5  Voorts moet worden vastgesteld dat – anders dan YPM betoogt – de enkele betwisting van de geldigheid van een merkrecht niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft bij vonnis van 22 december 2010 in de zaak Solvay/Honeywell (LJN BP6970) een prejudiciële vraag van deze strekking aan het Hof van Justitie gesteld (aldaar aanhangig met zaaknummer C-616/10). Zolang het Hof van Justitie niet anders beslist, dient op grond van HR 30 november 2007, NJ 2008, 77 (Roche/Primus II) te worden aangenomen dat de enkele omstandigheid dat een nietigheidsverweer wordt gevoerd, niet meebrengt dat de Nederlandse rechter zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvorderingen verliest. Vgl., in dezelfde zin, het toelichtende Rapport van F. Pocar bij het Lugano II-Verdrag, toelichting op artikel 22 sub 4 (PbEU 2009, C319/27). In die situatie staat het de rechter vrij, zo heeft de Hoge Raad beslist, om de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter omtrent de geldigheid van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, doch alleen indien de eisende partij dat wenst; indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen.

Rechtbank 's-Gravenhage 13 juli 2011, HA ZA 10-372 (Aerodata tegen Mzoem c.s. en Stichting Groene Hart)

Auteursrecht. Persoonlijkheidsrechten. Licentie beeldmateriaal Google Earth software strekt niet uit tot gebruik van beeldmateriaal daaruit. Mzoem slaagt niet in bewijzen dat licentie gebruik van luchtfoto's in folders Stichting Groene Hart toestaat.

Aerodata produceert aardobservatiebeelden (luchtfoto's), een deel kan via Google Earth geraadpleegd worden door licentieovereenkomst met Google. Door opname in één geheel, vallen geen individuele opnames te onderscheiden. Mzoem reclamebureau heeft in opdracht van Stichting Groene Hart folder ontworpen met gebruikmaking van luchtfoto's. Licentie Google Earth Pro software.

 Beroep op fair use-bepalingen uit licentie wordt verworpen. Foto's zijn voorzien van copyright notice van Aerodata en het auteursrecht van derden wordt in de Permission Guidelines van Google Earth ook expliciet genoemd. Van goede trouw is geen sprake: afgaan op algemene (technische) informatie zonder zich vooraf van de licentievoorwaarden te vergewissen, is een omstandigheid die voor risico van gedaagden dient te blijven. 

Winstderving, schadevergoeding en buitengerechtelijke kosten. €325 per luchtfoto en 300% additionele vergoeding. Nu Aerodata geen proceskosten ex artikel 1019h Rv heeft gevorderd, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij het liquidatietarief.

Licentievoorwaarden 4.12. De toepasselijke licentievoorwaarden zijn door Mzoem c.s. niet in het geding gebracht. De wel overgelegde ‘Use of Software terms and Conditions’ van Google, hiervoor vermeld onder 2.16, zien op gebruik van software en niet op gebruik van het middels deze software van de website Google Earth te downloaden beeldmateriaal, zodat daaruit evenmin toestemming voor gebruik van het beeldmateriaal kan worden afgeleid.

4.13. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat uit de door Mzoem c.s. overgelegde stukken niet blijkt dat Mzoem c.s. op grond van de Google Earth Pro licentie toestemming had van Google om de luchtfoto’s te gebruiken voor de folders.

4.15. Mzoem c.s. stelt te zijn afgegaan op de tekst van de website hiervoor vermeld onder 2.7. Naar het oordeel van de rechtbank bevat die tekst echter slechts algemene informatie over (technische) mogelijkheden voor een gebruiker van Google Earth Pro. Dat Mzoem c.s. stelt te zijn afgegaan op deze informatie zonder zich vooraf van de licentievoorwaarden te vergewissen, is een omstandigheid die voor risico van Mzoem c.s. dient te blijven.

Schadevergoeding 4.26. Voor het begroten van de schade wegens het zonder toestemming openbaar maken van de luchtfoto’s knoopt de rechtbank aan bij de vergoeding die Aerodata bedongen zou kunnen hebben, indien haar toestemming voor het gebruik van de luchtfoto’s zou zijn gevraagd (de gederfde licentievergoeding). Aerodata heeft onweersproken gesteld dat zij een vergoeding van € 325,-- per luchtfoto zou hebben kunnen bedingen. Het verweer van Mzoem c.s. dat zij inmiddels 26 vergelijkbare luchtfoto’s van een derde heeft verkregen tegen een vergoeding van € 2.300,-- zodat bij dit bedrag dient te worden aangeknoopt, faalt. Uitgegaan dient te worden van de door Aerodata geleden schade en niet bestreden is dat haar gebruikelijke tarief voor gebruik van een foto door een derde in vergelijkbare gevallen € 325,-- bedraagt. De rechtbank wijst dan ook een bedrag van € 13.000,-- (40 x € 325,--) aan gederfde licentievergoeding toe.

Additionele schade 4.27. Voor toekenning van de door Aerodata gevorderde additionele vergoeding van 300% van haar gebruikelijke vergoeding voor het publiceren zonder toestemming en zonder naamsvermelding zoals volgens haar in de fotografie branche gebruikelijk is, bestaat geen ruimte. Dat een dergelijke richtlijn in de fotografie branche wordt toegepast heeft Aerodata onvoldoende nader onderbouwd en er bestaat evenmin een wettelijke grondslag voor het opleggen van een dergelijke verhoging, die naar het oordeel van de rechtbank het karakter van een boete heeft.

Schade naamsvermelding 4.28. Dit betekent niet dat Aerodata geen recht heeft op vergoeding van schade die zij heeft geleden door het niet vermelden van haar naam. Aerodata heeft een economisch belang bij een naamsvermelding, in verband met het vergroten van haar naamsbekendheid en het binnenhalen van eventuele nieuwe opdrachten. Tot de geleden schade draagt bij dat plaatsing van een foto zonder naamsvermelding de kans vergroot dat ook derden de foto zonder betaling van een licentievergoeding zullen gebruiken. De rechtbank begroot de schade wegens het ontbreken van een naamsvermelding, rekening houdend met deze omstandigheden ex aequo et bono op een bedrag van € 6.500,--

Hof 's-Gravenhage 5 juli 2011, LJN BR0746 (Boston Scientific Scimed Inc. tegen Orbusneich c.s.)

In navolging van IEF 9209. Octrooirecht. Internationale rechtsmacht ten aanzien van eisvermeerdering in hoger beroep; artikel 22 sub 4 EEX mist toepassing nu geen beroep wordt gedaan op buitenlandse delen van het octrooi . Analoge toepassing 70 lid 7 ROW 1995 dan wel 6:162 BW? Verwerping onbevoegdheidsberoep.

6.  Boston Scientific meent dat het door haar onder B gevorderde verbod kan worden gegeven op grond van analoge toepassing van artikel 70 lid 7 van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW), dan wel artikel 6:162 BW. In haar memorie van antwoord in het incident lijkt zij nader te betogen dat het gaat om een gebod tot ongedaanmaking van de gevolgen van de gestelde octrooi-inbreuk.

7.  Orbusneich stelt dat de Nederlandse rechter aan artikel 70 lid 7 ROW geen rechtsmacht kan ontlenen, omdat het arrest van het Hof van Justitie EG van 13 juli 2006 inzake GAT/Luk (NJ 2008, 98) meebrengt dat geen grensoverschrijdend verbod kan worden opgelegd wanneer de gedaagde zich bij wijze van verweer of vordering tot vernietiging beroept op de nietigheid van het octrooi, welke regel ook geldt in geval het gaat om een voorlopige voorziening (in kort geding of bij wijze van provisionele maatregel). Orbusneich stelt in dat verband dat zij zich op de ongeldigheid van EP 199 heeft beroepen, ook voor wat betreft de buitenlandse delen.

10.  De in artikel 22 EEX-Vo. voorziene exclusieve bevoegdheden kunnen daaraan afdoen. Echter, het door Orbusneich in dat verband gedane beroep op het bepaalde in artikel 22 sub 4 EEX-Vo. (en het daarop betrekking hebbende arrest GAT/LuK) faalt. De daarin voorziene exclusieve bevoegdheid doet alleen afbreuk aan de bevoegdheid van de aangezochte (en op andere gronden bevoegde) rechter voor zover het gaat om de geldigheid van (kort gezegd) rechten van industriële eigendom die in een ander land dan dat van de aangezochte rechter zijn geregistreerd of gedeponeerd. Zoals Boston Scientific in haar memorie van antwoord in het incident betoogt en blijkt uit de door haar ingestelde vorderingen, beroept zij zich uitsluitend op het Nederlandse deel van EP 199. De geldigheid van de buitenlandse delen van EP 199 is dus niet van belang voor de beoordeling van vordering B, zodat een op de buitenlandse delen van het octrooi betrekking hebbend verweer of vordering relevantie mist. Het bepaalde in artikel 22 sub 4 EEX-Vo. kan in dit geval derhalve niet afdoen aan de bevoegdheid krachtens artikel 2 EEX-Vo.

13.  Nu het hof derhalve (territoriaal-onbeperkte) rechtsmacht ontleent aan de artikelen 2 EEX-Vo. en 7 Rv., behoeven de beschouwingen over de (territoriaal-beperkte rechtsmacht scheppende) artikelen 5 lid 3 EEX-Vo. en 6 onder e Rv. geen bespreking. Hetzelfde geldt voor de beschouwingen van Boston Scientific over de kwalificatie van de, aan het onder B gevorderde verbod ten grondslag liggende, verbintenis als een verbintenis tot ongedaanmaking (van de gevolgen van de octrooi-inbreuk). In elk geval in het kader van de ten deze aan de orde zijnde bevoegdheidsvraag missen die beschouwingen relevantie.

HvJ EU 5 juli 2011, zaak C-263/09 P (Edwin Co. Ltd tegen OHIM-Elio Fiorucci)

In navolging van T-165/06. Merkenrecht. Gemeenschapswoordmerk ELIO FIORUCCI (CTM, geregistreerd door Edwin Co. Ltd). Vordering tot nietigverklaring op grond van "recht op naam" volgens nationaal recht. Elio Fiorucci is een Italiaanse ontwerper. Hogere voorziening. Toetsing door Hof van uitlegging en toepassing van nationaal recht door Gerecht. Bevoegdheid van Gerecht om beslissing van kamer van beroep te herzien. Grenzen. Beslissing OHIM vernietigd, beroep voor het overige verworpen.

Recht op naam 32. Voor de beoordeling van de gegrondheid van de door rekwirante voorgestelde uitlegging dienen de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te worden genomen.

33. Wat de formulering van deze bepaling betreft, dient te worden opgemerkt dat de woorden „recht op de naam” geen enkele steun bieden aan de door rekwirante voorgestelde restrictieve uitlegging, volgens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op dit recht als een kenmerk van de persoonlijkheid en niet op de vermogensrechtelijke exploitatie van de naam.

34. De structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 [nietigheid o.g.v. ouder recht op naam] verzet zich tegen een dergelijke uitlegging. Volgens deze bepaling kan een gemeenschapsmerk immers worden nietig verklaard op vordering van een belanghebbende die „een ander ouder recht” doet gelden. Ter precisering van de aard van een dergelijk ouder recht somt deze bepaling vier rechten op. Door het gebruik van het bijwoord „met name” wordt evenwel erop gewezen dat het geen uitputtende lijst betreft. Onder de gegeven voorbeelden wordt naast het recht op de naam en het recht op een afbeelding melding gemaakt van het auteursrecht en het recht van industriële eigendom.

35. Uit deze niet-limitatieve opsomming blijkt dat de als voorbeeld aangehaalde rechten belangen van verschillende aard beogen te beschermen. Opgemerkt dient te worden dat voor bepaalde van deze rechten, zoals het auteursrecht en het industriële-eigendomsrecht, de economische aspecten zowel door de nationale rechtsordes als door het Unierecht worden beschermd tegen commerciële aantasting [zie met name richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45)].

36. Wanneer een recht op de naam wordt aangevoerd, is het derhalve – anders dan rekwirante aanvoert – niet mogelijk om op grond van de formulering en de structuur van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 de toepassing van deze bepaling te beperken tot de loutere gevallen waarin de inschrijving van een gemeenschapsmerk in strijd is met een recht dat uitsluitend beoogt de naam als kenmerk van de persoonlijkheid van de belanghebbende te beschermen.

schending van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en van artikel 8, lid 3, van de CPI
55 Wat in de eerste plaats de bewering betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI de houder van een naam het recht verleent om het gebruik van deze naam als merk te verbieden, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de formulering ervan, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de bewoordingen van deze bepaling algemeen bekende namen van personen „enkel [...] door de houder, of met de toestemming van deze laatste” als merk kunnen worden ingeschreven. Aangezien de formulering van artikel 8, lid 3, van de CPI de inschrijving van algemeen bekende namen van personen als merk afhankelijk stelt van de toestemming van de houder van de naam, kon het Gerecht, zonder onjuiste voorstelling van deze bewoordingen, daaruit afleiden dat de houder van een algemeen bekende naam het recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van deze naam als merk wanneer hij betoogt dat hij geen toestemming voor de inschrijving van dat merk heeft gegeven.

56 Wat in de tweede plaats de grief betreft dat het Gerecht, door te oordelen dat artikel 8, lid 3, van de CPI van toepassing is ongeacht het gebied waarop de betrokken naam algemene bekendheid heeft verworven, deze bepaling heeft geïnterpreteerd op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, dient te worden vastgesteld dat – zoals het Gerecht in punt 50 van het bestreden arrest heeft opgemerkt – de bewoordingen van deze bepaling, voor zover deze betrekking hebben op algemeen bekende persoonsnamen, geen onderscheid maken naar het gebied waarop deze algemene bekendheid is verworven. Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat er geen rechtvaardiging is om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI uit te sluiten wanneer een algemeen bekende persoonsnaam reeds als merk is ingeschreven of gebruikt, heeft het Gerecht evenmin de inhoud van deze bepaling onjuist voorgesteld. Zoals het Gerecht heeft opgemerkt, stelt deze bepaling immers geen andere voorwaarde dan die inzake de algemene bekendheid van de betrokken persoonsnaam. 57 Wat de werken van de rechtsleer betreft, heeft het Gerecht in het kader van zijn wettigheidstoetsing de beoordeling ervan door de kamer van beroep onderzocht. Uit de punten 58 tot en met 60 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht niet is voorbijgegaan aan het feit dat bepaalde standpunten waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd, steun konden bieden aan de stelling van rekwirante. Het Gerecht heeft evenwel in punt 58 van dat arrest opgemerkt dat de opvatting die de kamer van beroep toeschreef aan Vanzetti, als auteur van een werk, door de auteur zelf werd betwist ter terechtzitting voor het Gerecht, waaraan deze heeft deelgenomen als advocaat van Fiorucci. Het Gerecht heeft voorts in punt 59 van ditzelfde arrest vastgesteld dat de bewoordingen die Ricolfi in zijn werken heeft gehanteerd, in het bijzonder de verwijzing naar „de algemene bekendheid [van een naam van een persoon] die het resultaat is van een eerste gebruik dat zeer vaak niet-commercieel is”, onvoldoende duidelijk was om een restrictieve uitlegging van artikel 8, lid 3, van de CPI te staven. In het geval van Ammendola, waarop punt 60 van dat arrest betrekking heeft, is het Gerecht van oordeel dat de mening van deze auteur op zich onvoldoende gezag had om de toepassing van artikel 8, lid 3, van de CPI afhankelijk te stellen van een voorwaarde die niet uit de bewoordingen zelf van deze bepaling voortvloeit. In deze omstandigheden kan het Gerecht evenmin worden verweten dat het deze voor hem overgelegde gegevens onjuist heeft voorgesteld.

ontoereikende motivering respectievelijk schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en rechtsweigering

72 Hieruit volgt dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot herziening niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot herziening moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen.

73 In casu heeft de kamer van beroep de vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling gebaseerd op de loutere vaststelling dat Fiorucci, volgens de uitlegging die zij aan artikel 8, lid 3, van de CPI heeft gegeven, geen recht op de naam in de zin van artikel 52, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 kon doen gelden. De kamer van beroep heeft zich dus niet uitgesproken over de invloed die de vermeende contractuele overdracht van het litigieuze merk aan rekwirante zou kunnen hebben op de geldigheid van dit merk.

74 In deze omstandigheden is het Gerecht terecht niet overgegaan tot het onderzoek van dit onderdeel van het betoog dat subsidiair door rekwirante werd ontwikkeld.

75 Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, het onderzoek van dit betoog niet uitdrukkelijk naar de kamer van beroep te hebben terugverwezen, hoeft enkel te worden opgemerkt dat in het kader van een voor het Hof ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de maatregelen dient te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof. Door in punt 67 van het bestreden arrest, via een uitdrukkelijke verwijzing naar punt 64 van dat arrest, met klem erop te wijzen dat dit betoog door de kamer van beroep niet was onderzocht, heeft het Gerecht voorts een duidelijke aanwijzing gegeven wat de te treffen maatregelen betreft.

Lees het arrest hier (link).

Hof 's-Hertogenbosch 7 september 2010, LJN BR0016 (Westlandse Plantenkwekerij B.V. tegen Societe Marachaite de l'ouest h.o.d.n. S.I.C.A. Saveol)

Als randvermelding. Voor kwekersrecht. Internationale onrechtmatige daad besmettelijk plantenvirus. Wet conflictrecht onrechtmatige daad. 

Voortzetting van LJN BR0015 Weens Koopverdrag; appellante (een Nederlands bedrijf) 'bestelt' tomatenplantzaden bij geïntimeerde (een Frans bedrijf). Bewijsvraag: is er een koopovereenkomst tot stand gekomen? Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Wet conflictenrecht onrechtmatige daad; levert het advies van geïntimeerde aan een aantal Franse bedrijven om geen tomatenplanten af te nemen van appellante vanwege een in Nederland heersend, zeer besmettelijk plantenvirus in casu een onrechtmatige daad op? Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat geïntimeerde jegens appellante onrechtmatig heeft gehandeld.

8.10.3. Met betrekking tot het toepasselijke recht overweegt het hof als volgt.
Het hof begrijpt de stellingen van Saveol aldus, dat krachtens artikel 5 van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (hierna: WCOD) Nederlands recht van toepassing is, nu de beweerdelijke onrechtmatige daad nauw is verbonden met de rechtsverhouding tussen Saveol en WPK. WPK heeft het bestaan van die nauwe verbondenheid niet betwist noch - ondanks uitdrukkelijke uitnodiging zich bij akte over het toepasselijke recht uit te laten - overigens feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan haar op onrechtmatige daad gegronde vordering niet naar Nederlands recht zou moeten worden beoordeeld.
Nu het op 1 juni 2001 in werking getreden artikel 5 WCOD een codificatie van de daarvóór geldende jurisprudentie bevat, is het hof van oordeel dat gelet op de onbetwiste nauwe verbondenheid met de rechtsverhouding tussen partijen, de beweerdelijke onrechtmatige daad naar Nederlands recht moet worden beoordeeld.

8.10.4. Naar het oordeel van het hof heeft WPK onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat Saveol jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld.
Saveol heeft ter rechtvaardiging van haar handelen gewezen op het destijds in Nederland heersende, zeer besmettelijke plantenvirus. Dat dit zeer besmettelijke plantenvirus in Nederland heerste ten tijde van het annuleren van de orders door [X.] c.s. is tussen partijen niet in geschil. Onder deze omstandigheden is zonder nadere onderbouwing niet duidelijk waarom het door Saveol aan [X.] c.s. gegeven advies om geen tomatenplanten van WPK af te nemen onrechtmatig zou zijn jegens WPK.
Ook indien de stelling van WPK juist is dat Saveol aan [X.] c.s. heeft laten weten dat zij geen tomatenplanten aan haar mocht leveren indien deze door WPK zouden zijn gekweekt, heeft WPK, gelet op het in Nederland heersende, zeer besmettelijke plantenvirus, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waarom dit onrechtmatig zou zijn jegens haar, zelfs al zou deze mededeling van Saveol de reden zijn geweest dat [X.] c.s. de tomatenplanten niet heeft afgenomen van WPK.
Voor zover WPK heeft gesteld dat Saveol de ziekte schromelijk heeft overdreven om goedkopere afname te bewerkstelligen, heeft WPK dit evenmin met concrete feiten en omstandigheden onderbouwd.
Nu WPK niet aan haar stelplicht heeft voldaan met betrekking tot de beweerdelijke onrechtmatige daad door Saveol, komt het hof niet toe aan de bewijsfase, zodat het hof voorbijgaat aan het door WPK in dit kader gedane bewijsaanbod.

Rechtbank ’s-Gravenhage 8 juni 2011, HA ZA 09-383 (Ad Hoc Data B.V. (AHD) tegen Kantoor voor Klantenservice B.V. en X)

Vergelijk: IEF 8585 en 5432. Databankrecht. Bodemprocedure in eerder ex parte verbod gebruik van databankgegevens voor acquisitiefrauduleuze "KvK-website" (IEF 8951). Databank van AHD wordt door KvK via internet beschikbaar gesteld. Domeinnaam is niet van gedaagden. Volledige of overheersende zeggenschap kan niet worden vastgesteld,

4.5. Dat is door AHD weliswaar deels onaannemelijk gemaakt door de onbestreden en onderbouwde stellingen omtrent de opdrachten c.a. rond de verzending/recall door Sandd in het kader van de acquisitiefraude, maar daaruit kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid dat X volledige of overheersende zeggenschap heeft over de Belgische vennootschap en al helemaal niet dat dat het geval zou zijn met betrekking tot de Engelse vennootschap. KvK cs heeft gelijk met haar verweer dat de betreffende stellingen van AHD neerkomen op speculatie. Het had bijvoorbeeld op de weg van AHD gelegen om middels handelsregisteruittreksels of andere documentatie dergelijke zeggenschap van X over deze vennootschappen aan te tonen, hetgeen zij heeft nagelaten. Alleen al daarom kan niet wor-den geoordeeld dat KvK cs onrechtmatig hebben gehandeld in vorenbedoelde zin (door misbruik te maken van identiteitsverschil van rechtspersonen) jegens AHD.

4.6. Daarmee faalt de grondslag voor de vorderingen. Zodoende kan immers niet worden vastgesteld of KvK cs misbruik maakt van identiteitsverschil van rechtspersonen en op grond daarvan aansprakelijk is te houden voor het publiceren van gegevens afkomstig uit databanken van AHD, hetgeen alsdan neer zou komen op schending van databankrecht door KvK cs.

Lees de uitspraak hier (pdf)

HvJ EU 12 mei 2011, zaak C‑144/10 (Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) tegen JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch) prejudiciële vragen  Kammergericht Berlijn, Duitsland

In navolging van GatLuk (IEF 2333). Octrooirecht. Bevoegdheid rechter. Rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van burgerlijke en handelszaken (Vo 44/2001). Geen toepassing art. 22 punt 2 wanneer vennootschap geldigheid van besluiten van eigen organen wordt aangevoerd. 

45. Deze conclusie wordt niet weersproken door het in de verwijzingsbeslissing vermelde arrest van 13 juli 2006, GAT (C‑4/03, Jurispr. blz. I‑6509), waarin het Hof heeft geoordeeld dat artikel 16, punt 4, van het Verdrag van Brussel, een bepaling die inhoudelijk identiek is aan artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, van toepassing is op elk geschil waarin hetzij bij wege van een rechtsvordering hetzij bij wege van een exceptie de geldigheid van een octrooi wordt betwist, waardoor de gerechten van de staat waarin het octrooi is geregistreerd, exclusief bevoegd worden.

46. Deze rechtspraak kan immers niet zonder meer worden toegepast op geschillen waarin een vraag betreffende de geldigheid van een besluit van de organen van een vennootschap aan de orde is. Aangezien met name in het kader van een rechtsvordering wegens inbreuk de geldigheid van het betrokken octrooi een conditio sine qua non is, is het in het belang van een goede rechtsbedeling dat aan de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of de registratie van dat octrooi is aangevraagd of verricht, de exclusieve bevoegdheid wordt toegekend om kennis te nemen van elk geschil waarin de geldigheid van dat octrooi wordt betwist, daar die gerechten het best geplaatst zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen. Zoals in de punten 37 tot en met 39 van het onderhavige arrest is opgemerkt, is dit niet het geval met de gerechten van de plaats van vestiging van een vennootschap die partij is bij een geschil uit overeenkomst en zich beroept op de ongeldigheid van het door haar eigen organen genomen besluit om die overeenkomst te sluiten. 

 

47. Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 22, punt 2, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op een geschil in het kader waarvan een vennootschap aanvoert dat een overeenkomst haar niet kan worden tegengeworpen omdat een besluit van haar organen dat tot het sluiten van die overeenkomst heeft geleid, ongeldig is wegens schending van haar statuten. 

 

Lees het arrest hier (link)
Verordening 44/2001

Incidenten: dubbel in vrijwaring oproepen

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Inbreuk op kleding. Sporttrading levert aan Dirx Drogisterijen. Dirx roept leverancier op in vrijwaring, mocht inbreuk vaststaan, aansprakelijkheid verhalen op Sporttrading (incident A). Sporttrading doet hetzelfde met twee van haar leveranciers (incident B).

Incident A: Vertraging in procedure staat toewijzing niet in de weg. Dirx heeft belang bij het in vrijwaring oproepen van Sportrading ondanks dat deze ook is gedagvaard in hoofdzaak. Incident B: Betwisting van rechtsverhouding waardoor veroordeling kan afwentelen, is niet relevant. Misbruik procesrecht, conclusie volgt niet uit de omstandigheden.

6.2. Björn Borg en DBM betwisten dat de door Sporttrading genoemde vennootschappen betrokken zijn bij enige rechtsverhouding met Sporttrading. Die betwisting is echter niet relevant. Voldoende is de stellling van Sporttrading dat zij de kleding van deze vennootschappen geleverd heeft gekregen. Of dit juist is zal in de vrijwaringsprocedure moeten blijken. Bewijs daarvan in dit incident kan niet worden verlangd.

6.3. Evenmin is noodzakelijk dat, zoals Björn Borg en DBM verlangen, Sporttrading in dit incident bewijst dat de vennootschappen gehouden zijn de nadelige gevolgen van een veroordeling van Sporttrading in de hoofdzaak te dragen. Indien juist is de stelling dat Sporttrading de kleding van de vennootschappen heeft betrokken, volgt daaruit in beginsel dat zij een veroordeling in de hoofdzaak op de vennootschappen kan afwentelen. Voor toewijzing van de incidentele vordering is dat voldoende.

6.4. Björn Borg en DBM menen dat Sporttrading misbruik van procesrecht maakt omdat zij met de oproeping in vrijwaring slechts beoogt de hoofdprocedure te vertragen. Deze conclusie kan niet worden afgeleid uit de door Björn Borg en DBM gestelde omstandigheden dat Sporttrading ook in andere procedures buitenlandse partijen in vrijwaring heeft opgeroepen en eerder heeft geweigerd haar leveranciers bekend te maken. Het overige verweer tegen de incidentele vordering van Sporttrading is gelijk aan dat tegen de incidentele vordering van Dirx als weergegeven onder 5.2 en wordt op dezelfde gronden verworpen.

Lees het vonnis hier (pdf)