Modellenrecht  

Rechtbank Den Haag 29 september 2021 en 11 augustus 2021, IEF 20220; C/09/539760 (Sanyang tegen Multimox) Samenvoeging van herstelvonnis met dwangsommen en eerder vonnis. Zie ook [IEF 18161]. Aan eiseres Sanyang is het inbreukverbod op grond van auteursrecht toegekend voor de EUIPO modellen 02 en 04 (feitelijk één scootermodel, zonder reservewiel) nu deze te kwader trouw waren ingediend door Multimox c.s. onder andere omdat er een oudere identieke Chinese modelrechtregistratie bestond van Sanyang en zij als auteursrechtelijk ontwerper geldt. De EU modellen 02 en 04 dienen te worden overgedragen aan eiseres binnen 14 dagen na betekening of anders plaatsvervangend op basis van het vonnis (3:300 BW). Gedaagde is aansprakelijk voor de hiermee samenhangende schade. De vordering op grond van auteursrecht van Sanyang ten aanzien van de nagenoeg identieke modellen 03 en 04 (met reservewiel) is afgewezen omdat er geen ontwerpschetsen van de scooters werden getoond door (werknemers van) Sanyang of haar zakenpartner Znen die de scooters exporteerde wat bewezen werd door technische goedkeuringsrapporten van de RDW (en het VK-equivalent VCA) op naam van Znen.

GEU 22 september 2021, IEF 20216; T-685/20 (Asiangear tegen Multimox) Asiangear importeert een scooter, waarvan het uiterlijk ontworpen werd door Sanyang. Sanyang eist het EU-model op, op grond van het auteursrecht, Asiangear probeert dit te vernietigen, zie [IEF 20192]. Beide acties hebben als doel het ontnemen van de titel van Multimox zodat zij geen modelrechtelijke verbodssancties kan opleggen tegen Asiangear. Aanvankelijk kreeg Asiangear bij EUIPO gelijk, maar dit oordeel werd door de beroepskamer vernietigd. Het GEU bevestigt dit oordeel. Daarnaast stelt het Gerecht dat het te kwader trouw indienen van modellen van derden mag. Het inbrengen van het vonnis van de rechtbank van 11 augustus 2021, zie [IEF 20143], maakte het oordeel van het GEU niet anders. Er wordt legistisch geoordeeld dat kwade trouw bij deponering geen argument is, ondanks het oordeel van de Nederlandse rechtbank dat er inderdaad kwade trouw was van de modeldeposant.

EUIPO 3 september 2021, IEF 20192, IEFbe 3280; R 1042/2018-3; (Multimox tegen Asian Gear) In 2018 diende Asian Gear een verzoek in tot nietigverklaring van de inschrijving van een scootermodel [zie IEF 18161]. Deze aanvraag werd destijds ingewilligd. EUIPO's Derde Kamer van Beroep heeft deze uitspraak op 3 september 2020 vernietigd. Tegen deze vernietiging is inmiddels beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie. Echter loopt parallel aan deze zaak een procedure waarbij de rechtbank Den Haag opeising van hetzelfde model heeft toegewezen aan Sanyang [zie IEF 20143]. Hierdoor is aan het Gerecht uitstel van uitspraak gevraagd in de vernietigingsprocedure. 

EUIPO Board of Appeal 1 juli 2021, 5 juli 2021, IEF 20136, IEFbe 3263; (Tinnus Enterprises tegen Mystic Products en Koopman International) Het volgende hoofdstuk in de waterballonsaga. Op 2 juni 2019 sprak The Boards of Appeal de ongeldigheid uit van de modelregistratie van Tinnus voor één van de modellen voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Die uitspraak werd bevestigd door het Gerecht van de Europese Unie [IEF 19589]. In het daarop volgende appel bij het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 mei 2021 [IEF 19961] werd Tinnus Enterprises niet-ontvankelijk verklaard. The Boards of Appeal bevestigt nu om diezelfde reden de ongeldigheid van 5 overeenkomstige registraties voor het ontwerp van een waterballonvuller, geregistreerd door Tinnus. De DOCERAM-uitspraak van het HvJ EU wordt wederom toegepast [IEF 17542 en zie ook IEF 17701 en IEF 18001] waarin de ‘multiplicity of forms’ theorie is afgewezen en bevestigt dat het bestaan van technische alternatieven niet betekent dat het model niet technisch is bepaald. Zie ook [IEF 18538, IEFbe 2904].

HvJ Conclusie A-G 15 juli 2021, IEF 20129; ECLI:EU:C:2021:628 (Ferrari tegen Mansory Design)  Mansory Design produceert en verkoopt zogenaamde tuning-kits voor Ferrari's, waarmee ze het uiterlijk van de auto op andere Ferrari modellen kan laten lijken. Ferrari stelt dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op meerdere niet ingeschreven gemeenschapsmodellen. De belangrijkste vraag in deze zaak is onder welke voorwaarden bepaalde niet als gemeenschapsmodel ingeschreven losse onderdelen van het voorbrengsel voor bescherming in aanmerking komen. Allereerst concludeert de A-G dat de beschikbaarstelling van het volledige model ook leidt tot de beschikbaarstelling van het model van een deel van dat voortbrengsel. Ten tweede concludeert hij dat een zichtbaar deel van het voortbrengsel, dat afgebakend is door bijvoorbeeld lijnen of kleur als gemeenschapsmodel kan worden beschermd. Het zelfstandigheidscriterium hoeft hier volgens de A-G geen rol bij te spelen. 

Rechtbank Den Haag 7 juli 2021, IEF 20092; ECLI:NL:RBDHA:2021:7222 (Kärcher tegen Varo)  Kärcher is de fabrikant van hogedrukreinigers met een kenmerkende gele kleur. Kärcher is houder van dit kenmerkende kleurmerk. Varo is ook een fabrikant van hogedrukreinigers en gebruikt voor haar producten een vergelijkbare kleur geel. Kärcher is van mening dat Varo hiermee inbreuk maakt op haar kleurmerk. Varo voert aan dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt en baseert zich daarbij op het Libertel-arrest. De rechtbank gaat in deze zaak na of er sprake is van een onderscheidend karakter van het kleurmerk en of het kleurmerk is ingeburgerd. Deze vragen beantwoordt de rechtbank bevestigend, omdat Kärcher al sinds 1974 onafgebroken, wereldwijd en consequent deze kleur voor haar producten heeft gebruikt. Ook oordeelt de rechtbank dat er sprake is van verwarringsgevaar nu de kleur die Varo gebruikt te veel op de kleur 'Kärcher-geel' lijkt. Dit blijkt onder andere uit verschillende kleurtesten. De vordering van Kärcher tot staking van de inbreuk door Varo wordt grotendeels toegewezen. 

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 25 mei 2021, IEF 20063, IEFbe 3243; A/20/00670 (Del Ponti tegen Tulplast) Deze zaak maakt deel uit van een breder geschil tussen Del Ponti (een onderneming naar Belgisch recht) en Tulplast (een onderneming naar Pools recht) dat in 2014 begon voor de stakingsrechter te Brussel werd aangespannen. Del Ponti beschuldigde Tulplast ervan een van zijn producten te hebben gereproduceerd en gekopieerd in strijd met haar bij het OHIM geregistreerde model. Zowel de eerste rechter als de beroepsrechter bevestigden de inbreuk van Tulplast en bevallen ze derhalve de staking ervan.
In een daaropvolgende schadevergoedingsprocedure die eind 2019 werd ingeleid vorderde Del Ponti vergoeding van de schade die zij beweerde te hebben geleden. Del Ponti verzocht, in hoofdorde, de veroordeling van Tulplast tot betaling van een schadevergoeding, provisioneel begroot op 1.000.000 (later in de procedure verminderd tot 250.000) EUR en, ondergeschikt, deskundige aan te stellen ten einde haar schade concreet te begroten.

HvJ EU 3 juni 2021, IEF 20000, IEFbe 3230; ECLI:EU:C:2021:431 (Yokohama en EUIPO tegen Pirelli)  Yokohama en het EUIPO vorderen in deze zaak vernietiging van een eerder arrest. In dit eerdere arrest heeft het Gerecht een beslissing van het EUIPO vernietigd [IEF 18097]. In het kort houdt deze zaak in dat Yokohama een door Pirelli ingeschreven model voor banden nietig wil laten verklaren, omdat er volgens Yokohama sprake is van wezenlijke kenmerken van dit merk die uitsluitend functioneel zijn. Het Hof bevestigt in deze zaak het oordeel van het Gerecht, dat het ingeschreven merk er niet toe leidt dat Pirelli haar concurrenten kan verbieden om vergelijkbare vormen van banden te verhandelen, wanneer een dergelijke vorm in combinatie met andere elementen van het loopvlak van een band een vorm oplevert die verschilt van elk van deze elementen afzonderlijk. Echter, alle door Yokohama nieuw aangevoerde verweren worden niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard. 

Hof Amsterdam 22 december 2020, IEF 19997; ECLI:NL:GHAMS:2020:3584 (Rofra tegen IMS)  Rofra vordert in dit geding vergoeding van de schade die zij heeft geleden doordat IMS het in hoger beroep vernietigde kortgedingvonnis ten uitvoer heeft gelegd. Dit vernietigde vonnis hield in dat Rofra gehouden was de verhandeling van een bepaald type bank (de Dante) te staken. Voor de vernietiging in hoger beroep heeft Rofra enige tijd de verhandeling van de Dante moeten staken, waardoor Rofra meent dat ze schade heeft geleden. IMS brengt daar tegenin dat er geen sprake is van schade nu Rofra een op de Dante lijkend model heeft verhandeld. Het hof ordeelt, dat Rofra weliswaar haar schade door dit nieuwe model heeft weten te beperken, maar dat Rofra wel gerechtigd is om de gemaakte kosten voor de productie van het vervangende model als schadepost op te voeren. 

HvJ EU  5 mei 2021, IEF 19961, IEFbe 3220; ECLI:EU:C:2021:357 (Tinnus Entreprises tegen EUIPO en Koopman International) Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft Tinnus Enterprises niet-ontvankelijk verklaard in haar appel tegen de uitspraak van het Gerecht van de Europese Unie van 18 november 2020 [IEF 19589], waarin werd geoordeeld dat zowel de Invalidity Division als de Boards of Appeal van het EUIPO terecht de ongeldigheid hebben uitgesproken van de modelregistratie van Tinnus voor een waterballonvuller (fluid distribution equipment), omdat alle kenmerken van het model uitsluitend door de technische functie zijn bepaald. Tinnus heeft naar het inzicht van het Hof onvoldoende aangetoond dat in de hogere voorziening een vraag aan de orde is die van belang is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het recht van de Unie.
Vastgesteld wordt dat Tinnus zelf heeft erkend dat de vier afzonderlijke elementen van de ballonvuller – die waren beoordeeld als volledig technisch bepaald - wel degelijk de kenmerken van het uiterlijk vormden. Een verder nieuwheidsonderzoek was dus niet nodig. Voor zover werd gesteld dat de criteria van het arrest van 8 maart 2018, DOCERAM [IEF 17542] onjuist zouden zijn toegepast, heeft Tinnus nagelaten aan te geven welke criteria volgens haar onjuist zijn toegepast. Bovendien is niet door Tinnus aangegeven of er überhaupt een vraagstuk speelt dat van belang is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het recht van de Unie. Het verzoek om verdere behandeling wordt daarom afgewezen.