M. Haegens, China loopt beter in de pas met nieuw merkenrecht, FD 7 mei 2014.
Bijdrage ingezonden door Michiel Haegens, V.O.. De invoering van het nieuwe Chinese merkenrecht op 1 mei toont aan dat ook China zich uiteindelijk conformeert aan internationale wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. De reden is wel begrepen eigen belang en daarvan profiteren ook Nederlandse ondernemers. (...) Het feit dat dit een win-winsituatie is, is de motor voor deze gestage ontwikkeling. Niet alleen het Westen, maar vooral ook China moet ervan profiteren. Nu de wetten er zijn, is het de kunst er op een verstandige manier mee om te gaan en kansen te benutten. Dat vraagt zowel kennis van zaken als een goed begrip van de Chinese manier van zakendoen.

Naar de supermarkt bij de Likea, frisdrank van Apple en een obscure webwinkel van Rolex. In China leek het allemaal te kunnen. Het land had lange tijd een dubieuze reputatie waar het gaat om de bescherming van intellectueel eigendom. Merken en octrooien werden op grote schaal straffeloos geschonden. Bekende Amerikaanse en Europese bedrijven bleken – zonder het zelf te weten - in China allerlei branchevreemde activiteiten te ontplooien. Nog steeds staat China op het gebied van merkenrecht bekend als no go area; een wild-west. Dat is onterecht. China heeft de wilde haren afgeschud. De recalcitrante puber lijkt zich op het gebied van intellectueel eigendom te voegen naar de mores van het internationale zakendoen. En dat is goed nieuws; China is immers een van de belangrijkste handelspartners van Nederland en de EU.

Kort na de UN World Intellectual Property Day is op 1 mei in China vernieuwd merkenrecht ingevoerd. Deze wetgeving sluit veel beter aan bij de Europese regels dan voorheen. Een belangrijke wijziging is bijvoorbeeld de invoering van een vorm van omgekeerde bewijslast. Wie meent dat zijn rechten in China worden geschonden, kan de inbreukmaker – mits goed beargumenteerd - in staat van beschuldiging stellen. Onder de nieuwe wetgeving moet de beschuldigde partij vervolgens veel sneller dan voorheen aantonen dat hij niet ter kwader trouw gehandeld heeft. Een andere wijziging is dat een merk voortaan voor meerdere categorieën tegelijk kan worden vastgelegd. Ten slotte verbetert de positie van de merkhouder tegenover partijen die te kwader trouw inbreuk maken op de rechten, verkort de doorlooptijd van een aanvraag en worden schendingen van het merkenrecht voortaan zwaarder bestraft. Overtreders kunnen forse boetes krijgen – de hoogte is met enkele honderden procenten opgeschroefd – of zelfs in de gevangenis belanden. Het zijn allemaal wijzigingen waarmee westerse bedrijven buitengewoon tevreden kunnen zijn.

In het verleden poogde het westen aan China zijn regels voor intellectueel eigendom op te leggen. Bedrijven ondervonden immers schade omdat elk product meteen werd gekopieerd. Als de productie in China plaatsvond, was de copy cat soms zelfs eerder in omloop dan het echte product. Echter, het monopolitiseren van nieuwe ideeën staat haaks op het communistisch ideaal. Door schade en schande wijs geworden ontdekten westerse bedrijven dat deze weg een doodlopende weg is. China had er immers helemaal geen baat bij om deze praktijken tegen te gaan. Pogingen om China te bewegen de wetgeving aan te passen, liepen dan ook op niets uit. Totdat China zelf ook begon te profiteren van afspraken over intellectueel eigendom.

Momenteel transformeert China van een maakeconomie naar een creatie-economie. De tijd dat het land slechts goedkoop produceert wat anderen bedenken, beginnen we langzamerhand achter ons te laten. ‘Invented in China’ is geen uitzondering meer. Grote Chinese ondernemingen hechten eraan dat ook hun intellectuele kapitaal binnen en buiten de landsgrenzen bescherming geniet. Om succesvol te kunnen ondernemen, is een gelijk internationaal speelveld immers een basisvoorwaarde.

Vanaf 1 mei profiteren niet alleen westerse maar ook Chinese bedrijven van verbeterde Chinese wet- en regelgeving op het gebied van intellectueel kapitaal. Het duurde misschien lang, maar een Chinees spreekwoord zegt niet voor niets: het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Naar alle verwachting zal het in China met andere vraagstukken op het gebied van intellectueel eigendom hetzelfde gaan zoals nu met het merkenrecht gebeurt. Het feit dat er een win-win van toepassing is, is de motor voor deze gestage ontwikkeling. Niet alleen het westen, maar vooral ook China moet ervan profiteren. Nu de wetten er zijn, is het de kunst er op een verstandige manier mee om te gaan en kansen te benutten. Dat vraagt zowel kennis van zaken als een goed begrip van de Chinese manier van zaken doen.

Michiel Haegens is Head Trademarks & Designs en lid van de V.O. China Desk

European Commission, Patents and Standards - a modern framework for IPR-based standardization, final report - executive summary
Standardization and intellectual property rights are key contributors to industrial innovation and industrial competitiveness. Standards ensure rapid diffusion of technologies and interoperability between products. Patents provide incentives for research and development and facilitate knowledge transfers. Many standards comprise innovative technologies that are protected by patents.

Public authorities and the standardization community have developed rules and practices to ensure the efficient licensing of such standard-related patents. These rules and practices aim to give patent holders a fair return on investment in research and development and to allow all users of the standard fair access at reasonable cost.

In 2013 DG Enterprise and Industry commissioned a fact-finding study on the issue of patents and standards. This fact-finding study analyses the rules and practices developed to ensure efficient licensing of standard-related patents. It also covers barriers to efficient licensing and ideas discussed among stakeholders for dealing with these barriers.

Uit het persbericht: De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) kent jaarlijks de BMM Student Award toe aan een student voor een scriptie en/of artikel op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Artikelen en scripties van studenten vormen veelal waardevolle bijdragen; nieuwe zienswijzen worden belicht en kritische geluiden worden gemaakt over wetgeving en rechtspraktijk. Om studenten te enthousiasmeren en te stimuleren tot het schrijven van scripties en artikelen op het gebied van de intellectuele eigendomsrechten en zich daarin verder te specialiseren, kent het bestuur van de BMM deze prijs toe.

De Award voor 2014 is een geldprijs van € 1000. De winnende bijdrage zal bovendien, eventueel in verkorte vorm, gepubliceerd worden in het BMM bulletin.

De sluitingsdatum is 1 juli 2014. De toekenning van de prijs zal plaatsvinden in november tijdens de BMM Lustrum Najaarsbijeenkomst. Inzendingen kunnen worden aangeleverd via secretariaat@bmm.nl onder vermelding van "Student Award". Het reglement kan geraadpleegd worden op www.bmm.nl.

HvJ EU 8 mei 2014, zaak C-591/12P (Bimbo/BHIM) - dossier
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU waarbij het Gerecht het beroep ingesteld door aanvrager van het woordmerk „BIMBO DOUGHNUTS” afwees. De oppositie met een beroep op internationale en nationale woordmerken „DONUT”, „DOGHNUTS” en „DONUTS” in dezelfde klasse 30, was gegrond. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009. Verwarringsgevaar. De hogere voorziening wordt afgewezen. Het Gerecht EU stelde al dat het bestanddeel „bimbo” een dominerende plaats had en het bestanddeel „doughnuts” niet verwaarloosbaar was in de totaalindruk, zodat het bij vergelijking in beschouwing moest worden genomen.

29 Het Gerecht is dus niet tot de conclusie gekomen dat er verwarringsgevaar bestond op basis van de loutere vaststelling dat het bestanddeel „doughnuts” in het aangevraagde merk een zelfstandige onderscheidende plaats heeft, maar heeft het bestaan van bedoeld gevaar afgeleid uit een globale beoordeling die de verschillende fasen van het onderzoek omvatte die naar voor komen uit de in de punten 19 tot en met 25 van het onderhavige arrest gememoreerde rechtspraak en in het kader waarvan het de in casu relevante factoren in beschouwing heeft genomen. Het Gerecht heeft artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dus juist toegepast.

37 Wat ten slotte de in punt 16 van het onderhavige arrest samengevatte argumentatie betreft, moet worden vastgesteld dat de door het Gerecht in punt 97 van het bestreden arrest gebezigde begrippen „ondeelbaar geheel” en „logische eenheid” overeenstemmen met het begrip „eenheid met een andere betekenis”, dat door het Hof is gebruikt in de rechtspraak waarnaar in punt 25 van het onderhavige arrest wordt verwezen.

45 Om te beginnen kan, zoals de advocaat-generaal in de punten 37 tot en met 42 van zijn conclusie heeft opgemerkt, gelet op de redenering in met name de punten 91 tot en met 100 van het bestreden arrest, het Gerecht niet worden verweten dat het het verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens automatisch zou hebben afgeleid uit de vaststelling dat het bestanddeel „doughnuts” een zelfstandige onderscheidende plaats heeft in het merk waarvoor om inschrijving werd verzocht. 46 Blijkens die punten heeft het Gerecht immers een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verricht en heeft het daartoe rekening gehouden met de specifieke factoren van het concrete geval. Bovendien is die beoordeling gebaseerd op een gedetailleerd onderzoek, in de punten 52 tot en met 89 van het bestreden arrest, van alle door Bimbo aangevoerde aspecten en inzonderheid op de bekendheid van dat merk. Het desbetreffende betoog van Bimbo voor het Hof is dus gebaseerd op een onjuiste lezing van dat arrest, en moet derhalve worden verworpen.

WIPO organiseert op 22 mei 2014 in samenwerking met NL Octrooicentrum en BBIE een seminar in het Beatrix theater in Utrecht. Het NOVU, BBIE, NL octrooicentrum, WIPO, maar ook advocaten en ondernemers treden op als spreker: "Very practical presentations focus on the global IP systems". U kunt zich hier kosteloos online registreren. Het volledige programma leest u hier(onder).

9.00 a.m. – 9.30 a.m. Coffee break
9.30 a.m. – 9.40 a.m. OPENING SESSION
Welcome addresses by:
– Mr. Wouter Pijzel, Director, Dutch Association of Inventors (NOVU), Utrecht
– Mr. Derk-Jan de Groot, Director, Netherlands Patent Office (NPO), The Hague
– Mr. Hugues Derème, Deputy Director General, Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), The Hague
– Mr. Yo Takagi, Assistant Director General, Global Infrastructure Sector, World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva
9.40 a.m. – 10.00 a.m. SESSION I
Topic 1: Introduction to WIPO
Development of the International Legal Framework
Major Intellectual Property Economic Studies
Speaker: Mr. Erik Wilbers, Director, Arbitration and Mediation Center, Global Issue Sector, WIPO
10.00 a.m. – 10.25 a.m. Topic 2: The Patent Cooperation Treaty (PCT) –
Introduction and Future Developments
Speaker: Mr. Claus Matthes, Director, PCT Business Development Division, Innovation and Technology Sector (ITS), WIPO
10.25 a.m. – 10.40 a.m. Topic 2: The PCT – The actual practice (questions, experiences, discussion):
Moderator: Mr. Robbert-Jan de Lang, Partner, Dutch & European Patent Attorney (EP&C), Utrecht
Speakers: Mr. Claus Matthes
Ms. Eva van Wanrooij, Director Patent Law, Janssen Insectious Diseases & Diagnostics, Eindhoven
Questions and Answers
10.40 a.m. – 11.00 a.m. Coffee break
11.00 a.m. – 11.25 a.m. Topic 3: Global Intellectual Property Systems:
(a) The Madrid System for the International Registration of Marks
(b) The Hague System for the International Registration of Industrial Designs
Speaker: Mr. David Muls, Madrid Registry, Brands and Designs Sector, WIPO
11.25 a.m. – 11.40 a.m. Topic 3: Global Intellectual Property Systems: The actual practice (questions, experiences, discussion)
(a) The Madrid System for the International Registration of Marks
(b) The Hague System for the International Registration of Industrial Designs
Moderator: Huib Berendschot, Partner, AKD Advocaten - IP & Technology Practice Group), Amsterdam
Speakers: Mr. David Muls, Dutch entrepreneur
Questions and Answers
11.40 a.m. – 12.05 p.m. Topic 4: Global Databases for Intellectual Property Platforms and Tools for the Connected Knowledge Economy
Speaker: Mr. Yo Takagi
12.05 p.m. – 12.25 p.m. Topic 5: Practical Tips on Alternative Dispute Resolution
Speaker: Mr. Erik Wilbers
12.25 p.m. – 12.45 p.m. CLOSING SESSION
Questions and Answers
12.45 p.m. – 2.00 p.m. Lunch break with specific Sessions (Patents, Trademarks and Databases)

Vzr. Rechtbank Overijssel 7 maart 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2322 (zoekmachineverzoek I)
Vzr. Rechtbank Overijssel 14 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2321 (zoekmachineverzoek II)
Bewijsbeslag op digitale bestanden ex 843a Rv. Verzoek om selectie van documenten door middel van zoektermen en een digitale zoekmachine zoals Google. Verzoekster kan kennelijk pas na doorzoeking en kennisneming van documenten, aanwijzen van welke bepaalde bescheiden zij inzage of afschrift wil vorderen. Dat is te ruim en ter voorkoming van een ‘fishing expedition’, wordt het verzoek afgewezen.

2.3. De voorzieningenrechter toetst het verzoek aan artikel 843a Rv. in het licht van deze overwegingen van de Hoge Raad. De rechter begrijpt uit dit gebruik in het verzoekschrift, dat verzoekster kennelijk alle bij gerekwestreerde aan te treffen digitale documenten (alsmede alle eerdere concepten daarvan en inclusief verwante documentatie zoals interne en externe correspondentie), niet één uitgezonderd, in de vorm van digitale kopieën in beslag wil laten nemen, en dat verzoekster deze kopieën vervolgens (zodra kennisneming van die stukken of van een deel daarvan zou worden toegestaan) met behulp van een zoekmachine zoals Google wil doorzoeken om daaruit die stukken te selecteren waarin (telkens) tenminste één van de door haar gewenste zoektermen voorkomt.

2.4. Verzoekster kan dus kennelijk pas na die doorzoeking en dus pas na kennisneming van de inhoud van die documenten, althans pas na kennisneming van een door de zoekmachine gegeven korte samenvatting of aanduiding van de inhoud van die documenten, aanwijzen van welke bepaalde bescheiden zij inzage, afschrift of uittreksel wil vorderen.

2.5. Dat is te ruim, en beantwoordt niet aan de in artikel 843a Rv. ter voorkoming van ‘fishing expeditions’ gestelde voorwaarde dat slechts inzage, afschrift of een uittreksel kan worden gevorderd van bepaalde bescheiden. Het verzoek moet daarom worden afgewezen.

Huub de Jong (1974) is deze maand toegetreden als partner van Louwers IP|Technology Advocaten, nichekantoor gespecialiseerd in IT, technologie, privacy en intellectuele eigendom. Hij stapt van Bird & Bird over naar Louwers, in 2006 opgericht door Ernst-Jan Louwers en Marianne Korpershoek. Ook Tom de Wit (1969) is partner geworden. Hij is al sinds 2011 verbonden aan Louwers.

Huub de Jong (1974) verklaart vandaag bij zijn toetreding als partner van Louwers IP|Technology Advocaten: "ING wil klantgegevens gebruiken voor nieuwe diensten en Facebook vraagt op hetzelfde moment een bankvergunning aan. Twee recente gebeurtenissen die illustreren dat de juridische werkelijkheid steeds complexer wordt en bijvoorbeeld zorgvuldige omgang met persoonsgegevens steeds belangrijker. Het is als advocaat heel inspirerend om cliënten bij te staan bij het ontwikkelen van nieuwe, grensverleggende diensten."

(...) Tom de Wit (1969) is tegelijkertijd benoemd tot partner. Hij werkt al sinds 2011 bij Louwers. "Rechtsgebieden als het intellectueel eigendomsrecht en het privacyrecht zijn door technologische ontwikkelingen volop in beweging. Wij zijn als geen ander in staat om cliënten juridisch te ondersteunen bij de toenemende digitalisering. Als partner kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan de koers van ons kantoor."

Technologie en innovatie
De advocaten bij Louwers staan cliënten bij met juridische diensten in de steeds meer door innovatie en technologie gedomineerde wereld.

De Wit: "We blijven daarbij niet hangen in obstakels, maar geven preventief juridisch advies waardoor klanten zonder kleerscheuren verder komen. Cliënten staan soms pas op de stoep als de problemen er al zijn. Juist om die te voorkomen zoeken wij tijdig de dialoog over trends en ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld big data, 3D printing en de cloud."

Met het oog op meer strategische begeleiding van cliënten heeft Louwers recent de doorgewinterde technologieondernemer Dimmes Doornhein aan het kantoor verbonden.

De Jong: "Het is cruciaal technologie en het strategisch belang daarvan voor organisaties te begrijpen. Nieuwe diensten moeten snel worden geïntroduceerd op de markt en het juridische mag daarbij geen onnodig obstakel vormen. Dat vraagt om projectmatig werken en slimme oplossingen."

Met de komst van Doornhein en De Jong is Louwers nog beter in staat om cliënten slagvaardig, hoogwaardig en pragmatisch te bedienen.

Vzr. Rechtbank Gelderland 1 mei 2014, IEF 13820 (UWVreselijk)
Uitspraak ingezonden door Emiel Jurjens en Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan. Mediarecht. Onrechtmatige publicaties. X ontvangt een WAO-uitkering, heeft medewerkers van uitkeringsinstantie UWV beledigd en bedreigd en is beheerder van www.uwvreselijk.nl, waarop gedaagde onrechtmatige uitingen doet. Het verbod tot beledigen, bedreigen en onbetamelijk bejegenen van individuele medewerkers en de raadslieden (advocaten) van UWV wordt toegewezen. Tegen de ex-medewerkers wordt het verbod afgewezen. Ook de verwijdering van tweets uit Google-cache wordt bevolen onder last van dwangsommen.

4.3. (...) Verder zal het gevorderde verbod met betrekking tot uitlatingen jegens ex-medewerkers worden afgewezen, aangezien X misstanden binnen het UWV aan de kaak wil stellen en ex-medewerkers niet (meer) betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid van het UWV. Het belang bij die vordering wordt, mede in het licht van de gedragingen van X in het verleden, onvoldoende geacht. Daarentegen is het gevorderde verbod betreffende uitlatingen jegens de raadslieden van het UWV toewijsbaar, eveneens met uitzondering van laatdunkende uitlatingen om voormelde reden. Hoewel raadslieden in het algemeen gelet op hun professie geacht mogen worden een bepaalde mate van negatieve bejegening te accepteren, heeft X in haar uitingen jegens hen de grenzen van betamelijkheid zodanig overschreden dat dit als onaanvaardbaar en onrechtmatig moet worden beschouwd.

4.7. X heeft weliswaar gesteld dat het verwijderen van tweets uit de Google-cache onzinnig is omdat niemand tweets googelt, maar zij heeft niet betwist dat wanneer op Google op naam van een individuele medewerker van het UWV wordt gezocht, er via het account @UWVreselijk geplaatste beledigende, grieven en/of intimiderende tweets waarin die medewerker wordt genoemd, in de zoekresultaten naar voren komen. Gelet hierop heeft het UWV c.s. belang bij verwijdering van de tweets uit de Google-cache. De gevorderde verwijdering uit de Google-cache van de artikelen die in de vordering worden genoemd is door X niet betwist. (...)

Zie eerder LJN BY3603.

Hof Den Haag 6 mei 2014, IEF 13819 (Prae Artiestenverloning tegen Artiestenverloningen)
Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, Van Benthem & Keulen. Domeinnaamrecht. Het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan een ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden, daarvan is hier geen sprake. Dat Prae bewust voor deze beschrijvende domeinnaam heeft gekozen, levert niet een dergelijke omstandigheid op: "de naam heeft een directe relatie tot ons product en makkelijk te onthouden en voor Google sterk". Het vonnis wordt vernietigd en de vorderingen worden afgewezen.

Zie eerder IEF 12848 (Hof Den Haag 2013), IEF 11997 (Rb Dordrecht 2012), IEF 11037 (Hof 's-Gravenhage 2012) en IEF 10184 (Rb Dordrecht 2011).

9. Naar het oordeel van het hof is het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden. Uit de stellingen van partijen blijkt niet dat in deze zaak sprake is van dergelijke omstandigheden. Voor zover de rechtbank zou hebben geoordeeld dat er wel sprake is van dergelijke omstandigheden, volgt het hof haar niet. Dat Prae bewust voor deze louter beschrijvende domeinnaam heeft gekozen, levert niet een dergelijke omstandigheid op. Afgezien hiervan geldt nog het volgende. De stelling van Artiestenverloningen dat Prae bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Artiestenverloningen is, gelet op de gemotiveerde betwisting door Prae, onvoldoende onderbouwd. Uit de e-mail van [B] van 16 februari 2011 waarop Artiestenverloningen zich beroept, blijkt niet van bewust aanhaken. Integendeel: hij schrijft dat Prae heeft gekozen voor de naam vanwege, kort gezegd, het beschrijvend karakter; immers de naam “heeft een directe relatie tot ons product en makkelijk te onthouden en voor google sterk”. Dat Artiestenverloningen, naar zij stelt, ‘een zekere bekendheid’ geniet, is onvoldoende om het louter beschrijvende karakter op te heffen (‘inburgering’). De grief slaagt.

Lees de uitspraak hier:
IEF 13819 (pdf)
ECLI:NL:GHDHA:2014:1583 (link)

Op andere blogs:
DomJur

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 7 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie maart 2014.

Behoefte aan een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl