OHIM Derde Kamer van Beroep, 4 februari 2013, zaak R 1126/2012-3 (Schulpen Schuim Leiden tegen Easy-Do Products; schuursponsjes)
Met samenvatting en (kort) commentaar van Laurens Kamp, Simmons & Simmons.

Gemeenschapsmodellenrecht spons. Nietigheidsprocedure op grond van artikel 25 lid 1 sub d GModVo (nietigheid wegens strijd met een ouder merkrecht). Uitleg van artikel 30 lid 1 Uitvoeringsverordening.

In zijn verzoekschrift had de verzoeker het verzoek naar het oordeel van de Nietigheidsafdeling onvoldoende gespecificeerd. Er was derhalve sprake van een schending van artikel 28 lid 1 sub b onder i van de Uitvoeringsverordening ("een vordering bij het Bureau tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel (…) behelst: (…) een verklaring van de gronden waarop de vordering tot nietigverklaring berust"). Ook had de verzoeker de Benelux merkinschrijving waarop hij zijn verzoek had gebaseerd enkel in het Nederlands ingediend.

Op grond van artikel 30 lid 1 van de Uitvoeringsverordening gaf de Nietigheidsafdeling de verzoeker vervolgens een termijn van twee maanden om de gronden voor zijn verzoek nader te specificeren. Nadat de verzoeker binnen de gegeven termijn had aangegeven dat hij zijn verzoek baseerde op artikel 25 lid 1 sub d GModVo, wees de Nietigheidsafdeling zijn verzoek alsnog af omdat de Benelux merkinschrijving niet in de taal van de procedure was vertaald (hetgeen op grond van artikel 29 lid 5 van de Uitvoeringsverordening vereist is).

In hoger beroep wordt verzocht om de Kamer van Beroep de beslissing van de Nietigheidsafdeling te vernietigen, omdat de Nietigheidsafdeling in haar communicaties niet had aangegeven dat het bewijs moest worden vertaald in de taal van de procedure.

Het verweer van de verzoeker wordt door de Kamer van Beroep gehonoreerd. De Kamer overweegt dat de in artikel 30 lid 1 van de Uitvoeringsverordening bedoelde mededelingsplicht van de Nietigheidsafdeling niet beperkt is tot de in dat artikel genoemde bepalingen, maar geldt voor alle bepalingen van de Modellen- of de Uitvoeringsverordening. Omdat de Nietigheidsafdeling de verzoeker niet op de schending van artikel 29 lid 5 Uitvoeringsverordening had gewezen, was de afwijzing van het verzoek door de Nietigheidsafdeling in strijd met artikel 30 lid 1 Uitvoeringsverordening. De Kamer van Beroep verwijst de zaak terug naar de Nietigheidsafdeling voor de beoordeling van de geldigheid van het bewuste modelrecht, waarbij het OHIM de verzoeker vrijstelt van de kosten voor het hoger beroep, wegens een "substantial procedural violation" aan de zijde van het OHIM.

17 The renewal certificate attached to the application of 17 January 2012 which showed the representation and particulars of the prior Benelux design was filed in Dutch. It was therefore for the appellant to submit a translation into English by or on 17 March 2012.

18 As rightly pointed out by the appellant, such translation requirement was never communicated. In that respect the contested decision appears to proceed from the assumption that, since the two-month time limit of Article 29(5) CDIR starts to run with the filing of the evidence, it does not fall within the scope of Article 30(1) CDIR and, consequently, a deficiency letter to the appellant was not warranted. However, while Article 29(5) CDIR certainly allows disregarding any evidence which is not translated into the language of the proceedings, it does not mandate the rejection of the application as inadmissible if such translation is submitted after the two-month time limit.

19 Article 30(1) CDIR expressly refers to applications for a declaration of invalidity that do not comply with Article 52 CDR, Article 28 CDIR or any other provision of the CDR or the CDIR (emphasis added). Since the appellant was never informed that its application did not meet the requirements of Article 29(5) CDIR, the rejection as inadmissible was issued in breach of Article 30(1) CDIR and has to be annulled for that reason alone.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Continental is een beschrijving van bulldogg-ras
B) Peek & Cloppenburg en de uitleg van een Duitse rechterlijke uitspraak
C) Beeld zoals daadwerkelijk gebruikt op de product verpakking
D) Kickers legt het af tegen gedeeltelijke weigering inschrijving Snickers

Gerecht EU 17 april 2013, zaak T/383-10 (Continental Bulldog Club Deutschland / BHIM; Continental) - dossier
A) Gemeenschapsmerk - Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk 'CONTINENTAL', voor waren van klassen 31 en 44, strekkende tot vernietiging van beslissing R 300/2010-1 alsmede subsidiair vernietiging van deze beslissing voor zover deze de klasse 44 betreft van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juni 2010, waarbij het beroep tegen de beslissing van de oppossitieafdeling houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk 'CONTINENTAL' in te schrijven voor waren van klasse 31 en 44.

Het beroep wordt afgewezen. Aangevraagde merk is beschrijvend voor de betrokken waren. Het woord 'continental' zal door het relevante publiek onmiddellijk als een beschrijving van een ras van bulldoggen worden opgevat, of als verduidelijking van de diensten betrekking hebbende op honden van dit ras. Mede gelet op het arrest BHIM/Wrigley, is het voldoende dat een woordteken minstens één van de potentiële betekenissen van een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt om voor inschrijving te worden geweigerd. 

44 In dit verband moet worden vastgesteld dat indien het in de onderhavige zaak aangevraagde merk zou worden ingeschreven, het relevante publiek daarmee voornamelijk zal worden geconfronteerd in omstandigheden waarin het ofwel de waren „levende dieren, te weten honden”, ofwel de diensten „het houden en fokken van honden, te weten pups en rasdieren” aanduidt. Voor een geïnformeerd publiek van ingewijden, bestaande uit kenners van het betrokken vakgebied die vertrouwd zijn met de methoden inzake de erkenning van hondenrassen, zal in die context de term „continental” onmiddellijk en zonder verder nadenken als een verwijzing naar het ras „continental bulldog” worden opgevat, dat wil zeggen als beschrijving van de betrokken waren en diensten of van hun kenmerken. Geconstateerd moet eveneens worden dat zelfs bepaalde dierenliefhebbers het woord „continental” in die zin zullen begrijpen, met name wanneer zij op zoek zijn naar opvang voor hun honden van dit ras of wanneer zij een „bulldog” wensen te kopen. Zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, mag namelijk redelijkerwijs worden aangenomen dat de liefhebbers of de potentiële kopers van honden in de regel bekend zijn met de honden die zij wensen aan te schaffen.

53      Gelet op het voorgaande en rekening houdend met het arrest BHIM/Wrigley, punt 33 supra, volgens hetwelk het voldoende is dat een woordteken minstens één van de potentiële betekenissen van een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt om voor inschrijving te worden geweigerd, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat het aangevraagde merk dat uit het woord „continental” bestaat, door het relevante publiek onmiddellijk als een beschrijving van een ras van buldoggen zal worden opgevat of, wat voormelde diensten betreft, als een verduidelijking dat deze diensten betrekking hebben op honden van dit ras.

Gerecht EU 18 april 2013, zaak T-506/11 - T-507/11 (Peek & Cloppenburg) - dossier 506 / dossier 507
B) Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „Peek & Cloppenburg” (merk 2), voor waren van klasse 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 53/20051 en  R 262/20051 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 28 februari 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de in Duitsland geldige handelsnaam „Peek & Cloppenburg”. Het beroep wordt afgewezen.

36 Schließlich trägt die Klägerin vor, dass zum Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Entscheidung vor deutschen Gerichten ein Verfahren anhängig gewesen sei, in dem sie der Streithelferin gegenübergestanden habe und in dem es gerade um die Frage der Verwirkung gegangen sei. In diesem Verfahren hätten die deutschen Gerichte über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 51 MarkenG zu entscheiden gehabt, der im Wesentlichen bestimmt, dass der Inhaber einer älteren Marke, wenn er die Benutzung einer jüngeren Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren geduldet hat, nicht mehr deren Löschung verlangen kann. Die §§ 51 und 21 MarkenG hätten dieselben Voraussetzungen, und die Beschwerdekammer hätte für die Feststellung, ob die Streithelferin über ein älteres Recht verfüge, das es ihr erlaube, die streitige Marke auf der Grundlage von § 21 MarkenG zu untersagen, die bereits ergangenen nicht rechtskräftigen Entscheidungen der deutschen Gerichte zu § 51 MarkenG zugrunde legen oder zumindest das Verfahren bis zum Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung aussetzen müssen.

38 Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die Streithelferin über das Recht verfügte, die Benutzung der jüngeren Anmeldemarke Peek & Cloppenburg auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zu untersagen. Die erste Rüge ist daher zurückzuweisen.

Gerecht EU 19 april 2013, zaak T-454/11 (Luna; Al bustan) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het beeldmerk met de woordelementen „Al bustan” voor waren van de klassen 29, 30, 31 en 32 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1358/20082 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van dat merk in het kader van de door Asteris Industrial and Commercial Company SA ingestelde vordering tot nietigverklaring. Het beroep wordt afgewezen. Er is wel sprake van normaal gebruik aangetoond door verpakking van product in te brengen. Op de MARQUES-blog.

49 Furthermore, it should be noted, as observed by the Board of Appeal, that the reproduction of that label matches one of the photographs of a can of tomato paste submitted by Asteris. The applicant has therefore failed to show that the Board of Appeal erred in taking the view that that reproduction of a label corresponds to ‘an image of the mark as actually used on the product packaging’.

50 The Board of Appeal was therefore entitled to take account of that reproduction of a label in assessing whether the earlier mark had been put to genuine use.

58 Furthermore, since Asteris took the view that those documents were sufficient for the purpose of demonstrating genuine use of the earlier mark, the applicant cannot criticise it for not requesting third parties to make statements to the effect that the product bore the figurative mark during the relevant period, for the purpose of proof of use.

Gerecht EU 18 april 2013, zaak T-537/11 (Snickers) - dossier
D) Beroep ingesteld door de aanvrager van het zwart-wit beeldmerk met het woordelement „Snickers” voor waren van de klassen 8, 9 en 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2519/2010-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 augustus 2011, houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „KICKERS” voor waren van de klassen 3, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 32 en 33. Het beroep wordt afgewezen.

53 A global assessment of the likelihood of confusion implies some interdependence between the factors taken into account, and in particular between the similarity of the trade marks and the similarity of the goods or services concerned. Accordingly, a low degree of similarity between those goods or services may be offset by a high degree of similarity between the marks, and vice versa (Case C‑39/97 Canon [1998] ECR I‑5507, paragraph 17, and Joined Cases T‑81/03, T‑82/03 and T‑103/03 Mast-Jägermeister v OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO with frame and others) [2006] ECR II‑5409, paragraph 74).

54 In this case, as was established at paragraph 28 above, the goods covered by the signs at issue are identical. As for the signs, they show an average degree of similarity from a visual and phonetic perspective (see paragraphs 38 and 47 above). In those circumstances, the Board of Appeal was correct to conclude, at paragraph 21 of the contested decision, that there was a likelihood of confusion between the marks at issue.

55 This conclusion cannot be invalidated by the argument concerning the high distinctive character of the mark applied for, since it is not a relevant factor to be taken into account in the assessment of the likelihood of confusion. It is only the distinctive character of the earlier mark which must be taken into account in the global assessment of the likelihood of confusion, because its distinctiveness determines the scope of the protection of the earlier mark (see, to that effect, Case C‑498/07 Aceites del Sur-Coosur v Koipe [2009] ECR I‑7371, paragraph 84).

56 It follows from all the foregoing that the single plea of infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 must be rejected. Accordingly, without there being any need to examine the admissibility of the applicant’s second head of claim, seeking annulment of the decision of the Opposition Division, the application must be dismissed in its entirety.

T. Westenbroek, Schoenenreus Louboutin velt vanHaren, IE-Forum.nl IEF 12584.

Een bijdrage van Tomas Westenbroek, auteur van 'Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?'.

Op 18 april 2013 deed de Haagse Voorzieningenrechter uitspraak in de zaak die door Christian Louboutin werd aangespannen tegen vanHaren. Onlangs bracht vanHaren een damespump op de markt met een rode zool. Een gedurfde actie van de Nederlandse tak van de Duitse Deichman Groep. Het duurde niet lang voordat de Franse shoeturier in actie kwam. Louboutin claimt het monopolie op dit opvallende kenmerk voor schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedisch schoeisel).

(Dit artikel is sterk ingekort)

Even concreet: geeft de rode zool van de Louboutin schoen een wezenlijke waarde aan de waar? Ligt in de wezenlijke waarde het geheim besloten waarom consumenten bereid zijn hiervoor (extra) te betalen. Als dat zo zou zijn, ontstaat een tragisch perspectief: de marketinginspanningen van de shoeturier hebben tot gevolg, dat de consument zich bij de aankoopbeslissing laat leiden door de aanwezigheid van de rode zool die de (meer)waarde van de schoen bepaalt. Als gevolg daarvan is het teken van merkbescherming uitgesloten? Was dat de bedoeling van de wetgever? Of wordt het begrip wezenlijke waarde onjuist geïnterpreteerd? Vermoedelijk dat laatste.De technische uitsluitingsgrond dient immers ter afbakening van de octrooibescherming en de wezenlijke waarde vervult deze functie ten aanzien van het modellenrecht.

Mensen zijn bereid extra te betalen voor mooie ontwerpen, maar ook voor merken. De motivering bij de aankoopbeslissing blijft een lastig te vangen issue. Zo kocht ik zelf twee paar lakschoenen van Floris van Bommel. Het ene bruin met een gele lip, het andere zwart met een rode lip. Ik kan u verzekeren dat bij de aankoopbeslissing uitsluitend het esthetische uiterlijk een rol speelde en niet de herkomst. Bij een paar Louboutins is het feit dat je aan de rode zool kunt zien dat je de echte draagt een doorslaggevende factor. Voor het comfort hoef je ze in elk geval niet aan te schaffen. Zegt u het maar?

Een tweede poging om grip te krijgen op het concept van de wezenlijke waarde strandde jammerlijk door een voortijdige schikking. Vandaar opnieuw de vragen in Hauck/Stokke. Het antwoord daarop zou wel eens kunnen leiden tot de behoefte aan een ander begrip om de vrijhouding van bepaalde tekens in het economisch verkeer te kunnen waarborgen. Een Europese functionaliteitsleer? Want als de rode zool niet onder het begrip wezenlijke waarde gelezen kan worden, dan betreft dit dus een teken dat in alle gevallen door inburgering een merk kan worden. De vraag is gerechtvaardigd of dat wenselijk is?

Hoe dit ook zij, het blijft noodzakelijk om periodiek het juridisch raamwerk, waarbinnen IE-rechten zich vaak bewust maar niet zelden quasi-autonoom en onbedoeld voortplanten, te ontvluchten en ons in alle rust de vraag te stellen: vinden wij als samenleving dat dergelijke vergaande monopolies verleend moet worden? “Zolen en hakken, mevrouw?”

Tomas Westenbroek

Gerecht EU 19 april 2013, zaak T-347/10 (Adelholzener Alpenquellen)
Vormmerk. 3D-merk. Gemeenschapsmerk. Absolute weigeringsgrond. Vernietiging van beslissing R 1516/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juni 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om een driedimensionaal merk in de vorm van een fles met drie bergtoppen in reliëf in te schrijven voor waren van klasse 32.

De combinatie van een fles en een relief-achtige afbeelding die een gebergte afbeeldt is niet meer dan de som van de bestanddelen waaruit het merk is samengesteld. De kamer van beroep heeft geen fout gemaakt door in het aangemelde teken niet meer te zien dan een fles met decoratieve elementen. Het merk zal voor het in aanmerking komende publiek niet kunnen dienen ter onderscheiding van de waren.

33 Im vorliegenden Fall liegen solche Anhaltspunkte nicht vor. Die Anmeldemarke wird nämlich im Wesentlichen gekennzeichnet durch die Kombination der Grundform einer Flasche mit, in ihrem oberen Teil, einer geriffelten Oberfläche und einer reliefartigen Abbildung, auf der gezackte Linien angebracht sind, die einen Gebirgszug oder einen Berggipfel darstellen sollen. Eine derartige, nicht besonders originelle oder auffällige Kombination von Bestandteilen kann nicht mehr sein als die Summe der Bestandteile, aus denen die Marke zusammengesetzt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Form einer Bierflasche, oben in Randnr. 20 angeführt, Randnr. 31). Demnach hat die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung, dass der Durchschnittsverbraucher in der Europäischen Union die Anmeldemarke in ihrer Gesamtheit lediglich als die Kombination einer normalen Flaschenform mit verschiedenen dekorativen Elementen auffasse, nicht fehlerhaft gehandelt.

34 Demzufolge ist die angemeldete Marke in ihrer Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet, die Waren, auf die sich die Anmeldung bezieht, zu individualisieren und sie von Waren anderer betrieblicher Herkunft zu unterscheiden. Die Beschwerdekammer hat daher zutreffend festgestellt, dass die angemeldete Marke nicht unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist.

40 Schließlich ist auch das von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung erneut vorgebrachte Argument nicht stichhaltig, wonach die reliefartige Abbildung und die Rillen der Flasche in Anbetracht des für deren Herstellung verwendeten Materials keine technische Funktion hätten, etwa um die Flasche leichter zusammenpressen zu können. Das HABM konnte sich nämlich bei der Prüfung der Anmeldung des fraglichen dreidimensionalen Zeichens nur auf diese Anmeldung stützen, um die Unterscheidungskraft dieses Zeichens zu untersuchen; die Gesichtspunkte, die sich auf das für die Herstellung des Zeichens verwendete Material bezogen und nicht aus der Anmeldung hervorgingen, konnten dagegen im vorliegenden Fall nicht berücksichtigt werden.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Adelholzener bottle not distinctive for mineral water)

E. Swart, Gas terug in Gaspedaal? Over incidenteel gebruik door de rechtmatige databankgebruiker, IE-Forum.nl IEF 12582.
Een redactionele bijdrage van Ewoud Swart, CMS Derks Star Busmann.

Op 27 maart 2012 legde het Hof ’s-Gravenhage [IEF 11113] negen prejudiciële vragen voor aan het Hof van Justitie in de zaak Gaspedaal/Autotrack. Onderbelicht daarbij bleef de beslissing van het hof om vijf reeds voorgenomen prejudiciële vragen te schrappen. Een jaar na dato kijkt dit artikel terug op één van die voorgenomen vragen die het hof uiteindelijk nooit heeft gesteld.

De website van Gaspedaal leidde de zoektermen van haar bezoekers door naar de website Autotrack, waarna Gaspedaal de zoekresultaten van Autotrack weer terugleidde naar haar eigen website. Gaspedaal meende o.a. dat dit ‘incidentele’ doorleiden van een zoekterm en de resultaten daarvan geoorloofd was, omdat zij een rechtmatige gebruiker was van de website van Autotrack. Autotrack meende daarentegen dat Gaspedaal daarmee nog steeds inbreuk maakte op haar databankrecht, ongeacht het feit dat Gaspedaal een rechtmatige gebruiker was.

Naar aanleiding van deze juridische discussie stelde het hof ’s-Gravenhage zich de vraag of een rechtmatige gebruiker - indien deze incidenteel niet-substantiële delen van een databank hergebruikt - inbreuk kan maken op het sui generis databankenrecht.

Vanwege processuele redenen kwam het hof aan beantwoording van deze vraag niet meer toe. Het hof gaf in zijn arrest echter nog wel een uitgebreid overzicht van de verschillende standpunten die er m.b.t. deze vraag bestaan. Dit overzicht van het hof zal in dit artikel nader worden bekeken.

(dit artikel is sterk ingekort)

In dit artikel is gekeken naar een vraag waarin het hof ’s-Gravenhage in eerste instantie bijzonder geïnteresseerd leek, maar die het hof uiteindelijk onbeantwoord liet: kan incidenteel gebruik van een databank door een rechtmatige gebruiker in strijd zijn met het databankrecht? Gezien de rechtspraak, de preambule van de richtlijn en de wetsgeschiedenis lijkt het erop dat de EU-wetgever hiermee wel rekening heeft gehouden. Dit zijn sterke aanwijzingen dat incidenteel gebruik onder de verboden handelingen uit art. 8 lid 2 DbR zou moeten vallen, voor zover daarmee ongerechtvaardigde schade aan de fabrikant wordt toegebracht.

Gezien de snelle ontwikkelingen op internet lijkt dit ook een wenselijke technologieneutrale benadering. Het is voorstelbaar dat concurrerende ondernemers meer technische middelen beschikbaar krijgen, waarmee zij door incidenteel gebruik al schade kunnen toebrengen aan de exploitatie van de oorspronkelijke databank.

Mogelijk kan art. 8 lid 2 DbR ook positieve verplichtingen meebrengen voor de rechtmatige gebruiker. Een bronvermelding, zoals in het gewijzigd voorstel van de Commissie gesuggereerd, kan in sommige gevallen een goede oplossing zijn. Een dergelijke vermelding zal meer exposure aan de oorspronkelijke website geven, en dat is voor haar adverteerders weer interessant.

Nu het hof hierover uiteindelijk geen prejudiciële vraag heeft gesteld, zal een duidelijk antwoord van het Hof van Justitie uitblijven. Overigens heeft het hof in het arrest nog niet uitdrukkelijk overwogen dat Innoweb geen rechtmatige gebruiker is. Mogelijk is het hof op een later tijdstip dan toch weer genoodzaakt om een prejudiciële vraag over incidenteel gebruik door de rechtmatige gebruiker te stellen.

Ewoud Swart

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 april 2013, zaaknummer C/09/438805 / KG ZA 13-267 (OO B.V. (merkhouder Otto Ooms) tegen Practicomfort B.V.)
Merkenrecht. Adwords-reclame. Merkhouder OO B.V. is fabrikant van trapliften die zij onder het Benelux woordmerk OTOLIFT op de markt brengt. Practicomfort verhandelt o.a. trapliften en beheert de site www.traplift.nl. In 2010 heeft Practicomfort gebruik gemaakt van het Google AdWord “otolift”, er verscheen de volgende advertentie in het veld “gesponsorde links” boven de zogeheten natuurlijke zoekresultaten: Otolift – Tip: Grootste Traplift aanbod – Traplift.nl www.traplift.nl/ - Otolift vind u op Traplift.nl. Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen.

Na staking blijkt dat Practicomfort opnieuw gebruik is gaan maken van de AdWord en wel met de (tweede) advertentie: Traplift kopen – Traplift.nl - www.traplift.nl/ - Tip: Tijdelijk 10% korting op alle Traplift modellen uit 2012! Traplift Modellen – Geef mij advies – Vrijblijvende offerte – Brochure Aanvragen. Vorderingen worden toegewezen. Een beroep op uitputting omdat een bedrijf op traplift.nl tweedehands trapliften van OO verhandelt, slaagt niet.

Naar voorlopig oordeel heeft Practicomfort door het gebruik van het AdWord “otolift” in combinatie met de eerste AdWord-advertentie inbreuk gemaakt op het merk OTOLIFT. Practicomfort heeft een beroep op uitputting ex 2.23 lid 3 BVIE gedaan en voert aan dat een bedrijf tweedehands trapliften van OO verhandelt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Practicomfort het merk in de Adword-advertentie echter niet om reclame te maken voor die tweedehands trapliften van Recentlift.

Ook de tweede AdWord-advertentie maakt inbreuk. Dat het de gemiddelde internetgebruiker bij het bezoek aan de website traplift.nl duidelijk is dat er slechts een alternatief wordt aangeboden, is onjuist. De herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als "de advertentie" de herkomstbepaling moeilijk of onmogelijk maakt.

De eerste Adword-advertentie
4.6. Het beroep van Practicomfort op uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE kan niet slagen. Practicomfort heeft in dit verband aangevoerd dat het bedrijf Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Naar voorlopig oordeel gebruikt Practicomfort het merk in de Adword-advertentie echter niet om reclame te maken voor die tweedehands trapliften van Recentlift. De Adword-advertentie verwijst immers niet naar de website van Recentlift en evenmin naar tweedehands trapliften. Zowel door de hyperlink als de vermelding “Otolift vind u op Traplift.nl” (sic) verwijst de eerste Adword-advertentie naar de website www.traplift.nl van Practicomfort waarop uitsluitend nieuwe trapliften van derden worden aangeboden. Daar komt bij dat Practicomfort voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Recentlift tweedehands trapliften van X verhandelt. Desgevraagd heeft Practicomfort ter zitting verklaard dat zij geen tweedehands OTOLIFTtrapliften heeft verkocht en “bijna niets” in voorraad heeft. Dat zij wel iets kan aanbieden, blijkt nergens uit. Dat is onvoldoende voor een beroep op uitputting, mede gelet op hetgeen X op dit punt heeft aangevoerd. X heeft uiteengezet waarom haar trapliften niet geschikt zijn voor hergebruik door derden. Daarnaast staat OTOLIFT niet in het overzicht van aangeboden merken op de website van Recentlift, blijkens de door X overgelegde uitdraai van pagina’s van die site (productie 10 van X)

De tweede Adword-advertentie
4.9. Het betoog van Practicomfort dat het de gemiddelde internetgebruiker bij het bezoek aan haar website www.traplift.nl wel duidelijk wordt dat Practicomfort slechts een alternatief aanbiedt voor OTOLIFT-trapliften, kan niet slagen. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de herkomstaanduidingsfunctie is aangetast als “de advertentie” het voor de gemiddelde internetgebruiker moeilijk of onmogelijk maakt om vast te stellen of de aangeboden goederen al dan niet afkomstig zijn van de merkhouder of een aan hem gelieerde onderneming (zie onder meer het hierboven aangehaalde Interflora-arrest r.o. 44). Die “advertentie” betreft blijkens de omschrijving daarvan door het Hof (r.o. 10 en 11) de onder de kop “gesponsorde links” weergegeven hyperlink en de korte reclameboodschap die daarbij staat. In dit geval is dat dus de tweede AdWord-advertentie zoals hierboven weergegeven onder 2.9 en die biedt, zoals hiervoor is overwogen, onvoldoende duidelijkheid over de herkomst van de aangeboden trapliften. Daar komt bij dat in dit geval ook niet aannemelijk is dat het voor de gemiddelde internetgebruiker die na doorklikken uitkomt op de website van Practicomfort, direct duidelijk zal zijn dat op die website uitsluitend alternatieven voor OTOLIFT-trapliften worden aangeboden. Practicomfort biedt via de website www.traplift.nl namelijk trapliften van vele fabrikanten aan.

Op andere blogs:
AOMB (Rechters over het kopen van andermans merk als Adword)
DirkzwagerIEIT (Inbreuk op merkrecht wegens onduidelijke, vage adword advertentie)

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 april 2013, zaaknr. C/09/439326 / KG ZA 13-295 (Wellcome Foundation Ltd. GlaxoSmithKline B.V. tegen Mylan)
Octrooirecht. The Wellcome Foundation Limited is houdster van Europees octrooi 0 670 719 B1 (hierna: EP 719 of het octrooi) voor een ‘Combinatie van atovaquon met proguanil voor de behandeling van protozoën infecties’ (waaronder malaria).

De Engelse bodemrechter oordeelde dat de uitvinding van EP 719 in het licht van onder meer een presentatie van Hutchinson gegeven tijdens het vierde malaria-symposium in 1992 voor de hand lag en dat het (Engelse deel van het) octrooi derhalve nietig is. Mylan heeft een marktvergunning (RVG 109086) voor een eigen antimalariamiddel, een filmomhuld tablet dat actieve bestanddelen bevat. De vorderingen worden afgewezen, omdat de gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat de gemiddelde vakman nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht.

De slotsom is dat de voorzieningenrechter, met de Engelse rechter, van oordeel is dat er voor de gemiddelde vakman, gelet op de door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat hij nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht. Dit was, anders gezegd, ‘obvious to try’ en er bestond ook een redelijke verwachting van succes. Dit onderzoek zou hem, routinematig, met gebruikmaking van algemene vakkennis maar zonder inventieve denkarbeid, brengen tot een farmaceutisch preparaat waarin beide stoffen in een optimale doseringsrange gecombineerd worden en daarmee tot de uitvinding van aangepaste conclusie 1 van EP 719. (r.o. 4.15)

De vorderingen worden afgewezen.

4.6. GSK heeft betoogd dat – kort gezegd – onduidelijk zou zijn welke informatie door Hutchinson op het vierde malariasymposium in 1992 daadwerkelijk is gepresenteerd althans wat het publiek van die presentatie heeft begrepen. Dit is ook een van haar belangrijkste bezwaren tegen het vonnis van Arnold J [red. Engelse rechter]. De voorzieningenrechter volgt GSK hierin niet.
(...)
4.8. Niet in geschil is dat de Hutchinson presentatie slechts daarin verschilt van aangepaste conclusie 1 van EP 719 (in de vorm waarin het thans wordt verdedigd) dat het niet openbaart dat de doseringsverhouding in het gebied 1:1 tot 1:3 ligt, evenmin als dat de beide actieve ingrediënten zijn opgenomen in een vaste formulering (combinatiepreparaat). De te beantwoorden vraag is dan of de gemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid op basis van de presentatie van Hutchinson tot de uitvinding volgens EP 719 zou zijn gekomen. GSK betwist zulks en voert aan dat er geen aanwijzingen in de stand van de techniek bestaan die de vakman ertoe zouden hebben geleid om de combinatie van proguanil en
atovaquon überhaupt te selecteren voor verder onderzoek en van Hutchinson’s regime naar de geclaimde vaste formulering van twee componenten te gaan.

4.10. In deze zaak is de problem and solution approach als benadering minder geschikt omdat het er niet zozeer omgaat of de gemiddelde vakman op basis van de Hutchinson presentatie in combinatie met zijn algemene vakkennis tot een optimale dosering en een vaste formulering zou komen - zulks lijkt, zoals hierna nog aan de orde komt tamelijk triviaal - maar vooral of het voor de gemiddelde vakman voor de hand zou liggen om überhaupt verder te gaan met de in Hutchinson ook (naast tetracycline) geopenbaarde combinatie van specifiek atovaquon en proguanil. Als uitgangspunt daarbij heeft te gelden dat er niets inventiefs schuilt in het volgen van een positieve pointer, ook al bestaan er in de stand van de techniek bedenkingen of zorgen daaromtrent, of aanwijzingen in een andere richting, zolang er niet sprake is van een vooroordeel.9

4.15. De slotsom is dat de voorzieningenrechter, met de Engelse rechter, van oordeel is dat er voor de gemiddelde vakman, gelet op de door Hutchinson gepresenteerde onderzoeksresultaten, zijn aanbeveling en de destijds gevoelde behoefte aan nieuwe werkzame antimalariamiddelen, een zodanig positieve pointer bestond dat hij nader onderzoek naar de combinatie atovaquon en proguanil zou hebben verricht; dit was, anders gezegd, ‘obvious to try’ en er bestond ook een redelijke verwachting van succes. Dit onderzoek zou hem, routinematig, met gebruikmaking van algemene vakkennis maar zonder inventieve denkarbeid, brengen tot een farmaceutisch preparaat waarin beide stoffen in een optimale doseringsrange gecombineerd worden en daarmee tot de uitvinding van aangepaste conclusie 1 van EP 719. De van aangepaste conclusie 1 afhankelijke aangepaste conclusies 2 en 4 zijn loten van dezelfde boom en delen hetzelfde lot. Dat geldt ook voor aangepaste onafhankelijke conclusie 9.

Beschikking Rechtbank Den Haag 15 maart 2013, LJN BZ7926 (Superior Court of the State of California; Craiglist tegen eBay Inc.)
Internationaal bewijsrecht in het buitenland. Rogatoire commissie. Verzoek afgewezen op grond van het door Nederland in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag gemaakte voorbehoud ('pre-trial discovery of documents').

Op 22 oktober 2012 is een verzoek ingekomen van het Superior Court of the State of California, County of San Francisco, te San Francisco, Verenigde Staten van Amerika, tot het verkrijgen van bewijs bij wege van een rogatoire commissie, in een civiele procedure tussen Craiglist, Inc. als eiseres en eBay Inc. c.s. als gedaagden. Het verzoek is gebaseerd op het Bewijsverdrag en strekt tot het verkrijgen van de in de bijlage A van het verzoek genoemde documenten en communicatie die in handen zijn van I-Company te Hoofddorp.

De beoordeling
In artikel 23 van het Bewijsverdrag is bepaald dat elke verdragsluitende staat op het tijdstip van de ondertekening, bekrachtiging of toetreding kan verklaren dat hij geen uitvoering geeft aan rogatoire commissies tot het houden van een procedure welke in staten waar de common law geldt, bekend is als ‘pre-trial discovery of documents’.

Nederland heeft ingevolge dit artikel verklaard dat Nederland rogatoire commissies die op dergelijke procedures zien, niet zal uitvoeren. Daarbij is aangegeven dat de Nederlandse regering in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag onder een ‘pri-trial discovery of documents’-procedure elke rogatoire commissie verstaat die – onder meer – van een persoon verlangt alle documenten te overleggen, anders dan de specifieke documenten gespecificeerd in de rogatoire commissie, welke naar het oordeel van het aangezochte gerecht (waarschijnlijk) in zijn bezit, bewaring of macht zijn.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de in bijlage A genoemde documenten en communicatie onvoldoende gespecificeerd. Er is slechts aangegeven waar de documenten of commucatie in grote lijnen op zouden moeten zien. Geen enkel document en geen enkele communicatie is met name aangeduid of nader gespecificeerd. Er wordt ook steeds verzocht om ‘each document’ en ‘each communication’. Het verzoek kan daarom reeds op grond van het door Nederland in het kader van artikel 23 van het Bewijsverdrag gemaakte voorbehoud niet worden uitgevoerd. Het verzoek zal dan ook worden afgewezen.

RCC 17 april 2013, dossiernr. 2013/00197 (MKB Brandstof) (html)
Ingezonden door Peter Kok, Houthoff Buruma.
Uiting: Verschillende via Radio 1 uitgezonden radiocommercials waarin de tankpas van MKB Brandstof wordt aangeprezen en waarin voor een toelichting op en/of het aanvragen van de tankpas wordt verwezen naar de website www.mkb-brandstof.nl.

Klacht: In de radiospots wordt niet duidelijk gemaakt dat adverteerder niet de bekende belangenorganisatie van het midden- en kleinbedrijf MKB is. De onduidelijke en dubbelzinnige spots kunnen bij de gemiddelde consument met veel vertrouwen in "het echte MKB" leiden tot een beslissing over een transactie die anders niet genomen zou zijn (artikel 8.2). Ook is sprake van verwarring met andere onderscheidende kenmerken (artikel 8.3 sub a). De klachten falen, er is geen sprake van merkinbreuk en geen verwarring.

2) (...)"MKB" is een in het normale taalgebruik algemeen gangbare afkorting voor 'midden- en kleinbedrijf, die bovendien - naar adverteerder heeft aangetoond - als beschrijvende aanduiding in veel handelsnamen voorkomt van ondernemingen die niet aan MKB-Nederland en/of adverteerder gelieerd zijn. De Commissie acht het aannemelijk dat de gemiddelde zakelijke consument, voor wie de radiocommercials zijn bestemd, met dit gegeven békend is.
Naar het oordeel van de Commissie zijn de bestreden uitingen - ook zonder uitdrukkelijke vermelding van het ontbreken van een verband met MKB-Nederland - voor de gemiddelde zakelijke consument ook overigens niet onduidelijk of dubbelzinnig ten aanzien van de hoedanigheid van adverteerder. Van strijd met artikel 8.2 onder f NRC is daarom geen sprake.

3) De klacht dat de radiocommercials in strijd zijn met artikel 8.3 aanhef en onder a NRC omdat sprake is van "verwarring met andere onderscheidende kenmerken" kan evenmin slagen. Artikel 8.3 onder a NRC spreekt over "andere onderscheidende kenmerken van een concurrent. MKB-Nederland kan echter niet als een concurrent van adverteerder in de hier bedoelde zin worden aangemerkt. Bovendien heeft adverteerder, voor zover sprake is van een merkdepot waarvan de afkorting (het teken) "MKB" deel uitmaakt, gemotiveerd gesteld dat geen sprake is van merkinbreuk en geen verwarring wordt geschapen als bedoeld in artikel 8.3 onder a NRC. Daarnaast geldt ook hier dat niet valt in te zien dat de gemiddelde zakelijke consument op grond van de uiting tot een transactie zal besluiten waartoe hij niet zou hebben besloten indien uitdrukkelijk in de radiocommercials was meegedeeld dat adverteerder geen onderdeel is van of gelieerd is aan MKB-Nederland.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 25 februari 2013, in zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Prejudiciele vragen gesteld door HØJESTERET, Denemarken.

Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Verzoeker heeft begin 2010 een horloge besteld via een Chinese website (‘Fashion Watch online’) waar het werd beschreven als ‘Rolex GMT Master II 50th Asian 3186 movement’. Het postpakket wordt hem via Hong Kong toegezonden maar het pakje wordt door de Deense douaneautoriteit onderschept. De Deense Douaneautoriteiten constateren namaak en verzoeker krijgt de vraag of hij instemt met vernietiging van het horloge. Hij weigert omdat hij het horloge legaal heeft gekocht. De merkgerechtigde (Rolex) start een zaak tegen hem om hem te dwingen de vernietiging zonder compensatie te aanvaarden. De rechter in eerste aanleg stelt Rolex in het gelijk op grond van inbreuk op auteurs- en merkrechten. Verzoeker gaat tegen die uitspraak in beroep. Onbetwist wordt er vastgesteld dat verzoeker geen inbreuk heeft gemaakt op auteurs- of merkenwet. De vraag is dan of de Chinese website in Denemarken inbreuk op auteurs- en merkenrecht van Rolex heeft gepleegd, hetgeen weer afhankelijk van hoe de term ‘distributie onder het publiek’ moet worden uitgelegd.

De verwijzende Deense rechter constateert uit de jurisprudentie dat de nationale recht leidend is voor de bepaling of een inbreuk op het auteursrecht is gepleegd en stelt het HvJEU de volgende vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?