Dossiers

Het GEA verklaart verzoekster (opposant) niet ontvankelijk inzake haar vordering aan het Gerecht om de oppositieafdeling van het BHIM te bevelen de inschrijving van het betrokken merk te weigeren. Het Gerecht acht zich niet bevoegd bevelen te richten tot het BHIM. Het BHIM is verplicht in gevolge artikel 63 lid 6 van verordening 40/94 de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest.

Verzoekster heeft betoogd dat het bestanddeel Capital Markets van haar beeldmerk niet relevant is voor de vraag of de merken overeenstemmen, omdat deze uitdrukking een soortnaam is voor de door het merk beschermde diensten. Verzoekster heeft daarnaast betoogd dat het fonetische aspect een grotere rol moet spelen dan het visuele aspect van het merk, omdat het merk juist mondeling in het handelsverkeer wordt gebruikt. Ook de kleuren en het schrift van de conflicterende merken zouden geen belang moeten hebben nu het gaat om bestanddeel “CM” en dit doorslaggevend is voor het globale beeld dat de consument van de betrokken merken zal hebben.

Het GEA stelt eerst vast wie de geïnformeerde gebruiker is. Nu het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd beschermd is in Spanje en gericht is op een specifieke doelgroep, stelt het Gerecht vast dat bij de beoordeling van het verwarringgevaar dient te worden uitgegaan van een zeer oplettende en goed geïnformeerde Spaanse consument.

Volgens het Gerecht stemmen de beeldmerken visueel niet overeen ook al is er sprake van het gemeenschappelijke element CM. Het element "CM" is in de tekens verschillend opgebouwd met volledig andere kleuren en lettertypes waardoor de totale indruk van de tekens verschillend is.

Het Gerecht oordeelt dat er wel sprake is van fonetische overeenstemming aangezien het aangevraagde merk op fonetisch vlak gelijk is aan het dominerende bestanddeel CM van het oudere merk. Het relevante publiek zal namelijk het beschrijvende bestanddeel Capital Markets niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel.

Het GEA vindt de tekens niet begripsmatig overeenstemmen. Door gebruik van de woorden Capital Markets krijgt het beeldmerk een bepaald begrip anders dan een merk waarop alleen de aanduiding CM voorkomt. Ook zal de aanduiding Capital Markets in verband worden gebracht met de tekens "CM". Volgens het GEA geeft het woord Capital Markets een lading aan de afkorting CM. Uiteindelijk oordeelt het GEA dat de beeldmerken niet overeenstemmen, vooral gelet op het feit dat het relevante publiek zeer gespecialiseerd is en de beeldmerken goed zullen kennen. Lees uitspraak.

In een cassette met de titel ‘grootste werken’ horen zijn koningsromans zeker niet thuis. Grote historische romans als Iskander en De komedianten ontbreken… net als in de Amstel Klassieken-reeks. Met de ‘persoonlijke keuze van de uitgever’ heeft het in ieder geval niets te maken.

Uitgever L.J. Veen was volkomen verrast door de Kruidvat-uitgave. Editeur Marijke Stapert-Eggen, die voor L.J. Veen de Koningsromans en Langs lijnen van geleidelijkheid heeft verzorgd en eveneens meewerkte aan de Volledige Werken, vernam het nieuws uit de krant. Volgens Stapert-Eggen wijst het gebruik van de titel Koningsromans erop dat het om haar editie gaat.
Foreign Media Group, de moedermaatschappij van Brilliant Books, hult zich voorlopig in stilzwijgen. Directeur Ramon Dahmen wil alleen maar kwijt dat onze bevindingen op ‘feitelijke onjuistheden’ berusten. Een groot deel van de Amstel-pockets zijn niet langer beschermd. Voor de uitgaven die verzorgd zijn door Stapert-Eggen gaat dat niet helemaal op. Of de betrokkenen hierin aanleiding zien om stappen te ondernemen, is op dit moment nog niet bekend. Copyrightschending of niet, de grote uitgeverijen zijn gewaarschuwd: Brilliant Books heeft al laten weten mogelijkheden te zien in het werk van Simon Vestdijk."

Afbeelding: Theo van der Nahmer, beeldhouwer van het beeld van Eline Vere (1958), in het plantsoen langs de Groot Hertoginnelaan, Den Haag.

De voorzieningenrechter oordeelt hierover als volgt. "Het merk Oxio is op naam van Holland Railconsult ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Daarmee heeft Holland Railconsult het uitsluitende recht op het merk Oxio verkregen. De stellingen van Oxxio Nederland en The NameWorks komen erop neer dat in de rechtsverhouding tussen The NameWorks en Holland Railconsult de eerste rechthebbende op het merk Oxio is gebleven en dat het de laatste daarom niet is toegestaan het merk te gebruiken. Nu Holland Railconsult dat toch doet, pleegt zij wanprestatie tegenover The NameWorks. De voorzieningenrechter overweegt dat een merkhouder in beginsel verboden kan worden een merk te gebruiken en geboden kan worden mee te werken aan doorhaling of overdracht van dat merk, als het de merkhouder op grond van een overeenkomst met een derde niet is toegestaan dat merk te gebruiken. Voor de voorzieningenrechter is echter voorshands niet komen vast te staan dat die situatie zich hier voordoet.

Holland Railconsult en The NameWorks hebben op of omstreeks 8 oktober 2002 een overeenkomst voor een naamgevingsproject voor de consultancy-activiteiten van Holland Railconsult gesloten. In de bijlage bij de overeenkomst staat omschreven aan welke voorwaarden de naam voor deze consultancy-activiteiten moet voldoen en ten opzichte van welke concurrerende merken zij onderscheidend moet zijn. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat Holland Railconsult tijdens het naamgevingsproject heeft gekozen voor de naam Oxio voor haar consultancy-werkzaamheden. Uit een door Holland Railconsult overgelegde interne notitie blijkt dat zij daarná heeft besloten de andere naam, Movares, te gaan gebruiken voor haar internationale activiteiten.

Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat voorshands niet is komen vast te staan dat The NameWorks toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden heeft bedongen. The NameWorks stelt dat zij de opdrachtbevestiging niet alleen per e-mail, maar ook per post op haar briefpapier heeft verzonden. Op haar briefpapier verwijst zij naar haar algemene voorwaarden. Holland Railconsult voert aan dat alle correspondentie via e-mail is gelopen en zij betwist dat The NameWorks haar de opdrachtbevestiging op briefpapier van The NameWorks heeft gezonden. Op dit punt staan de stellingen van partijen tegenover elkaar. The NameWorks heeft geen kopie van de brief met de opdrachtbevestiging op haar briefpapier overgelegd. Daarom is in dit kort geding niet komen vast te staan dat The NameWorks haar algemene voorwaarden is overeengekomen met Holland Railconsult."
 

Lees vonnis, eerdere berichtgeving hier.

Het hof overweegt te dien aanzien als volgt.

Met de raadsman stelt het hof vast dat op 18 augustus 1994 door Canon Kabishiki Kisha (Canon inc.) de merknaam "Canomatic" is geregistreerd in de zin van de BMW onder nummer 563359.

Ingevolge het bepaalde in artikel 10 (oud) BMW heeft de inschrijving van een Benelux-depot een geldigheidsduur van 10 jaren, te rekenen van de datum van het depot. De inschrijving was ten tijde van het bewezenverklaarde, op 9 december 2002, dan wel in of omstreeks de maand december 2002, aldus in beginsel geldig.

Op grond van het bepaalde in artikel 5, eerste lid (oud) BMW vervalt het recht op een merk van rechtswege onder de aldaar genoemde gevallen, te weten - zakelijk weergegeven - de doorhaling van of het verstrijken van de geldigheidsduur van een inschrijving in het Beneluxdepot dan wel van de internationale inschrijving of door afstand van de bescherming in het Beneluxgebied, of overeenkomstig het in artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid bepaalde, door het feit dat het merk geen wettelijke bescherming meer geniet in het land van oorsprong.
Zijdens de verdediging is niet gesteld en ook anderszins is niet gebleken, dat een omstandigheid als hiervoor zich heeft voorgedaan, zodat het recht op het merk "Canomatic" niet van rechtswege is vervallen.

Voorts kan iedere belanghebbende op grond van artikel 14, sub c (oud) BMW het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid (oud) BMW, bijvoorbeeld in het door de raadsman bedoelde geval dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is evenwel niet gebleken - noch is dit zijdens de verdediging gesteld - dat het recht op het merk "Canomatic" op vordering van een belanghebbende door een bevoegde rechter vervallen is verklaard.

Het hof verwerpt derhalve het verweer en bevestigt het beroepen vonnis.

Gerechtshof 's-Hertogensbosch, 18 januari 2005, publ. 4 mei 2005, LJN: AT5048, 20.000622.04. Hoger Beroep.