Dossiers

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Artikelen
Vergelijkende reclame in België, mede in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie- Deel II – Paul Maeyaert

Modern Economic Analysis of the Patent System in Complex Product Industries – Meltem Bayramli

Nr. 83 Hof Den Haag 27 augustus 2013, Sanofi /Teva, IEF 13018 – met noot van K.M.L Bijvank

Opinie: Het middel ontheiligt het doel
Nicolai van Gorp

Rechtspraktijk: Cookieregulering revisited;
Machiel Bolhuis

Berichten IE 2013 - 10

Rechtspraak in het kort
Octrooirecht
Nr. 84 Vzr. Rechtbank Den Haag 17 april 2013, Wellcome/Mylan, IEF 12580
Nr. 85 Rechtbank Den Haag 19 juni 2013, Wellcome/Glenmark, IEF 12800
Nr. 86 Vzr. Rechtbank Den Haag 1 oktober 2012, Mundipharma Pharmaceuticals/Mylan, IEF 11807

Merkenrecht
Nr. 87 Rechtbank Den Haag 30 juli 2013, Bar Music/Pioneer Benelux en Pioneer Europe, IEF 12986
Nr. 88 Hoge Raad 9 augustus 2013, Red Bull GmbH/Grupo Osborne S.A. en Refresco Benelux, ECLI:NL:HR:2013:CA0273, IEF 12960

Nr. 27 HvJ EU 22 januari 2013, Sky Österreich/Österreichischer Rundfunk m.nt. M.P. Beijer
Nr. 28 Vzr. Rb.Amsterdam 4 december 2012, A/B (belaging via internet) m.nt. Chr. Wiersma
Nr. 29 Vzr. Rb. Overijssel 30 augustus 2013, Pretium/Wegener m.nt. A.W. Hins
Nr. 30 Vzr. Rb. Overijssel 2 oktober 2013, Pretium/Wegener m.nt. A.W. Hins
Nr. 31 Vzr. CBB 11 juni 2013, KPN/ACM m.nt. A.Th. Meijer
Nr. 32 CBB 27 augustus 2013, KPN e.a./ACM m.nt. J.B. van Dijk

Jurisprudentie
Auteursrecht
HR Stokke/Fikszo, m.nt. PGFAG
Merkenrecht
HvJ EU Onel / Omel, m.nt. AMEV
HvJ EU Colloseum/Levi Strauss
Rb Den Haag (Goodyear/Pregon), m.nt. FE
HvJ EU (Specsavers/Asda)
Hof Den Haag (Achmea/BBIE), m.nt. AMEV
Procesrecht
Rb. Oost-Brabant (Van Loo/F-Actif)
Octrooirecht
Hof Den Haag (Rovi/Ziggo), m.nt. AFK

Vorige editie van deze rubriek: oktober 2013.

Op donderdag 30 januari 2014 (traditioneel de laatste donderdag van januari) organiseert deLex, uitgever van IE-Forum.nl, het zevende IE-Diner, in de Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam. Het programma gaat van start om 18.00 en staat bol van tafelspeeches van (IE-)juristen. Het aantal plaatsen is beperkt, u kunt zich binnenkort aanmelden, daarover volgt nader bericht op IE-Forum.nl.

Om u "even" te voorzien van een impressies:
Het zesde IE-Diner 2013: IEF12332 en IEF12331
(let op: vanwege hoge kwaliteit foto's, lange laadtijden)
Het vierde IE-Diner 2011: IEF 9377 (Cryptogram)
Het tweede IE-Diner 2009: IEF 7535

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Onvoldoende bespreking van bewijs van gebruik middels export
B) OHIM had de opmerkzaamheid van het in publiek relatief hoog ingeschat
C) vitaminaqua tegen VITAMINWATER

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-34/12 (HERBA SHINE) - dossier
A) Beroep ingesteld door de houder van de nationale, internationale en communautaire woordmerken „HERBACIN”, voor waren van klasse 3, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2255/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt merken, tekeningen en modellen) van 22 november 2011, houdende vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk „HERBA SHINE”, voor waren van klasse 3, in te schrijven in het kader van de oppositie die door verzoekster is ingesteld.

Het beroep wordt toegewezen; het bewijs van gebruik (middels export) is door het OHIM onvoldoende meegenomen in haar beslissing. Het behoort niet tot de taken van het Gerecht EU de beoordeling van die stukken nu voor het eerst uit te voeren.

44      Die Klägerin legt die angefochtene Entscheidung anders aus als das HABM. Während die Klägerin meint, die Beschwerdekammer habe die Bestimmung des Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 „ignoriert“ oder „übersehen“, macht das HABM in seiner Klagebeantwortung im Wesentlichen geltend, die Beschwerdekammer habe die von der Klägerin beigebrachten Unterlagen nicht für ausreichend gehalten, um den Nachweis einer Benutzung durch Export zu erbringen.

46      In der mündlichen Verhandlung hat das HABM im Wesentlichen geltend gemacht, dass die Beschwerdekammer die angefochtene Entscheidung insoweit nicht habe begründen müssen, da die Klägerin im Verwaltungsverfahren nicht vorgetragen habe, die älteren Marken durch Export benutzt zu haben.

53      Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Laboratoire Garnier zwar vorgetragen hatte, die von der Klägerin vorgelegten Benutzungsnachweise seien nicht ausreichend, und dabei angemerkt hatte, dass nur neun der 30 eingereichten Rechnungen in Mitgliedstaaten der Union gesandt worden seien. Jedoch hatte Laboratoire Garnier nicht geltend gemacht, dass an Empfänger außerhalb der Union ausgestellte Rechnungen nicht zu berücksichtigen seien. Sie hatte jedenfalls kein spezielles Argument vorgebracht, um die Feststellung der Widerspruchsabteilung zu widerlegen, wonach mit den Rechnungen nachgewiesen worden sei, dass die Waren aus Deutschland stammten und für die Ausfuhr ins Ausland bestimmt waren. Selbst wenn man annähme, dass die schriftliche Beschwerdebegründung der Laboratoire Garnier vom 17. Januar 2011 bei der Prüfung der Begründung der angefochtenen Entscheidung berücksichtigt werden muss, ließen sich diesem Schriftsatz nicht die Gründe entnehmen, aus denen die Beschwerdekammer die an Empfänger außerhalb der Union ausgestellten Rechnungen unbeachtet ließ.

56      Die Prüfung der Frage, ob die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel für den Nachweis genügen, dass die in Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind, erfordert jedoch eine Beurteilung sämtlicher von der Klägerin vorgelegter Beweismittel, die von der Beschwerdekammer nicht vorgenommen wurde. Diese Beurteilung erstmals vorzunehmen, ist nicht Aufgabe des Gerichts (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C‑263/09 P, Slg. 2011, I‑5853, Randnr. 72).

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-374/09 (Ganeder) - dossier
B) Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Ganter” voor waren van klasse 25 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1289/20081 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 juli 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „Ganeder”  voor waren van de klassen 14, 18 en 25. Het beroep wordt toegewezen, de beslissing van het OHIM wordt vernietigd; het OHIM had de opmerkzaamheidgraad van het gebruikelijke publiek relatief hoog ingeschat.

31      Zum Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Randnr. 12 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen ist, dass der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise relativ hoch sei, da es sich bei den fraglichen Waren zwar nicht um solche handele, die vom Verbraucher tagtäglich eingekauft würden, jedoch um solche, die im Alltagsleben unabdingbar seien.

32      Entgegen der Ansicht des HABM sind Schuhe nämlich Massenkonsumgüter, die vom Durchschnittsverbraucher, dessen Aufmerksamkeitsgrad beim Kauf dieser Waren nicht höher als durchschnittlich sein wird, häufig gekauft und verwendet werden. Der Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf diese Waren wird nicht höher als durchschnittlich sein, weil diese Waren weder teuer noch selten sind, ihr Erwerb und ihre Verwendung keine speziellen Kenntnisse erfordern und sie keine schwerwiegenden Auswirkungen auf die Gesundheit, das Budget oder das Leben des Verbrauchers haben (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 25. Mai 2012, Nike International/HABM – Intermar Simanto Nahmias [JUMPMAN], T‑233/10, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 22, und vom 19. April 2013, Hultafors Group/HABM – Società Italiana Calzature [Snickers], T‑537/11, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 23).

33      Daher ist der Klägerin darin zuzustimmen, dass der Beschwerdekammer ein Fehler unterlaufen ist, als sie den Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich der fraglichen Waren und ihrer Marken als relativ hoch eingestuft hat.

Gerecht EU 28 november 2013, zaak T-410/12 vitaminaqua) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „vitaminaqua”  voor waren van de klassen 5, 30 en 32, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 997/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 juni 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling waarbij de oppositie van de houder van onder meer de nationale woordmerken „VITAMINWATER” voor waren van de klassen 5, 30 en 32 is afgewezen. Het beroep wordt afgewezen.

56      Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que les marques en conflit présentaient une similitude, voire une identité.

80      Quant à la comparaison conceptuelle des signes, il a déjà été constaté aux points 57, 58 et 69 ci-dessus que les consommateurs portugais et français connaissent le mot « vitamin » et comprendront aisément que les termes « water » et « aqua » signifient tous les deux « eau ». Par définition, les consommateurs anglophones comprendront également la signification des mots « vitamin » et « water », qui font partie du vocabulaire courant de la langue anglaise. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au considérant 43 de la décision attaquée, il est également raisonnable de penser que le public anglophone identifiera le sens du mot « aqua » comme désignant l’eau, ce dernier étant le préfixe de nombreux mots courants de la langue anglaise qui se réfèrent à l’eau.

81      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en constatant une identité conceptuelle entre les marques en conflit au considérant 45 de la décision attaquée, au moins dans une partie de l’Union.

Rechtbank Den Haag 27 november 2013, HA ZA 13-515 (Breeders Trust tegen Ebben Aardappelen)
Kwekersrecht. Uitlegging begrip farmers privilege en gebruik op het "eigen bedrijf". Berekening schadevergoeding. Finale kwijting niet bij deelteelt. Breeders Trust behartigt de belangen van de bij haar aangesloten houders van kwekersrechten; waarbij Lantmännen houdster is van een Gemeenschapskwekersrecht op het aardappelras Fontane. Ebben heeft een deel van haar oogst Fontane-aardappelen gebruikt voor vermeerderingsdoeleinden in het veld. Zij heeft ook deelteeltovereenkomsten gesloten met Eyckens (de telers telen het pootgoed en leveren de aardappelen terug aan Ebben). Ebben beroept zich op de finale kwijting tussen de partijen en de zogeheten farmers privilege van artikel 14 GemKwekersrechtVo.

Echter de teelt door Eyckens geldt niet als gebruik op het "eigen bedrijf". De overeenkomst hield niet in dat Ebben (een deel van) het risico van de teelt droeg. Het verbod wordt afgewezen, omdat partijen al een vaststellingsovereenkomst hebben waar onthouding van inbreuk is opgenomen. Breeders Trust heeft, namens Lantmännen, recht op een passende vergoeding van €1.909 (ex 11,5ha x €166). Er is geen grond om de krachtens artikel 94 lid 1 GKVo verschuldigde passende vergoeding te berekenen op het dubbele van de gebruikelijke licentievergoeding.

Het beroep op de finale kwijting kan niet slagen, omdat Breeders Trust niet kon weten van de deelteelt bij Eyckens. De vordering tot het doen van opgave is te breed geformuleerd en wordt beperkt tot de periode 2008 - 2012 en voor zover via deelteeltovereenkomst werd nageteeld.

Farmers privilege
4.1. De rechtbank is met Breeders Trust van oordeel dat Ebben zich met betrekking tot de teelt door Eyckens niet kan beroepen op haar zogeheten farmers privilege in de zin van artikel 14 GKVo. De teelt door Eyckens kan namelijk om de volgende redenen niet worden aangemerkt als gebruik op het “eigen bedrijf” van Breeders Trust in de zin van die bepaling.

4.4. (...) De overeenkomst verplicht Eyckens bijvoorbeeld tot het betalen van een vergoeding voor het pootgoed en het afsluiten van een hagelverzekering.

4.5. De suggestie van Ebben dat een met Eyckens overeengekomen betalingsregeling meebracht dat het risico van de teelt bij Ebben lag, kan niet leiden tot een andere conclusie. Het enkele feit dat Ebben een financieel risico loopt bij het mislukken van de teelt is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende voor de conclusie dat de nateelt in het kader van haar bedrijf plaatsvindt. (...) Tussen partijen staat namelijk vast dat Ebben Eyckens juist heeft gesommeerd haar wel een vergoeding te betalen voor het geleverde pootgoed, toen bleek dat Eyckens in gebreke zou blijven met de teruglevering van de aardappelen. Ook in dit opzicht hield de overeenkomst tussen Ebben en Eyckens dus niet in dat Ebben (een deel van) het risico van de teelt droeg.

4.7. Tot toewijzing van het gevorderde verbod kan de vastgestelde inbreuk niet leiden. Tussen partijen staat immers vast dat Ebben in de vaststellingsovereenkomst zich al heeft verplicht zich te onthouden van inbreuken, op straffe van verbeurte van een boete. Gesteld noch gebleken is dat Ebben zich daar niet aan heeft gehouden. Integendeel, Ebben heeft nadrukkelijk en onbestreden aangevoerd dat zij zich na 1 oktober 2012 heeft onthouden van nateelt via deelteelt.

Schade
4.8. Gegeven de hiervoor vastgestelde inbreuk kan Breeders Trust namens Lantmännen aanspraak maken op een “passende vergoeding” in de zin van artikel 94 lid 1 GKVo. Die passende vergoeding moet worden berekend op basis van het bedrag dat overeenkomt met de vergoeding voor het onder licentie produceren van teeltmateriaal van het beschermde ras
(HvJ EU 5 juli 2012, C- 509/10, Geistbeck – STV). Breeders Trust heeft onweersproken aangevoerd dat die licentievergoeding in dit geval € 166,- per hectare bedraagt. Daarnaast staat tussen partijen vast dat Eyckens 11,5 ha heeft geteeld (ter comparitie is Breeders Trust er uitdrukkelijk mee akkoord gegaan om bij de berekening van de vergoeding uit te gaan
van 11,5 ha in plaats van de in de dagvaarding genoemde 16 ha). De door Ebben verschuldigde passende vergoeding bedraagt dus € 1.909,- (11,5 × € 166,-).

4.9. Anders dan Breeders Trust meent, is het feit dat een houder van een Gemeenschapskwekersrecht nooit alle inbreuken zal weten te achterhalen, geen grond om de krachtens artikel 94 lid 1 GKVo verschuldigde passende vergoeding te berekenen op het dubbele van de gebruikelijke licentievergoeding. Op de vraag of bij de berekening van de overeenkomstig artikel 94 lid 1 GKVo te betalen passende vergoeding de kosten verbonden aan de controlemiddelen aldus in aanmerking mogen worden genomen dat het dubbele van de gewoonlijk overeengekomen vergoeding wordt toegekend, heeft het Hof van Justitie namelijk geantwoord dat de kosten die zijn gemaakt voor het toezicht op de eerbiediging van de Gemeenschapskwekersrechten niet kunnen worden opgenomen in de berekening van de “passende vergoeding” bedoeld in artikel 94 lid 1 GKVo (HvJ EU 5 juli 2012, C- 509/10, Geistbeck – STV). Daaruit volgt naar het oordeel van de rechtbank dat artikel 94 lid 1 GKVo geen grond biedt voor een aanspraak op een dubbele licentievergoeding.

finale kwijting
4.13. Het beroep van Ebben op de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen finale kwijting kan niet slagen. Vast staat namelijk dat Breeders Trust ten tijde van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst niet wist van de teelt bij Eyckens en dat Breeders Trust daar ook niet van kon weten. Dat heeft Ebben ter comparitie met zoveel woorden erkend. Onder die omstandigheden kan de finale kwijting niet zo worden uitgelegd dat de teelt bij Eyckens eronder viel. Ebben kon redelijkerwijs niet verwachten dat Breeders Trust afstand deed van haar rechten met betrekking tot handelingen waarvan zij nog geen weet had.

4.16. De vordering zal wel worden beperkt. Breeders Trust vordert opgave van “alle […] gegevens betreffende handelingen betreffende de afgelopen vijf plantseizoenen als bedoeld in artikel 13 lid 2 [GKVo] betrekking hebbende op rassen waarvan Agrico en/of Lantmännen kwekersrechthebbende is”. Die vordering is onvoldoende bepaald en, gelet op de hiervoor genoemde grondslag, te ruim. De opgave zal daarom worden beperkt tot een opgave van het aantal hectare aardappelen van het ras Fontane dat Ebben in de periode 2008-2012 via deelteeltovereenkomsten heeft doen natelen op het bedrijf van derden.

4.18. De veroordeling tot schadevergoeding, die Breeders Trust, zo begrijpt de rechtbank, baseert op de eventueel uit de opgave blijkende andere inbreuken, moet worden afgewezen. In dit stadium staat namelijk nog niet vast of er daadwerkelijk meer inbreuken zijn.

Tribunal de Grande Instance de Paris 28 november 2013, 11/60013 (APC, FNDF , SEVN tegen ISP)
Nu.nl bericht: Het gaat om zestien verschillende sites die zich hoofdzakelijk richten op het aanbieden van streamingvideo's die auteursrechtelijk zijn beschermd. Het gaat bijvoorbeeld om Allostreaming en DPstream. Daar worden films en series gratis aangeboden. Het is voor het eerst dat zoekmachines alle links naar een website moeten verwijderen. Voorheen werkten de bedrijven al mee aan het verwijderen van specifieke zoekresultaten.

De groep L'Association des Producteur de Cinéma (APC), dat tal van rechthebbenden en filmmaatschappijen vertegenwoordigt, begon de rechtszaak in 2011 en wint nu een blokkade die een jaar geldig is. De resultaten moeten binnen twee weken niet meer vindbaar zijn in de genoemde zoekmachines. De rechthebbenden draaien mogelijk wel op voor de kosten van het filteren van de zoekresultaten.

France24.com bericht: The court ruled that French sites Allostreaming, DPstream and a whole list of other popular websites were “entirely or nearly entirely dedicated to copying audiovisual productions without the consent of their authors”.

The websites advertise “free streaming” and “free downloading” of the latest cinema releases and popular TV series.

The ruling orders internet access provider such as Orange and Iliad-Free to block access to those websites for their French customers. In addition, search engines including Google, Yahoo! and Microsoft’s Bing must remove search results linking to those websites.

Rechtbank Amsterdam 27 november 2013, HA ZA 13-198 (Keycord Bag en Beijing Bag)
Uitspraak ingezonden door Joep Weel, ABC Legal.
Zie eerder KG IEF 10958 en bodemprocedure IEF 13227. Herroepingszaak in IE-Kort Geding. Over de verhouding kort geding en de bodemprocedure. Eiser niet ontvankelijk, omdat er recent bodemzaak is gewezen. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat de kantonrechter in de bodemprocedure op 6 november eindvonnis heeft gewezen. In dat vonnis heeft de kantonrechter de vorderingen grotendeels toegewezen en exploitatie doen staken. Met dit vonnis zijn de getroffen voorzieningen komen te vervallen.

Wegens het gebrek aan belang is eiser niet-ontvankelijk in haar vordering. De rechtbank komt om die reden niet toe aan herroeping van de zaak en evenmin aan de behandeling. Omdat het geschil betreft de handhaving van IE-rechten, volgt een proceskostenveroordeling ex 1019h Rv.

4.4. Ter zitting in de onderhavige procedure is R gevraagd naar haar belang bij de voorliggende vordering tot herroeping van het kortgedingvonnis in het licht van de op dat moment aanhangige bodemprocedure bij de kantonrechter. Enig (rechtens relevant) belang bij die vordering voor het geval, zoals zich dat nu voordoet, dat voorafgaand aan dit vonnis de kantonrechter in de bodemzaak een einduitspraak zou doen, is toen door R. niet naar voren gebracht, en een dergelijk belang is de rechtbank ook overigens niet gebleken. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat ter zitting is komen vast te staan dat naar aanleiding van het kortgedingvonnis geen dwangsommen zijn verbeurd. Het belang van R. bij herroeping van het kortgedingsvonnis kan derhalve ook daarin niet zijn gelegen. Het door R. genoemde belang dat voorkomen moet worden dat in de bodemprocedure wordt uitgegaan van de juistheid van hetgeen in het kortgedingvonnis is vastgesteld en beslist, miskent dat ingevolge artikel 257 Rv de beslissingen bij voorraad geen nadeel toebrengen aan de zaak ten principale. Dit houdt in dat de rechter in de bodemzaak de zaak beslist zonder rekening te houden met hetgeen in de kortgedingprocedure is beslist. R. hebben in de bodemprocedure ook de mogelijkheid gehad om al hun grieven tegen het kortgedingvonnis naar voren te brengen. Indien zij menen dat de bodemrechter daar geen of onvoldoende rekening mee heeft gehouden, kunnen zij tegen dit vonnis in hoger beroep gaan. Dat vormt echter geen grond voor herroeping van het kortgedingvonnis. Het voorgaande leidt ertoe dat ervan moet worden uitgegaan dat R. thans geen (rechtens relevant) belang meer heeft bij voorliggende vordering tot herroeping van het kortgedingvonnis.

4.7. De rechtbank overweegt dat hoewel de vordering van R. in de onderhavige procedure is gegrond op artikel 382 Rv, deze procedure zijn oorzaak vindt in een geschil betreffende de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. De rechtbank is daarom van oordeel dat een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv.

Rechtbank Den Haag 20 november 2013, HA ZA 11-176 (Van Nieuwkerk Amaryllis tegen Knoppert)
Kwekersrecht. Vrijwaring oproepen van failliet. Van Nieuwkerk vordert jegens Knoppert een inbreukverbod op het kwekersrecht, een afgifte, opgave en schadevergoeding of winstafdracht. Knoppert vordert in dit incident de failliete [A] in vrijwaring op te kunnen roepen. Deze vordering wordt afgewezen nu de vordering die Knoppert in vrijwaring wenst in te stellen, een verbintenis uit de boedel ten doel heeft en dus ter verificatie dient te worden aangemeld.

2.3. [A] is failliet verklaard. Indien de vorderingen jegens Knoppert in de hoofdzaak onder I, II en III worden toegewezen, kan Knoppert de nadelige gevolgen daarvan hoogstens in financiële zin verhalen. Een regresvordering ter zake zal derhalve steeds voldoening van een verbintenis uit de boedel van [A] ten doel hebben.

2.4. Uit artikel 26 van de Faillissementswet volgt dat gedurende het faillissement rechtsvorderingen die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, uitsluitend kunnen worden aangemeld ter verificatie. Nu de vordering die Knoppert in vrijwaring wenst in te stellen, voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft, dient deze dus ter verificatie te worden aangemeld. Derhalve dient de incidentele vordering te worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 27 november 2013, HA ZA 12-1391 (L&D tegen Julius Sämann)
Uitspraak ingezonden door Lara van Huizen en Linda Brouwer, Bird & Bird.
Merkenrecht. Beeldmerk. Non-usus. Technische uitkomst. L&D is producent van luchtverfrissers voor auto's en is houdster van woord-beeldmerk en vordert de vervallenverklaring en doorhaling van de merken van JSL. Zij vordert tevens verklaring voor recht dat: (a) De vorm van een dennenboom beschrijvend is voor luchtverfrissers (b) de vorm van een dennenboom noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst en (c) dat JSL geen monopolie kan krijgen op het silhouet van een dennenboom. De vorderingen worden afgewezen. Uit het feitelijk gebruik van de merken (zie afbeelding d) en h) volgt instandhoudend gebruik van de overige merken.

Merk niet onderscheidend: Voor zover L&D zich beroept op 2.28 lid 1 sub b BVIE: Dat in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent niet dat de specifieke vormgeving van het JSL merk ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm: L&D beroept zich erop dat de vorm van JSL in een Amerikaans octrooirecht is beschreven en daardoor dat het vormmerk uitsluitend technisch is bepaald. Onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is dat een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van het merk elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie.

Non Usus: Uit het feitelijke gebruik van JSL merken (d) en/of (h) volgt het instandhoudend gebruik van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g). De vordering tot vervallenverklaring is daarom niet toewijsbaar.

Leestips: 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.12, 4.13, 4.22, 4.27

4.4. Bij de beoordeling van de vraag of JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit tekens die dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, dient te worden uitgegaan van de perceptie van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van luchtverfrissers voor voertuigen. Dat die consument de vorm van een dennenboom opvat als een symbool van frisse geur, ook als dat bijvoorbeeld een citroen- of vanillegeur is, kan niet zonder nadere onderbouwing worden aangenomen. Die onderbouwing ontbreekt echter. L&D heeft in de onderhavige procedure publicaties uit de negentiende en begin twintigste eeuw overgelegd, waaruit blijkt dat het gebruik van de essentiële oliën van dennenbomen als luchtverfrisser toen al bekend was. Dat gegeven betekent echter nog niet dat het relevante publiek een dennenboom tegenwoordig beschouwt als beschrijvend voor geurverfrissing ongeacht welke geur. Ook het feit dat het gebruik van afbeeldingen en vormen van bomen, bloemen, vruchten en bladeren gebruikelijk is in de luchtverfrissers branche, toont niet aan dat het relevante publiek dennenbomen percipieert als beschrijving van frisheid in het algemeen.
4.5. Voor zover L&D ook bedoeld heeft zich te beroepen op artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE, geldt het volgende. Artikel 2.28 lid 1 sub b beoogt het algemeen belang van voorkoming van verwarring bij consumenten te beschermen door te eisen dat een merk het publiek in staat stelt de waren of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van andere ondernemingen1. Gelet op de waar, luchtverfrissers, kan het JSL merk (d) dat bestaat uit het beeld van een gestileerde dennenboom op een sokkel, die functie vervullen. Ook in dit verband is van belang dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat het publiek een dennenboom opvat als beschrijvend symbool voor de waar luchtverfrisser in zijn algemeenheid. Dat er in de luchtverfrissersbranche vaak gebruik wordt gemaakt van vormen van bomen, bladeren, bloemen en vruchten betekent ook niet dat de specifieke vormgeving van JSL merk (d) ieder onderscheidend vermogen mist.

Technisch noodzakelijke vorm
4.6. L&D stelt in de tweede plaats dat JSL merk (d) uitsluitend bestaat uit een vorm die  technisch bepaald is. Bij het gebruik van deze vorm voor de papieren luchtverfrissers van JSL, zorgt de vorm er voor dat de lucht niet in één keer ontsnapt. Door de verpakking aan de bovenkant telkens enigszins verder te openen, kan telkens een iets groter oppervlak van de
luchtverfrisser uit de verpakking worden getrokken, waardoor niet in één keer de lucht van de hele luchtverfrisser vervliegt, aldus L&D.

4.9. L&D heeft zich er op beroepen dat (de oprichter van) JSL voor de vorm van JSL merk (d) het in 2.7 beschreven Amerikaans octrooirecht heeft verkregen. Daaraan verbindt L&D de conclusie dat sprake is van een uitsluitend technisch bepaald vormmerk. Uit de conclusie van het door L&D overgelegde octrooischrift blijkt echter dat het gaat om een octrooi voor
een verpakking die bestaat uit een “flat closed enveloppe (…) with a sealed top end adapted to permit progressive opening thereof” met daarin een “absorbent body having a point at the top and an outline which flares outward toward the bottom”. Als uitvoeringsvoorbeeld is een luchtverfrisser met een dennenboomvorm in de geclaimde verpakking getoond, maar onderdeel van het geoctrooieerde voortbrengsel is alleen een drager met een punt aan de top die naar beneden toe breder wordt. Het  octrooi bevestigt daarmee dat de vorm van JSL merk (d) elementen bevat die niet bijdragen aan de gestelde technische functie. Daarom is er geen sprake van een merk waarvan de onderscheidende vormgevingselementen uitsluitend een
technische functie vervullen.

Nietigheid overige JSL merken
4.12. L&D heeft nog voorwaardelijk de nietigverklaring van de JSL merken (a) tot en met (c) en (e) tot en met (g) gevorderd. Zij stelt deze vordering in onder de voorwaarde dat de rechtbank (met JSL) van mening is dat die merken ook overigens geen onderscheidende elementen bevatten. Daarbij begrijpt de rechtbank de voorwaarde aldus, dat haar oordeel de voorwaarde vormt. Voor de JSL merken (a), (b), (e) en (g) gaat die voorwaarde niet in vervulling, omdat JSL (evenals L&D) blijkens haar processtukken van mening is dat de woordelementen op die JSL merken onderscheidend vermogen hebben. Alleen al daarom komt de rechtbank aan een beoordeling van dat onderscheidend vermogen niet toe. Ten aanzien van JSL merken (c) en (f) geldt dat, voor zover de voorwaarde al in vervulling zou gaan, de vordering niet toewijsbaar is op dezelfde gronden als hiervoor besproken ten aanzien van JSL merk (d).

Non usus
4.13. Tussen partijen is daarnaast in geschil of de JSL merken (a) tot en met (g) normaal zijn gebruikt in de Benelux in een periode van vijf jaar voorafgaand aan deze procedure. Tussen partijen is niet in geschil dat JSL het JSL merk (h) normaal heeft gebruikt in die periode.

4.29. L&D heeft zich er in deze procedure over beklaagd dat het gevolg van deze slotsom is, dat JSL zich jegens derden op acht verschillende merkinschrijvingen kan beroepen terwijl zij feitelijk maar twee varianten van haar boommerken gebruikt. Dat gevolg acht de rechtbank echter niet strijdig met het in 4.21 weergegeven doel van de mogelijkheid tot instandhoudend gebruik: het aanpassen van het merk aan commerciële eisen, zolang het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd.

De Directeur-Generaal van het BBIE heeft, overeenkomstig de regels 3.14 en 5.2 lid 3 van het uitvoeringsreglement, besloten dat vanaf 1 januari 2014 voor Benelux merkdepots die langs niet-elektronische weg (“papier”) worden ingediend een vergoeding voor administratiekosten verschuldigd is ter hoogte van 15%, naar beneden afgerond op hele euro’s. De volgende bedragen:

Als elektronisch wordt aangemerkt een depot dat wordt verricht ofwel middels de daartoe op de website van het BBIE (www.boip.int) ter beschikking gestelde software (BOIP online filing), ofwel door een bestand (formaat .xml) dat voldoet aan de door het BBIE bepaalde technische specificaties te uploaden op een daartoe door het BBIE aangewezen url.

Alle andere wijzen van indiening (zoals per post of fax) gelden als papieren indiening, waarvoor de vergoeding voor administratiekosten verschuldigd is. Indiening van een merkdepot per e-mail of via het contactformulier op de website van het BBIE is niet mogelijk.

De vergoeding voor administratiekosten is verschuldigd voor niet-elektronische depots die vanaf 1 januari 2014 door het BBIE worden ontvangen.

M.T.M. Koedooder, WURGCONTRACTEN - Waarom artiesten soms de slaven van beroemdheid zijn, in: Jonge Balie-bundel* ‘Recht: kunst of kunde’.
Bijdrage ingezonden door Margriet Koedooder, De Vos & Partners.
De huidige, succesvolle televisietalentenshows waren aanvankelijk bedoeld om nieuw talent aan te boren. Bekende artiesten coachen onbekend talent, dat was de formule. Maar inmiddels blijken deze shows steeds vaker mede een etalage voor al ontdekt talent dat weer in de vergetelheid is geraakt. Karl Michael, een halve finalist in The Voice UK 2013, is daar een voorbeeld van. Na al eerder twee platencontracten te hebben gehad en te hebben meegezongen op een Bruno Mars-opname, sleet hij zijn dagen als glazenwasser. The Voice geeft zijn doodgebloede carrière een nieuwe impuls. Zelfs wereldberoemde artiesten als Shakira en Will.i.am doen tegenwoordig graag mee als coach. Het geeft hun de gelegenheid om voor een massaal publiek zichzelf en hun producten te promoten. Doordat het kijkerspubliek een liedje moet downloaden en massaal moet stemmen om een kandidaat te laten winnen, bereikt een onbekende artiest in de Top 3 meestal direct een hoge positie in de diverse hitparades, waaronder de iTunes-top 10. Talentenshows zijn ‘big business’ geworden, maar vooral voor de producent en eigenaar. De kandidaten zijn daar slechts een onderdeel van. Hetgeen goed blijkt uit de door hun getekende contracten. Gaat het hierbij om wurgcontracten?

Dit artikel is ingekort, lees hier de volledige bijdrage.

Toekomst TV-shows
Terug naar de Reality TV-shows, zoals The Voice. Gaan deze talentenprogramma’s op termijn wellicht aan hun eigen succes ten onder? Er zijn inmiddels zoveel programma’s geweest, dat voor de winnaars steeds vaker geen succesvolle carrière in de muziek blijkt te zijn weggelegd. Er zijn inmiddels veel meer ex-deelnemers dan er plaatsen zijn voor nieuwe supersterren. Idols is inmiddels gestopt met het aanbieden van een gegarandeerd platencontract aan de als nummer 2 geëindigde deelnemer van een serie programma’s. In andere shows staat geen resultaatsverplichting meer opgenomen als het gaat om de winnaar, maar een voorzichtige inspanningsverplichting. En wie kent Jermaine Paul, de 2012-winnaar van The Voice in Amerika? Een wurgcontract is niet veel waard, als de kijkcijfers sterk dalen en het programma daardoor van de buis wordt gehaald. Steeds vaker gaat de publiciteit rond de programma’s niet meer over de zoektocht naar een nieuwe superartiest, maar staan vooral de superartiesten/coaches zelf in de schijnwerpers. Dat is een teken aan de wand. Is het eerste album van een winnaar minder succesvol dan gehoopt, dan laat de platenmaatschappij de artiesten al weer snel ‘vallen’. De opties worden niet opgenomen, de artiest zoekt het verder maar uit. De zucht naar beroemdheid zal wel altijd blijven bestaan, maar voor een langdurige carrière is meer nodig.

Margriet Koedooder
*Jonge Balie Congres