Domeinnaamrecht  

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A. Vaststellingovereenkomst over gebruik Noa Noa strekt zich uit tot domeinnaam
B. Er zijn voorbereidingen getroffen om de domeinnaam te gebruiken
C. Klaagsite (merknaam+sucks) over cruises-aanbieder toegestaan; geen overdracht
D. RPG is ook afkorting voor rollenspellen rpglife; geen overdracht
E. Domeinnaam eerder geregistreerd dan merkrechten; geen overdracht
F. Ook tickets voor andere evementen verkocht op RolandGarrosTickets.com; kwader trouw; overdracht
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DNL2013-0027
noanoa.nl > Complaint denied
A. Eiser is een modebedrijf dat sinds juli 1999 houder is van het Europese merk “Noa Noa”, maar is reeds vanaf 1981 actief in Europa onder deze naam. Verweerder heeft de domeinnaam in april 1999 geregistreerd en gebruikt deze momenteel om haar offline winkel “Noa Noa for women” – waarin zij geen kleding van Noa Noa verkoopt – te promoten. Tussen partijen is in 2000 een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin is bepaald dat de naam “Noa Noa” door verweerder mocht worden gebruikt voor haar winkel en in haar marketing. Volgens de geschillenbeslechter valt gebruik van de domeinnaam ook onder marketing en promotie en heeft de verweerder dus een eigen recht en/of legitiem belang bij de domeinnaam. De eis wordt afgewezen.

“Under article 1 of the Settlement Agreement, the Store is allowed to use the sign NOA NOA in its company name, in the name of the Shop in Apeldoorn and in packaging and publicity materials, such as newspaper and other advertisements as well as brochures. Therefore, the Panel finds that the Settlement Agreement generally allows Noa Noa Mode B.V., as well as companies associated with it, including the Respondent, to use the name Noa Noa for its Shop and for its marketing. This permission to make use of the name Noa Noa extends to the use of a domain name primarily serving these purposes.

For the above reasons and on the basis of the evidence presented, the Panel finds that the Respondent has a right or legitimate interest in the Domain Name for the purpose of providing an Internet presence for the Store.”

D2013-2149
gooru.biz; gooru.com; gooru.net; gooru.org > Complaint denied
B. Eiser is een non-profit organisatie die in de VS is opgericht in 2011. Sinds 2013 heeft zij de naam “Gooru” als merk ingeschreven. De verweerder is een Italiaan die de eerste domeinnaam al in 1999 heeft geregistreerd. De overige domeinnamen zijn geregistreerd in 2003. Domeinnamen zijn nu inactief, echter op een aantal domeinnamen hebben ooit Pay - Per - Click (PPC) diensten gestaan. Eis wordt afgewezen nu verweerder eigen recht en legitiem belang heeft bij de domeinnamen. Verweerder heeft bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat hij voorbereidingen heeft getroffen de domeinna(a)m(en) te gaan gebruiken. Daarnaast is o.a. van belang dat verweerder niet inging op voorstellen van de eiser om de domeinna(a)m(en) over te kopen, dit wijst des te meer op een eigen recht of legitiem belang bij de domeinnamen.

“However, the Respondent argues that he has been making preparations to use the Disputed Domain Names in connection with a bona fide offering of services, and has provided evidence in support.

In addition, the Complainant has provided copies of email correspondences with the Respondent dated January 18, 2011 and February 22, 2013, whereby the Complainant had asked the Respondent if he was interested in transferring the Disputed Domain Names to the Complainant. The Panel notes that the Respondent informed the Complainant that he was unwilling to transfer the Disputed Domain Names to the Complainant, as he intended to use the Disputed Domain Names for his own business projects. Further, if the intent of the Respondent was to make a profit from the Disputed Domain Names, the Panel believes that it would have been logical for the Respondent to try to negotiate with the Complainant in order to sell the Disputed Domain Names to the Complainant for profit. Contrary to this, the email correspondence provided by the Complainant shows that the Respondent had no desire to enter such negotiations. The Panel finds that this further supports the Respondent’s contention that he is making preparations to use the Disputed Domain Names for a bona fide offering of services, rather than to misleadingly divert consumers for commercial gain.

Lastly, the Panel notes that the Complainant first approached the Respondent in January 18, 2011, around the time that the Complainant was first established; over a year before it registered its trade mark GOORU in the United States of America, and 12 years after the first Disputed Domain Name was registered. The Complainant had therefore been aware of and knew that the Respondent was unwilling to transfer the Disputed Domain Names, and intended to use the Disputed Domain Names for its own business purposes, before the Complainant registered and began using the GOORU mark.”

D2013-2025
croisieuropesucks.com > Complaint denied
C. Eiser is sinds 2007 houder van het Europese merk “Crosi-Europe”, maar al veel langer onder deze naam actief. Eiser organiseert cruises onder deze naam. Verweerder is in 2013 onder deze domeinnaam een klaagsite begonnen waarop zij klaagt over de diensten van eiser. Volgens geschillenbeslechter toevoeging “sucks” aan merknaam in domeinnaam inmiddels standaard voor domeinnamen van klaagsites. Sprake van eigen recht en/of legitiem belang aan zijde van verweerder. De geschillenbeslechter benadrukt dat klaagsites – onder bepaalde voorwaarden uiteraard - zijn toegestaan. Het maakt daarvoor niet uit dat de site in een andere taal is (in dit geval Engels) dan de oorspronkelijke taal van eiser en haar klanten (Frans etc.).

“The Complainant’s arguments that the Respondent lacks rights or legitimate interests appear to rest on the basis that the Respondent’s Website is primarily in English and the Complainant’s customer base is primarily non-English-speaking. This argument is irrelevant. The fact that the Respondent has chosen to create a noncommercial criticism website in English, instead of another language used by the Complainant’s customers, does not mean that such a website is somehow illegitimate or improper for the purposes of the Policy.”

D2013-2094
rpglife.com > Complaint denied
D. Eiser is sinds 1999 houder van het Indiase merk “RPG” en sinds 2012 houder van het merk “RPG Life”. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd in 2008 en exploiteert onder de domeinnaam een platform voor spelers van rollenspellen. Dat is ook waar de afkorting RPG voor staat: Role-Playing-Game. LARP'en is hier een voorbeeld van. Eiser stelt dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. De geschillenbeslechter oordeelt anders nu RPG een algemene – bekende – aanduiding is voor dit soort spellen. Daarnaast stelt de geschillenbeslechter middels de “idiot in a hurry”-test vast dat er geen sprake is van misleiding van internetgebruikers door gebruikmaking van het merk. De websites zijn er zo anders uit, niemand zal bij de website van verweerder aan eiser denken. De eis wordt afgewezen.

“In Lilly ICOS LLC v. Tudor Burden d/b/a BM Marketing/Burden Marketing, WIPO Case No. D2005-0313, the panel found that “the Respondent is making a non-legitimate commercial use of the disputed domain names that misleadingly diverts consumers (for the reason) because the Respondent was using the infringing domain name to sell prescription drugs, it could be inferred that the Respondent was opportunistically using Complainant’s mark in order to attract Internet users to its website.”

"The facts in this matter distinguish these above cited cases as the parties in this case operate in completely different trade channels. Applying a very conservative standard, the Panel shall refer to as the “idiot in a hurry” test, not even an idiot in a hurry could be misled that neither the Respondent’s website, nor the website it resolves to, is in any way connected with the Complainant."

D2013-1946
5preview.com > Complaint denied
E. Eiser is sinds 2010 houder van de merknaam “5 PRE VIE W” in meerdere landen. Verweerder heeft de domeinnaam in 2008 geregistreerd. Eerder dus dan eiser zijn merk. Op de website staan verwijzingen naar het merk van eiser. Ondanks dat verweerder de domeinnaam eerder heeft geregistreerd dan eiser zijn merk, kan in sommige gevallen toch kwader trouw worden aangenomen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer duidelijk blijkt dat verweerder ten tijde van de registratie van eiser op de hoogte was. In dit geval stelt eiser wel dat er een zekere relatie was met verweerder, maar verdere details geeft zij niet. Eis wordt afgewezen.

Bijzonder detail: op een shirt van eiser dat te vinden is op Google afbeeldingen staat “imitation is the highest flattery”.

“These are all crucial questions for the Complainant’s case because unless the relationship, business or otherwise, is fully understood along with the full circumstances, such that the registration of the disputed domain name may be placed into its proper context, the Panel cannot be satisfied as to whether the Respondent intended to target and take unfair advantage of the Complainant’s rights at the point of registration or was simply effecting the registration in good faith as part of its then existing relationship with the Complainant.

The Panel considered making a procedural order, in similar terms to that of the panel in ExecuJet Holdings Ltd. v. Air Alpha America, Inc., supra, to obtain further information or indeed answers from the Complainant to the open questions outlined above. The Panel however has decided against this course because the principles of the Policy envisage that the Parties shall present their case fully in the first instance and that any invitation to provide further information shall be exceptional and of necessity. The Panel is satisfied that the relevant matters were known to the Complainant and/or should have been in its reasonable contemplation at or before the time of filing of the Complaint. Furthermore, the fact that the disputed domain name pre-dated the Complainant’s registered trademarks was also firmly in issue. As the panel in Grove Broadcasting Co. Ltd v. Telesystems Communications Limited, WIPO Case No. D2000-0703 stated, “[a] Complainant should ‘get it right’ the first time and should have provided all the information necessary to prove its case from the material contained in the Complaint and its annexes alone”.

As matters stand, given that the Complainant must prove not only that the disputed domain name has been used, but also that it has been registered in bad faith, the Panel finds that the Complainant has failed to establish the third element under the Policy.”

D2013-2022
rolandgarrostickets.com > Transfer
F. Eiser heeft sinds 1981 meerdere merkregistraties verricht met daarin de aanduiding “Roland Garros”. Verweerder heeft de domeinnaam in 2010 geregistreerd. De website onder de domeinnaam verwijst naar het Roland Garros tennisevenement van 2014. Op de website worden kaarten voor het evenement verkocht, maar ook kaarten van andere (tennis)evenementen. Door de verweerder is geen verweer gevoerd. Redenering bij de vraag of sprake is van een eigen recht of legitiem belang wel erg summier. Geschillenbeslechter stelt dat je de merknaam wel mag gebruiken indien je producten van de merkhouder verkoopt, maar dat dit dat niet een domeinnaam mag zijn die vrijwel identiek is aan de domeinnaam van eiser. Nu er ook tickets voor andere evenementen worden verkocht kwader trouw ook aanwezig. Domeinnaam dient te worden overgedragen.

“In the present case, the Panel is of the opinion that while someone may be legally entitled to offer for sale/resale a trademark owner’s genuine trademarked products, namely tickets in the present case, that does not necessarily extend to the right to do so through a domain name that is virtually identical to that trademark owner’s trademark.

In this Panel’s view, when there is no authorization, and where the Respondent has no relevant trade mark rights, it is very difficult for a respondent to establish rights or legitimate interests in a virtually identical doman name. Furthermore, the Panel finds that the Respondent is not accurately and prominently disclosing its relationship with the Complainant in this case (see paragraph 2.3 of the WIPO Overview 2.0).”

Rechtbank Noord-Nederland 22 november 2013, IEF 13539; ECLI:NL:RBNNE:2013:8298 (verbod concept www.(..)-garant.nl)
Domeinnaam. Concept. Concurrentiebeding. Beëindigingsovereenkomst wegens nevenwerkzaamheden. Onrechtmatige concurentie. Eiseres is een bedrijf dat potiëntele klanten verzorgt voor MKB-bedrijven. Gedaagde was in dienst en de arbeidsovereenkomst bevatte een geheimhoudingsplicht en een concurrentiebeding. Ter beëindiging van de dienstbetrekking heeft gedaagde een beëindigingsovereenkomst voorgesteld, waarop akkoord aan de zijde van eiseres. Gedaagde heeft tijdens zijn dienstverband bij eiseres de eenmanszaak X bij de KvK laten registreren en daartoe een aantal domeinnamen laten registreren volgens het concept www.(...)-garant.nl.

Eiseres heeft onvoldoende onderbouwd dat het concept dat gedaagde daarbij is gaan hanteren tot het volstrekt unieke bedrijfsdebiet van [eiseres] behoorde en om die reden niet door hem mocht worden toegepast. Eiseres vordert echter wel succesvol gedaagde het gebruik te ontzeggen van de domeinregistraties die zij heeft geregistreerd alsmede de overdracht daarvan op grond van schending van de concurrentieplicht.

5.6.    De kantonrechter is van oordeel dat hetgeen [eiseres] in verband hiermee heeft gesteld doelt treft en overweegt in dit kader het navolgende. Voldoende is komen vast te staan dat [gedaagde naam] tijdens het dienstverband nevenwerkzaamheden heeft verricht, althans in ieder geval daartoe een aanzet heeft gegeven door middel van de inschrijving van zijn eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel, en domeinnamen heeft gedeponeerd. [gedaagde naam] heeft dit in zijn conclusie van antwoord met zoveel woorden erkend. Aan het verweer van [gedaagde naam] dat hij dit heeft gedaan in het kader van zijn dienstverband bij [eiseres] en min of meer met medeweten en toestemming van deze, gaat de kantonrechter voorbij nu dit verweer niet dan wel onvoldoende is onderbouwd. De door [gedaagde naam] overgelegde verklaringen van zijn oud collega's De Groot en Zwart doen aan het voorgaande niet af omdat daaruit niet blijkt dat de werkgever op de hoogte was van de eigen websites. Verder blijkt daaruit niet dat de in deze verklaringen beschreven activiteiten, anders dan bij [gedaagde naam], verder gingen dan hobbymatige activiteiten.

5.9. De kantonrechter is verder van oordeel dat [eiseres] onvoldoende heeft gesteld om voor het overige tot onrechtmatige concurrentie te kunnen oordelen. Voorop staat dat het [gedaagde naam] na het einde van het dienstverband vrij stond om activiteiten op het gebied van internetmarketing te gaan ontwikkelen. [eiseres] heeft onvoldoende onderbouwd dat het concept dat [gedaagde naam] daarbij is gaan hanteren tot het volstrekt unieke bedrijfsdebiet van [eiseres] behoorde en om die reden niet door hem mocht worden toegepast. Van misbruik van kennis en bedrijfsinformatie van [eiseres] of het stelselmatig wegkapen van klanten is ook niet gebleken. Het verder uitbouwen door [gedaagde naam] van eigen activiteiten in de internetmarketing en het in dat kader verzinnen en deponeren van domeinnamen past in de door hem aangevangen activiteiten en dat was in het onderhavige geval naar het oordeel van de kantonrechter niet onrechtmatig. Voor het toekennen van schadevergoeding en overdragen van domeinnamen anders dan hiervoor onder 5.8. bedoeld is dan ook geen aanleiding. De vordering van [eiseres] voor zover die hierop betrekking heeft zal daarom worden afgewezen.

Op andere blogs:
DomJur

Vzr. Rechtbank Amsterdam 7 februari 2014, KG ZA 14-33 (Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland tegen Stichting WON Akademie, X, Y)
Uitspraak ingezonden door Jaap Versteeg, Versteeg Wigman Sprey advocaten.
Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht/opdracht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. X en Y hebben op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden verricht voor Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland. Zij besloten verder te gaan onder de paraplu van de Stichting WON Akademie. Stichting Wetenschapsoriëntatie vordert succesvol Stichting WON Akademie te gebieden haar statutaire naam te wijzigen; het lesmateriaal zonder toestemming te gebruiken; en de domeinnamen over dragen.

De domeinnaam www.wonakademie.nl had Y geregistreerd op eigen naam. Het is voldoende aannemelijk dat Y deze domeinnaam niet voor zichzelf, doch voor eiser heeft geregistreerd. De werken (het lesmateriaal) zijn vervaardigd ten behoeve van Stichting Wetenschapsoriëntatie. Voldoende aannemelijk is dat hierbij aanwijzingen van het bestuur zijn gegeven, verantwoording is afgelegd en een vergoeding is ontvangen. De voorzieningenrechter leidt hieruit af dat de overeenkomst van opdracht zo moet worden uitgelegd dat er aan Stichting Wetenschapsoriëntatie een exclusieve licentie voor onbepaalde tijd is verleend.

5.1 Vaststaat dat Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland sinds januari 2012 naar buiten treedt onder de handelsnaam WON Akademie. Zij geniet dan ook bescherming op grond van de Handelsnaamwet tegen later gebruik door gedaagden van deze handelsnaam. Voorts is voldoende aannemelijk dat Y de domeinnamen www.wonakademie.nl en www.platformwon.nl niet voor zichzelf doch voor Stichting Wetenschapsoriëntatie heeft geregistreerd. De desbetreffende domeinnamen alsmede de daaraan gekoppelde website zijn dan ook eigendom van Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland. Op grond hiervan [..] liggen de vorderingen [..] in conventie voor toewijzing gereed. Gedaagden hebben weliswaar aangevoerd dat gezien hun toezeggingen een veroordeling [..] niet in de rede ligt, maar zij zullen hierin niet worden gevolgd. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is het kapen door gedaagden van de handelsnaam van Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland (met de daarbij behorende website) dermate in strijd met de Handelsnaamwet en dermate onrechtmatig dat Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland -zolang aan de toezegging van gedaagden geen uitvoering is gegeven- een groot en spoedeisend belang houdt bij toewijzing van de hiervoor genoemde vorderingen.

5.5 [..] Centraal hierbij staat de vraag welke partijen gerechtigd zijn de door X vervaardigde werken (waarvan niet in geschil is dat het auteursrechtelijk beschermde werken betreft) te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. De voorzieningenrechter is hierover voorshands van oordeel dat X als maker van de werken in de zin van artikel 1 van de Auteurswet (Aw) kan worden aangemerkt en dat de auteursrechten haar toekomen. Er is immers geen sprake van een overdracht van de auteursrechten aan Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland. [..] Evenmin is sprake van "werkgeversauteursrecht" als bedoeld in artikel 7 Aw; X was ten tijde van het vervaardigen van de werken niet in loondienst van Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland. Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat de auteursrechten Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland op grond van artikel 8 Aw toekomen; de naam van de natuurlijke persoon X is als maker vermeld op de werken.

5.6 [..] Zij heeft de werken vervaardigd ten behoeve van Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland, niet ten behoeve van zichzelf. Voldoende aannemelijk is dat zij hierbij (in enige mate) aanwijzingen van het bestuur ontving en dat zij aan het bestuur verantwoording diende af te leggen over haar werkzaamheden. Bovendien is haar door Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland een vergoeding betaald voor haar werkzaamheden. De voorzieningenrechter leidt hieruit voorshands af dat de overeenkomst van opdracht tussen Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland en X (zie 2.5), waarin is opgenomen "Daarnaast levert zij bijdragen  aan de ontwikkeling  van onderzoeksthema's "zo moet worden uitgelegd dat X (impliciet) een exclusieve licentie voor onbepaalde  tijd aan Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland heeft verleend voor het gebruik maken van de werken. Voor deze uitleg kan steun worden gevonden in de vermeldingen die zijn opgenomen in de werken van X (zie 2.8) waaruit volgt dat de werken uitsluitend zijn bestemd voor gebruik binnen de WON Akademie en de daarbij aangesloten scholen en dat voor anderen geldt dat toestemming van de WON Akademie is vereist voor (onder meer) het verveelvoudigen of openbaar maken van de werken. Indien X de exploitatie van haar werken exclusief voor zichzelf had willen behouden, had het op haar weg als auteursrechthebbende gelegen om hierover met Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland expliciete afspraken te maken. Zij heeft dit niet gedaan. Ter zitting heeft X het standpunt ingenomen dat zij haar werken aan Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland heeft verhuurd in de zin van artikel 12 lid 1 onder 3 en lid 2 Aw en dat aan deze verhuurrelatie een einde is gekomen nu ook de overeenkomst van opdracht is beëindigd. Ook hier geldt dat indien X een tijdelijke ter beschikking stelling van haar werken aan Stichting Wetenschapsoriëntatie Nederland zou hebben beoogd, zij dit expliciet had dienen af te spreken. Van een afspraak tot tijdelijke verhuur is in dit geding niet gebleken.

5.7 Uit het voorgaande vloeit voort dat de vordering [..] voor toewijzing gereed ligt.

WIPO 3 november 2013, Case No. D2013-1603 (timbermate.com)
Domeinnaamrecht. Reverse Domain Name Hijacking. Eiseres is een Australische producent van houtvullerproducten en verkoopt dit sinds 1998 via timbermate.com.au onder het merk TIMBERMATE.  Sinds 2003 is de gewraakte domeinnaam geregistreerd door Respondent, exclusieve distributeur in de Verenigde Staten. In 2011 is de overeenkomst opgezegd en heeft Respondent de domeinnaam gebruikt voor het adverteren van haar eigen houtvuller.

Eiseres is niet overtuigend in het aantonen van registratie en gebruik te kwader trouw. Er is - onder verwijzing naar vele eerdere WIPO procedures - zelfs sprake van een reverse domain name hijacking. De klacht is door een advocatenkantoor naar voren gebracht en zij had dit moeten weten. De procedure is te kwader trouw gestart en levert misbruik van procesrecht op. De eiseres had moeten weten dat de procedure gedoemd was te mislukken en de eiseres wist dit (middels haar vertegenwoordiger - een advocatenkantoor). Die aanwijzing haalt het Panel uit het feit dat een zaak onder de IEDR Policy (Irish decision) werd aangehaald waarbij geen conjunctive requirement benodigd is, terwijl dit onder de toepasselijke UDRP wel een vereiste is. De domeinnaam wordt niet overgedragen; er is sprake van Reverse Domain Name Hijacking.

Onder E:

For a finding under this head the Panel must conclude that the Complaint was brought in bad faith whether to deprive the Respondent of the Domain Name or to harass the Respondent or for some other reason.

Is the fact that the Panel has found that the Respondent is using the Domain Name in bad faith a relevant factor? Can that fact counter-balance any bad faith intent behind the filing of the Complaint? The Panel does not believe so. Two wrongs do not make a right.

On the findings of the Panel the Complainant has brought a fundamentally misconceived Complaint. It should never have been brought. Paragraph 4(a)(iii) of the Policy calls for bad faith registration and use, yet there is no dispute that the Respondent’s registration of the Domain Name was in good faith.
(...)
Adopting that approach here, the Panel is required to choose between abuse and incompetence. In the end, the Panel concludes that when the Complaint was filed the Complainant (through its representative) knew that the Policy called for the conjunctive requirement and knew therefore that the Complainant was doomed to failure.

(...)
Accordingly, the Complainant (through its representative) was only too well aware of the conjunctive requirement and instead of citing any previous decisions on the topic under the Policy elected to cite an Irish decision, Fatboy the original B.V. v. Padraig Beirne, WIPO Case No. DIE2008-0003, a case under the IEDR Policy, which does not incorporate the conjunctive requirement.

The Panel finds that “the Complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the Administrative Proceeeding”. The fact that the Domain Name is identical to the Complainant’s trade mark and that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain Name and that the Respondent is making bad faith use of the Domain Name does not alter the fact that under the Policy the Complaint was doomed to failure and the Complainant (through its representative) knew it.

Bijdrage ingezonden door Theo-Willem van Leeuwen, Abcor.
Welke domeinnaam moet je als bedrijf registreren? Alleen de .NL of ook de .BIZ, .ORG, .COM etc.? Vanaf dit jaar komen er een kleine 600 nieuwe topleverldomeinnamen bij. Denk aan .CAR, .FASHION, . FINANCE, . SHOP, . RETAIL etc. Het is ondoenlijk om alle domeinnaam te registreren. Waar moet je als bedrijf rekening mee houden en hoe gaat het internet veranderen door de lancering komende drie jaar van al die nieuwe extensies.

Voor bedrijven is het zoeken van een juiste naam voor het bedrijf of een product een ware bevalling. Als er een naam bedacht is, zijn er nog wat hordes te nemen. Is de naam wel te gebruiken in verband met oudere overeenstemmende merken of handelsnamen? En voor de dagelijkse praktijk heel belangrijk: is de domeinnaam nog wel beschikbaar? Helaas is dat vaak niet het geval.

Een domeinnaam is een vestigingsadres op het internet zodat een website van een bedrijf simpel te vinden is. Dat adres is gekoppeld aan een landcode (zoals .NL) of een generieke code (zoals .BIZ). Nederlandse bedrijven maken vaak gebruik van de Nederlandse extensie .NL. In Nederland zijn ruim vijf miljoen domeinnamen geregistreerd. Hiermee staat Nederland in de top vijf van landen met de meeste domeinnamen. Het nadeel hiervan is, dat bij de lancering van een nieuw bedrijf, de daarbij behorende domeinnaam al vaak is geregistreerd.

Stel het bedrijf heet ALEX en verkoopt herenmode. De domeinnaam www.alex.nl is al geregistreerd door een bank, dus die kan niet gebruikt worden. Aan de domeinnaam kan dan iets worden toegevoegd (bijvoorbeeld www.alexherenkleding.nl) maar dat is niet aantrekkelijk. Een korte naam heeft twee voordelen. De consument onthoudt het makkelijker en hoe korter de domeinnaam, des te minder tikfouten worden er gemaakt (dus meer bezoek). Als alternatief kan er een generieke extensie gebruikt worden zoals .BIZ of .ORG. Dit is in Nederland ook niet aantrekkelijk omdat de gemiddelde consument ervan uitgaat dat er een .NL domeinnaam wordt gebruikt.

Het probleem dat een naam maar een keer vergeven kan worden, is niet typisch Nederlands. Wereldwijd speelt dit al jaren. Om die reden is besloten om naast de landenextensies heel veel nieuwe generieke extensies toe te laten op het internet. Bedrijven die hier brood in zagen, konden zich hiervoor inschrijven. Gevolg: er worden komende jaren ca zeshonderd nieuwe generieke extensies gelanceerd. De verwachting is dat de eerste nieuwe extensies dit jaar actief worden. Voor accountants bedrijven komt er een .ACCOUNTANT , voor bijvoorbeeld kledingzaken de .FASHION. Voor vrijwel iedere branche komt er een nieuwe extensie. Ook al heeft een bedrijf al een .NL domeinnaam, dan is het toch verstandig deze nieuwe branchegerelateerde domeinnaam te registreren.

Een aantal grote bedrijven (waaronder Google) heeft massaal nieuwe extensies aangevraagd. De verwachting is, dat door de nieuwe extensies de vindbaarheid van websites sterk zal wijzigen. Belangrijk voor de ranking (o.a. bij Google), is onder andere de juiste domeinnaam. Waarschijnlijk krijgen domeinnamen die gekoppeld zijn aan de extensie van een branche een hogere waardering (zeker door Google want die moet haar geld terugverdienen). Alex herenmode, krijgt dus een hogere positie als die gebruik maakt van de domeinnaam www.alex.fashion in plaats van www.alex.nl. Omdat ook hier een domeinnaam maar een keer vergeven kan worden, moeten bedrijven hier wel tijdig op inspelen. Bedrijven die een merk hebben, kunnen gebruik maken van een speciale procedure om met voorrang een domeinnaam te claimen. Anticipeer daarom nu, want na 2015 wordt het internet nooit meer hetzelfde. Laat de belangrijkste namen registreren als merk en laat die merken inschrijven in de Trademark Clearinghouse.

Theo-Willem van Leeuwen

Vzr. Rechtbank Den Haag 30 januari 2014, KG ZA 13-1378 (Doosopmaat.nl B.V. tegen Koole)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur.

Doosopmaat vordert meewerking aan de onthoudingsverklaring, staking van inbreuk op de handelsnaam 'doosopmaat.nl', onder meer middels domeinnamen. Alle vorderingen van Doosopmaat worden afgewezen. Er is geen handelsnaaminbreuk door toevoeging  van het element '123'. Ook kan Koole niet worden verplicht de onthoudingsverklaring te ondertekenen of worden geboden te onderhandelen.

Hervatten onderhandelingen:

4.6 [..] Uit hetgeen partijen hebben aangevoerd, blijkt voorshands de volgende gang van zaken. Koole heeft in eerste instantie niet aan de sommatie van Doosopmaat voldaan om gebruik van de handelsnamen te staken maar hij heeft wel - nadat was aangekondigd dat een kort geding aanhangig zou worden gemaakt maar voordat de dagvaarding in de onderhavige procedure op 4 december 2013 is uitgebracht - de websites off line gehaald. Op 10 december 2013  heeft de advocaat van Doosopmaat een concept-onthoudingsverklaring aan (de toenmalige advocaat van) Koole doen toekomen terwijl Koole Doosopmaat heeft bericht de handelsnamen uit het handelsregister te hebben geschrapt. Koole heeft aan Doosopmaat laten weten niet akkoord te zijn met de in de concept-onthoudingsverklaring opgenomen schadevergoedings- en boeteclausule. De hierna nog gevoerde gesprekken hebben niet tot overeenstemming over die onthoudingsverklaring geleid. De huidige advocaat van Koole heeft eind december aan Doosopmaat bericht dat het kort geding wat Koole betreft kon doorgaan. Naar voorlopig oordeel heeft Doosopmaat gelet op het feit dat over essentiële punten uit de concept-onthoudingsverklaring geen overeenstemming bestond niet de indruk kunnen krijgen dat de beoogde minnelijke regeling al tot stand was gekomen of zeer waarschijnlijk tot stand zou komen. Uit de omstandigheid dat Koole een aantal malen te kennen heeft gegeven op een minnelijke manier uit deze impasse te willen komen, zoals Doosopmaat heeft aangevoerd, vloeit wel de bereidheid voort te spreken over een schikking maar ook niet meer dan dat. Dat Koole zich niet uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden de onderhandelingen af te breken doet aan het voorgaande niet af. Het is bij deze stand van zaken voorshands niet onaanvaardbaar dat Koole de onderhandelingen heeft afgebroken.

Geen handelsnaaminbreuk:

4.13 Koole heeft aangevoerd dat hij aan de woordcombinaties 'doosopmaat.nl' en 'dozenopmaat' het element '123' heeft toegevoegd dat volgens hem door het publiek zal worden opgevat als aanduiding van 'snel' en 'eenvoudig'. Naar voorlopig oordeel heeft Koole met die toevoeging aan het begin van de woordcombinatie en derhalve op een voor het publiek in het oog springende plek zodat de toevoeging meer nadruk krijgt, (enige) afstand genomen van de handelsnaam van Doosopmaat. Dat het element '123' op zichzelf wellicht niet onderscheidend is, zoals door Doosopmaat aangevoerd, doet hieraan niet af.

4.14 [..] geen sprake is van (direct dan wel indirect) gevaar voor verwarring tussen de ondernemingen van partijen. Met de toevoeging van het element '123' heeft Koole uitgaande van het in aanmerking te nemen publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau voldoende afstand genomen van de handelsnaam van Doosopmaat ondanks de geconstateerde overeenstemming in de aard van de ondernemingen.

Onrechtmatig handelen:

4.19 [..] De internetgebruiker die 'doos op maat' als zoekterm intoetst, vindt als hoogst genoteerd zoekresultaat de website van Doosopmaat en daarna pas die van Koole. Nu Koole bovendien op vergelijkbare wijze, met gebruikmaking van het element '123' en een vergelijkbare vormgeving [..] ook andere (verpakkings)producten aanbiedt zoals noppenfolie en rekwikkelfolie via een website met een beschrijvende domeinnaam voorafgegaan door het element '123', kan niet zonder meer worden aangenomen dat Koole door een op de handelsnaam van Doosopmaat gelijkende handels- en domeinnaam te hanteren bewust -laat staan onrechtmatig- probeert te profiteren van de inspanningen van Doosopmaat. [..].

Op andere blogs:
DomJur

BGH 22 januari 2014, I ZR 164/12 (Wetteronline.de)
Eiser heeft een online weerdienst onder de domeinnaam www.wetteronline.de. Gedaagde is houder van de domeinnaam wetteronlin.de. De laatstgenoemde domeinnaam is zo ingesteld dat gebruikers, die een typefout maken als zij de eerstgenoemde site willen bereiken, worden doorgestuurd naar een website over ziekenkostenverzekeringen. Het BGH oordeelt dat het concrete gebruik van een Tippfehler-Domain (e.g. typosquatting) een oneerlijke handelspraktijk op kan leveren ex § 4 Nr. 10 UWG wanneer de gebruiker niet direct en duidelijk erop wordt gewezen dat het niet de website wetteronline.de is waar men zich bevindt. De domeinnaam wordt echter niet geschrapt, nu rechtmatig gebruik denkbaar is en de enkele registratie van een domeinnaam eisers niet onrechtmatig benadeeld.

Uit het persbericht: Der unter anderem für das Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat heute über die Zulässigkeit eines Domainnamens entschieden, der bewusst in einer fehlerhaften Schreibweise eines bereits registrierten Domainnamens angemeldet ist.

Die Klägerin betreibt unter dem Domainnamen "www.wetteronline.de" im Internet einen Wetterdienst. Der Beklagte ist Inhaber des Domainnamens "wetteronlin.de". Nutzer, die durch einen Tippfehler auf die Internetseite des Beklagten gelangen, werden von dort auf eine Internetseite weitergeleitet, auf der für private Krankenversicherungen geworben wird. Für jeden Aufruf dieser Internetseite erhält der Beklagte ein Entgelt. Die Klägerin hat geltend gemacht, sie werde dadurch, dass der Beklagte Interessenten, die auf ihre Seite gelangen wollten, auf eine andere Internetseite umleite, in unlauterer Weise behindert und zugleich werde ihr Namensrecht verletzt. Sie hat den Beklagten daher auf Unterlassung der Benutzung und Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "www.wetteronlin.de" sowie auf Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht begehrt.

Das Landgericht hat den Beklagten im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. Die Berufung des Beklagten hatte keinen Erfolg. Das Berufungsgericht hat angenommen, die geltend gemachten Ansprüche bestünden sowohl unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Behinderung als auch wegen Verletzung des Namensrechts der Klägerin.

Auf die Revision des Beklagten hat der Bundesgerichtshof das Berufungsurteil aufgehoben und die Klage abgewiesen, soweit die Klageanträge auf die Verletzung des Namensrechts gestützt waren. Der Bundesgerichtshof hat eine für den Namensschutz erforderliche namensmäßige Unterscheidungskraft der Bezeichnung "wetteronline" verneint, weil es sich um einen rein beschreibenden Begriff handelt. Mit "wetteronline" wird der Geschäftsgegenstand der Klägerin bezeichnet, "online" Informationen und Dienstleistungen zum Thema "Wetter" anzubieten.

Dagegen hat der Bundesgerichtshof angenommen, dass die konkrete Benutzung der "Tippfehler-Domain" unter dem Gesichtspunkt des Abfangens von Kunden gegen das Verbot unlauterer Behinderung gemäß § 4 Nr. 10 UWG verstößt, wenn der Nutzer auf der sich öffnenden Internetseite nicht sogleich und unübersehbar auf den Umstand hingewiesen wird, dass er sich nicht auf der Seite "wetteronline.de" befindet. Den auf eine unlautere Behinderung gestützten Antrag auf Einwilligung in die Löschung des Domainnamens "wetteronlin.de" hat der Bundesgerichtshof abgewiesen, weil eine rechtlich zulässige Nutzung denkbar ist und die bloße Registrierung des Domainnamens die Klägerin nicht unlauter behindert.

LG Köln - Urteil vom 9. August 2011 - 81 O 42/11, juris
OLG Köln - Urteil vom 10. Februar 2012 - 6 U 187/11, WRP 2012, 989

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Merkhouder heeft 12 jaar gedaan om actie tegen domeinnaam te ondernemen (arabam.net)
B) Voormalige distributieovereenkomst tussen partijen niet ingebracht in procedure (lensbaby.nl)
C) Bescherming handelsnaam ligt in de bijzondere schrijfwijze (letselschaderaadsman.nl)
D) letters a, i en n zitten op een regulier toetsenbord niet bij elkaar (geen typo): sanofi vs sinofn.com
E) Merk is in de jaren '40 gebruikt en door overnames in vergetelheid geraakt (nordmende.com)
F) Domeinnaam nog niet in gebruik, te vroeg aangebracht (boycottstandardandpoors.com)
G) informatie over producten van eiser en link eigen webshop (mikalor.nl overgedragen)
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-1369 arabam.net > Complaint denied
A) Eiseres is een Turkse mediagigant die sinds 2000 de merknaam “Arabam” heeft geregistreerd en onder die naam haar diensten levert. Verweerder is een Turkse autohandelaar die een paar maanden voordat het merk werd geregistreerd, de domeinnaam heeft geregistreerd en onder die (domein)naam auto’s verkoopt. “Arabam” betekent “Mijnauto” in het Turks. Deze site is nu één van de grootste autosites in Turkije, niet vast staat echter dat ten tijde van registratie de website voor de verkoop van auto’s werd gebruikt. Uit gebruik van de “Way Back Machine” van archive.org blijkt echter het tegenovergestelde. Echter heeft de merkhouder er volgens de geschillenbeslechters wel erg lang (zo’n 12 jaar) over gedaan om actie tegen de domeinnaam te ondernemen. Domeinnaamhouder heeft eigen recht legitiem belang bij de domeinnaam, dus eis wordt afgewezen.

“The Panel is concerned at some aspects of the way the Complainant has progressed its dispute over the disputed domain name. The Complainant portrays itself as part of “Turkey’s leading media and entertainment conglomerate”, and its website as “the most well-known car sales website in Turkey”. As such the Complainant could be expected to display impressive vigilance over its intellectual property, yet it has taken 12 years to act against the disputed domain name, irrespective of its early usage or ownership. According to the WayBack Machine (“www.archive.org”), at least as early as April 2002 the disputed domain name resolved to a website offering links that included the Complainant’s field of entertainment, and by January 2003 it carried rudimentary references to cars. There is no evidence that the Complainant, prior to lodging the Complaint, made any attempt to notify purported rights in its trademark directly to the Respondent.
Whilst no statute of limitations or doctrine of laches is embodied in the Policy or Rules, the Panel is nevertheless empowered by Rule 15(a) to decide the Complaint on the basis of “... any rules and principles of law that it deems applicable”. Having regard to all the evidence, the Panel is concerned that the Complainant may very belatedly have set out to gain control of a domain name that it had every opportunity to acquire before the Respondent did so, but did not. In terms of natural justice the Respondent, if deprived now of its business website, may suffer incalculably more discomfiture than if the Complainant had not slept on its purported rights (which is not to say that any earlier Complaint would necessarily have succeeded).”

DNL2013-0034 lensbaby.nl > Complaint denied
B) Zwitserse eiser heeft merk “lensbaby” sinds 2004. Sinds 2008 heeft eiser een Gemeenschapsmerk. Nederlandse domeinnaamhouder heeft de domeinnaam geregistreerd in 2005. Er was een distributieovereenkomst tussen eiser en verweerder. Geen van partijen heeft deze overeenkomst echter in de procedure gebracht. Geschillenbeslechter is van mening dat hij nu ook niet kan beoordelen of er sprake is van een eigen recht of legitiem belang. Daarnaast is deze geschillenprocedure ook niet geschikt voor dit soort geschillen. Eis wordt afgewezen. Op andere blogs: DomJur

“None of the parties has submitted a copy of the agreement between the parties. Even if a copy had been submitted, the Panel notes that the present proceedings are not suited to interpreting the agreement between Complainant and Respondent, similar to what was decided by this Panel in NV TK, Be Watch Ltd v. Tiflo BV, WIPO Case No. DNL2010-0062.
The Regulations are primarily intended to resolve relatively obvious cases of cyber-squatting and are not primarily intended as an alternative to a civil procedure or arbitration on a contractual dispute between the parties. Certain disputes are more fit for decision in such more extensive proceedings, which, for example, provide sufficient scope for the submission and examination for various types of evidence relevant to the interpretation of contract terms.
In any event, as none of the parties has submitted a copy of the agreement or other evidence regarding the terms of the agreement, the Panel finds insufficient basis to conclude in the present proceedings that Respondent lacks rights or legitimate interests in the Domain Name. Accordingly, Complainant has failed to demonstrate that Respondent has no rights or legitimate interests in the Domain Name.”

DNL2013-0032 letselschaderaadsman.nl > Complaint denied
C) Bescherming van de – zeer beschrijvende - handelsnaam “De Letselschade Raetsman” ligt in haar bijzondere schrijfwijze. De domeinnaam stemt hier niet verwarringwekkend mee overeen. Daarnaast wordt de aanduiding “letselschaderaadsman” ook door andere dienstverleners in het vakgebied gebruikt. Eis wordt afgewezen.

“De diensten die onder de Handelsnaam en de website onder de Domeinnaam worden aangeboden betreffen beide het (uiteindelijk) aanbieden van diensten van juridische bijstand aan letselschadeslachtoffers, terwijl deze diensten beide landelijk worden aangeboden. Er zal evenwel pas sprake van verwarringsgevaar kunnen bestaan indien de Domeinnaam slechts in geringe mate van de Handelsnaam afwijkt. De Geschillenbeslechter is van mening dat dit niet het geval is omdat het onderscheidend vermogen van de Handelsnaam zeer gering is omdat zij wordt bepaald door haar bijzondere schrijfwijze. Verweerder heeft aangevoerd, en ook met een voorbeeld aangetoond, dat de aanduiding “letselschaderaadsman” (die identiek aan de Domeinnaam is) ook door andere juridische dienstverleners op het relevante rechtsgebied wordt gebruikt voor dezelfde diensten waarvoor de Domeinnaam en de Handelsnaam worden gebruikt. Voorzover de Handelsnaam onderscheidende kracht heeft, ligt die in haar bijzondere schrijfwijze. Daarmee kan niet worden gezegd dat de Domeinnaam, die in hedendaags Nederlands is geschreven en een beschrijvende aanduiding is, slechts in geringe mate van de Handelsnaam afwijkt.”

D2013-1717 sinofn.com > Complaint denied
D) Eiser is houder van het merk “Sanofi”. Chinese wederpartij heeft de domeinnaam in april 2012 geregistreerd. Duidelijk is dat het merk en de domeinnaam niet geheel identiek zijn. Eiser beroept zich op typosquatting. Volgens geschillenbeslechter is hier echter geen sprake van nu de letters “a”, “i” en “n” op een regulier toetsenbord niet zo dicht bij elkaar staan dat van “vertyping” sprake kan zijn. Derhalve geen verwarringwekkende overeenstemming. Eis wordt o.a. daarom afgewezen.

“The Complainant’s trade mark is SANOFI whilst the Respondent’s disputed domain name consists of the term “sinofn” and the top level domain suffix “.com”. The Complainant has argued that the disputed domain name is a result of a deliberate act of misspelling also known as “typosquatting”. However, the Panel is of the view that given the distance of the letters “a”, “i” and “n” on a typical computer keyboard, the argument for deliberate misspelling of the Complainant’s trade mark SANOFI is not tenable given the totality of the circumstances.
Considering and comparing the disputed domain name <sinofn.com>and the Complainant’s trade mark SANOFI, the Panel is of the view that they are not identical or similar whether visually, phonetically or conceptually. The Panel notes that the prefix “sino” in English is commonly used to refer to China. The Panel further notes that the term “sinofn” most likely refers to the company name “Sinofn (Tianjin) Pharm-Tech Co., Ltd.”, a subsidiary company of “Biosino Bio-technology and Science Inc.”, which is situated in China.1 Furthermore, the Panel also rejects the Complainant’s argument that the term “sinofn” in the disputed domain name <sinofn.com> is a transliteration of the Complainant’s Chinese registered trade mark赛诺菲. The transliteration of赛诺菲 would spell “sinofei” and not “sinofn”.”

D2013-1718 nordmende.com > Complaint denied
E) Eiser is houder van het merk “Nordmende” een oud merk dat al sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw werd gebruikt voor radio- en televisieapparaten. Merk is door verschillende overnames in de vergetelheid geraakt. Het wordt echter sinds 2008 weer gebruikt. Domeinnaam is geregistreerd in 1998. Eiser slaagt er niet in aan te tonen dat ten tijde van registratie van de domeinnaam de verweerder van het merk van eiser op de hoogte was. Eis wordt afgewezen.

“Assuming that the Complainant satisfies the first two factors of the Policy, paragraphs 4(a)(1) and 4(a)(ii), it has nonetheless failed to prove by a preponderance of the evidence that the Respondents registered the Domain Name in bad faith. All of the Complainant’s bad faith allegations relate to use only. Complaint VI.C, p. 9. The Complainant has not alleged bad faith registration or attempted to support an inference of bad faith registration by pointing to any evidence of record. Moreover, the factual evidence it does submit undermines the inference of bad faith registration. Specifically, the Wikipedia article that the Complainant relies upon observes that “In the 1990s, the name Nordeman was used with decreasing frequency, and it eventually disappeared in favor of the Thomson name. In 2005 Videocon Group acquired all cathode ray tube activities from Thomson. The Nordmende brand was relaunched in Ireland in 2008.” Annex 3. This evidence prevents the Panel from finding that the Respondent likely knew of the Complainant’s rights at the time of the Domain Name was registered in 1998. On the contrary, the evidence suggests that the Domain Name was registered during a prolonged hiatus in the use of the asserted mark. Consequently, this case may be considered to raise issues analogous to those where trademark rights arise after a domain name is registered. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), paragraph 3.1.
This is not to say that the Complainant abandoned its trademark rights, but it is not enough under the Policy’s third factor to merely prove that the Complainant has trademark rights. The Complainant must prove bad faith registration, which, at a minimum requires evidence sufficient to support an inference that the Respondent more likely than not was aware of the Complainant’s rights. WIPO Overview 2.0, paragraph 3.4. The evidence here does not support that inference.”

D2013-1546  boycottstandardandpoors.com > Complaint denied
Eiser is houder van het merk “Standard en Poor’s”. De domeinnaam wordt momenteel (nog) niet gebruikt. Volgens geschillenbeslechter is de eis dan ook te vroeg aangebracht. Domeinnaam kan immers nog te goeder trouw worden gebruikt. Bijvoorbeeld door een kritieksite onder de domeinnaam te plaatsen. Eis wordt afgewezen.

“Respondent is not currently using the domain name to resolve to a web site. Since it is conceivable that Respondent could use the domain name in such a way that Respondent did not seek to profit from the good will attached to Complainant’s family of marks, the complaint has been brought prematurely. Should Respondent in the future seek to profit from the good will attached to Complainant’s family of marks, Complainant may file a complaint at such time. Accordingly, the Panel finds that at present, Complainant has failed to establish bad faith registration and use as required under the Policy”

DNL2013-0053 mikalor.nl > Transfer
Eiser is houder van het merk “Mikalor” dat slangenklemmen produceert. Verweerder verkoopt de producten van eiser. Wanneer men naar de domeinnaam www.mikalor.nl gaat, komt men op een door eiser gemaakte website met informatie over de producten van eiser. Op de website staat echter ook een verwijzing naar de webshop van verweerder (ig-parts.nl). Op de website van verweerder worden echter ook producten verkocht die met de producten van eiser concurreren. Dit maakt volgens de geschillenbeslechter dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft en dat hij de domeinnaam te kwader trouw gebruikt. De domeinnaam moet worden overgedragen. Op andere blogs: DomJur

“The Panel has also reviewed the current version of the website under the Domain Name. On the homepage only goods produced by the Complainant are offered. Furthermore, on the homepage the Respondent states that it is “official importer of Mikalor hose clamps” (in Dutch: “IQ-Parts is officieel importeur van Mikalor slangklemmen”).
On top of the homepage there are three links (in Dutch): web shop, news and contact. The link to the web shop redirects the visitor to a page on the website of the Respondent under the domain name
<iq-parts-shop.nl>.
This page shows various products of the Complainant and on the left hand side a column allowing a visitor to select products similar to those of the Complainant but made by competitors of the Complainant.
The Panel is of the view that by doing this, it cannot be said that the Respondent is using the website under the Domain Name to only sell the trademarked goods. The website makes it relatively easy for users to switch to another product than the Complainant’s.”

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2072 (Stichting Slachtofers Iatrogene Nalatigheid-Nederland tegen neuroloog)
Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. "Privépersoon". Zie eerder IEF 11834, IEF 9803, IEF 8954, en IEF 9902 waarin onder meer is geoordeeld dat door de voorzieningenrechter dat een persoon in de uitoefening van een hoge (medische) functie ten aanzien van het openlijk uiten van kritiek meer zal moeten dulden dan als privépersoon. Echter het Hof gelast geïntimeerden om gebruik van de domeinnaam en denkbare variaties hierop te staken, de domeinnaam over te dragen en te rectificeren op de website.

Steekwoorden in cassatie: Vrijheid van meningsuiting. Onrechtmatige publicatie op internet. Onrechtmatige registratie domeinnaam en bevel tot overdracht. Belangenafweging. Art. 10 lid 2 EVRM. Executie dwangsom. De Hoge Raad volgt de Conclusie A-G en verwerpt het beroep onder vermelding van art. 81 lid 1 RO.

Uit de Conclusie A-G:

2.8. In het middelonderdeel wordt vervolgens onder 2.3 geklaagd dat het hof bij de belangenafweging als bedoeld in art. 10 EVRM is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting, althans ongemotiveerd is voorbijgegaan aan essentiële stellingen, te weten:
a.    het beroep van de patiënte op het vonnis in een eerder gevoerd kort geding13, waarin onder meer was overwogen dat de stichting SIN-NL “op een stevige wijze de publiciteit mag zoeken” en dat een hoge (medische) functie zoals door [verweerder] wordt bekleed met zich kan brengen dat er (in het openbaar) kritiek op het functioneren wordt geuit en dat men daartegen (tot op zekere hoogte) ook bestand moet zijn;
b.    de stelling van de patiënte dat [verweerder] in deze kwestie ook zelf de openbaarheid heeft gezocht;
c.    de stelling over een mededeling van [verweerder] in Medisch Contact, waaruit de patiënte afleidt dat de door [verweerder] ondervonden hinder van haar publicaties kennelijk wel meeviel en haar betwisting van de stelling van [verweerder] dat patiënten afspraken met hem hadden afgezegd na kennisneming van de teksten die de patiënte op internet had geplaatst.

2.9.
Het spreekwoord zegt dat hoge bomen veel wind vangen. Ook in de rechtspraak van het EHRM is wel het argument gebruikt dat personen die voor een publieke functie kiezen, zoals politici, verder gaande openbare kritiek moeten kunnen verdragen dan de gemiddelde burger14. In dit verband wordt dikwijls als voorbeeld genoemd dat dezulken moeten verdragen dat zij door cabaretiers of in cartoons op de hak worden genomen, op spandoeken persoonlijk worden aangevallen of door de ondervrager tijdens een interview ‘stevig’ worden aangepakt. In dit geval gaat het niet om de publieke functie(s) die [verweerder] bekleedt, maar om zijn optreden als een arts die door een individuele patiënt wordt geconsulteerd. In die situatie kan m.i. niet worden gezegd dat hij geacht moet worden meer ‘weerbaar’ of ‘tolerant’ te zijn dan de gemiddelde burger. Weliswaar kan van een arts worden verlangd dat hij op een passend tijdstip verantwoording aflegt voor zijn professionele optreden jegens een individuele patiënt tijdens een consult (bijvoorbeeld in een medisch-tuchtrechtelijke procedure), maar dat is iets anders dan dat de arts in het openbaar het debat over het consult/de medische behandeling aangaat of beantwoordt: een arts is gebonden aan zijn professionele geheimhoudingsplicht en kan daarom in het openbaar niet altijd gedetailleerd reageren. In de overwegingen van het hof gaat het bovendien om ‘lichtvaardige en ongefundeerde verdachtmakingen die afbreuk doen aan de integriteit, geloofwaardigheid, eer en goede naam van [verweerder] als neuroloog’. Daarmee is in de redenering van het hof ook de grens overschreden van de kritiek die de bekleder van een vooraanstaande publieke functie of een persoon die zelf de openbaarheid heeft gezocht zich behoeft te laten welgevallen.

2.10.
Het hof heeft de motivering van zijn beslissing niet gebaseerd op schade die [verweerder] zou hebben geleden doordat andere patiënten afspraken met hem hebben afgezegd na kennisneming van de publicaties van deze patiënte. Om die reden kwam het hof niet toe aan de betwisting van die stelling.

2.11.
De klacht aan het slot van dit middelonderdeel, die inhoudt dat zelfs indien ervan wordt uitgegaan dat de patiënte onvoldoende heeft gesteld om de door het hof bedoelde uitlatingen te rechtvaardigen, dit nog niet een inbreuk op de door art. 10 EVRM beschermde vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt, is slechts toegelicht met de stelling dat het hof aan “alle gestelde relevante omstandigheden” had behoren te toetsen, alsook aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, en in dit rov. 4.13 - 4.18 onvoldoende heeft gedaan. Deze klacht voldoet niet aan de eisen die de wet aan een cassatiemiddel stelt en is te weinig concreet om tot cassatie te kunnen leiden. Onderdeel 2 faalt.

2.13.
In rov. 4.19 overweegt het hof:
“In het verlengde hiervan acht het hof het registreren van de domeinnamen www.[verweerder].nl en www.[verweerder].nl en het lanceren van onderhavige websites, met als kennelijk doel om onder een groot publiek, waaronder – zo valt uit de keuze van de naam van de website af te leiden – met name relaties en patiënten van [verweerder], lichtvaardige, ongefundeerde en ernstige beschuldigingen ten aanzien van [verweerder] bekend te maken voorshands eveneens onrechtmatig. De websites zijn enkel gewijd aan verdachtmakingen jegens [verweerder] en niet is gesteld noch aannemelijk is geworden dat [eiseres] c.s. de websites voor enig ander doel wensen te gebruiken en dat de relaties en patiënten van [verweerder] daarbij niet zullen worden blootgesteld aan lichtvaardige en ongefundeerde verdachtmakingen die afbreuk doen aan zijn integriteit, geloofwaardigheid, eer en goede naam.”
In rov. 4.23 overweegt het hof ter zake van de vordering in conventie tot overdracht:
“(…) deze betrekking heeft op de beide exclusief aan [verweerder] gewijde websites/domeinnamen, een passende maatregel vormt ter preventie van nog weer nieuwe inbreuken en ook bij wege van schadevergoeding gerechtvaardigd is, zodat deze eveneens voor toewijzing vatbaar is”.
2.14.
Domeinnamen met de uitgang “.nl” worden sinds 1996 geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Eenieder kan bij deze stichting een domeinnaam registreren die nog niet door een ander was geregistreerd. Op deze wijze was het mogelijk, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan de eigennaam van een ander. Naast bezwaren van merkenrechtelijke en handelsnaamrechtelijke aard, die in dit geding niet aan de orde zijn, leidde dit meer dan eens tot geschillen. In de eerste plaats kan sprake zijn van misbruik van de bevoegdheid tot registratie (bijvoorbeeld het ‘kapen’ van een naam: het registreren als domeinnaam van de naam van een ander, ten einde te profiteren van de aan die naam verbonden goodwill of om die ander te hinderen). Bij de registratie van domeinnamen vindt geen toetsing plaats. In de tweede plaats kan een domeinnaam naar zijn aard maar éénmaal worden uitgegeven. Wanneer iemand de naam van een ander heeft geregistreerd als domeinnaam, kan die naamdrager zijn eigen naam niet langer als domeinnaam registreren. Tegen de registratie van een (persoons-)naam als domeinnaam kan bezwaar worden gemaakt door degene die de desbetreffende naam voert15. Naast de algemene regels over strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer jegens een ander betaamt (art. 6:162 BW) en over misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW), kan de benadeelde naamdrager een beroep doen op art. 1:8 BW: “Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of diens geslacht of gezin te behoren”. De discussie wordt dan verlegd naar de vraag of deze schijn is gewekt16.

2.15.
Het oordeel dat het registreren van de domeinnamen “[verweerder].nl” en “[verweerder].com” onrechtmatig is jegens [verweerder] geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. In de rechtspraak zijn precedenten waarbij een vordering tot het staken van het gebruik van een domeinnaam, houdende andermans persoonsnaam, is toegewezen17. Daarbij kunnen een rol spelen: (i) dat het registreren van een domeinnaam voor de naamdrager de mogelijkheid blokkeert om zélf zijn naam als domeinnaam te registreren en (ii) dat alleen de persoonsnaam in de domeinnaam is vermeld, hetgeen suggereert dat dit de website van die persoon is. Indien de patiënte en de stichting SIN-NL van deze domeinnaam geen gebruik mogen maken, wordt daarmee hun vrijheid van meningsuiting slechts gedeeltelijk ingeperkt: zij kunnen immers op een website onder een andere domeinnaam hun boodschap publiceren18.

2.16.
Dit neemt niet weg dat steeds een afweging moet plaatsvinden van de in art. 10 lid 1 EVRM bedoelde vrijheid van meningsuiting tegenover het in lid 2 bedoelde geschonden recht of belang. Voor een actievoerder/klokkenluider die zijn mening onder de aandacht van het publiek wil brengen kan het aantrekkelijk zijn, zich te bedienen van een domeinnaam die gelijk is aan de naam van degene tegen wie de actie is gericht: personen die om enigerlei reden op het internet informatie zoeken met die naam als zoekopdracht, of die rechtstreeks op deze domeinnaam zoeken, zullen eerder van zijn kritiek op de desbetreffende naamdrager kennis kunnen nemen dan wanneer deze kritiek op het internet slechts onder een andere domeinnaam te vinden is (bijv. op een website op naam van de actievoerder); zo werken zoekmachines op het internet nu eenmaal. De vrijheid van meningsuiting omvat de keuze van het medium waarin de boodschap wordt gebracht. Daartegenover staat dat het gebruik van een valse naam bij het publiek verwarring kan wekken en schade kan veroorzaken19. Ook het naamrecht (de regel van art. 1:8 BW) beperkt deze vrijheid.

2.17.
In dit geval heeft het hof de door art. 10 lid 2 EVRM vereiste belangenafweging gemaakt. In het licht van de aangehaalde overwegingen van het hof is het bevel tot overdracht van de domeinnamen “[verweerder].nl” en “drkuks.com” aan [verweerder] niet disproportioneel: nog daargelaten dat de registratie van deze domeinnamen [verweerder] verhinderde om zelf deze naam als domeinnaam te registreren, moet het bevel tot overdracht worden gezien als maatregel ter voorkoming of beperking van verdere schade. De vrijheid van meningsuiting is daardoor wel enigszins, maar niet tot in de kern beperkt. Wat betreft het verbod van “ieder ander gebruik van een of meer domeinnamen bestaande uit de naam van [verweerder]”, heeft de steller van het middel in zoverre gelijk dat de formulering van het gebod in het dictum óók domeinnamen omvat die niet de schijn wekken dat zij de naam zijn van (een website van) [verweerder] of uit anderen hoofde onrechtmatig zijn. Binnen de context en gezien de gedingstukken, is voor de lezer echter duidelijk dat het hof met deze ruime formulering van het verbod slechts heeft beoogd te voorkómen dat de veroordeling door de patiënte of door de stichting SIN-NL zou worden ontgaan op een wijze zoals dit is geschied met de veroordeling in het vonnis van 23 juni 2010 (zie rov. 4.20). Bij wijze van voorlopige voorziening in een kort geding (ordemaatregel in een conflict waarin escalatie dreigt) is dit verbod m.i. niet ontoelaatbaar. Onderdeel 3 faalt.

2.18.
Onderdeel 4 behelst de klacht dat, beschouwd in het licht van de uit art. 10 EVRM en art. 7 lid 3 Gw voortvloeiende eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, het hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting door de veroordeling in het dictum op vier punten te algemeen of te vaag te formuleren. Deze veroordeling beperkt de patiënte te zeer in haar uitingsvrijheid, mede gelet op de bedreigde dwangsom. De klacht heeft betrekking op de volgende vier punten:
(i) onder I: “hun onrechtmatig handelen”: het hof had behoren te specificeren om welke uitlatingen en/of handelingen het precies gaat;
(ii) onder IV: “iedere onrechtmatige verwijzing naar de naam van [verweerder]”: het hof legt niet uit wanneer een verwijzing naar de naam [verweerder] onrechtmatig is;
(iii) onder IV: “haar internetsite” en
(iv) onder V: “de website van de stichting”: het hof legt niet uit welke van de vele sites is bedoeld.

2.19.
Zo in een concreet geval geschil zou rijzen over de uitleg van de veroordeling, kan in een executiegeschil over die uitleg een beslissing worden gegeven. De door het hof gebezigde formulering wijst niet op een verkeerde rechtsopvatting. De veroordeling onder I is, wat de onrechtmatigheid van het handelen betreft, door het hof gemotiveerd in rov. 4.13 - 4.18 voor de inhoud van de uitlatingen en in rov. 4.19 voor het registreren van deze domeinnamen. Daarmee is voor de lezer duidelijk op welk onrechtmatig handelen het hof het oog heeft, terwijl het hof in het dictum onder I bovendien nog een precisering heeft aangebracht. Wat betreft de veroordeling onder IV, heeft het hof in rov. 4.23 overwogen dat het gevorderde bevel wordt beperkt tot die verwijzingen (op de website van de patiënte en/of van de stichting SIN-NL), welke onrechtmatig zijn. Aan het slot van rov. 4.16 heeft het hof aannemelijk geacht dat [verweerder] aanzienlijke hinder ondervindt van de door de patiënte en de stichting SIN-NL in de lucht gehouden website “drkuks.com” met de daarop geuite ongefundeerde en diffamerende beschuldigingen en de beide andere websites (“www.jankuks.nl” en “www.sin-nl.org”) die verwijzen naar de website “www.drkuks.com”. Om die reden valt niet in te zien waarom de veroordeling ontoelaatbaar vaag of te algemeen zou zijn. Onderdeel 4 faalt.

2.26.
Voorop staat dat een eenmaal verbeurde dwangsom voor het gehele bedrag verbeurd blijft en dat de rechter in principe niet mag overgaan tot aanpassing van het bedrag, noch tot opheffing van de verplichting tot betaling van een dwangsom. Indien na het opleggen van de dwangsom de veroordeelde partij verzoekt de hoogte van de dwangsom te herzien, heeft de rechter die de dwangsom heeft opgelegd in bepaalde gevallen die mogelijkheid (art. 611d Rv)24. Het hof heeft in het dictum en in rov. 4.25 de in reconventie ingestelde vorderingen tot opheffing van het executoriaal beslag uitdrukkelijk afgewezen. Aan dat oordeel heeft het hof ten grondslag gelegd dat de patiënte en de stichting SIN-NL voor terugbetaling geen bijzondere grond hebben aangevoerd. Naast de daaraan voorafgaande overweging, over hetgeen de patiënte volgens het hof heeft ondernomen “om de veroordeling bewust te ontgaan”, behoefde dit oordeel geen nadere motivering om voor de lezer begrijpelijk te zijn. Ook beschouwd in het licht van de gedingstukken behoefde dit oordeel geen nadere motivering: de patiënte had zich voornamelijk op een gebrek aan draagkracht beroepen. Op grond van art. 3:13 lid 2 in verbinding met art. 3:15 BW kan een bevoegdheid − ook de bevoegdheid tot executie van een vonnis van de burgerlijke rechter − worden misbruikt, onder meer indien deze wordt uitgeoefend (i) met geen ander doel dan de ander te schaden, (ii) met een ander doel dan waarvoor zij is gegeven, of (iii) in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, in redelijkheid niet tot de uitoefening had kunnen komen25. In rov. 4.25, gelezen in verbinding met de omschrijving van de grief in rov. 4.24, ligt besloten dat het hof van oordeel is dat ook het beroep op misbruik van executiebevoegdheid niet slaagt. Onderdeel 5 faalt.

Op andere blogs:
DomJur

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:
A) Vanwege bezit andere Greater Toronto Area (GTA)-domeinnamen, maakt het aannemelijk dat GTA.tv niet te kwader trouw is geregistreerd
B) Geografische aanduiding "Gold Coast" is niet beschermd onder de UDRP-regeling. Er zijn 189 Australische "Gold Coast"-merken geregistreerd, waardoor de term niet kenmerkend is voor eiser.
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DTV2013-0004
gta.tv > Complaint denied
A) Eiser, Take-Two interactive software, is ontwikkelaar van games. Eiser is sinds lange tijd houder van merk “GTA”, een afkorting voor de spellenreeks Grant Theft Auto, en heeft daarnaast ook aanvragen gedaan voor het merk “GTA TV”. Verweerder heeft de domeinnaam gta.tv in maart 2010 geregistreerd. De domeinnaam is - vooralsnog - inactief. Verweerder heeft sinds 2004 ook de domeinnamen gta411.com en gtanews.com in zijn bezit. Hierop staat informatie over een specifiek geografisch gebied, namelijk de “Greater Toronto Area”. Afgekort dus ook GTA. Dat verweerder deze domeinnamen heeft, maakt het aannemelijk dat gta.tv niet is geregistreerd om eiser te belemmeren om zijn merk in een domeinnaam te gebruiken en dat legitiem gebruik van de domeinnaam nog nodig is. Daarnaast ook geen sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. Eis wordt afgewezen.

D2013-1733
goldcoast.com > Complaint denied
B) Gold Coast is een stad in Australië. Eiser is een bedrijf in de toeristische sector en heeft meerdere merken geregistreerd waar de geografische aanduiding “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. Domeinnaam is geregistreerd in 1997. Geen sprake van verwarringwekkende overeenstemming met een (het) merk om diverse redenen. Sprake van geografische aanduiding. Hoofdregel uit eerdere beslissingen is dat geografische aanduidingen in principe niet zijn beschermd onder de regeling. Verweerder heeft 189 Australische merken overgelegd waar de term “Gold Coast” een onderdeel van uitmaakt. De term “Gold Coast” is dus niet perse kenmerkend voor eiser.

“Fourthly, and related to the first and second points above, previous decisions under the Policy involving allegations of rights in a city name have often been rejected in favour of respondents. For example, in Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network, WIPO Case No. D2007-1318 the then panel stated the general rule that geographic terms are not per se protected under the Policy, because geographical terms ordinarily cannot serve as trademarks for the geographical areas to which they relate. In this case, the term “Gold Coast” is not performing such a function by itself. It is only one component of the Complainant’s various marks. The Complainant’s trademark rights do not extend to particular components of its marks, particularly those which, like the geographic term “Gold Coast, may have a large number of associations.”