Domeinnaamrecht  

Rechtbank Midden-Nederland 24 augustus 2015, IEF 15201; ECLI:NL:RBMNE:2015:6242 (AKTIE-TAXI en AKTIETAXI tegen TCMN)
Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. AKTIE-TAXI stelt met succes dat TCMN inbreuk maakt op haar rechten op grond van de handelsnaamwet, omdat TCMN aan het economisch verkeer deelneemt onder de handelsnaam Aktie-Taxi. De naam is echter exclusief aan eiser voorbehouden. De Rechtbank oordeelt dat potentiële klanten in de veronderstelling verkeren dat zij een dienst afnemen bij Aktie Taxi of Actie Taxi en niet bij TCMN. Dat een potentiële klant bij het maken van een reservering wordt doorgelinkt naar de website van TCMN doet hier niets aan af. Daarnaast is er ook sprake van verwarringsgevaar. De kenmerkende onderdelen van beide handelsnamen zijn de woorden: taxi en actie/aktie. Het woord taxi is beschrijvend voor de aard van de onderneming. Het woord actie is indirect beschrijvend. Daar staat tegenover dat de woorden nagenoeg gelijk of in dezelfde volgorde in de naam zijn geplaatst. 

4.6. Voor het antwoord op de vraag of de in het geding zijnde domeinnamen beschouwd moeten worden als handelsnamen in de zin van de Hnw is het volgende van belang. Een handelsnaam is een naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Ook een domeinnaam kan als handelsnaam worden gebruikt. De domeinnamen www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan de geldigheid van een handelsnaam. Zo zijn de bestanddelen van de door TCMN gehanteerde domeinnamen - ‘aktie’/’actie’ en ‘taxi’ - weliswaar beschrijvend van aard, maar door de combinatie van deze woorden is geen sprake van monopolisering van die woorden. Aan alle verdere vereisten is eveneens voldaan. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de desbetreffende domeinnamen namen betreffen waaronder de onderneming in het economisch handelsverkeer wordt gedreven. In dit geval worden naar het oordeel van de voorzieningenrechter de namen als domeinnamen gebruikt en treedt TCMN als onderneming onder meer door het gebruik van voornoemde domeinnamen naar buiten. Uit de overgelegde stukken blijkt immers dat als een (potentiële) klant de website met de desbetreffende domeinnamen opent op die pagina staat (in dit voorbeeld de website www.Actie-Taxi.nl): “Welkom bij Actie-Taxi”. Vervolgens is vermeld: “Bent u op zoek naar een taxi. Dan bent u bij Actie Taxi op het goede adres want bij Actie Taxi kunt u 24 uur en 7 dagen per week uw taxi reserveren.” en “Actie Taxi staat bekend om de lage luchthaven vervoer prijzen de goedkoopste in de regio Utrecht.” De potentiële klant verkeert blijkens de tekst van de website in de veronderstelling dat hij een taxidienst zal afnemen van - in het gegeven voorbeeld - Actie Taxi. Dit geldt ook voor Aktie Taxi, zie hiervoor onder 2.3. In de tekst wordt consequent verwezen naar Aktie Taxi of Actie Taxi. Slechts met betrekking tot e-mailadres, de op de website van Actie Taxi genoemde website www.tcmn.nl en aan de onderzijde van de pagina wordt verwezen naar TCMN. Weliswaar is door TCMN onweersproken gesteld dat indien een (potentiële) klant een reservering wil plaatsen of bijvoorbeeld de kosten van een taxirit wil berekenen, de klant automatisch wordt doorgelinkt naar de hoofdwebsite www.tcmn.nl, echter gelet op het vorenstaande neemt dat niet weg dat de potentiële klant zeer wel mogelijk in de veronderstelling verkeert dat zij een dienst afneemt bij Aktie Taxi of Actie Taxi althans - op zijn minst - dat zij door middel van de onderneming ‘Aktie Taxi’ of ‘Actie Taxi’ een dienst afneemt die direct of indirect verbonden is met Aktietaxi. Het verweer van TCMN dat de websites www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl sub-websites betreffen en zij niet onder die domeinnamen naar buiten treedt als (onderdeel van een) onderneming, is niet aannemelijk gemaakt. Gelet op het vorenstaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de websites www.aktie-taxi.nl en www.actie-taxi.nl beschouwd dienen te worden als handelsnamen in de zin van de Hnw nu TCMN mede met voornoemde domeinnamen in het economisch handelsverkeer naar buiten treedt.

4.10. Het verwarringsgevaar blijkt overigens ook uit het volgende. De kenmerkende onderdelen van beide handelsnamen zijn de woorden ‘taxi’ en ‘aktie/actie’. Het woord ‘taxi’ is beschrijvend voor de aard van de onderneming, namelijk het aanbieden van taxidiensten. Het woord ‘actie’ is op zijn minst indirect beschrijvend nu dit woord aangeeft dat het in combinatie met het woord ‘taxi’ concurrerend is met andere taxivervoersbedrijven ten aanzien van de gehanteerde prijzen. Dat maakt dat de handelsnaam in zijn geheel (indirect) beschrijvend is en in die zin weinig onderscheidend vermogen heeft. In beginsel leidt dat minder snel tot verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Daar staat echter tegenover dat de kenmerkende woorden gelijk, althans nagenoeg gelijk en in dezelfde volgorde in de naam zijn geplaatst. Dit betekent dat de beide handelsnamen slechts in zeer geringe mate van elkaar afwijken. Voorts is de aard van beide ondernemingen gelijk. Beide partijen richten zich op taxiververvoer en meer in het bijzonder (ook) op vervoer van en naar luchthavens. Voorts benaderen beide partijen dezelfde doelgroep (relevante publiek) voor het afnemen van hun diensten. Beide partijen werven klanten door middel van hun website(s) en zij richten zich (hoofdzakelijk) op klanten uit de regio Utrecht. Daarmee staat tevens vast dat het vestigings- en werkgebied van partijen overeenkomt.

Zie ook deze blog: Olav Schmutzer, Legaltree.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 25 augustus 2015, IEF 15198 (eiser tegen Leidseplein Beheer)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers, BINGH advocaten. Domeinnaamgeschil. Eiser is eigenaar en houder van de domeinnamen Bulldog.com en Buldog.com en vordert schadevergoeding voor de tijd dat hij de domeinnamen in de periode van augustus 2004 tot augustus 2009 niet heeft kunnen gebruiken. Als verweer wordt met succes opgeworpen dat de vordering van eiser inmiddels is verjaard. De voorzieningenrechter concludeert dat er een gerede kans bestaat dat dit in een eventuele bodemprocedure gehonoreerd zal worden. De vordering van eiser is alleen om die reden in dit kort geding niet toewijsbaar. Daarnaast kunnen er ook vraagtekens worden gezet bij het spoedeisend belang van eiser. Hij had immers niet alleen in een veel eerder stadium een eis tot schadevergoeding kunnen indienen, maar heeft ook onvoldoende duidelijk gemaakt waarom niet van hem gevergd zou kunnen worden de uitkomst van de bodemprocedure af te wachten.

Lees hier: Rechtbank Den Haag 24 mei 2006, IEF 2110
Lees hier: Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2012, IEF 11827

De beslissing:
4.9. Al met al kan worden geconcludeerd dat op basis van de thans in het geding gebrachte gegevens, een gerede kans bestaat dat de rechter in een eventuele bodemprocedure het beroep op verjaring van Y c.s. zal honoreren. De vordering van X is alleen om die reden in dit kort geding niet toewijsbaar. Daarbij wordt nog aangetekend dat tevens vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het spoedeisend belang van X. Hij had immers niet alleen in een veel eerder stadium een eis tot vergoeding van schade kunnen indienen, maar heeft ook onvoldoende duidelijk gemaakt waarom niet van hem zou kunnen worden gevergd de uitkomst van de bodemprocedure af te wachten. Voorshands wordt zijn opvatting dat hij de resultaten van het schadeverzoek diende af te wachten alvorens een procedure aanhangig te maken, niet gedeeld. Y heeft terecht aangevoerd dat ook, eerder al, een voorlopig deskundigenbericht had kunnen worden aangevraagd. Dan X thans behoefte heeft aan liquide middelen om investeringen te doen, maakt het voorgaande niet anders. 

Rechtbank Den Haag 30 april 2015, IEF 15153; ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 (Byelex tegen Galjoenstaete en Storgrid)
Merkenrecht. Byelex heeft uit het faillissement van Storgrid haar softwareplatform met broncode, goodwill overgenomen en vordert staking van inbreuk op haar merkenrechten en handelsnaamrechten door nieuwe merkregistratie STORGRID (EFS) en ingebruikneming domeinnamen. De overeenkomst tussen de curator en Byelex beoogd een doorstart van de onderneming door Byelex, met inbegrip van het voortgezet gebruik van handelsnamen en domeinnamen. Galjoenstaete heeft haar website online geplaatst nadat zij bekend was geraakt met de vorderingen van Byelex en nadat de rechtbank een kort geding datum had bepaald. Staking wordt bevolen.

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat met de overeenkomst van 26 maart 2015 tussen de curator en Byelex beoogd werd een doorstart van de onderneming van SG en SGIH door Byelex mogelijk te maken, met inbegrip van het voortgezet gebruik van de tot de boedel behorende handelsnamen en domeinnamen van SG en SGIH. Naar voorlopig oordeel heeft Byelex dan ook een spoedeisend belang bij het ongestoord gebruik van de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten die zij bij die overname heeft verkregen, om een effectieve doorstart te kunnen maken. Dit belang dient in het kader van de gevorderde voorziening te worden afgewogen tegen het belang dat Galjoenstaete heeft bij het vrijelijk kunnen concurreren met Byelex met gebruik van de aan haar toebehorende (intellectuele eigendoms-)rechten.

4.4. Voorshands oordelend heeft de stelling van Byelex dat zij zich jegens Galjoenstaete kan beroepen op een handelsnaamrecht voor de handelsnaam STORGRID en een Beneluxmerkrecht voor het woordmerk STORGRID ESF een kans van slagen.

4.6. Galjoenstaete heeft haar website online geplaatst nadat zij bekend was geraakt met de vorderingen van Byelex en nadat de rechtbank een kort geding datum had bepaald. Alles afwegend dient het belang van Byelex om bij de doorstart niet gehinderd te worden door het gebruik van het teken STORGRID door Galjoenstaete voor de duur van het kort geding zwaarder te wegen dan het belang van Galjoenstaete om nu al, hangende het kort geding, met gebruik van het teken STORGRID en de domeinnamen storgrid.eu, storgrid.com en mystorgrid.com haar waren en diensten aan te kunnen bieden. Om die reden is de vordering tot het treffen van een provisionele voorziening toewijsbaar, zoals hierna in het dictum bepaald.

Op andere blogs:
Domjur

WIPO 8 mei 2015, DNL2015-0014 (Beslist.nl)
Domeinnaamrecht. Via DomJur. Eiseres is Beslist.nl, een Nederlands bedrijf dat via de websites gekoppeld aan haar domeinnamen beslist.nl en beslist.be consumentenproducten van derde partijen aanbiedt, waaronder ook schoenen. Eiseres is houdster van het woordmerk BESLIST en het beeldmerk BESLIST.NL. Verweerders zijn [persoonsnaam 1], [persoonsnaam 2] en twee verdere verweerders, welke houders zijn van de domeinnamen beslistschoenen.nl, beslist-schoenen.nl, beslistloopschoenen.nl en beslist-loopschoenen.nl. Eiseres vordert overdracht van de domeinnamen op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Verweerders hebben geen verweerschrift ingediend.

Het verzoek van eiseres tot consolidatie van de vorderingen tegen vier verschillende formele houders is toegewezen, omdat de geschillenrechter vaststelt dat er een zodanig onderling verband bestaat dat, zeker in het licht van vermeende identiteitsfraude en het ontbreken van enig verweer, sprake is van een enkele partij.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnamen van verweerders verwarringwekkend overeenstemt met de merken van eiseres. De domeinnamen bestaan allemaal uit het merk van eiseres en de beschrijvende term “schoenen” of “loopschoenen”. Het dominante woordelement is het merk van eiseres. De toevoeging van het beschrijvende bestanddeel “schoenen” of “loopschoenen” in de domeinnamen lijkt onvoldoende te zijn om de verwarringwekkende overeenstemming weg te nemen, temeer “schoenen” of “loopschoenen” een gebruikelijk product is van eiseres.

Vervolgens stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerders geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam hebben. Eiseres heeft dit voldoende aannemelijk gemaakt, want verweerders hebben geen enkele relatie met eiseres en verweerders hebben geen toestemming of gebruiksrecht verkregen om het merk of daarmee overeenstemmende tekens te gebruiken.

Ten slotte stelt de geschillenbeslechter vast dat verweerders de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd hebben. Gezien de gestelde bekendheid van eiseres en het feit dat merk BESLIST eerder is geregistreerd dan de domeinnamen, waren verweerders bekend of hadden bekend moeten zijn met (het merk van) eiseres ten tijde van registratie van de domeinnamen. De geschillenbeslechter acht het zeer aannemelijk dat verweerders de domeinnamen hoofdzakelijk hebben verworven om commercieel voordeel te behalen met verwarringwekkend gebruik van het merk. Internetgebruikers worden naar websites van verweerders geleid waarop dezelfde producten worden aangeboden als op de websites van eiseres.

De vordering wordt toegewezen.

Een bijdrage van DomJur: Domeinnaamrecht. Zie eerder Hof Den Haag [IEF 14977]. Geen staking van het gebruik van de domeinnaam kuifje.nl door Hergé Genootschap, omdat het charter tussen Hergé Genootschap en Moulinsart verbiedt om de naam en/of het merk TINTIN te gebruiken in een domeinnaam en niet de vertaling ‘Kuifje’.

Appellante is Moulinsart S.A., houdster van de auteursrechten op bepaalde werken van Hergé en houdster van diverse woord- en beeldmerken. Geïntimideerde is Hergé genootschap, houdster van de domeinnamen kuifje.nl en hergegenootschap.nl. Partijen hebben tot in 2009 samenwerkt. In 2008/2009 heeft er intern bij appellante een wisseling van de wacht plaatsgevonden en begin 2009 is aan geïntimideerde nieuwe voorwaarden voor reproductie van elementen uit het oeuvre van Hergé toegezonden in een charter.

In eerste aanleg heeft appellante in hoofdzaak gevorderd een bevel tot staking van het gebruik van het teken ‘Kuifje’ in de domeinnaam. De rechtbank heeft de vordering afgewezen. In hoger beroep vordert appellante dat het hof het bestreden vonnis vernietigd en opnieuw rechtdoende haar vorderingen toewijst, waaronder het staken en gestaakt te houden van het gebruik in de domeinnaam van het merk Kuifje, of elk daarmee verwarringwekkend overeenstemmend teken.

Geïntimideerde heeft zich beroepen op dwaling als vernietigingsgrond van het charter. Dit beroept slaagt en het charter is partieel nietig. In het charter wordt onder 3, vierde streepje bepaald dat de domeinnaam of website van een genootschap niet de naam en/of het merk TINTIN zal bevatten. Volgens appellante wordt daarmee ook de Nederlandse vertaling ‘Kuifje’ mee bedoelt. Geïntimideerde betwist deze stelling. Nu appellante heeft nagelaten haar stelling te onderbouwen, is naar het oordeel van het hof in rechte niet komen vast te staan dat het charter ook ‘Kuifje’ in een domeinnaam verbiedt.

De conclusie is dat de grieven niet slagen en het vonnis van de kantonrechter wordt door het hof bekrachtigd.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Wat hebben Mark Zuckerberg en de Belastingdienst met elkaar gemeen? Ze hebben allebei hun naam als .sucks-domeinnaam geregistreerd: markzuckerberg.sucks en belastingdienst.sucks. In juni 2015 liep de voorinschrijving voor merkhouders voor deze nieuwe domeinnaam af.

BELASTINGDIENST.SUCKS
Op dit moment zijn er bijna 5000 .sucks-domeinmamen geregistreerd. Naar het antwoord op de vraag waarom de Nederlandse Belastingdienst nu zo nodig belastingdienst.sucks moest registreren, kun je alleen maar raden. Zouden ze bang zijn dat iemand een klaagsite over hun dienstverlening start?

MARKZUCKERBERGREALLY.SUCKS
Dat Mark Zuckerberg bang is voor kritiek mag blijken uit het feit dat hij niet alleen markzuckerberg.sucks heeft geregistreerd, maar een hele rits namen die voor ‘hate’-sites gebruikt kunnen worden. Zo heeft hij onder andere markzuckerbergreally.sucks, zuckerbergtotally.sucks en zucks.sucks gereserveerd. Je weet maar nooit, je kunt de critici maar beter voor zijn. Wat Zuckerberg natuurlijk over het hoofd ziet is dat hij zichzelf natuurlijk nooit helemaal kan indekken en de critici mogelijk zelfs inspireert: fuckingmarkzuckerberg.sucks is nog vrij.

HILLARYCLINTON.SUCKS
Andere bekende wereldburgers die zich hebben gewapend tegen negatieve websites zijn Britney Spears, Justin Bieber en natuurlijk Hillary Clinton. Want je moet er in de aanloop naar de presidentsverkiezingen toch niet aan denken dat de Republikeinen www.hillaryclinton.sucks te pakken zouden krijgen.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad Markzuckerberg.sucks NRC 30-06-2015

Hof Amsterdam 19 mei 2015, IEF 14974; ECLI:NL:GHAMS:2015:1934 (Money4Wheels)
Executiegeschil. Domeinnaamrecht. Na einde van de samenwerking, staat in de vaststellingsovereenkomst dat appellant onder de naam money4wheels.com doorgaat. Bij vonnis in kort geding is geïntimeerde veroordeeld tot staking van domeinnamen met money4wheels erin. Het gebruik van de genoemde aanduidingen dient appellant te beëindigen en niet om de aanwezigheid van die aanduidingen op het internet ongedaan te maken. Appellant bevestigt dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken. De veroordeling kan niet in ruime zin worden opgevat. Er is direct opdracht gegeven aan de samenwerkende partij om vermeldingen en merk/handelsnaam te verwijderen van de site. Geïntimeerde heeft zich voldoende ingespannen om aan veroordeling te voldoen; bekrachtiging.

3.3.2. Zoals door [appellant] gevorderd, heeft de voorzieningenrechter in het vonnis van 11 juni 2013 om redenen als hiervoor onder 2.1.7 vermeld [geïntimeerde] veroordeeld om ieder gebruik van de naam Money4Wheels (en/of een afgeleide daarvan) en van de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl te staken en gestaakt te houden, alsmede om in de toekomst ieder gebruik van een domein-en/of handelsnaam, direct of indirect, met daarin een combinatie van de woorden Money4Wheels te staken en gestaakt te doen houden.
[appellant] heeft desgevraagd tijdens het pleidooi bevestigd dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken, zodat de veroordeling dan ook niet in die (ruime, door [appellant] gewenste) zin kan worden opgevat. Daarom falen beide grieven.

3.4. (...)  Daarom is in de visie van [appellant] de conclusie van de voorzieningenrechter onjuist dat op dit moment onvoldoende duidelijk is of de gewraakte advertenties na het vonnis ondanks de inspanningen van [geïntimeerde] (met behulp van Searchtrends en Vanimedia) op het internet zijn blijven staan, dan wel dat deze later zijn geplaatst, waarbij het de vraag is of dat door [geïntimeerde] dan wel door [appellant] is gedaan (rov. 4.10).

3.4.1
Evenals in eerste aanleg is ook in hoger beroep onvoldoende duidelijk geworden wanneer en door wie de gewraakte advertenties op het internet zijn geplaatst. [appellant] heeft tijdens het pleidooi desgevraagd geantwoord dat niet valt na te gaan wanneer de advertenties zijn geplaatst. Hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd over het gebruik van metatags en de mogelijkheid deze te manipuleren vereist nader onderzoek, waarvoor de kortgedingprocedure zich niet leent. Tegen die achtergrond heeft de voorzieningenrechter terecht en op goede gronden belang gehecht aan de verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends dat zij na de uitspraak in kort geding in juni 2013 op verzoek van [geïntimeerde] alle vermeldingen van de naam Money4wheels in advertenties op websites en/of als zoekterm die verwezen naar sites van [geïntimeerde] hebben opgespoord en verwijderd evenals aan de verklaring van [A] van Vanimedia dat hij in juli 2013 op verzoek van [geïntimeerde] heeft gecontroleerd of deze inderdaad waren verwijderd. De grieven hebben geen succes.

3.6.1
Gelet op de hiervoor onder 2.1.8 tot en met 2.1.12 weergegeven correspondentie en de door [appellant] in dit hoger beroep niet weersproken verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends en [A] van Vanimedia is naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende aannemelijk geworden dat [geïntimeerde] zich wel degelijk heeft ingespannen om de veroordeling na te komen. Het hof is niet gebleken van een welbewust weigeren van [geïntimeerde] om de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl aan [appellant] over te dragen. In dat verband verwijst het hof naar het (onherroepelijk geworden) vonnis van 11 juni 2013, waarin de voorzieningenrechter in rov. 6.7 heeft overwogen dat de vordering van [appellant] tot overdracht van voornoemde domeinnamen niet voor toewijzing vatbaar is nu deze domeinnamen niet door [geïntimeerde] (maar door een derde) zijn geregistreerd.

Op andere blogs:
DomJur

Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015, IEF 14734; ECLI:NL:RBMNE:2015:1063 (Fuelplaza tegen Gaos)
Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Sarah Arayess, Hoogenraad & Haak advocaten. Merkenrecht. Fuelplaza handelt in brandstoffen en smeermiddelen via de handelsnaam "OK", via www.okolie.nl en heeft woordmerk OK NoordOost en woord/beeldmerk OK geregistreerd. Goas onderneemt in beleggingen en heeft sinds 1999 www.ok.nl geregistreerd. Tevergeefs heeft Fuelplaza deze domeinnaam getracht over te namen en beroept zich nu op het merkenrecht (2.20 lid1 sub a en d BVIE). Gaos verwijst naar  Rb Groningen 2007 [IEF 4196] waarin is overwogen dat iemand nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of reputatie, noch met enig voordeel trekken daaruit. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geeft niet onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk. De rechtbank wijst de vorderingen af.

4.5. Gaos heeft betwist dat door het gebvruik van het teken "ok" in de domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Fuelplaza. Zij heeft in dat verband verwezen naar een uitspraak van de Rechtbank Groningen (thans Rechtbank Noord-Nederland (...)). Daarin is (...) overwogen dat het feit dat iemand (de merkhouder nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (de beschikking over met het merk overeenstemmende domeinnaam) niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. De rechtbank sluit zich hierbij aan.
Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft tot doel de goodwillfunctie van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen. Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt daarom verworpen.

Lees de uitspraak (pdf/html)
Op andere blogs verschrenen:
Hoogenraad & Haak

Rechtbank Gelderland 20 februari 2015, IEF 14720; ECLI:NL:RBGEL:2015:1350 (Hollands Glorie tegen Kenco)
Handelsnaamrecht. Eiser gebruikt de handelsnaam "Hollands Glorie" voor detailhandel en groothandel in bloemen, planten en kweekartikelen. Hij registreert het beeldmerk URBAN GREEN STORE voor 'urban gardening' en gebruikt de website www.urbangreenshop.nl. Gedaagde heeft zijn onderneming 'urban green store Apeldoorn' ingebracht in Kenco; onder www.urban-greenstore.nl wordt een webshop gevoerd. Een onderneming kan ook met twee of meer handelsnamen aan handelsverkeer deelnemen. Verwarringsgevaar. Kenco dient de handelsnaam zowel offline als online te staken.

4.4. Kenco heeft niet betoogd dat de naam Urban Green Store te weinig onderscheidend is, daarom zal ervan worden uitgegaan dat Urban Green Store wel als handelsnaam kan dienen. Gelet op de gemotiveerde betwisting door Kenco is de eerste vraag die hier voorligt of [eiser] vóór 29 oktober 2014 onder de naam Urban Green Store aan het handelsverkeer heeft deelgenomen. Daarbij staat voorop dat het in beginsel mogelijk is dat een onderneming, al dan niet voor dezelfde producten, onder twee of meer handelsnamen aan het handelsverkeer deelneemt.

4.6. (...) Als het publiek via de knop ‘bestel’ op de website www.hollands-glorie.net aankomt, dan ziet men aan de rechterbovenkant van deze website ook de naam Urban Green Shop vermeld staan. Daarin ligt de aanwijzing besloten dat ook de website van Hollands Glorie mede onder de naam Urban Green Shop gedreven wordt. Het is dan ook niet aannemelijk dat [eiser], gelijk Kenco heeft betoogd, met de bewoordingen Urban Green Shop alleen maar een concept, een branche, een kweeksysteem of een beleving wil aanduiden. Te meer niet nu een letterlijke vertaling van deze woorden in het Nederlands (Stads Groen Winkel) verwijst naar een naam waaronder een bedrijf kan worden geëxploiteerd.

4.7. Verder is aannemelijk dat verwarring wel te duchten is. Hoewel de ondernemingen niet in elkaars directe nabijheid gevestigd zijn (Lelystad en Apeldoorn), hebben beide ondernemingen ook een webshop waarmee zij een landelijk bereik hebben. Kenco hanteert een -op het streepje na - identieke domeinnaam voor soortgelijk waren en diensten als [eiser], waardoor het aannemelijk is dat verwarring bij het publiek te duchten is. Ook neemt Kenco terzake de urban greenstore Apeldoorn met de toevoeging Apeldoorn, onvoldoende afstand van de handelsnaam van [eiser]. Kenco zal op grond van het voorgaande dan ook het gebruik van de op de handelsnaam van [eiser] gelijkende handelsnamen moeten staken omdat dit gebruik in strijd is met het eerdere gebruik van de handelsnaam door [eiser]. De vorderingen van [eiser] die gebaseerd zijn op de inbreuk op het handelsnaamrecht van [eiser] zullen dan ook worden toegewezen.

Op andere blogs:
DomJur

Hof Amsterdam 24 februari 2015, IEF 14698;  ECLI:NL:GHAMS:2015:548 (Duck Global tegen Bolton)
Contractenrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Duck Global is houder van een woord- en een 3D-vormmerk WC Eend. Bolton is ruim 30 jaar licentienemer van dat merk voor Nederland. De merkinschrijving WIJ VAN WC EEND ADVISEREN WC EEND van Bolton, hoeft Duck niet te dulden [IEF 11664]. De merkregistraties zijn overgedragen. Aan Bolton is de Brand Equity Standards (BES) kenbaar gemaakt; er wordt 'compliance' verwacht. Drie van de vijf gestelde tekortkomingen zijn voldoende komen vast te staan, terwijl deze slechts gedeeltelijke en/of tijdelijke tekortkoming waren. De wanprestatie is onvoldoende ernstig in de zin van de overeenkomst voor beëindiging van de langdurige licentie.

3.6 Centraal in de positie van Duck Global staat haar stelling dat Bolton de overeenkomsten niet naar behoren (niet loyaal) is nagekomen. Het gaat dan, kort samengevat, om vijf (groepen van) volgens haar ernstige en toerekenbare tekortkomingen, te weten:
i productie en verkoop van nieuwe producten die niet onder de licentie vielen;
ii gebruik van eigen (sub)merken, met inbegrip van WC Net beeldelementen;
iii weigering informatie over de producenten van de licentie-producten te verschaffen;
iv merkinbreuk door registratie van nieuwe merken (en een domeinnaam) die WC Eend bevatten;
v sabotage van de invoering van het BES.

3.10. Dat Bolton geen submerken mocht gebruiken (Fabrikmarke dan wel eigene Marke) als deze werden vermeld in een groter en opvallender lettertype dan het WC Eend merk (ii) vloeit uit de licentie-overeenkomst van 1983 rechtstreeks voort. Op dat punt is van een nadere, andere duiding in de 2001-brieven of elders kennelijk ook volgens Bolton geen sprake. De discussie spitst zich daar toe op de vraag of de gewraakte aanduidingen - Energy, Intense, Anti Odour system, Deo Power
en Deo Clip- wel merken zijn. Bij de laatste drie vermeldde Bolton een trademark-teken ™. Voor de Deo Clip heeft Bolton een octrooi aangevraagd en gekregen. Duck Global meent, en Bolton bestrijdt, dat dit merken in de zin van de overeenkomst van 1983 zijn.

3.13. De registratie van merken waarvan het merk deel uitmaakt (iv), is, zoals de rechtbank terecht heeft geoordeeld, wanprestatie onder de overeenkomst. Inmiddels zijn, naar tussen partijen vast staat, echter deze rechten overgedragen aan Duck Global. Het registreren van de domeinnaam past binnen een normale exploitatie, maar het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat het gebruiken van de domeinnaam waarin het merk voorkomt door Bolton in beginsel wanprestatie op kan leveren. Uit de verklaring van [X] blijkt echter, dat hij dit niet als zodanig beschouwt, mits Bolton bereid was op eerste vordering de domeinnaam over te dragen; die bereidheid heeft Bolton getoond, doch niet onmiddellijk in de praktijk gebracht, omdat zij voorwaarden stelde (voortgezet gebruik) waaraan Duck Global, naar haar vrij stond, niet wilde voldoen.

3.14. Wat betreft de invoering van het BES (v) kan Duck Global worden toegegeven dat uit de correspondentie valt op te maken dat Bolton zich aanvankelijk op het standpunt stelde dat op haar, als licentienemer, geen verplichting tot medewerking rustte, een standpunt dat in de relatie licentiegever-licentienemer niet houdbaar is. Uit de latere correspondentie blijkt echter dat Bolton zich wel degelijk heeft gecommitteerd aan het BES; inmiddels is, naar vast staat, het door Bolton op de markt gezette productscala in overeenstemming met het BES. Dat de implementatie niet erg snel is gegaan is, naar uit de contacten tussen partijen blijkt, weliswaar ten dele te wijten aan die oorspronkelijke houding en het daaruit voortvloeiende met de voeten slepen van Bolton, maar voor een ander deel ook aan onvoldoende (tijdige) informatievoorziening en compensatie van de transitiekosten door Duck Global. Daarbij komt dat uit het afwijkende beleid in onder meer de BRD en Oostenrijk, wat daarvan ook de achtergrond is, valt af te leiden dat spoedige en volledige uniforme uitvoering van het BES voor Duck Global ten tijde van de beëindiging in 2011 geen essentieel vereiste was (en is).

3.15. Van de vijf gestelde tekortkomingen zijn er aldus drie (ii, iv en v) voldoende komen vast te staan, terwijl daarbij sprake is van een gedeeltelijke en/of tijdelijke tekortkoming.

Van een behoorlijke ingebrekestelling vóór de beëindigingsbrief van 29 maart 2011 is niet gebleken, terwijl geen sprake is van de situatie dat Duck Global uit mededelingen van Bolton kon opmaken dat zij toch niet zou nakomen. De houding van Bolton ten opzichte van het BES was toen al gewijzigd in die zin dat Bolton medewerking (zij het, in haar visie, onverplicht) had toegezegd. De huidige situatie, waarin alle tekortkomingen tot het verleden behoren, wijst (achteraf) ook niet in die richting. In de brief van 13 oktober 2011, na het kort geding vonnis, heeft Duck Global Bolton wel in gebreke gesteld en een termijn van drie maanden gegeven om alsnog aan haar voorwaarden te voldoen, doch toen waren de procedures die tot het bestreden vonnis hebben geleid al begonnen.
Zelfs als er echter vanuit gegaan zou worden dat Bolton in verzuim verkeerde is - in afwijking van de wet - ingevolge de tussen partijen gemaakte afspraken voor de beëindiging van de overeenkomst een ernstige wanprestatie noodzakelijk. De overeenkomst uit 1983 vergt immers een grove (“grobe”) schending van de overeenkomst. Gelet op hetgeen hiervoor werd overwogen kunnen de bedoelde tekortkomingen, zowel elk voor zich als ook tezamen bezien, niet als ernstige wanprestatie die de opzegging dan wel ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt worden betiteld, een en ander in het licht van de concrete licentieverhouding. Het ging vooral om een tijdelijke situatie waarin de grenzen van de verhouding werden afgetast (na de wijziging in de zeggenschap), die door [X] niet als ernstig werd gezien en waarin Bolton verandering heeft gebracht toen Duck Global daarop aandrong. Van schade is niet gebleken.
Dat betekent, dat Duck Global niet op die grond de overeenkomst mocht opzeggen en dat evenmin grond bestond of bestaat voor ontbinding op die grond.