Rechtbank Amsterdam 24 april 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4697 (eiser tegen SBS Broadcasting B.V.)
Mediarecht. Contractenrecht. Schikkingsovereenkomst omvat ook korte flitsen van de uitzending. Boete gebruik van voor jubileum "de 25 meest schokkende verborgen cameraonthullingen".

In 2002 heeft SBS een programma van [A] uitgezonden, met daarin verborgencamerabeelden van eiser en familieleden. In 2007 zijn die beelden door SBS opnieuw uitgezonden in het programma "De 25 meest schokkende verborgen cameraonthullingen". Naar aanleiding van die uitzending heeft de advocaat van eisers contact gezocht met SBS. SBS heeft per email aan de advocaat van eisers bericht dat zij het desbetreffende item niet meer zou uitzenden, tenzij er zich terzake nieuwe feiten/ontwikkelingen zouden voordoen.

Op 11 juni 2008 heeft SBS een aflevering van het programma "De 25 meest schokkende verborgen cameraonthullingen" uitgezonden, met de betreffende beelden van betrokkenen. Naar aanleiding van die uitzending hebben eiser en zijn familie SBS in kort geding gedagvaard. Bij gelegenheid van de behandeling van het kort geding is tussen partijen een schikking overeengekomen, die – kort gezegd – inhoudt dat SBS op straffe van verbeurte van een boete van € 15.000,- per overtreding de betreffende beelden niet meer zal uitzenden, behoudens indien zich ter zake van deze kwestie nieuwe feiten/ontwikkelingen voordoen, waardoor die beelden actualiteitswaarde kunnen krijgen.

Op 16 en 17 december 2010 heeft SBS een viertal zogenaamde promo's en een bumper uitgezonden ter aankondiging van de jubileum uitzending van [A]. In die uitzendingen komen telkens korte fragmenten van de betreffende verbogencamerabeelden voor. Daarmee heeft SBS 5 maal de boete van € 15.000,-- derhalve in totaal € 75.000,00 verbeurd. In het licht van de voorafgaande feiten, waarbij SBS ook een eerdere toezegging geen beelden uit te zenden niet is nagekomen, ziet de rechtbank geen gronden de boete te matigen.

4.1. [eiser] stelt ter onderbouwing van zijn vordering dat SBS, door de uitzending van de vier promo’s en de bumper in totaal vijfmaal het verbod uit de schikkingovereenkomst heeft overtreden, zodat zij vijfmaal de boete van € 15.000,00 heeft verbeurd. Daarvan heeft SBS inmiddels eenmaal op de voet van het kort gedingvonnis van 18 maart 2011 een bedrag van € 15.000,00 voldaan, zodat zij nog € 60.000,00 verschuldigd is.

4.5. Dat de overeenkomst niet alleen ziet op de heruitzending van de gehele uitzending volgt uit de omstandigheid dat het kort geding dat aanleiding was tot de schikking zijn oorsprong niet vond in een herhaling van de uitzending, maar in het vertonen van de verborgen camerabeelden van de familie [eiser en naam 1,2,3] in het kader van het programma“De 25 meest schokkende verborgen cameraonthullingen”.
Aannemelijk is dat partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst zich van de mogelijkheid van de vertoning van korte flitsen in bumpers en promo’s niet volledig bewust zijn geweest. De vraag die dan beantwoord moet worden is of partijen indien zij zich daarvan wel bewust waren geweest ter zake een afwijkend beding zouden hebben opgenomen. SBS heeft niets gesteld dat aannemelijk zou kunnen maken dat zij in dat geval een voorbehoud voor korte flitsen zou hebben gemaakt c.q. dat de familie [eiser en naam 1,2,3] met een dergelijk voorbehoud zou hebben ingestemd.
Uit de stellingen van SBS, zoals daarvan blijkt uit de pleitnota voor het kort geding, komt eerder naar voren dat SBS de overtuiging had dat er geen inbreuken meer mogelijk waren en dat zij daarom bereid was een hoge boete te accepteren. Haar advocaat heeft immers gesteld op pagina 2 van de pleitnota:

“[..] Door deze maatregelen is de kans dat er nog een keer beelden in strijd met de gemaakte afspraak worden uitgezonderd tot nul gereduceerd[..]”
In die omstandigheden ziet de rechtbank aanleiding de overeenkomst aldus uit te leggen dat als inbreuk op de overeenkomst ook wordt aangemerkt het uitzenden van korte flitsen met beelden waarop de in de overeenkomst genoemde personen voorkomen.

4.9. [eiser] heeft daartegenover gesteld dat de betreffende boete niet moet worden aangemerkt als een forfaitaire schadevergoeding, maar als een aansporing tot nakoming, zodat de omstandigheid dat de schade eventueel (veel) minder zou bedragen dan de toe te wijzen boete geen gewicht in de schaal kan stellen. Daarnaast is volgens [eiser] voor matiging geen plaats, nu SBS in deze zaak al een en andermaal gedane toezeggingen niet is nagekomen.

4.10. De rechter dient zijn bevoegdheid tot matiging terughoudend te gebruiken. Dat geldt in het bijzonder waar het boetebeding, zoals in het onderhavige geval, evident veel meer ten doel heeft tot nakoming aan te sporen dan de feitelijke schade te vergoeden. Daarbij komt dat SBS eerder toezeggingen op dit punt niet is nagekomen, waardoor [eiser] genoopt was een kort geding aan te spannen.
Naar het oordeel van de rechtbank is er onder die omstandigheden geen sprake van een situatie waarin de billijkheid klaarblijkelijk eist dat de boete wordt gematigd.

4.11. SBS heeft nog aangevoerd dat inroeping van het volledige boetebedrag in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
Op de voet van artikel 6:248 BW zou ongematigde toepassing van de boeteclausule achterwege moeten blijven, indien die toepassing naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Hiervoor in rechtsoverweging 4.9 heeft de rechtbank overwogen dat matiging van de boete op de voet van artikel 6:94 BW niet aan de orde is, omdat de billijkheid zodanige matiging niet klaarblijkelijk eist. Niet valt in te zien dat toepassing van een boetebeding waarvan de matiging door de billijkheid niet klaarblijkelijk wordt geëist, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou kunnen zijn.

4.12. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de vordering in hoofdsom zal worden toegewezen en SBS veroordeeld zal worden aan [eiser] te voldoen een bedrag van € 60.000,00, zijnde vijfmaal het bedrag van de verbeurde boete, verminderd met het bedrag van € 15.000,00 dat reeds was toegewezen en voldaan.

Een redactionele bijdrage van Thijs van den Heuvel, Bird & Bird LLP.
Deze vrijdagmiddagbijdrage gaat niet over de - in de avondschemering van Parijs verreden - afsluitende etappe van de Tour de France 2013, maar over auteursrecht. Aanleiding is een recente uitspraak uit de Verenigde Staten over Woody Allen's film Midnight in Paris [red. US District Court Mississippi 18 juli 2013, CASE NO. 3:12cv100 (Faulkner tegen Sony Pictures)]. In deze, met een Oscar bekroonde, film spreekt de hoofdpersoon de volgende woorden: “The past is not dead. Actually, it’s not even past. You know who said that? Faulkner, and he was right. I met him too. I ran into him at a dinner party.”

Een mooi citaat, maar volgens de mensen die waken over de rechten van William Faulkner is hier sprake van inbreuk op zijn auteursrecht. In Faulkner's boek Requiem for a Nun (1950) komt de volgende zin voor: "The past is never dead. It’s not even past.”

Na een wat ironische inleiding:

- "The court has viewed Woody Allen's movie, Midnight in Paris, read the book, Requiem for a Nun, and is thankful that the parties did not ask the court to compare The Sound and the Fury (een ander boek van Faulkner, TvdH) with Sharknado (een recente pulpfilm / cultfilm over haaien in een tornado, TvdH)" -

maakt de Amerikaanse rechter korte metten met de klacht van Faulkner.

De rechter komt tot de conclusie dat hier sprake is van fair use, de Amerikaanse beperking op het auteursrecht die ertoe dient ontwikkeling van wetenschap en cultuur te stimuleren. Het gebruik van bovenstaande 9 woorden in de film is volgens de rechter niet slechts een vervanging van het originele werk, er wordt aan het origineel een nieuwe expressie, betekenis of boodschap toegevoegd.

Sony, als producent van de film gedaagde in de Amerikaanse procedure, had deze zaak eerder al omschreven als een "frivolous lawsuit" en ook de rechter lijkt niet goed te begrijpen waarom Faulkner moeite heeft met het gebruik van het citaat in de film: "How Hollywood’s flattering and artful use of literary allusion is a point of litigation, not celebration, is beyond this court’s comprehension." [p. 13]

Nederland
Hoe zou een rechter in Nederland hier over oordelen? Wie een (deel van een) auteursrechtelijk beschermd werk van een ander wil gebruiken bij het maken van een nieuw werk, heeft op grond van de Auteurswet in beginsel toestemming nodig van de auteursrechthebbende. In beginsel, want in bepaalde gevallen bieden de citaat-, incidenteel gebruik- en parodiebeperking uitkomst. De vraag is of Woody Allen iets aan deze beperkingen heeft.

Citaatrecht
Artikel 15a van de Auteurswet staat onder bepaalde voorwaarden toe om zonder toestemming en vergoeding te citeren uit een werk. Uit alle soorten werken mag worden geciteerd, zowel uit teksten als bijvoorbeeld uit muziek of film. Het citeren moet volgens artikel 15a Auteurswet plaatsvinden in “een aankondiging, beoordeling, polemiek, of wetenschappelijke verhandeling, of voor een uiting met een vergelijkbaar doel”. De restcategorie “of voor een uiting met een vergelijkbaar doel” is in 2004 toegevoegd. Voor deze toevoeging was het niet toegestaan om in een kunstwerk te citeren uit een ander kunstwerk, maar tegenwoordig mag niet alleen uit alle soorten werken worden geciteerd, maar ook in alle soorten werken. De bestemming van het citaat – populaire fictie, film, wetenschappelijk artikel- is niet relevant. Wel vereist is dat het citaat een (enigszins) serieus karakter heeft.

Het citeren moet verder in overeenstemming zijn met "hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is" en de omvang van het citaat moet gerechtvaardigd worden door het te bereiken doel. Er mag dus niet onnodig veel worden overgenomen. Zo kan een illustratie wel als toegestaan citaat gelden wanneer deze ondergeschikt is aan een tekst en daarmee een geheel vormt, maar niet als het geciteerde voornamelijk een versiering is. Er mag in ieder geval niet zoveel worden overgenomen dat daardoor wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan de exploitatie van het geciteerde werk. Ten slotte moet, indien redelijkerwijs mogelijk, de bron worden vermeld.

Zouden de makers van Midnight in Paris in Nederland met succes een beroep kunnen doen op de citaatexceptie? De hoofdpersoon van de film doet in ieder geval keurig aan bronvermelding - "you know who said that? Faulkner (…)". Ook is er slechts een beperkt deel van het werk van Faulkner overgenomen en dient dit citaat niet slechts als versiering. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat door het citaat afbreuk wordt gedaan aan de exploitatie van Requim for a Nun. In de woorden van de Amerikaanse rechter:

"The court, in its appreciation for both William Faulkner as well as the homage paid him in Woody Allen’s film, is more likely to suppose that the film indeed helped the plaintiff and the market value of Requiem if it had any effect at all." [p. 13]

Een succesvol beroep op artikel 15a Auteurswet lijkt dus mogelijk, al zouden de erven van Faulkner bijvoorbeeld nog wel kunnen stellen dat er sprake is van een ongeoorloofde bewerking. Het citaatrecht is namelijk strikt genomen beperkt tot het werk zoals openbaargemaakt. Tegen aanpassing van "The past is never dead. It’s not even past." naar "The past is not dead. Actually, it’s not even past " zou Faulkner zich met een beroep op zijn (persoonlijkheids)rechten wellicht wel met succes kunnen verzetten.

Incidentele verwerking van ondergeschikte betekenis
Een andere mogelijke uitzondering op het absolute recht van Faulkner is te vinden in artikel 18a Auteurswet. Hierin wordt bepaald dat als inbreuk niet wordt beschouwd de incidentele verwerking van een werk als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk.

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat de term incidentele verwerking “zowel betrekking [kan] hebben op het toevallig gebruiken van een werk alsmede op het zo-nu-en-dan gebruiken van een werk.” [Kamerstukken II, 2002-2003, 28 482, nr. 5]. Wel is hierbij door de wetgever overwogen dat naarmate het gebruik meer bewust plaatsvindt, er strengere eisen mogen worden gesteld aan de ondergeschikte betekenis, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht.

De term 'incidentele verwerking' sluit dus niet uit dat een werk met opzet wordt gebruikt. Dit is onder meer bevestigd in 2005, toen Rechtbank Arnhem oordeelde dat het gebruik van een wandschildering uit het Ajax-stadion in een, naar zijn aard bewust en opzettelijk gebouwd, computerspel niet als inbreuk op het auteursrecht moest worden beschouwd [Rb. Arnhem 21 september 2005, LJN AU5454 (Tellegen/Codemasters)]. Hiervoor was bepalend dat de waarde van het spel door het (incidentele)gebruik van de wandschildering volgens de rechtbank niet was vergroot en het gebruik hierdoor geen substantiële bijdrage leverde aan de exploitatie van het nieuwe werk. Bovendien was de auteur reeds met een redelijke tegenprestatie beloond (hij was betaald voor het maken van de wandschildering).

De grens van "ondergeschikte betekenis" lijkt te liggen bij het vergroten van de waarde / exploitatiemogelijkheden van het nieuwe werk. Zo merkte de minister tijdens de implementatie van artikel 18a Auteurswet op dat het gebruik van “bepaalde, weloverwogen gekozen geluidsfragmenten in een nieuw muziekwerk (sampling), hoewel van bescheiden omvang, niet [zal] zijn toegestaan gelet op het feit dat het gebruik plaatsvindt met het oogmerk van integratie in en vergroting van de waarde van het nieuwe muziekwerk. In kwalitatieve zin is er namelijk geen sprake van een verwerking van ondergeschikte betekenis.”

Vraag is of deze beperking Sony uitkomst zou kunnen bieden. Wellicht wel, als het betoog zou slagen dat de overname van ondergeschikte betekenis is, omdat er slechts 9 woorden van Faulkner zijn overgenomen en het niet aannemelijk is dat de waarde van Midnight in Paris of de exploitatiemogelijkheden van deze film daardoor (substantieel) zijn vergroot. Een gelopen race is het echter niet. De rechter zou namelijk ook de nadruk kunnen leggen op het kwalitatieve aspect en kunnen oordelen dat overname van deze "wel overwogen gekozen" woorden, hoewel van bescheiden omvang, niet is toegestaan, gelet op het feit dat het gebruik plaatsvindt met het oogmerk van integratie in en vergroting van de waarde van de film.

Parodie-exceptie
Sinds 2004 kent de Auteurswet met artikel 18b ook een parodie-exceptie. “Als inbreuk op een werk (…) wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche(…)". De parodist pleegt geen inbreuk op het auteursrecht indien de parodie “in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is”. De wetgever heeft de norm bewust opengelaten. De bedoeling was dat deze in de praktijk zou worden ingevuld waarbij “Inspiratie kan worden ontleend aan de buitenlandse rechtspraak, waar voorwaarden als de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven en het ontbreken van verwarringsgevaar aanknopingspunten voor de rechter vormen om zijn oordeel op te baseren” [MvT, Kamerstukken II, 2001-2002, 28 482, nr. 3]. Deze voorwaarden worden door de Nederlandse rechter nu in de praktijk ook toegepast.

Kunnen de makers van Midnight in Paris zich met succes beroepen op de parodie-exceptie? Ze zullen de Nederlandse rechter er vermoedelijk in elk geval met gemak van kunnen overtuigen dat concurrentiemotieven ontbreken en ook dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. Iets meer creativiteit is waarschijnlijk nodig om te betogen dat er hier sprake is van een humoristische bedoeling, maar geheel kansloos is een beroep op deze beperking niet, zeker gezien de toevoeging "I met him too. I ran into him at a dinner party.”

Afsluitend
Moet Woody Allen zich zorgen maken? Hebben de erven van Faulkner in Nederland (wel) een kans dat de rechter zal oordelen dat er sprake is inbreuk? Nee, zou mijn antwoord zijn. En het antwoord zou in ieder geval nee moeten zijn.

De Auteurswet zou voldoende ruimte moeten bieden aan dergelijk gebruik van (delen van) bestaande werken bij het maken van nieuwe creaties. Dit leidt uiteindelijk tot een groter en gevarieerder aanbod en draagt bij aan de ontwikkeling van cultuur.

De huidige beperkingen in de Auteurswet bieden, zoals hierboven toegelicht, wel enkele mogelijkheden voor creatief hergebruik, maar deze ruimte is (te?) beperkt. Hoewel (bijna) iedereen direct het gevoel zal hebben dat overname van het citaat van Faulkner in de film toch 'gewoon' moet kunnen, kan niet met volledige zekerheid worden gezegd dat dit gebruik onder een van de beperkingen van de Auteurswet valt. Het feit dat het citaat bewerkt is, kwalitatief wellicht niet ondergeschikt of niet humoristisch genoeg zou hier aan in de weg kunnen staan. En voor bijvoorbeeld bepaalde vormen van creatief hergebruik van muziekfragmenten bestaat zelfs helemaal geen ruimte.

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal jaren geleden aangekondigd een ‘fair use’-uitzondering in de wet te willen opnemen die creatief hergebruik van werken stimuleert. Of deze beperking er daadwerkelijk zal komen is afwachten. Een ding is zeker, over de invulling van een eventuele beperking zal nog het nodige worden gezegd en geschreven. Mark Twain schreef al in 1903:

"Only one thing is impossible for God – to find any sense in any copyright law on the planet. Whenever a copyright law is to be made or altered, then the idiots assemble." [red Twainquotes]

In de afstudeerscriptie van een van dergelijke idioten* is al eens een bescheiden eerste, inmiddels zonder twijfel gedateerde, poging gedaan om een nieuwe beperking 'voor productief gebruik' vorm te geven (hier beschikbaar).

Thijs van den Heuvel
* Wie de schoen "past" trekke hem aan.

Uit de VOI©E-nieuwsbrief: Naast de ontwerprichtlijn collectief beheer is in Brussel en Straatsburg meer gesproken over auteursrecht in het kader van de digitale interne markt, waarbij ‘modernisering’ het steeds terugkerend thema is. Wordt vervolgd na het zomerreces.

Thuiskopie harmonisatie
Harmonisatie op Europees niveau van de thuiskopieregeling valt niet snel te verwachten. Over de aanbevelingen van voormalig Eurocommissaris Vitorino bestaat veel verschil van mening tussen lidstaten. Overigens wordt de aanbeveling dat de heffingen zichtbaar moeten zijn wel breed gedragen.

Begin juli heeft de commissie juridische zaken van het Europees Parlement naar aanleiding van het Vitorino-rapport over de thuiskopieregeling gedebatteerd. Het lid Françoise Castex (S&D) zal op 17 september een follow-up rapport indienen, dat niet-bindend is maar politiek wel van belang kan zijn. Amendementen kunnen worden ingediend tot half oktober, en op 18 december zal er in de juridische commissie over gestemd worden. Een plenaire stemming volgt op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2014.

Bevorderen legaal aanbod
Het Europees Parlement heeft op 4 juli een ontwerpresolutie aangenomen over het voltooien van de digitale interne markt. Daarin wordt de Europese Commissie onder meer gevraagd aantrekkelijk legaal digitaal aanbod te bevorderen met een gemoderniseerd auteursrechtkader voor de digitale interne markt, en stimuleringsmaatregelen te treffen voor innovatie en nieuwe dienstverleningsmodellen in combinatie met waarborgen voor bescherming van de rechten van en passende vergoedingen voor rechthebbenden.

Audiovisuele werken
De resolutie gaat ook in op de portabiliteit van audiovisuele content, inclusief op platforms voor 'video on demand' en vraagt de EC om maatregelen ter stimulering van de consumentenvraag naar films uit andere Europese landen, facilitering van grensoverschrijdende distributie (o.m. steun voor ondertitelen en nasynchroniseren), en vermindering van transactiekosten voor rechtenbeheer.

Ebooks
De resolutie noemt het verheugend dat de markt voor ebooks in Europa groeit en pleit voor interoperabiliteit van apparaten en systemen zodat de consument bij het kopen van ebooks over grenzen heen geen obstakels ondervindt. Ook wordt de Europese Commissie gevraagd de btw-tarieven voor ebooks en vergelijkbare goederen en diensten binnen de EU op elkaar af te stemmen, en te zorgen voor een eenduidige juridische definiëring van ebooks omwille van de rechtszekerheid.

De resolutie benadrukt voorts de noodzaak van mondiale samenwerking om in de toekomst de intellectuele eigendomsrechten te handhaven en te moderniseren, onder meer binnen de WTO en de WIPO, en dringt aan op actualisering van de Informatietechnologieovereenkomst (ITO) binnen de WTO, en op het verkennen – door de EU – van de mogelijkheid van een internationale digitale economische overeenkomst (IDEA).

Nieuwe richtlijn voor elektronische betalingsdiensten
De Europese Commissie is bezig een nieuwe richtlijn op te stellen die het elektronisch betalingsverkeer in de EU gemakkelijker en veiliger moet maken en standaardiseren zodat de verdere ontwikkeling van e-commerce wordt gestimuleerd, en tegelijkertijd wordt aangehaakt op nieuwe technologie, zoals betaling via de smartphone.

Vergelijkbare aanbevelingen voor de digitale interne markt en elektronische betalingsdiensten komen ook terug in de resolutie voor het Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie, dat eveneens op 4 juli door het Europarlement is aangenomen. Ook daarin wordt de EC gemaand werk te maken van verdere modernisering van het auteursrecht zodat het aansluit op de realiteit van het digitale tijdperk.

Kroes werkt aan nieuwe regels voor netneutraliteit
Eurocommissaris Neelie Kroes komt dit najaar met nieuwe regelgeving voor elektronische communicatie in de EU, waarin een groot aantal onderwerpen wordt verwerkt. Een daarvan is netneutraliteit. Een uitgelekte versie van de plannen zorgde eerder deze maand voor commotie, omdat content en service providers de mogelijkheid zouden krijgen om speciale services voor meer snelheid en kwaliteit aan te bieden, waardoor er in feite juist discriminatie zou ontstaan in plaats van neutraliteit en het gewenste level playing field voor nieuwe, wellicht minder kapitaalkrachtige aanbieders uitblijft. Dat zou de innovatie eerder frustreren dan bevorderen. Kroes heeft hierop gereageerd in haar blogpost waarin zij tegenwerpt dat het mogelijk maken van speciale diensten juist bevorderlijk werkt voor een open internet en nieuwe spelers op de markt.

Triloog over richtlijnvoorstel voor collectief rechtenbeheer
Het Europees Parlement heeft voor de zomer gestemd over honderden amendementen op het richtlijnvoorstel voor collectief rechtenbeheer en multiterritoriale muzieklicentieverlening voor online toepassingen in de interne markt. De aangenomen amendementen zijn nog niet gepubliceerd. Na de zomer zal een ‘triloog’ plaatsvinden tussen de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement om tot een gemeenschappelijk standpunt over het richtlijnvoorstel te komen met het streven daarover voor het einde van het jaar te kunnen stemmen. Mochten zij niet geen gemeenschappelijk standpunt bereiken, kan het tot een zogenaamde ‘tweede lezing’ komen.

Rechtbank Den Haag 17 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:9260 (A tegen Staat der Nederlanden)
Onrechtmatige overheidsdaad: vraag of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door een aantal geluidsbanden van The Beatles na een strafvorderlijke inbeslagname niet af te geven aan de beslagene maar aan een derde. Inbreuk op (intellectueel) eigendomsrecht.

Op of omstreeks het jaar 1992 hebben eisers in Engeland anders dan om niet banden met geluidsopnamen van The Beatles gekocht van in 2006 veroordeelde heler [X]. De geluidsopnamen zijn gemaakt in januari 1969 in de Savile Row en Twickenham studio’s te Londen ten behoeve van de in mei 1970 uitgebrachte film “Let it Be”. In 2003 heeft een huiszoeking en zijn 571 banden met geluidsopnamen van de The Beatles in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie heeft eisers laten weten voornemens te zijn de inbeslaggenomen banden terug te geven aan Apple Films Ltd, die in eigendom is van (de erfgenamen van) leden van The Beatles.

Voor onderhavige zaak moest vaststaan dat niet Apple Films de eigendomsrechten heeft, maar dat eisers de eigendom van de geluidsbanden hebben verworven en – mede met het oog op de waarde en de mogelijkheid van commercieel gebruik – ook van de eventuele auteursrechten op de werken van The Beatles. Naar het eindoordeel van de rechtbank hebben eisers onvoldoende onderbouwd waaruit zou moeten blijken dat zij de eigendom van de banden hebben verworven.

Vervolg feiten: In 2006 heeft de Crown Court Southwark een vonnis gewezen in de strafzaak tegen verkoper [X]. Strafzaken tegen eisers zijn geseponeerd, omdat de benadeelden voldoende schadeloos zijn gesteld. Ex 552a Sv hebben eisers en Apple Films verzocht om teruggave van de inbeslaggenomen geluidsopnamen. In 2007 heeft de Officier van Justitie op de voet van art. 116, lid 4, Sv Apple Films als bewaarder van de banden aangewezen.

De Hoge Raad heeft de beroepen gegrond geoordeeld, de beschikkingen vernietigd en de zaken verwezen naar het gerechtshof Amsterdam. Kern van de beslissing van de Hoge Raad was dat door tijdsverloop de revindicatiemogelijkheid voor de oorspronkelijk eigenaar op de voet van art. 3:86 lid 3 BW was vervallen, zodat voor de vraag of eisers redelijkerwijs als rechthebbende konden worden beschouwd getoetst diende te worden aan de criteria van art. 3:86 lid 1: zijn de banden anders dan om niet en te goeder trouw verkregen [zie ECLI:NL:HR:2009:BG3555]. De teruggave wordt bevolen aan Apple Films en cassatieberoep wordt afgewezen nu het beslag reeds was geëindigd met de reeds van kracht zijnde beslissing van het Hof op het klaagschrift [zie ECLI:NL:PHR:2011:BQ8215].

Dat betekent voor onderhavige zaak dat vast moet staan dat niet Apple Films de eigendomsrechten heeft, maar dat eisers de eigendom van de geluidsbanden hebben verworven en – mede met het oog op de waarde en de mogelijkheid van commercieel gebruik – ook van de eventuele auteursrechten op de werken van The Beatles. Naar het oordeel van de rechtbank hebben eisers onvoldoende onderbouwd waaruit zou moeten blijken dat zij de eigendom van de banden hebben verworven.

De rechtbank heeft overwogen dat eisers met het oog op het bepaalde in art. 3:86 lid 3 BW geen bescherming toekomt tegen revindicatie van de bestolen eigenaar. In de op het klaagschrift van eisers gewezen beschikking van het hof Amsterdam van 9 februari 2007 heeft het hof geoordeeld dat eisers de geluidsbanden niet te goeder trouw hebben verkregen, hetgeen betekent dat ook volgens het hof eisers niet worden beschermd tegen de verkrijging van een beschikkingsonbevoegde.

4.7. Voor de vraag of de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door afdracht van de geluidsbanden aan Apple Films moet vast staan dat daarmee inbreuk is gemaakt op de eigendomsrechten van [A] c.s. [A] c.s. moeten derhalve stellen en bewijzen dat zij de eigendomsrechten hebben op de geluidsbanden. Dat betekent voor onderhavige zaak dat – veronderstellenderwijs aannemend dat niet Silverlux, maar [A] c.s. de banden in privé hebben gekocht – vast moet staan dat niet Apple Films de eigendomsrechten heeft, maar dat [A] c.s. de eigendom van de geluidsbanden hebben verworven en – mede met het oog op de waarde en de mogelijkheid van commercieel gebruik – ook van de eventuele auteursrechten op de werken van The Beatles. Naar het oordeel van de rechtbank hebben [A] c.s. onvoldoende onderbouwd waaruit zou moeten blijken dat zij de eigendom van de banden hebben verworven.

4.8. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. In de art. 552a Sv-procedure hebben zowel Apple Films als [A] c.s. beargumenteerd waarom niet de één, maar de ander als redelijkerwijs rechthebbende van de banden diende te worden beschouwd. Van de zijde van Apple Films is gemotiveerd gesteld dat zij de eigendom op de banden had en dat deze haar zijn ontstolen. Beide feiten worden ondersteund door het strafrechtelijk vonnis van de Engelse rechter. De rechtbank Amsterdam heeft in de op het klaagschrift van Apple Films gewezen beschikking om die redenen geoordeeld dat [A] c.s. hebben verkregen van een beschikkingsonbevoegde. De rechtbank heeft overwogen dat [A] c.s. met het oog op het bepaalde in art. 3:86 lid 3 BW geen bescherming toekomt tegen revindicatie van de bestolen eigenaar. In de op het klaagschrift van [A] c.s. gewezen beschikking van het hof Amsterdam van 9 februari 2007 heeft het hof geoordeeld dat [A] c.s. de geluidsbanden niet te goeder trouw hebben verkregen, hetgeen betekent dat ook volgens het hof (thans in de zin van art. 3:86 lid 1 BW) [A] c.s. niet worden beschermd tegen de verkrijging van een beschikkingsonbevoegde.

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2013,HA ZA 10-3658 (Vermeulen tegen Emryss)
Uitspraak ingezonden door Marie José Spit, Bousie advocaten.
Auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht. Ontbreken ©-symbool. Contractrecht. Dwangsommen. Zie eerder IEF 11860, waarin is beslist dat de auteur dwangsommen is verbeurd en dat een door de uitgever uitgegeven herdruk niet zal worden verboden.

Emryss slaagt er niet in het bewijs te leveren van het bestaan van een overeenkomst tot uitgave van het boek Plants. De rechtbank verklaart voor recht dat de overeenkomsten rechtsgeldig buitengerechtelijk zijn ontbonden en dat Emryss met terugwerkende kracht tot 30 maart 2010 inbreukmakend en onrechtmatig heeft gehandeld jegens Vermeulen.

Het enkele feit dat het ©-symbool (ten onrechte) bij de uitgever staat, houdt niet in dat het persoonlijkheidsrecht van Vermeulen wordt geschonden: hij wordt immers - steeds - aangewezen als de maker. Met betrekking tot de uitgaven in digitale vorm en in het buitenland is door Vermeulen onvoldoende concreet gemaakt dat door Emryss inbreukmakend is gehandeld. Een enkele schending van de overeenkomst door Emryss levert niet op zichzelf een inbreuk op het auteursrecht op.

Emryss wordt veroordeeld om de herdruk niet (meer) openbaar te maken of aan te bieden. In reconventie oordeelt de rechtbank dat het niet (meer) opnemen van het ©-symbool in de herdrukte uitgaven in strijd is met de overeenkomst en het kort gedingvonnis. Voor de verschuldigdheid van aangezegde dwangsommen is het niet relevant dat het vonnis in kort geding komt te vervallen. Niet is komen vast te staan dat Emryss geen dwangsommen heeft verbeurd met een maximum van 100.000.

2.9. (...) In deze procedure heeft de rechtbank geoordeeld dat de buitengerechtelijke ontbinding rechtsgeldig is. Dat wil zeggen dat op het moment dat dit vonnis in kracht van gewijsde gaat, dit het (andersluidende) vonnis in kort geding van 8 september 2011 (IEF 10164) met terugwerkende kracht vervangt. Emryss c.s. kan derhalve (vanaf dat moment niet langer) aan het kort gedingvonnis de bevoegdheid ontlenen om de werken van Vermeulen na 30 maart 2010 in herdruk uit te geven. Artikelen 15 lid 4 en 17 van de overeenkomst zien immers slechts op de verkoop van bestaande voorraden na het einde van de overeenkomst. Het recht om na ontbinding van de overeenkomst de werken te herdrukken, kan Emryss daaraan niet ontlenen. Bij gebruik aan die bevoegdheid terwijl Emryss de werken van Vermeulen na 30 maart 2010 in herdruk heeft uitgegeven, heeft Emryss inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Vermeulen en zodoende onrechtmatig jegens Vermeulen gehandeld. De gevorderde verklaring voor recht (jegens Emryss) is daarmee toewijsbaar. (...)

2.10. Vermeulen stelt dat Emryss c.s. gedurende de looptijd inbreuk heeft gemaakt op zijn auteursrecht doordat Emryss c.s. op een aantal punten in strijd met de overeenkomst heeft gehandeld. Vermeulen stelt dat Emryss hem voorspiegelde dat het auteursrecht op de werken bij Emryss rustte en dat Vermeulen slechts op basis van die veronderstelling instemde met de publicaties in het buitenland en publicaties in digitale vorm. Ook vermoedt Vermeulen dat door Emryss toestemming voor publicatie is gegeven aan derden waarvoor Vermeulen geen toestemming heeft gegeven. Ook klaagt Vermeulen over te lage royalties en te weinig promotie voor zijn werken. Voor zover de gevorderde verklaring voor recht tevens ziet op deze gedragingen van Emryss gedurende de looptijd van de overeenkomst wijst de rechtbank de vorderingen af: uit de door Vermeulen overlegde voorbladen blijkt duidelijk dat er geen misverstand over kan bestaan dat hij als auteur van het boek moet worden gezien. Het enkele feit dat het ©-symbool (ten onrechte) bij de uitgever staat, houdt niet in dat het persoonlijkheidsrecht (in het bijzonder het recht op naamsvermelding) van Vermeulen wordt geschonden: hij wordt immers - steeds - aangewezen als de maker. Met betrekking tot de uitgaven in digitale vorm en in het buitenland is door Vermeulen onvoldoende concreet gemaakt dat door Emryss inbreukmakend is gehandeld. Een enkele schending van de overeenkomst door Emryss levert niet op zichzelf een inbreuk op het auteursrecht op.

2.24. Tussen partijen is niet in geschil dat in de herdruk van het werk [CMM en NSO] het ©-symbool ontbreekt. Die omissie is een schending van artikel5 van de overeenkomst en daarmee een schending van het in het kort gedingvonnis opgelegde verbod. Zoals overwogen in het tussenvonnis van 5 september 2012 (r.o. 6.33) is - nu het hier gaat om de verschuldigdheid van aangezegde dwangsommen - niet relevant dat het vonnis in kort geding komt te vervallen. Emryss c.s. stelt dat zij geen dwangsommen verschuldigd is omdat Vermeulen in het openbaar heeft aangegeven niet geassocieerd te willen worden met de door Emryss uitgegeven herdrukken. Die omstandigheid levert echter nog niet de vereiste toestemming van Vermeulen op om - in strijd met de overeenkomst en het vonnis in kort geding - het ©-symbool niet te gebruiken in de boeken. Waar Emryss c.s. stelt dat Vermeulen geen schade lijdt, bestrijdt Vermeulen dat door te stellen dat het Amerikaanse recht wel rechtsgevolgen verbindt aan het ©-symbool. Nu de stellingen van Emryss c.s. niet nader zijn onderbouwd, oordeelt de rechtbank dat niet is komen vast te staan dat Emryss geen dwangsommen zijn verbeurd. De gevorderde verklaring voor recht dat de dwangsommen niet zijn verbeurd zal daarom afgewezen. Voor matiging ziet de rechtbank evenmin grond.

Gerecht EU 4 juli 2013, zaak T-589/10 (Just Music Fernsehbetriebs GmbH tegen OHIM/France Télécom) - dossier

Het resultaat van afdoening zonder beslissing is dat de beslissing van de oppositieafdeling geen effect (meer) heeft. Meer specifiek ex artikel 58(1) zin 2 van regulation 207/2009 heeft het hoger beroep een opschortende werking en heeft een beslissing van de oppositieafdeling enkel effect als er niet (tijdig) beroep is aangetekend of wanneer een beroep door de kamer van beroep is afgewezen. Daarvan is hier geen sprake.

Nu het oudere merk definitief is herroepen en dat de beslissingen van het OHIM al geen effect hebben, wordt de zaak afgedaan zonder beslissing. Een beslissing zou geen voordeel geven voor de verzoekster. Iedere partij draagt de eigen kosten en betalen ieder de helft van de kosten van het OHIM.

35 In the present case, in the light of the definitive revocation of the earlier mark, it must be noted that, as OHIM and the applicant stated in their answers to the written questions posed by the Court, the mark for which registration was sought by the applicant will be registered both where the contested decision is annulled by the Court and where there is a finding that there is no need to adjudicate, despite the decisions of OHIM bodies rejecting that application for registration.

36 The finding by the Court in the present case that there is no need to adjudicate would have the result that the decision of the Opposition Division and the contested decision would not take effect. More specifically, in accordance with the second sentence of Article 58(1) of Regulation No 207/2009, appeals filed at OHIM have suspensive effect. Accordingly, a decision from which such an appeal lies, such as a decision of an Opposition Division, takes effect only when no appeal has been lodged at OHIM in the form and within the time-limits prescribed in Article 60 of Regulation No 207/2009 or when such an appeal has been definitively dismissed by the Board of Appeal. However, the present case, where the Court finds that there is no need to adjudicate, does not concern either of those situations, given that the contested decision has not taken effect either. It is clear from Article 64(3) of Regulation No 207/2009 that the decisions of the Boards of Appeal take effect only as from the date of expiration of the period referred to in Article 65(5) of Regulation No 207/2009 or, if an action has been brought before the courts of the Union within that period, as from the date of dismissal of such action. The present case is not concerned with either of those two situations, given that the Court finds that there is no need to adjudicate on the present action (see, to that effect, order in real,‑ QUALITY, paragraph 26 above, paragraph 23; see, to that effect and by analogy, order in Case T‑10/01 Lichtwer Pharma v OHIM – Biofarma (Sedonium) [2003] ECR II‑2225, paragraph 17, and order of 11 September 2007 in Case T‑185/04 Lancôme v OHIM – Baudon (AROMACOSMETIQUE), not published in the ECR, paragraph 22).

37 It follows from the foregoing that, in the light of the definitive revocation of the earlier mark and the fact that that the decisions of OHIM bodies have no effect where the Court finds that there is no need to adjudicate, a judgment of the Court on the substance of the case is not likely, if successful, to procure an advantage for the applicant. The Court therefore finds that there is no longer any need to adjudicate on the action for annulment brought by the applicant in accordance with its application contained in the documents of 23 February 2012 and 11 January 2013.

Op andere blogs:
MARQUES (Juxebox v. Juke box : Not just music in General Court)

Bas Kist, Gorilla mag niet op Freddy Mercury lijken, NRC Next 19 juli 2013.
Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.
Wat is er gebeurd? - Een enorm beeld van een gorilla met het uiterlijk van Freddy Mercury is op last van de Freddy Mercury Estate verwijderd uit de Engelse stad Norwich. De Freddy gorilla, gehuld in een geel-witte Mercury-outfit, maakt deel uit van een verzameling van in totaal 53 gorilla-beelden die sinds 28 juni verspreid door Norwich te zien zijn. Het is de bedoeling dat de gorilla's die door kunstenaars beschilderd zijn, na de zomer worden geveild. De opbrengst gaat naar een goed doel. Een vergelijkbaar project met olifanten-beelden werd een aantal jaar geleden in Amsterdam georganiseerd.

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 23 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:3348 (Dahabshiil Transfer Services Limited tegen geïntimeerde en Stichting Associated Somali Journalists)
Zie eerder IEF 12109. Mediarecht. IPR en het toepasselijke materiële recht bij vorderingen tot rectificatie, verwijdering en verbod. Geïntimeerde is verantwoordelijk voor de plaatsing van verschillende publicaties waarin Dahabshiil onder meer wordt beschuldigd van banden met terrorisme, het aanzetten tot moord en het aanzetten tot het plegen van strafbare feiten. Geïntimeerde heeft geen gehoor gegeven aan diverse sommaties van Dahabshiil om beschuldigende publicaties van de websites te verwijderen.

Dahabshiil stelt in haar eer en goede naam te zijn/worden aangetast doordat [geïntimeerden] beledigende mededelingen hebben openbaar gemaakt, en vordert op grond hiervan rectificatie, verwijdering en een verbod tot herhaling van bedoelde mededelingen. De rechter oordeelt dat de vorderingen van Dahabshiil – zowel vóór als ná 1 januari 2012 – worden beheerst door het recht van het Verenigd Koninkrijk.

4.11.2. Artikel 4 lid 1 van de Verordening bepaalt dat het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht is van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen. De websites waarop de (gesteld) diffamerende mededelingen zijn geplaatst, zijn wereldwijd raadpleegbaar. De (directe) schade als bedoeld in voormeld artikel 4 lid 1 – in casu bestaande uit de schending van de eer en goede naam van Dahabshiil – kan zich derhalve in een (groot) aantal landen, waaronder Nederland, hebben voorgedaan. De vorderingen van Dahabshiil strekken tot vergoeding/beperking (rectificatie) en voorkoming (verwijdering en verbod tot herhaling) van haar schade in al die landen (4.2 sub ii tot en met vi). Wanneer [geïntimeerden] via de door hen beheerde websites gevolg geven aan de gevorderde ge- en verboden zal de schade in bedoelde landen worden vergoed, beperkt en/of voorkomen. De vorderingen zien derhalve de facto op de schade van Dahabshiil in alle landen waar haar eer en goede naam wordt geschonden. Naar het oordeel van het hof moet in ieder geval bij vorderingen als de onderhavige de zinsnede ‘het recht van het land waar de schade zich voordoet’ van artikel 4 lid 1 van de Verordening op dezelfde wijze worden uitgelegd als de zinsnede ‘de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen’ van artikel 5 aanhef en sub 3 van de EEX-Verordening. Dit heeft tot gevolg dat in casu het recht dient te worden toegepast van het land waar het centrum van de belangen van Dahabshiil ligt (HvJ 25 oktober 2011, C-509/09 en C-161/10, NJ 2012/224). Dahabshiil is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, terwijl door toezichthoudende instanties aldaar wordt toegezien op haar activiteiten. Derhalve ligt het centrum van de belangen van Dahabshiil in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft tot gevolg dat het recht van het Verenigd Koninkrijk van toepassing is op het (gestelde) onrechtmatig handelen ná 1 januari 2012.

4.13. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Dahabshiil – zowel vóór als ná 1 januari 2012 – worden beheerst door het recht van het Verenigd Koninkrijk. Nu partijen hun stellingen niet op dit rechtsstelsel hebben toegespitst, worden zij in de gelegenheid gesteld dit alsnog bij akte te doen.

5 De uitspraak

Het hof:
verwijst de zaak naar de rol van 3 september 2013 voor akte aan de zijde van Dahabshiil met de hiervoor in 4.13 weergeven doeleinden, waarna [geïntimeerden] in de gelegenheid zullen worden gesteld hierop bij antwoordakte te reageren;

Lees de uitspraak:
Rechtspraak.nl (link)
ECLI:NL:GHSHE:2013:3348 (pdf)

Rechtbank Noord-Holland 10 juli 2013, HA ZA 12-336 (Sweet Things B.V. tegen M&D Pastries)
Uitspraak ingezonden door Roel Dolk, Van Doorne NV.
Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad. Eiseres voert sinds eind 2005 een onderneming in Utrecht onder de handelsnaam Sweet Things. De activiteiten bestaan de vervaardiging en (online) verkoop van gespecialiseerde (bruids)taarten, banketbakkers- en suikerwerken (via sweetthings.nl) en het geven van workshops hierover. M&D Pastries heeft een soortgelijke onderneming en gevestigd in Hoogkarspel. M&D Pastries heeft een website actief onder de domeinnaam 'sweet-things.nl' waarbij de term 'sweet things' veelvuldig op de website wordt gebruikt.

Sweet Things B.V. vordert succesvol de staking van het teken Sweet Things voor banketbakkers- en suikerwerkwaren en de website www.sweet-things.nl, de overdracht van deze domeinnaam en de nietigverklaring van het Benelux beeldmerk Sweet Things!.

De rechtbank oordeelt dat verwarring te duchten is aangezien de aard van beide ondernemingen hetzelfde is. Door de online mogelijkheden is de uitoefening van de ondernemingen niet plaatsgebonden. De ondernemingen opereren in een kleine kring, omdat zij speciaalzaken zijn, waardoor de kans dat een potentiële klant bij een van beide partijen terecht komt navenant groter is. Nu eiseres oudere rechten heeft op de handelsnaam 'Sweet Things', is het gebruik van diezelfde naam door gedaagden in strijd met artikel 5 Hnw. De vorderingen worden toegewezen.

Handelsnaamwet
4.3. Met de website onder de domeinnaam sweet-things.nl en de inhoud van de informatie daarop over Sweet Things!, zoals hierboven onder 2.1 sub f weergegeven, kan het gebruik dat M&D Pastries c.s. maakt van de aanduiding 'Sweet Things!' niet anders worden geduid dan op commerciële wijze deelnemen aan het handelsverkeer. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat M&D Pastries c.s. (ook) Sweet Things! als handelsnaam gebruikt.
4.4. (...) de rechtbank komt tot het andersluidende oordeel dat wel verwarring is te duchten. Dit oordeel is gegrond op de volgende omstandigheden. De aanduiding die gedaagden gebruiken is (nagenoeg) identiek aan de handelsnaam van eiseres, want deze wijkt immers alleen af door het gebruik van hoofdletters en leestekens. De aard van de beide ondernemingen is dezelfde, beiden bieden uiterlijk - voor de leek - sterk gelijkende producten aan, te weten (thema-)taarten uit het luxe segment en leveren als dienst workshops op dat terrein. De uitoefening van de bedrijfsactiviteiten van beide partijen is door de online bestelmogelijkheden en de mogelijkheid workshops op locatie te verzorgen niet gebonden aan de plaats van vestiging of van de winkel. Beide ondernemingen zijn speciaalzaken en opereren daarmee in een kleinere kring van soortgelijke ondernemingen dan een niet-gespecialiseerde bakker, waardoor de kans dat een potentiële klant bij een van beide partijen terecht komt navenant groter is. Daartegenover is die klant (voornamelijk) de gewone consument, van wie niet in het bijzonder verwacht kan en mag worden dat hij alert is op mogelijke verwarring.
4.6. Nu eiseres, naar onomstreden is, oudere rechten op de handelsnaam 'Sweet Things' heeft is het gebruik van diezelfde naam door gedaagden in strijd met artikel 5 Hnw. De vorderingen voorzover daarop gestoeld zijn voor toewijzing vatbaar, dit betreft het gevorderde onder 3.1 sub a. voor zover dat ziet op gebruik door gedaagden als handelsnaam, en onder sub b.

Onrechtmatige daad
4.7. Uit hetgeen hiervoor is overwogen vloeit tevens voort dat gebruik door M&D Pastries c.s. van 'Sweet Things' anders dan als handelsnaam een onrechtmatige daad jegens Sweet Things B.V. oplevert. De vordering tot staken van zulk gebruik onder 3.1 sub a. is dan ook toewijsbaar. Tevens is op grond hiervan toewijsbaar de gevorderde overdracht van de domeinnaam <sweet-things.nl>. Sweet Things B.V. heeft haar belang hierbij toereikend en onbetwist gemotiveerd, door erop te wijzen dat resultaten van een zoekopdracht met de zoekterm 'sweet things' op internet, als eerste twee treffers direct onder elkaar oplevert de onderneming van eiseres en de onderneming van gedaagden.

Benelux-merkdepot
4.11. Op grond van het onder 4.10 overwogene en onder herhaling van hetgeen over het verwarringgevaar reeds is overwogen, acht de rechtbank het depot van M&D Pastries c.s. te kwader trouw verricht. Met gedaagden neemt de rechtbank daarbij aan dat zij niet hebben getracht eiseres 'een hak te zetten' of 'een slaatje te slaan uit haar handelsdebiet', maar dit doet geen afbreuk aan juistgenoemd oordeel. De vordering van Sweet Things B.V. als belanghebbende tot nietigverklaring van de inschrijving van het merkdepot is dan ook toewijsbaar.

5. De beslissing

De rechtbank
5.1. a. gebiedt elk der gedaagden om, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, ieder gebruik van het teken Sweet Things als handelsnaam of anderszins, of enig daarmee overeenstemmend teken voor de handel in banketbakkers- en suikerwerkwaren en daaraan verwante activiteiten te staken en gestaakt te houden;
b. gebiedt elk der gedaagden om binnen zeven dagen na de betekening van dit vonnis, de openbaarmaking van de website 'www.sweet-things.nl' te staken en gestaakt te houden;
c. gebiedt gedaagden om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam <sweet-things.nl> tegen vergoeding van de werkelijke registratiekosten, aan Sweet Things B.V. over te dragen;
d. verklaart nietig de inschrijving in de Benelux van het (beeld)merk 'Sweet Things!', nummer 1250360, d.d. 29 juni 2012, op naam van M&D Pastries vof en beveelt doorhaling daarvan;
5.2. veroordeelt gedaagden tezamen, hoofdelijk des dat bij betaling door de een de anderen zullen zijn bevrijd, om aan Sweet Things B.V. een dwangsom te betalen van € 500,-,- voor iedere dag of dagdeel dat gedaagden in gebreke blijven aan de veroordeling onder 5.1 te voldoen, met een maximum van € 20.000,-;
5.3. veroordeelt gedaagden hoofdelijk, des dat bij betaling door de een de anderen zullen zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Sweet Things B.V. tot op heden begroot op €9.410,05;
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5. wij st het meer of anders gevorderde af.

Op anders blogs:
DirkzwagerIEIT (Zoek de verschillen: Sweet Things vs Sweet Things!)

Rechtbank Den Haag 24 juli 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19716; HA ZA 12-1149 (Topro tegen X en A)
Uitspraak mede ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper. Merkinbreuk. Auteursrechtinbreuk. Misleidende reclame. Beslag. Topro is een Noorse onderneming die zich bezighoudt met de productie en levering van loophulpmiddelen, waaronder rollators welke zij op de markt heeft gebracht onder de naam TROJA 2G. Topro is houdster van het Gemeenschapswoordmerken TOPRO en TROJA. AG Ltd. houdt zich onder meer bezig met de im- en export van en de groothandel in gebruiksgoederen. [X] is enig bestuurder van AG Ltd. Topro heeft geconstateerd dat AG Ltd. rollators aanbood onder de naam TROJA 3G (voor een prijs tussen de €149,- en €199,-), met de tekens TOPRO en TROJA op de rollator, de verpakking en in de bijbehorende gebruiksaanwijzing. Op de website www.k(...).nl van AG Ltd. werd de rollator aangeprezen. Verder heeft AG Ltd. gebruik gemaakt van het Adword “TOPRO”. Topro heeft beslag doen leggen op de rollators, aan [X] in eigendom toebehorend onroerend goed en toebehorende rekening.

Topro vordert een verbod op merk- en auteursrechten in Europa en staking van onrechtmatig handelen, bestaande uit doen van onware en/of misleidende mededelingen. AG Ltd. heeft erkend dat sprake is van merk- en auteursrechtinbreuk. Mede door de verwijzingen naar testresultaten van Topro, de link te plaatsen naar een originele demonstratiefilm en vanwege de beduidend lagere prijs zijn de advertenties misleidend.

Door deze openbaar te maken heeft AG Ltd. onrechtmatig gehandeld. X moet hebben geweten dat er sprake was van inbreuk. Hem wordt persoonlijk een ernstig verwijt gemaakt dat hij deze inbreuk niet heeft voorkomen. De rechtbank beveelt Allergoedkoopst en [X] elke inbreuk en elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden. Voorts worden de andere vorderingen grotendeels toegewezen.

in voorwaardelijke reconventie
3.8. [A] c.s. vordert – samengevat – voor zover de persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van het beslag op het onroerend goed van [X] en van het conservatoir derdenbeslag op de betaal- en spaarrekening van [X], een verklaring voor recht dat de hiervoor genoemde beslagen onrechtmatig zijn, veroordeling van Topro tot vergoeding van de schade die [X] heeft geleden (...)

4. De beoordeling
in conventie
Merkinbreuk en auteursrechtinbreuk
4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat [A] de 3G rollator heeft aangeboden via haar eigen website en via www.marktplaats.nl noch dat zij de 3G rollator heeft verhandeld. Vaststaat ook dat op de 3G rollator de merken staan en het Topro logo en dat [A] deze ook heeft gebruikt in haar advertenties. [A] heeft erkend dat sprake is van merkinbreuk en auteursrechtinbreuk.

Misleidende reclame
4.6. (...) De onjuiste voorstelling van zaken kan het economisch gedrag van de maatman-consument beïnvloeden temeer nu de 3G rollator werd aangeboden voor een prijs van tussen de € 179,- en € 199,- die beduidend lager is dan de prijs van een rollator afkomstig van Topro (€ 350,-). Daarmee zijn de advertenties misleidend en heeft [A] onrechtmatig gehandeld jegens Topro door deze openbaar te maken en is zij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade die Topro dientengevolge lijdt.

4.12. De hiervoor genoemde omstandigheden voeren de rechtbank tot de conclusie dat [X] wist althans moet hebben geweten dat [A] bij het aanbieden en verhandelen van de 3G rollators inbreuk maakte op de merken van Topro en haar
auteursrecht op het Topro logo. (...) Overigens is de rechtbank van oordeel dat [X] gelet op voornoemde omstandigheden ook persoonlijk een ernstig verwijt te maken is dat hij de merk- en auteursrechtinbreuk en misleiding door [A] niet
heeft voorkomen. Zodoende is [X] ook in hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk jegens Topro voor de onrechtmatige gedragingen van [A] en de schade die daaruit voor Topro voortvloeit.

in voorwaardelijke reconventie
4.26. Allergoedkoopst c.s. heeft een voorwaardelijke reconventie ingesteld namelijk onder de voorwaarde dat persoonlijke aansprakelijkheid van [X] niet wordt aangenomen. Gelet op hetgeen is overwogen in conventie, stelt de rechtbank vast dat de voorwaarde niet in vervulling is gegaan, zodat de reconventionele vordering geen bespreking behoeft.

5. De beslissing
De rechtbank
in conventie
5.1. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merken in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden alsmede elke inbreuk op het auteursrecht van Topro op het Topro logo, waaronder de distributie, het aanbieden, verkopen, leveren, verhandelen en het daartoe in opslag hebben van de rollators met daarop vermeld de tekens TOPRO en/of TROJA en/of het TOPRO logo;
5.2. beveelt Allergoedkoopst en [X] ieder om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elk onrechtmatig handelen jegens Topro, bestaande uit het doen van onjuiste en misleidende mededelingen omtrent de 3G rollator en de herkomst daarvan zoals
beschreven in dit vonnis te staken en gestaakt te houden;
5.3. beveelt Allergoedkoopst om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsvrouwe van Topro, mr. C.S. Mastenbroek, een op basis van zelfstandig onderzoek dooreen onafhankelijke registeraccountant opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen (...)
5.4. beveelt Allergoedkoopst om uiterlijk binnen 15 werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle afnemers aan wie Allergoedkoopst de 3G rollator heeft geleverd een duidelijk leesbare brief te sturen afgedrukt op briefpapier van Allergoedkoopst, en een duidelijk leesbare kopie van die brief op de homepage van haar website www.k(...).nl gedurende 5 werkdagen op te nemen (...)
5.5. beveelt Allergoedkoopst om binnen 10 dagen nadat een onder 5.4 bedoelde 3G rollator is geretourneerd deze (met de daarbij retour gezonden verpakking en gebruiksaanwijzing) aan Topro af te geven ter vernietiging op een door Topro te bepalen
plaats;
5.6. veroordeelt de partij die in strijd handelt met een van de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en/of 5.5 gegeven bevelen tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- per dag dat, of € 1.000,- per product, ter keuze van Topro, waarmee die partij in strijd handelt met
een aan haar/hem opgelegd bevel, met een maximum van in totaal door Allergoedkoopst te verbeuren dwangsommen van € 500.000,- en door [X] van € 100.000,-;
5.7. veroordeelt Allergoedkoopst en [X] hoofdelijk tot:
- vergoeding van de schade van Topro die het gevolg is van de verhandeling van de 3G rollators door Allergoedkoopst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, en/of, ter keuze van Topro,
- afdracht van de door [A] met de verhandeling van de 3G rollators genoten netto winst conform de opgave daarvan als hiervoor in 5.3 bedoeld, aan de advocaat van Topro op een daartoe door haar op te geven bankrekening;
5.8. veroordeelt [A] en [X] hoofdelijk in de proceskosten, tot op heden aan
de zijde van Topro begroot op € 13.338,04;
5.9. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Op andere blogs:
Considine Rotterdam, Directeur van een BV aansprakelijk voor merkinbreuk!
Wieringa