Hof 's-Hertogenbosch 12 maart 2015, IEF 14752; ECLI:NL:GHSHE:2015:861 (Massage-regiosite)
Uitspraak mede ingezonden door Irene de Jonge, BRight Advocaten. Handelsnaamrecht. Ex nunc. Het hof dient gewraakte handelsnaamgebruik ex nunc te toetsen, naar de huidige stand van zaken. De website maakt voldoende duidelijk dat hier sprake is van schoonheidsspecialiste en masseuse-diensten aangeboden door geïntimeerde en niet door een ander. De site gaat om de mogelijkheid een massage te krijgen in de regio, er wordt niet gesuggereerd dat er verbondenheid zou zijn met het bedrijf van appellante. Het hof vernietigt de kantonrechtersbeschikking in haar geheel, en wijst het gewenste verbod van gebruik van de door appellante gewraakte handelsnamen af.

3.3. Tussen partijen is in hoger beroep in confesso dat enkel het voeren van een domeinnaam niet aan te merken is als het voeren van een handelsnaam. Een domeinnaam als zodanig is in feite uitsluitend een adres van de domeinnaamhouder.
Wanneer evenwel de domeinnaamhouder de domeinnaam, dan wel het relevante deel ervan (dus zonder extensie als ‘.nl’ of ‘.com’) ook gaat gebruiken als aanduiding voor zijn bedrijfsactiviteiten (of deel ervan), dan verschiet de domeinnaam van kleur en wordt tevens een handelsnaam (vergelijk Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080). Van een dergelijk gebruik is sprake indien in communicatie richting het publiek, waaronder de (potentiële) klanten de aanduiding ook wordt gebruikt ten behoeve van de aanduiding van bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld op een website waar (potentiële) klanten informatie kunnen inwinnen.
Tot slot merkt het hof ter inleiding nog op dat de beoordeling “ex nunc” dient plaats te vinden, derhalve op het moment van de uitspraak van het hof.

3.10.
In het beroepschrift maakt [appellante] ten aanzien van haar verzoek weinig onderscheid tussen [geïntimeerde 1] en [geïntimeerde 2]. Ten aanzien van [geïntimeerde 2] wordt in het beroepschrift aangevoerd dat [geïntimeerde 2] door zijn handelen, te weten het blijven verlenen van gebruiksrechten van domeinnamen, bewust inbreuk maakt op de handelsnamen van [appellante]. Desgevraagd ter zitting in hoger beroep is door [appellante] aangegeven dat [geïntimeerde 2] weliswaar geen handelsnamen voert die toekomen aan [appellante], ook niet in de domeinnamen, maar dat hij deze domeinnamen wel verhuurt aan [geïntimeerde 1] en dat het verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet daarmee ook jegens [geïntimeerde 2] ontvankelijk is.

3.13.2.
Aangezien het hof de vraag naar het door [appellante] gewraakte handelsnaamgebruik van “[handelsnaam 1]” door [geïntimeerde 1] ex nunc dient te toetsen, derhalve naar de huidige stand van zaken, is het hof van oordeel dat de tekst op de website behorend bij domeinnaam [domeinnaam 1] voldoende duidelijk maakt dat hier sprake is van diensten (schoonheidsspecialiste en masseuse) aangeboden door [roepnaam van geintimeerde 1], en niet door enige andere dienstverlener. Van onoorbaar handelsnaamgebruik door [geïntimeerde 1] van de aanduiding “[handelsnaam 1]” is naar het oordeel van het hof thans geen sprake. De website maakt voldoende duidelijk dat het op de website gaat om de mogelijkheid massage te krijgen in de regio [regio 1], hetgeen als omschrijving van aan te bieden diensten is toegestaan. Er wordt op geen enkele wijze gesuggereerd dat er een verbondenheid zou zijn met het bedrijf van [appellante]. Het is aanstonds duidelijk dat de website het bedrijf van [roepnaam van geintimeerde 1] (zijnde [geïntimeerde 1]) betreft, zodat van verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 Hnw geen sprake is.
Door [appellante] is zelf gesteld dat het gebruik van een beschrijvende handelsnaam als zoekterm op internet (Google) door de gerechtigde op een dergelijke handelsnaam niet kan worden tegengegaan, en dat het haar daar ook niet om te doen is. Het hof deelt deze benadering dat met de keuze voor en het gebruik van een beschrijvende handelsnaam de taal in beginsel niet gemonopoliseerd kan worden, zodat ook de toelichting niet tot het oordeel kan leiden dat sprake is van ontoelaatbaar handelsnaamgebruik door [geïntimeerde 1].
De grieven 1 en 2 worden verworpen.

Oude versie
3.16.1.
Naar het oordeel van het hof is op de hierboven genoemde websites thans geen sprake van ongeoorloofd handelsnaamgebruik door de aanduidingen waar [geïntimeerde 1] - klaarblijkelijk aansluiting zoekend bij haar voornaam [roepnaam van geintimeerde 1] - zich van bedient.
Dit wil echter niet zeggen dat in het verleden geen sprake van inbreuk is geweest, waarbij het hof in het bijzonder verwijst naar de deels hierboven onder 3.12. weergegeven door [appellante] overgelegde uitdraaien betreffende [handelsnaam 1], alsook andere uitdraaien als overgelegd.

Conclusie AG HvJ EU 12 maart 2015, IEF 14751; ECLI:EU:C:2015:167; zaak C-20/14 (BGW)
Eerder IEF 13594. Jonger merk [BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] bestaande uit nevenschikking van een lettercombinatie die het woordelement van het oudere merk [BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH] overneemt en een combinatie van woorden waarvan de beginletters de letters van de lettercombinatie herhalen. Conclusie A-G:

Artikel 4, lid 1, onder b), van [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, er bij het publiek gevaar voor verwarring van twee tekens kan bestaan wanneer de lettercombinatie, die het enige woordelement van het oudere teken is, ook voorkomt in het jongere woordteken en daar in nevenschikking staat met een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van die lettercombinatie, zodat deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de woordcombinatie waaraan zij is toegevoegd. Het bestaan van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Gestelde vraag:

Moet artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard wanneer een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord- of beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en die lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?

HvJ EU 12 maart 2015, IEF 14750; ECLI:EU:C:2015:165; zaak C‑577/13 (Actavis tegen Boehringer Ingelheim)
Octrooirecht. ABC. Vgl. IEF 13336. Het HvJ EU verklaart voor recht: Artikel 3, onder a) en c), van [ABC-Verordening] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een basisoctrooi een conclusie bevat voor een product met een werkzame stof die als enige het voorwerp van de uitvinding vormt, waarvoor de houder van dit octrooi reeds een aanvullend beschermingscertificaat heeft verkregen, alsook een latere conclusie voor een product met een samenstelling van deze werkzame stof en een andere substantie, deze bepaling eraan in de weg staat dat deze houder een tweede aanvullend beschermingscertificaat voor deze samenstelling verkrijgt.

Gestelde vragen:
1)      a)      Indien een octrooi bij de afgifte ervan geen conclusie bevat waarin de twee samengestelde werkzame stoffen expliciet zijn vermeld, maar het octrooi nadien kan worden gewijzigd teneinde een dergelijke conclusie erin op te nemen, kan dit octrooi dan – of die wijziging nu is verricht of niet – overeenkomstig artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 als ,een van kracht zijnd basisoctrooi’ worden aangevoerd voor een product dat deze samengestelde werkzame stoffen bevat?

b)      Kan een octrooi dat na de afgifte ervan en ofwel (i) voordat en / of (ii) nadat het ABC is verleend, is gewijzigd, als ,een van kracht zijnd basisoctrooi’ worden aangevoerd ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009?

c)      Indien een aanvrager een ABC-aanvraag indient voor een product dat uit de werkzame stoffen A en B bestaat, in omstandigheden waarin:

i)      het van kracht zijnde basisoctrooi, te weten een Europees octrooi (Verenigd Koninkrijk), na de datum van de ABC-aanvraag maar vóór de afgifte daarvan, aldus is gewijzigd dat het ook een conclusie bevat waarin de stoffen A en B expliciet worden genoemd,

en

ii)      deze wijziging volgens het nationale recht wordt geacht steeds van toepassing te zijn geweest vanaf de afgifte van het octrooi,

kan de aanvrager van het ABC dit octrooi dan in zijn gewijzigde vorm aanvoeren ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, onder a)[, van verordening nr. 469/2009]?

2)      Om te bepalen of de voorwaarden van artikel 3 vervuld zijn op de datum van de indiening van de ABC-aanvraag voor een product dat uit een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bestaat, wanneer

a)      in het van kracht zijnde basisoctrooi een conclusie is opgenomen betreffende een product dat de werkzame stof A bevat alsook een aanvullende conclusie betreffende een product dat een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bevat en

b)      er reeds een ABC bestaat voor een product dat de werkzame stof A bevat (hierna: ,product X’), dient daarvoor dan te worden nagegaan of de samenstelling van de werkzame stoffen A en B als een uitvinding kan worden beschouwd die een onderscheiden en afzonderlijke uitvinding vormt ten opzichte van die van A alleen?

3)      Wanneer een van kracht zijnd basisoctrooi overeenkomstig artikel 3, onder a)[, van verordening nr. 469/2009], strekt tot ,bescherming’ van:

a)      een product dat de werkzame stof A bevat (,product X’), en

b)      een product dat een samenstelling van de werkzame stof A en de werkzame stof B bevat (hierna: ,product Y’),

en indien

c)      een VHB van product X als geneesmiddel is afgegeven;

d)      een ABC voor product X is verleend, en

e)      vervolgens een afzonderlijke vergunning voor het in de handel brengen van product Y als geneesmiddel is afgegeven,

staat verordening [nr. 469/2009], inzonderheid de artikelen 3, onder c) en d), en/of 13, lid 1, ervan, er dan aan in de weg dat aan de houder van het octrooi een ABC voor product Y wordt afgegeven? Subsidiair, indien een ABC voor product Y kan worden verleend, dient de duur daarvan dan te worden beoordeeld op basis van de vergunning die voor product X is afgegeven of op basis van de vergunning die voor product Y is afgegeven?

4)      Indien vraag 1, onder a), ontkennend wordt beantwoord, vraag l, onder b), i) bevestigend wordt beantwoord en vraag l, onder b), ii) ontkennend wordt beantwoord, in omstandigheden waarin:

a)      volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 469/2009 een ABC voor een product wordt aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop voor dit product een van kracht zijnde VHB als geneesmiddel is verkregen overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG of richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311, blz. 1);

b)      de bevoegde dienst voor de industriële eigendom na de indiening van de ABC-aanvraag wijst op een mogelijk bezwaar tegen de afgifte van het ABC krachtens artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009;

c)      vervolgens, teneinde dit door de bevoegde dienst voor de industriële eigendom gemaakte mogelijke bezwaar weg te werken, een aanvraag wordt ingediend tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi waarop de aanvrager van het ABC zich beroept, welke aanvraag wordt toegewezen;

d)      na wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi, dit gewijzigde octrooi aan artikel 3, onder a), [van verordening nr. 469/2009] voldoet;

verzet verordening nr. 469/2009 er zich dan tegen dat de bevoegde dienst voor de industriële eigendom nationale procedurele bepalingen toepast met het oog op a) de opschorting van de ABC-aanvraag teneinde de aanvrager van het ABC in staat te stellen, te verzoeken om wijziging van het basisoctrooi en b) de hervatting van de behandeling van deze aanvraag op een later tijdstip, met name zodra de wijziging is toegestaan, welke hervatting geschiedt:

–        na het verstrijken van zes maanden vanaf de datum waarop een geldige VHB van dat product als geneesmiddel is afgegeven, doch

–        binnen zes maanden vanaf de datum waarop de aanvraag tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi is toegewezen?

De VIE-prijs 2015 is uitgereikt aan Reindert van der Zaal voor zijn bijdrage in Berichten IE maart 2014 getiteld 'De nieuwe Anti-Piraterijverordening: krachtiger geschut tegen namaak en piraterij dan zijn voorganger? '.

Jaarlijks wordt in Zeist tijdens het Symposium van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) de VIE-prijs toegekend voor de beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. De deelnemende juryleden zijn: mr. Xandra Kiers-Becking (Gerechtshof Den Haag, juryvoorzitter), prof. mr. Tobias Cohen-Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek & Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. Jeroen den Hartog (Hoyng Monegier) Antoon Quaedvlieg (RU Nijmegen/Klos Morel Vos & Reeskamp), Ralph Thomas (DSM).

Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie, Brinkhof. Maakt de Hoge Raad de werkdruk voor IE-rechters onnodig zwaar? Een korte reactie op HR 20 februari 2015, IEF 14684 (AFC Ajax / Promosports). Het Amsterdamse hof had in deze zaak geoordeeld dat merk en teken niet voldoende lijken om tot relevante overeenstemming te concluderen (vgl. § 3.3.2 van het arrest). De Hoge Raad keert het oordeel van het hof om en maakt ervan dat in het oordeel van het hof dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, besloten ligt dat het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht (vgl. § 3.3.5 van het arrest).

De Hoge Raad overweegt in § 3.3.4 in absolute bewoordingen dat een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) slechts achterwege kan blijven indien “in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken” en overweegt dan vervolgens:

“Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk. (Vgl. in het kader van art. 8 lid 1 sub a, b en lid 5 Vo.40/94, thans Vo. 207/2009: HvJEU 2 september 2010, IEF 9061; zaak C-254/09P, ECLI:EU:C:2010:488 (Calvin Klein) en 24 maart 2011, IEF 12437; zaak C-552/09P, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero))” (§ 3.3.4 van het arrest).

De Hoge Raad concludeert dat het hof vanwege de gevonden “enige mate van overeenstemming” had moeten onderzoeken of er verwarringsgevaar (sub b)  is of verband (sub c) en door dit na te laten blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (§ 3.3.5 van het arrest), waarna het arrest wordt vernietigd en naar het Haagse hof wordt verwezen. Waarom doet de Hoge Raad dit? Maakt de Hoge Raad het werk van IE-feitenrechters niet onnodig zwaarder?

Waarom zouden de feitenrechters nog het verwarringsgevaar (sub b) en het verband (sub c) nog moeten onderzoeken als geoordeeld is dat merk en teken niet op (merkenrechtelijk) relevante wijze overeenstemmen? De stelling dat zulk onderzoek alleen achterwege mag blijven als er “in geen enkel opzicht”  overeenstemming is tussen merk en teken, houdt noodzakelijkerwijs in dat dit onderzoek steeds moet plaats vinden. Immers, het is eigen aan de aard van merkenrechtelijke geschillen dat er altijd wel enige (feitelijke) overeenstem¬ming is tussen merk en teken.

De Hoge Raad verwijst voor zijn oordeel naar Calvin Klein en Ferrero van het HvJEU. De Hoge Raad had met verwijzing naar het arrest van het HvJEU van 23 januari 2014, BHIM / riha WeserGold, IEF 13456; zaak C-558/12 P ook voor een andere weg kunnen kiezen. Het HvJEU overwoog daar:

“47    Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. […] Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

48      Door te oordelen dat het ontbreken van een onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken door de kamer van beroep de nietigheid van de litigieuze beslissing met zich meebracht, heeft het Gerecht aldus geëist dat de kamer van beroep een element onderzocht dat niet relevant was om te beoordelen of sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Aangezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, was verwarringsgevaar immers uitgesloten en kon een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.”

Ook in de door de Hoge Raad aangehaalde arresten Calvin Klein en Ferrero was er (natuurlijk) enige gelijkenis tussen merk en teken, maar in beide zaken werd - niettegenstaande enige gelijkenis - vastgesteld dat merk en teken niet overeenstemden, zodat nader onderzoek naar verwarringsgevaar of merkbekendheid achterwege kon blijven.

In Calvin Klein (bm CK Calvin Klein v wm CK Creaziones Kennya) heette het dat “de conflicterende merken in geen enkel opzicht” overeenstemden, waardoor verwarringsgevaar of bekendheid van het merk niet nader onderzocht hoefden te worden (Calvin Klein, § 58 en § 68).

In Ferrero (wm Kinder v bm TiMi Kinderjoghurt) heette het dat “de betrokken tekens niet overeenstemden” en herhaalt het HvJEU dat de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk geen relevante factoren zijn om uit te maken of conflicterende merken overeenstemmen (Ferrero, § 58) en overweegt het hof in § 66 zoals de Hoge Raad in § 3.3.4 overweegt (kennelijk is § 3.3.4 aan §66 ontleend) om vervolgens vast te stellen dat het Gerecht had geoordeeld dat de betrokken tekens gelet op een aantal visuele en fonetische kenmerken niet overeenstemmend waren (§ 67), zodat nader onderzoek naar merkbekendheid of warensoortgelijkheid irrelevant is (§ 68).

Uit het voorgaande lijkt te volgen dat de Hoge Raad de slotsom van het Amsterdamse hof (onvoldoende gelijkenis en dus geen relevante overeenstemming tussen merk en teken) ook heel wel had kunnen begrijpen als “geen overeenstemming” of “geen merkenrechtelijk relevante overeenstemming” tussen de betrokken tekens, zodat het hof terecht geen nader onderzoek had gedaan naar de gestelde onderscheidende kracht en bekendheid van de ingeroepen merken.

De overweging van de Hoge Raad dat dit nadere onderzoek altijd moet plaats vinden als tussen de betrokken tekens ook maar “een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming” bestaat, lijkt op basis van de genoemde arresten van het HvJEU in elk geval niet zo absoluut begrepen te hoeven worden. Dat zou de feitenrechter in elk geval een hoop werk besparen.

Een andere, makkelijker oplossing is dat de feitenrechter zich in absolute bewoordingen uitspreekt en voortaan niet overweegt dat de betrokken tekens onvoldoende lijken om tot relevante overeenstemming te concluderen, maar gewoon niet lijken. Maar of zo’n overweging van de Hoge Raad een voldoende krijgt, durf ik niet te voorspellen.

Kurt Stöpetie
Amsterdam, 10 maart 2015

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 maart 2015, IEF 14747 (P. tegen SBS Broadcasting)
Uitspraak ingezonden door Jacqueline Schaap, Visser Schaap & Kreijger. Mediarecht. P & D zijn uiteen gegaan, daarna heeft P aan D regelmatig kwetsende en/of seksueel getinte e-mails gestuurd met foto's en gaan veelal over geld, bezig en de nieuwe vriendin van P. D heeft verschillende keren aangifte gedaan van bedreiging, stalking en het doen van bestellingen op haar naam. SBS heeft voor het programma "Gestalkt" aandacht besteed aan de situatie. P. vordert dat zijn gestalte, al dan niet geblurred, uit de opnames worden verwijderd en niet uit te zenden. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening.

4.8 Wat ook zij van de vraag op P. de familie S. heeft gebeld en bestellingen op naam van D. heeft gedaan, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat SBS Broadcasting voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van stalking door P..

4.9. Voorts acht de voorzieningenrechter van belang dat de betreffende opnames van P. niet zijn gemaakt met een verborgen camera, zoals P. in zijn dagvaarding nog stelt. Er is volgens SBS met open vizier gefilmd. Voor zover heimelijk opnames zijn gemaakt (zie onder 2.10) geldt dat P. daarop niet zichtbaar is.

4.10. De voorzieningenrechter acht het voorts relevant dat SBS Broadcasting heeft toegezegd dat de privacy van P. in de uitzending zo veel mogelijk zal worden beschermd en dat hij niet herkenbaar in beeld zal worden gebracht. Hetzelfde geldt voor zijn vriendin. Voor zover zij, althans haar foto, al in beeld komt zal ook zij niet herkenbaar in beeld worden gebracht en zal haar stem worden verovrmd. Voorts zal haar naam niet genoemd worden en zal van P. alleen zijn voornaam worden genoemd. Er zal in de uitzending geen adres of woonplaats van P. worden genoemd en er zullen geen nummerborden van auto's of huisnummers in beeld worden gebracht. P. zal in de uitzending voor het algemene publiek dan ook niet herkenbaar zijn.

4.11. De voorzieningenrechter constateert verder dat P door SBS Broadcasting meerdere keren in de gelegenheid is gesteld om zijn kant van het verhaal te vertellen. SBS Broadcasting heeft dit aanbod ter zitting nog eens herhaald. P. heeft dit echter geweigerd. Dat er geen sprake is geweest van wederhoor, zoals P ter zitting heeft gesteld, kan P. dan ook niet aan SBS Broadcastng tegenwerpen.

Hof Amsterdam 21 oktober 2014, IEF 14746; ECLI:NL:GHAMS:2014:4329 (TROS tegen Lako Kennels)
Mediarecht. Zie eerder ECLI:NL:GHAMS:2013:2860; IEF 10102 en IEF 2088. Schadevaststelling na in eerdere procedure vastgestelde onrechtmatige uitzending van Radar over (volgens Tros) malafide hondenhandelaren. Behandeling van grieven tegen schadevaststelling door rechtbank op basis van deskundigenrapport. Hof corrigeert de schadevaststelling in die zin dat geoordeeld wordt dat sprake is van schade (in de vorm van winstderving) over een kortere periode dan de rechtbank oordeelde alsmede dat de schade over de laatste jaren van die periode aanmerkelijk lagere bedragen betreft dan door de rechtbank (aan de hand van het deskundigenrapport) was bepaald. Tros wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding (in hoofdsom) van € 328.109,- (in eerste aanleg was dat € 505.579,-).
Lees verder

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 12 januari 2015, IEF 14745; zaak C-99/15 (Liffers tegen Producciones Mandarina en Gestevisión Telecinco) - Bericht van MinBuza.
Vraag gesteld door Tribunal Supremo van Spanje. Het geschil gaat tussen Christian Liffers, regisseur, screenwriter en producent van film getiteld "Dos patrias, Cuba y la noche" (="Twee vaderlanden, Cuba en de nacht") en Producciones Mandarina/Gestevisión Telecinco. De laatstgenoemden hebben een documentaire over kinderprostitutie in Cuba gemaakt waarin passages van een documentaire van Liffers zijn opgenomen. Het Juzgado de lo Mercantil de Madrid wijst compensatie toe van 3.370 euro voor inbreuk op auteursrechten en 10.000 euro voor inbreuk op morele rechten. Het Audiencia Provincial de Madrid verlaagt de vergoeding van de auteursexploitatierechten naar 962 euro en 10.000 euro voor inbreuk op morele rechten. Gestelde vraag (onder voorbehoud):

Moet artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat de benadeelde die vergoeding van de materiële schade wegens inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrechten vordert op basis van het bedrag van de royalty’s of vergoedingen die hem verschuldigd waren geweest als de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken, niet tevens vergoeding van de toegebrachte morele schade kan vorderen?

Rechtbank Amsterdam 16 juli 2014, IEF 14739; ECLI:NL:RBAMS:2014:4506 (Charging Bull miniaturen)
Uitleg exploitatie/koopovereenkomst. Eiser heeft het beeld "Charging Bull" gemaakt. Tussen partijen is een koopovereenkomst en voor miniaturen een exploitatie- en licentieovereenkomst gesloten. De rechtbank neemt als vaststaand aan dat door de plaatsing van het beeld op het beursplein te Amsterdam de voorwaarde van artikel 4.2 (placed in a public place in Amsterdam) van de koopovereenkomst voor de betaling van het restant van de koopsom is vervuld. Ook al is de plaatsing met een tijdelijk objectvergunning of zelfs zonder vergunning. Zonder exploitatiemogelijkheden had gedaagde het beeld nooit gekocht. Het beroep van gedaagde op dwaling, opschorting, ontbinding en artikel 6:248 BW faalt en betaling van restbedrag €326.607,50 wordt toegewezen.

2.1. [naam eiser] heeft het beeld “Charging Bull” gemaakt (hierna ook: het beeld).

2.2. Partijen zijn in november en december 2011 in onderhandeling getreden over het sluiten van een exploitatie- en licentieovereenkomst ten aanzien van het beeld. De exploitatie zou bestaan uit het vervaardigen van merchandise, zoals miniaturen en dergelijke, en het verkopen van deze merchandise in winkels om en nabij de plaats waar het beeld zou worden geplaatst.

Dwaling
4.7. [naam gedaagde] onderbouwt zijn beroep op dwaling als volgt. Feitelijk was er sprake van een financieringsconstructie. De koopsom van $ 400.000,00 is veel hoger dan de eigenlijke waarde van het beeld, maar door middel van de exploitatie van het beeld zou deze investering worden terugverdiend. Zonder exploitatiemogelijkheden had [naam gedaagde] het beeld nooit gekocht van [naam eiser]. Uit de feiten blijkt dat voor [naam gedaagde] de inhoud en de totstandkoming van de exploitatie- en licentieovereenkomst essentieel waren voor het sluiten van de koopovereenkomst. Nu [naam eiser] stelt dat er geen exploitatie- en licentieovereenkomst is tot stand gekomen, heeft [naam gedaagde] gedwaald ten aanzien van het sluiten van de koopovereenkomst, aldus steeds [naam gedaagde].

4.8. De rechtbank neemt in aanmerking dat onduidelijk is gebleven of [naam gedaagde] doelt op de dwalingsgrond bedoeld in artikel 6:228 lid 1 aanhef en onder a, b of c Burgerlijk Wetboek (BW). Als gevolg daarvan is zijn beroep op dwaling onvoldoende onderbouwd en dient het te worden afgewezen. Er wordt ook overigens tevergeefs een beroep gedaan op dit verweermiddel nu de (eventuele) dwaling in de omstandigheden van dit geval voor rekening van [naam gedaagde] behoort te blijven. Het had immers op zijn weg gelegen om te bedingen en contractueel vast te (doen) leggen dat hij van de verplichtingen uit de koopovereenkomst zou worden bevrijd bij niet-totstandkoming (of niet-nakoming) van de exploitatie- en licentieovereenkomst, voor zover die overeenkomst voor hem essentieel was. In plaats daarvan is in artikel 4.5 van de koopovereenkomst enkel opgenomen dat [naam gedaagde] de keuze heeft het beeld terug te geven als het beeld niet “ in a public place in Amsterdam, The Netherlands ” zou worden geplaatst, respectievelijk het beeld (ook dan) te kopen en de resterende koopsom te betalen (zie r.o. 2.3).

Opschorting en ontbinding
4.12. Uit het voorgaande blijkt dat in het midden kan blijven of de exploitatie- en licentieovereenkomst tot stand is gekomen en welk recht op deze rechtsvraag van toepassing is.

Artikel 6:248 BW
4.14. De rechtbank neemt in aanmerking dat voor een veroordeling tot nakoming (reeds) geen plaats is omdat [naam gedaagde] heeft nagelaten een daarop gerichte reconventionele vordering in te stellen. Het beroep op artikel 6:248 BW faalt ook voor het overige, hetgeen als volgt wordt toegelicht. Er ontbreekt een (gedocumenteerde) inschatting van de waarde van het beeld. Daardoor kan niet worden beoordeeld of het vasthouden aan de afgesproken koopsom in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bovendien heeft [naam gedaagde] op de comparitie (samengevat) verklaard dat hij tot de gekozen constructie is gekomen om [naam eiser] financieel te helpen, wat gebondenheid aan de afgesproken koopsom in de gegeven omstandigheden juist aanvaardbaar zou kunnen doen zijn. Tot slot voorziet artikel 4.5 van de koopovereenkomst in een optie voor [naam gedaagde] om het beeld in de daar genoemde situatie te kopen, maar in een verlaging van de koopsom is (ook) in die bepaling niet voorzien (r.o. 2.3).

4.15. Nu de weren van [naam gedaagde] falen, betekent dat gelet op hetgeen in r.o. 4.5 is overwogen, dat de gevorderde hoofdsom met rente zal worden toegewezen.

Dictum
De rechtbank
5.1. veroordeelt [naam gedaagde] om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [naam eiser] te betalen het bedrag van $ 326.607,50, te vermeerderen met de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119a BW over $ 300.000,00 vanaf 2 augustus 2013 tot aan de dag van algehele voldoeni

Op 11 maart a.s. worden de volgende stellingen tijdens het AIPPI-symposium te Zeist besproken:

Debat I: Verbod or not? - Het recht op een verbod bij octrooi-inbreuk
Debat II: Is het vormmerk dood?
Debat III: Het spoedeisend belang

Stellingen debat I: Verbod or not?

1. De Nederlandse rechter heeft een algemene discretionaire bevoegdheid om wel of geen inbreukverbod op te leggen en moet daar meer gebruik van maken.
2. Of octrooihouder NPE (Non-Practicing Entity) is mag niet uitmaken voor de vraag of recht bestaat op een inbreukverbod.
3. Een licentiezoeker handelt niet te goeder trouw als deze niet op eerste verzoek van een SEP (Standard Essential Patent)-houder instemt met door een SSO (Standard Setting Organization) voorziene arbitrage of bindend advies over de hoogte en de omvang van een licentie.

Stellingen debat II: Is het vormmerk dood?

1. Cumulatie van de drie excepties is toch mogelijk
2. Er moet een einde komen aan de discriminatie van vormmerken.
3. De vormmerk-excepties moeten ook op andersoortige tekens van toepassing zijn.

Stellingen debat III: Het spoedeisend belang

1. De enkele omstandigheid dat sprake is van een (voortdurende) inbreuk, is onvoldoende grond voor het aannemen van spoedeisend belang.
1. a. Indien binnen 6 maanden na aanvang van de inbreuk geen actie is ondernomen, vervalt het spoedeisend belang.
1.b. Het is aan de eiser om te kiezen voor een kort geding of een bodemprocedure. Er dient dus een ruime definitie van spoedeisend belang te worden gehanteerd.
1.c. Spoedeisend belang ontbreekt wanneer een beslissing over een voorlopige voorziening in de bodemprocedure afgewacht kan worden.
2. Als spoedeisend belang bestaat bij de hoofdvordering, dient dit uit proceseconomische overwegingen ook te worden aangenomen voor de eventuele nevenvorderingen.
3. Om forumshoppen te voorkomen, dient als definitie van ‘spoedeisend belang’ bij wet een termijn of criterium te worden vastgesteld, dat uniform zal worden toegepast door alle rechtbanken en gerechtshoven
4. Wanneer in eerste instantie sprake was van spoedeisendheid, dient de (voortdurende) spoedeisendheid ook in hoger beroep te worden aangenomen.
5. Bij hoger beroep van een kort geding dient spoedappel altijd mogelijk te zijn.
6. Niet spoedeisendheid maar complexiteit zou het criterium voor behandeling in kort geding moeten zijn.
7. Elke zaak dient eerst in (bodem) kort geding te worden behandeld.
8. De eis van spoedeisend belang dient bij een voorlopige voorziening in een bodemprocedure op gelijke wijze te worden toegepast als in kort geding.