Merkenrecht

IEF 17270

HvJEU: "normaal gebruik" merk als enkel beeldelement van een samengesteld merk is gebruikt

HvJ EU 11 okt 2017, IEF 17270; ECLI:EU:C:2017:750 (Cactus), http://www.ie-forum.nl/artikelen/hvjeu-normaal-gebruik-merk-als-enkel-beeldelement-van-een-samengesteld-merk-is-gebruikt
cactus

HvJ EU 11 oktober 2017, IEF 17270; IEFbe 2402; ECLI:EU:C:2017:750 (Cactus). Merkenrecht. In 2009 is een Uniemerkaanvraag ingediend voor een beeldmerk met daarin de woorden CACTUS OF PEACE / CACTUS DE LA PAZ. Tegen deze aanvrage is oppositie ingesteld op basis van eerdere woord-/beeldmerken waarin eveneens het woord CACTUS opgenomen is. De oppositie werd gehonoreerd voor de klassen 31 en 44. Na beroep bij het EUIPO en een beslissing van het Gerecht wordt nu om een hogere voorziening bij het Hof van Justitie gevraagd. Ten eerste is het betoog van het EUIPO dat de arresten IP Translator [IEF 11454] en Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte [IEF 10516] onjuist zijn gelezen door het Gerecht niet juist. Een merk dat is ingeschreven vóór deze uitspraken, zoals het woordmerk Cactus (ingeschreven op 18 oktober 2002) en het beeldmerk Cactus (ingeschreven op 6 april 2001), kan niet worden aangetast door deze arresten, voor zover deze slechts zien op nieuwe aanvragen tot inschrijving van Uniemerken. Ten tweede is aan de voorwaarde van „normaal gebruik” van de verordening voldaan als enkel het beeldelement van een samengesteld merk is gebruikt, voor zover het onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd. Het Gerecht kan niet worden verweten dat het niet is nagegaan in hoeverre het weggelaten deel, namelijk het woordelement „Cactus”, onderscheidend vermogen had en van belang was in de perceptie van het teken in zijn geheel, terwijl het Gerecht het teken zoals gebruikt in zijn gereduceerde vorm correct heeft vergeleken met het teken zoals het is ingeschreven. Het Gerecht mocht zich beperken tot een onderzoek van de gelijkwaardigheid van de betrokken tekens op visueel en conceptueel vlak.

IEF 17264

Vragen aan HvJ EU: Is het relevant of een merk als beeld- of als kleurmerk wordt aangevraagd?

HvJ EU 28 sep 2017, IEF 17264; (Hartwall), http://www.ie-forum.nl/artikelen/vragen-aan-hvj-eu-is-het-relevant-of-een-merk-als-beeld-of-als-kleurmerk-wordt-aangevraagd
hartwall

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 28 september 2017, IEF 17264; IEFbe 2400; C-578/17 (Hartwall) Merkenrecht. Via MinBuZa: Verzoeker (Oy Hartwall Ab) heeft op 20.09.2012 bij verweerder (nationaal octrooi- en registratiebureau) een aanvraag ingediend voor inschrijving van een teken als kleurmerk voor waren van klasse 32: minerale wateren. Verzoeker heeft naar aanleiding van een tussenbeslissing van verweerder toegelicht dat zij om inschrijving verzoekt van het aangevraagde merk als kleurmerk (niet als beeldmerk). Verweerder heeft de aanvraag (bij beslissing van 05.06.2013) afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Er zou geen uitsluitend recht op inschrijving van bepaalde kleuren kunnen worden verleend zonder gefundeerd bewijs dat de betrokken kleuren door langdurig en grootschalig gebruik onderscheidend vermogen hebben gekregen voor de betrokken waren. Het overlegde martktonderzoek van verzoeker zou niet hebben aangetoond dat de kleuren zelf bekend zijn, maar dat het beeldmerk bekend is. Verzoeker stelde beroep in tegen de beslissing van verweerder bij de handelsrechter, welke het beroep heeft verworpen bij bestreden beslissing. Omdat het aangevraagde kleurmerk niet voldoet aan de voor een merk geldende voorwaarden van §1(2) tweede alinea, van de merkenwet, die overeenkomt met artikel 2 van de merkenrichtlijn, behoeft volgens de handelsrechter in de onderhavige zaak niet te worden ingegaan op de in §13 van de merkenwet bedoelde vereisten betreffende het onderscheidend vermogen van een merk. Verzoeker heeft tegen de beslissing van de handelsrechter hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter (de hoogste bestuursrechter).

 

IEF 17260

Voorwaardelijke cel- en taakstraf voor inbreuk op wielermerken

Rechtbank Overijssel 30 okt 2017, IEF 17260; ECLI:NL:RBOVE:2017:4030 (Vervalste fietsonderdelen), http://www.ie-forum.nl/artikelen/voorwaardelijke-cel-en-taakstraf-voor-inbreuk-op-wielermerken

Rechtbank Overijssel 30 oktober 2017, IEF 17260; ECLI:NL:RBOVE:2017:4030 (Vervalste fietsonderdelen). Een man voert vervalste fietsonderdelen in met de bedoeling om deze te verkopen. Het gaat om producten van bekende wielermerken als FFWD Fast Forward, Pinarello, Most, Dura Ace en Easton. De kwaliteit van de gebruikte materialen was ver beneden de kwaliteit van de originele producten. Het betreffen aldus waren waarop een merk, waarop een ander recht heeft, is nagebootst. De verklaring van verdachte dat hij niet op de hoogte was van de merkvervalsing wordt als ongeloofwaardig terzijde geschoven. Op basis van het bewijs wordt bewezen geacht dat verdachte wist dat hij met de door hem ingevoerde en voorhanden zijnde fietsonderdelen inbreuk maakte op merkenrechten.

IEF 17252

Dreiging dat H&M het gebruik van een twee-strepenteken hervat

Rechtbank Den Haag 8 nov 2017, IEF 17252; ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 (Adidas tegen H&M), http://www.ie-forum.nl/artikelen/dreiging-dat-h-m-het-gebruik-van-een-twee-strepenteken-hervat
H&M Work Out Kleding

Rechtbank Den Haag 8 november 2017, IEF 17252; ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 (Adidas tegen H&M). Adidas is houdster van het drie-strepenmerk. In 1997 is H&M fitnesskleding gaan verkopen met daarop twee parallel lopende verticale witte strepen, de Work Out-kleding. Hierop volgde een procedure met een lang verloop [o.a. IEF 15491 & IEF 16141], waarin uiteindelijk werd geoordeeld dat het twee-strepenmerk inbreuk maakt op het drie-strepenmerk. De toenmalige vorderingen waren ingesteld door Adidas Benelux, licentieneemster, welke geen zelfstandige verbodsactie toekomt. Het verbod wordt nu nogmaals gevorderd door Adidas AG. Er nog steeds sprake is van een dreiging van inbreuk, ondanks dat de vermeend inbreukmakende producten in 1997 op de markt kwamen. De rechtbank leidt uit die stellingen van H&M af dat zij meent dat het haar vrijstaat het twee-strepenteken te gebruiken. Daaruit volgt dat er nog steeds een dreiging is dat H&M het gebruik van een twee-strepenteken hervat. Het gevorderde verbod is niet in te algemene en ruime bewoordingen vervat en hoeft dus ook niet enkel op de Work Out-kleding te zien. Er is sprake van merkinbreuk ex art. 2.20 lid 1 aanhef sub b BVIE, het verbod wordt toegewezen.

IEF 17251

Verplicht tot zekerheidsstelling, uit niets blijkt dat Bacardi in Zwitserland gevestigd is

Rechtbank Den Haag 8 nov 2017, IEF 17251; (Bacardi tegen Pure Handling), http://www.ie-forum.nl/artikelen/verplicht-tot-zekerheidsstelling-uit-niets-blijkt-dat-bacardi-in-zwitserland-gevestigd-is

Rechtbank Den Haag 8 november 2017, IEF 17251 (Bacardi tegen Pure Handling). Zekerheidsstelling. Pure Handling vordert zekerheidsstelling omtrent de proceskosten, mocht Bacardi daartoe worden veroordeeld, nu Bacardi aangeeft haar woon-/verblijfplaats in Zwitserland te hebben. Zoals de rechtbank in eerdere Bacardi-zaken heeft overwogen [IEF 15311 & IEF 16416] kan dit betoog van Bacardi ook nu niet worden gevolgd. Woonplaats van Bacardi dient beoordeeld te worden aan de hand van het EVEX-verdrag, niet het BW. Uit niets blijkt dat Bacardi Limited haar statutaire zetel, hoofdbestuur of hoofdvestiging in Zwitserland heeft. Een buiten de EU gevestigde rechtspersoon is een aanknopingspunt voor de bevoegdheid, maar daaruit volgt niet dat die (neven)vestigingsplaats tevens is aan te merken als een woonplaats in de zin van het EVEX-verdrag. Ook de toezegging van Bacardi Nederland om de eventuele proceskosten te voldoen is ontoereikend, omdat aannemelijk is dat enkel Bacardi Limited veroordeeld zal worden in de proceskosten. Bacardi Limited dient zekerheid te stellen.

IEF 17250

Beneluxpubliek kent de betekenis van het Spaanse woord HOYA niet, maar wel van HOLA BANANA!

Hof Den Haag 7 nov 2017, IEF 17250; (Fyffes tegen Chiquita), http://www.ie-forum.nl/artikelen/beneluxpubliek-kent-de-betekenis-van-het-spaanse-woord-hoya-niet-maar-wel-van-hola-banana

Hof Den Haag 7 november 2017, IEF 17250; IEFbe 2399 (Fyffes tegen Chiquita) Merkenrecht. Fyffes is houdster van HOYA-merken. Chiquita, ook distributeur van vers fruit, waaronder bananen, gebruikt de tekens 'HOLA BANANA!'. De voorzieningenrechter wees de vorderingen terecht af. Het Fyffes-woordmerk en ruitvorming merk zijn niet normaal gebruikt, voor het ovale Uniemerk is er slechts geringe mate van auditieve overeenstemming [IEF 16145; IEFbe 1880]. De vergelijking mag niet worden gereduceerd tot woordmerk HOYA met enkel het woord bestanddeel HOLA. Vanwege het gebruikte uitroepteken en de betekenis van de woorden, zal de gemiddelde consument HOLA BANANA! opvatten als één uitroep. Het relevante Beneluxpubliek is niet op de hoogte van de betekenis van het Spaanse woord HOYA (voor grafkuil) en dus geen begripsmatige overeenstemming kan vaststellen, maar weet wel dat HOLA BANANA!, 'Hallo Banaan!' betekent. Het woord voor 'hallo' is immers een van de eerste woorden die men in een vreemde taal leert. Er is geen sprake van merkinbreuk, het hof bekrachtigt het afwijzende vonnis.

 

IEF 17245

Uiterlijk bulls-eye vloeit voort uit octrooi en valt dus niets creatiefs aan te ontwerpen

Rechtbank Amsterdam 3 nov 2017, IEF 17245; ECLI:NL:RBAMS:2017:8152 (Roxtec tegen Wallmax), http://www.ie-forum.nl/artikelen/uiterlijk-bulls-eye-vloeit-voort-uit-octrooi-en-valt-dus-niets-creatiefs-aan-te-ontwerpen
Bulls-eye Roxtec

Vzr. Rechtbank Amsterdam 3 november 2017, IEF 17244; LS&R 1532; ECLI:NL:RBAMS:2017:8152 (Roxtec tegen Wallmax). Merkenrecht. Octrooirecht. Auteursrecht. Roxtec is wereldwijd actief in de kabel- en pijpafdichtingsoplossingen voor de (middel)zware industrie. Zij was houdster van een, inmiddels verlopen, octrooi betreffende verpakking voor een kabeldoorvoer. Tevens is zij houdster van verschillende Uniemerkregistraties waarin het bulls-eye ontwerp vastgelegd is. Wallmax is actief in dezelfde sector als Roxtec en brengt eveneens afdichtingsmodules op de markt. OTM richt zich met name op het ontwerpen en fabriceren van kabelklemmen en heeft bij een persbericht een foto geplaatst waarop de producten van Wallmax te zien zijn. Roxtec beroept zich op de bescherming van het grafische (figuratieve) bulls-eye ontwerp en niet op de (drie dimensionale) module als zodanig. Er is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat OTM inbreuk maakt of dreigt te maken op de IE-rechten van Roxtec. Het verweer van Wallmax dat indien een recht van intellectuele eigendom eenmaal is geëxpireerd het eerder beschermde object in beginsel vrij mag worden gekopieerd is in zijn algemeenheid juist. Door Wallmax zijn voldoende argumenten opgeworpen dat de de technische bepaaldheid van het zogenoemde bulls-eye ontwerp technisch voorgeschreven zijn zoals in het octrooi en er dus niets creatiefs is ontworpen. Ook de merkenrechtelijke vorderingen van Roxtec dienen afgewezen te worden nu zij niet zien op identieke tekens en er geen gevaar voor verwarring bij het desbetreffende publiek aangetoond of te verwachten is. Daarnaast, als al zou zijn dan Wallmax profiteert van de bekendheid en aantrekkingskracht van de Roxtecmerken, heeft te gelden dat dit een gevolg is van het feit dat Wallmax dezelfde techniek gebruikt en mag gebruiken omdat het octrooirecht van Roxtec nu eenmaal is geëxpireerd. De auteursrechtelijke vorderingen worden evenmin gevolgd.

IEF 17242

Woordmerk SPIRIT vervallen verklaard in verstekvonnis

Rechtbank Den Haag 1 nov 2017, IEF 17242; ECLI:NL:RBDHA:2017:12344 (JT International tegen Philip Morris), http://www.ie-forum.nl/artikelen/woordmerk-spirit-vervallen-verklaard-in-verstekvonnis

Rechtbank Den Haag 1 november 2017, IEF 17242; ECLI:NL:RBDHA:2017:12344 (JT International tegen Philip Morris). Merkenrecht. Verstekvonnis. JT vordert vervallenverklaring van een (middels een internationale registratie verkregen) Benelux merkrecht van gedaagde. Er wordt voor recht verklaard dat het krachtens internationale merkregistratie ingeschreven Beneluxwoordmerk SPIRIT niet normaal is gebruikt in de Benelux voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Tevens wordt het recht van gedaagde op het woordmerk SPIRIT vervallen verklaard voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, voor zover die registratie betrekking heeft op de Benelux, en beveelt dat het voornoemde Beneluxmerk wordt doorgehaald in het merkenregister.