Woord- en of beeldmerk  

Hof van Beroep Brussel 25 maart 2024, IEFbe 3736, IEF 22014; 2023/AR/36 (Appellante tegen Odile Jacobs). In 2017 werd de kledingcollectie ‘Odile Jacobs’ gelanceerd. De naam is een combinatie van de voornaam van de ontwerpster en de achternaam van haar man. In 2019 hebben de ontwerpster en haar man een bedrijf opgericht en het Uniemerk ‘Odile Jacobs’ geregistreerd. Twee jaar later ging het echter minder goed tussen en volgde een echtscheiding. Ze werd gelijktijdig uit het bedrijf gezet. Enkele maanden later introduceerde de ontwerpster haar nieuwe collectie, zelf beheerd en nog steeds onder het pseudoniem 'Odile Jacobs'. Het voormalige bedrijf van de ontwerpster, nog steeds onder leiding van haar ex-echtgenoot, lanceerde ook een nieuwe collectie, ontworpen door een andere persoon, maar eveneens gepresenteerd onder de naam 'Odile Jacobs'. In augustus 2022 begon het bedrijf een gerechtelijke procedure tegen de ontwerpster, bewerend dat haar voortdurende gebruik van de naam 'Odile Jacobs' in strijd was met hun geregistreerde merk. Als reactie daarop diende de ontwerpster een tegenvordering in, waarbij zij betoogde dat het gebruik van de naam 'Odile Jacobs' door het bedrijf inbreuk maakte op haar niet-geregistreerde rechten op dezelfde naam. Het Hof van Beroep in Brussel oordeelt dat de ontwerpster oudere rechten heeft op de naam, aangezien zij deze voor de indiening van het Uniemerk al gebruikte als pseudoniem. Zij mocht bovendien ook na het verlaten van het bedrijf de naam ‘Odile Jacobs’ blijven gebruiken. Het Hof beveelt het bedrijf voorts het gebruik van de naam te staken en gestaakt te houden. Niet relevant is dat het bedrijf over een geregistreerd handelsmerk bezat. In artikel 137 van de Uniemerkenverordening is immers neergelegd dat een dergelijk verbod geoorloofd is op basis van een nationaal recht dat vóór de indieningsdatum is verworven van dat Uniemerk. Het Hof benadrukt hierbij dat het niet uitmaakt dat de ontwerpster de naam van haar ex-man nog gebruikt na de scheiding. Dit mag wanneer er een intellectueel eigendomsrecht is verkegen waarin die naam gebruikt is. 

BenGH 23 april 2023, IEF 22009, IEFbe 3735; C 2021/18 (Verzoekers tegen verweerder). Op 10 juni 2023 heeft verweerder een aanvraag ingediend voor het Benelux-woordmerk NIELSON. Verzoekers hebben op 3 april 2020 een vordering ingediend bij het BOIP (hierna: Bureau) tot doorhaling wegens vervallenverklaring, met als grondslagen dat het woordmerk niet normaal gebruikt is en dat de aanvraag te kwader trouw was. Een van de verzoekers is Nicolaas Laurens Littooij, beter bekend onder zijn artiestennaam Nielson. De vordering is gedeeltelijk toegewezen. Het woordmerk wordt vervallen en nietig verklaard voor slechts bepaalde diensten die aangeduid zijn in klasse 41. De overige vorderingen van Littooij worden afgewezen door het Bureau. Verzoekers hebben beroep ingesteld tegen de beslissing van het Bureau. Zij verzoeken het woordmerk ook voor de andere diensten aangeduid in klasse 41 nietig en vervallen te verklaren.

Vzr. Rb. Midden-Nederland 26 januari 2024, IEF 21983; ECLI:NL:RBMNE:2024:1911 (Eiseres tegen handelsnaam). Kort geding betreffende mogelijk merkinbreuk bij verkoop producten die elders zijn ingekocht. Eiseres is een b.v. die zich bezighoudt met het produceren en leveren van afdekmaterialen. Ze is houder van het Benelux beeldmerk met woordelementen Perfect Cover (hierna: het Merk). Het Merk is voornamelijk onderdeel van een meer omvattende bedrukking van een etiket (hierna: het Etiket). Handelsnaam houdt zich hoofdzakelijk bezig met de in- en verkoop en verhuur van evenemententapijt. Tussen eiseres en handelsnaam bestaat sinds 2020 een handelsrelatie. Eiseres is er echter in 2023 achter gekomen dat handelsnaam op haar website ook andere goederen verkoopt onder vermelding van het Merk, terwijl deze niet van eiseres afkomstig zijn. Deze zouden verkocht worden zonder het origineel aangebrachte Etiket. Dit levert volgens eiseres merkinbreuk op, op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a en lid 3 sub a en b BVIE.

Rb. Den Haag 20 december 2023, IEF 21911; ECLI:NL:RBDHA:2023:20432 (GFT c.s. tegen GCF c.s.) Global Foods Trading c.s. (hierna: GFT c.s.) is merkhoudster van het woordmerk ‘KARRARA’ en importeert samosa's (deegsnacks) vanuit India en verkoopt deze in (onder meer) de Benelux. Global Choice heeft via haar website samosa’s onder de naam “Karrara Punjabi Samosa” aangeboden. Op 28 juli 2021 heeft de advocaat van GFT Duitsland aan Global Choice een sommatiebrief gestuurd waarin zij Global Choice erop attendeert dat zij inbreuk maakt op de aangevraagde merken van GFT Duitsland, door in Nederland Karrara samosa's aan te bieden en te verkopen. Brjka heeft samosa’s besteld en deze laten importeren in Nederland. De samosa's zijn geproduceerd door Taste’L, besteld op de website van Global Choice en opgeslagen door Sidhco. In onderhavige uitspraak wordt per partij nagegaan of sprake is van merkinbreuk. GFT c.s. heeft haar merken op respectievelijk 1, 5 en 23 oktober 2021 geregistreerd. Brjka is enige verschenen gedaagde, tegen de andere gedaagden is verstek verleend.

Rb. Den Haag 14 februari 2024, IEF 21887; ECLI:NL:RBDHA:2024:1767 (Kroonenberg tegen Medisch Centrum c.s.) Kroonenberg Groep B.V. (hierna: Kroonenberg) is eigenaar van het winkelcentrum Gelderlandplein. Zij is houdster van vier Beneluxmerken (hierna: de GP-merken), waarvan twee geregistreerd in 2014 (hierna: GP-2014 merken). Huisartsenpraktijk MCG is initiatiefnemer van het Medisch Centrum Gelderlandplein (hierna samen: Medisch Centrum c.s.) Huisartenpraktijk MCG is houdster van het Beneluxmerk ‘Medisch Centrum Gelderlandplein’ (hierna: het MCG-merk). Partijen hebben een geschil over het gebruik van handelsnamen en merken. In conventie vordert Kroonenberg onder andere een gebod voor Medisch Centrum c.s. om ieder gebruik van de naam ‘Gelderlandplein’ te staken en een nietigverklaring van de inschrijving van het MCG-merk. Aan deze eerste vordering legt Kroonenberg ten grondslag dat zij het handelsnaamrecht heeft ten aanzien van de naam Gelderlandplein, en dat het gebruik van de handelsnaam van Medisch Centrum c.s. direct of indirect verwarringsgevaar oplevert. Aan de vordering betreffende het MCG-merk legt Kroonenberg ten grondslag dat zij de nietigheid hiervan kan inroepen, nu er verwarring kan ontstaan tussen de merken. In reconventie vordert Medisch Centrum c.s. primair een verklaring voor recht dat de vier GP-merken nietig dan wel vervallen zijn, nu deze elk onderscheidend vermogen zouden missen, dan wel te kwader trouw zijn gedeponeerd. Daarnaast roept Medisch Centurm c.s. het verval van de GP-merken 2014 in.

BenGH 6 februari 2024, IEF 21880, IEFbe 3715; C 2022/23 (De Vergulde Valck tegen MFO.ONE B.V.) In 2020 diende Verzoekster een vordering tot doorhaling van het aangevraagde en ingeschreven gecombineerde woord/beeld-merk VAN WONDEREN Stroopwafels (hierna: het Merk). Het Merk werd in 2019 aangevraagd door Verweerder, MFO.ONE. Het BBIE wees de vordering van Verzoekster in haar geheel af, nu er geen kwade trouw vastgesteld kon worden. Het BBIE oordeelde tevens dat Verweerder noch het oogmerk had het Merk niet te gebruiken, of om Verzoekster te verbieden dit te gebruiken. Dit wordt volgens het BBIE versterkt door het feit dat Verweerder een licentie voor het gebruik van het Merk om niet heeft verstrekt aan Verzoekster. Verzoekster stelt echter dat er wel degelijk kwade trouw aanwezig was tijdens het indienen van de merkaanvraag, aangezien er sprake was van voorgebruik van het overeenstemmende teken, waarvan verweerder kennis had. Dit is bevestigd door het BBIE in zijn Doorhalingsbeslissing.

Hof Den Haag 16 januari 2024, IEF 21870; ECLI:NL:GHDHA:2024:51 (OFM c.s. tegen Bestseller c.s.) Het gaat in deze zaak om de vraag of OFM c.s. tekort is geschoten in de nakoming van een overeenkomst met Bestseller c.s. over het gebruik van het teken Only for Men, ingeschreven in 2007. Ook is de vraag of OFM c.s. met het teken inbreuk heeft gemaakt op het merk ONLY van Bestseller c.s Partijen hebben na inschrijving van het ‘2007-merk’ in een overeenkomst getekend met afspraken over het gebruik van het merk. Voor de rechtbank vordert Bestseller c.s. dat verklaard wordt dat OFM c.s. toerekenbaar gekort is geschoten in de nakoming van deze overeenkomst. Hierin werd afgesproken dat OFM c.s. alleen het origineel gedeponeerde merk zou gebruiken. In 2012, 2016 en 2019 deponeerde zij echter nog drie ander merken met de tekst ‘Only for Men’. In eerste aanleg is geoordeeld dat OFM c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van het ONLY-merk. OMF c.s. is hiertegen in hoger beroep gekomen.

BoA EUIPO 18 december 2023, IEF 21835, IEFbe 3706; R 827/2023-2 (PRADA tegen EUIPO). In 2022 heeft designerbrand PRADA bovenstaand patroon ingeschreven als merk voor diverse klassen. Deze aanvraag werd in 2023 grotendeels afgewezen door het EUIPO op grond van artikel 7 lid 1 onder b EUTRM. Dit oordeel werd gebaseerd op het feit dat consumenten het ‘simpele’ patroon van PRADA niet snel zullen herkennen en dat dit gebruik van driehoeken onvoldoende onderscheidend is. PRADA gaat tegen dit oordeel in beroep. Zij is van mening dat het gebruik van patronen in de mode-industrie een “established trade practice” is en dat de simpliciteit van het patroon niet af zou mogen doen aan de inschrijfbaarheid daarvan. Immers zou het relevante publiek het patroon onmiddellijk koppelen aan PRADA. In deze zaak neemt de Kamer van Beroep een beslissing.

HR 27 oktober 2023, IEF 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s. tegen Noblesse). Jiskefet c.s. hebben in 2021 een kort geding aangespannen om de verkoop van de Jiskefet Encyclopedie van Noblesse Uitgevers tegen te gaan [zie IEF 20292]. De vorderingen van Jiskefet c.s. werden grotendeels toegewezen en Noblesse diende door middel van een sticker aan te geven dat de encyclopedie niet van Jiskefet zelf afkomstig is. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. alsnog afgewezen [zie IEF 20802]. Het uitbrengen van de encyclopedie maakt volgens het hof geen inbreuk op het merkrecht van Jiskefet c.s. In deze uitspraak verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep van Jiskefet c.s. Ook de eerdere conclusie van P-G van Peursem strekte tot verwerping van het cassatieberoep [zie IEF 21487]. 

EUIPO 23 augustus 2023, IEF 21666; 018843822 (Christer Hedlund/EUIPO) Het EUIPO heeft een aanvraag voor inschrijving van het Uniewoordmerk 'Put Putin In' voor kleding en hoofddeksels afgewezen. Deze afwijzing baseert het EUIPO op artikel 7.1 onder f van de EU Trademark Regulation. Volgens deze bepaling kunnen woordmerken die in strijd zijn met de openbare orde of aanvaardbare morele beginselen worden afgewezen. Het EUIPO oordeelt dat het merk 'Put Putin In' het publieke moraal schendt, gezien rol van Poetin in de oorlog in Oekraïne. Hiermee maakt de aanvrager misbruik van een tragedie voor commerciële doeleinden. Een afwijzing gebaseerd op deze grond komt zelden voor.