Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15612; ECLI:NL:RBOBR:2016:64 (Expertise en Taxatie handelsnamen)
Uitleg overeenkomst. Handelsnaam. Domeinnaam. Beeldmerk. Woordmerk. Eiseres en gedaagde hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij gedaagde haar ondernemingen waarin schade-expertises plaatsvonden verkoopt aan eiseres. Met deze overdracht krijgt zij ook het recht om de handelsnaam [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise, met een beëindigingsmogelijkheid in het geval van negatieve effecten. Gedaagde behoudt haar andere onderneming waarin taxaties plaatsvinden. Zij deponeert bij het BBIE de beeldmerken [B] resp. [B] Taxatie met het onderschrift Taxatie en Expertise. Eiseres vordert een verklaring voor het recht dat het haar is toegestaan de handelsnamen [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise te gebruiken. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Rechter gaat over tot uitleg en oordeelt dat bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden het niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten hebben voorgedaan. Eiseres mag de handelsnamen (blijven) voeren.

4.1.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.1.4.    De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.

Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.

4.1.5. Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.

Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde] bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.

4.1.6. Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU, IEF 15588; C-617/15 (Hummel)
Procesrecht. Bevoegheid. Merkenrecht. Verzoekster is een in Denemarken gevestigde sportartikelenfabrikant en houdster van een internationaal beeldmerk. Zij klaagt verweersters (in VS gevestigde moedermaatschappij Nike Inc en de in Hilversum/NL gevestigde Nike Retail) aan wegens vermeende inbreuk op haar gemeenschapsmerk en vordert staking van de in- en uitvoer, promotie, enz van verweersters producten in de EU, respectievelijk Duitsland. Daarnaast vordert zij verwijdering dan wel vernietiging van eerder geleverde goederen en een schadevergoeding. Nike VS stelt dat de Duitse rechter niet bevoegd is, maar verzoekster meent dat op grond van Vo. 207/2009 de Duitse gerechten bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen. Volgens haar is het in Frankfurt/M gevestigde Nike Deutschland GmbH (Nike D), – een dochter van Nike NL – een ‘vestiging’ van Nike VS in de zin van de Vo. Nike VS betwist dat. De rechter gaat uit van bevoegdheid omdat Nike D een vestiging is van Nike VS in de zin van artikel 97, lid 1, van Vo. 207/2009. Hij wijst verzoeksters vordering echter af. Verzoekster gaat in beroep. Verweerster Nike VS blijft bij onbevoegdheid van de Duitse gerechten.

De verwijzende Duitse rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) gaat voor wat Nike D betreft ervan uit dat zij enkel als tussenpersoon bij uitvoer overeenkomsten fungeert (bijvoorbeeld beheer klantenservice). Zij heeft andere bestuurders dan Nike VS en Nike NL. In vacatures wordt Nike D aangemerkt als ‘DUI vestiging van Nike’. Hoe het begrip ‘vestiging’ in artikel 97, lid 1, van de Vo. 207/2009 moet worden uitgelegd is aar oordeel van de verwijzend rechter nog onvoldoende door het HvJEU verduidelijkt. In arrest C-154/11 heeft het HvJEU criteria opgesteld voor het begrip ‘vestiging’, en of het begrip eerder vanuit formeel oogpunt (hetgeen zelfstandige rechtspersonen zou uitsluiten), dan wel vanuit economisch oogpunt (hetgeen deze onder de concernonderdelen zou scharen) moet worden benaderd. De verwijzende rechter heeft eerder opgemerkt dat een moedermaatschappij haar nationale verkoopmaatschappij bij een uiteindelijk gezamenlijk concernoptreden op de markt op dezelfde wijze gebruikt als een vestiging, ongeacht of de laatste juridisch onafhankelijk is of niet.
Voor zover verzoekster subsidiair enkel een veroordeling vordert voor geheel DUI is de rechtssituatie opgehelderd in het arrest van het HvJEU C-360/12, maar voor het overige legt hij de volgende vraag voor aan het HvJEU:

“Onder welke omstandigheden moet een juridisch zelfstandige, in een lidstaat van de Unie gevestigde kleindochter van een onderneming, die zelf geen zetel heeft in de Unie, worden aangemerkt als „vestiging” van de onderneming in de zin van artikel 97, lid 1, van de [Gemeenschapsmerkenverordening] ?”

BBIE 26 november 2015, IEF 15567 (De Nachtwacht)
PS: Chiever zal wel een canvas ontvangen als waardering voor de ludieke actie. Beslissing ingezonden door Bas Kist, Chiever. Het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE heeft geweigerd een afbeelding van de Nachtwacht als merk te registreren. De Nachtwacht zou als merk ‘te ingewikkeld’ zijn. Bovendien zal het niet ‘als merk worden opgevat’, aldus het BBIE in zijn brief van 26 november 2015:

De als merk gedeponeerde afbeelding - een weergave van het beroemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn (1606-1669) - is te ingewikkeld van aard om als teken in de zin van artikel 2.1. lid 1 BVIE te gelden. Bovendien zal het teken, voor zover het dat zou zijn, niet als merk ter onderscheiding van de herkomst van waren uit een bepaalde onderneming worden opgevat. Het mist derhalve ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11 lid 1 sub a. en b. BVIE [ PS: Als blijk van waardering voor de ludieke actie van uw cliënt, niettegenstaande de onderhavige voorlopige weigering, binnenkort een mooie canvas - uiteraard in neutrale verpakking - tegemoet zien]

Uw merk op canvas
De Nachtwacht is door merkenbureau Chiever gedeponeerd als reactie op de marketing-actie van het BBIE ‘Uw merk op canvas’. Iedereen die tussen september en november 2015 een merk deponeerde, krijgt van het BBIE een schilderij van dat merk cadeau op het moment van registratie. Een merkregistratie van de Nachtwacht zou voor Chiever dus een fraai schilderij van de Nachtwacht opleveren.

Bekend kunstwerk als merk
Echter, dat feest gaat nu voorlopig niet door. Chiever overweegt beroep aan te tekenen tegen de weigering. Niet omdat Chiever zo nodig die merkregistratie
of een schilderijtje wil hebben, maar om een principieel punt te maken: de Nachtwacht is toch in één oogopslag herkenbaar en kan zo een merkfunctie vervullen?

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15549; ECLI:NL:RBDHA:2015:14357 (ITT tegen Karl Dungs)
Uitspraak mede ingezonden door Muriel van den Hazenkamp, Bernhaege Advocaten. Domeinnaamrecht. Merkenrecht. ITT Controls heeft onder de domeinnaam dungs.nl meet- en regelapparatuur van het merk DUNGS aangeboden. Karl Dungs, is houder van merk DUNGS en eigenaar van dungs.com. Eiser meent ten onrechte dat de WIPO-Arbitrage de Oki Data-criteria onjuist toepast, omdat de andere producten met andere specificaties niet met de Dungs-producten concurreren. Een andere look and feel van de website kan de indruk van een commerciële band niet wegnemen; de disclaimer staat onderaan de site en zal niet onmiddellijk in het oog springen. Het gebruik van de domeinnaam is deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs. Vorderingen van ITT worden afgewezen.

5.7. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter daarbij de Oki Data-criteria onjuist toegepast, omdat de andere producten die [X] aanbood niet met de Dungs-producten concurreren. Van concurrerende producten is volgens [X] c.s. geen sprake omdat die andere producten andere specificaties hebben, zodat zij niet inwisselbaar zijn voor Dungs-producten en niet als reserveonderdeel van een Dungs-product gebruikt kunnen worden. In het verweerschrift in de WIPO procedure, heeft [X] slechts bestreden dat er op de in 3.5 beschreven pagina concurrerende producten werden aangeboden, zonder de in de vorige zin beschreven nadere motivering voor die betwisting. Dat verweer is in die procedure niet gevoerd. Reeds daarom is het feit dat de arbiter tot de slotsom is gekomen dat er op de website concurrerende producten werden aangeboden niet evident onjuist. Bovendien hebben [X] c.s. ter comparitie verklaard dat die andere producten wel dezelfde functionaliteit hebben als de Dungs-producten. Tegen deze feitelijke achtergrond is het oordeel van de WIPO geschillenbeslechter dat er sprake was van het aanbieden van concurrerende producten evenmin evident onjuist.

5.8. Volgens [X] c.s. heeft de WIPO geschillenbeslechter ook nagelaten om latere WIPO beslissingen waarin de Oki Data-criteria nader zouden zijn genuanceerd toe te passen. Ook die stelling kan niet tot de conclusie leiden dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. hebben ter comparitie geciteerd uit een beslissing met nummer D2004-0481, waarop [X] zich ook in de WIPO procedure heeft beroepen. Uit die beslissing zou volgens [X] c.s. volgen dat aan het vereiste “to sell only the trademarked goods” ook is voldaan, indien de links naar pagina’s op de website met andere producten duidelijk herkenbaar (“clearly designated links”) zijn. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat het niet navolgen van een specifieke andere beslissing van WIPO geschillenbeslechting nog niet betekent dat de beslissing van 6 mei 2014 evident onjuist is. [X] c.s. verliezen bij hun betoog bovendien uit het oog dat de door henzelf ter comparitie geciteerde jurisprudentie het voorbehoud maakt dat die links een klein deel van de website moeten innemen en dat de algemene indruk van de website er een blijft van een website die producten van de merkhouder aanbiedt. In de beslissing van 6 mei 2014 is overwogen dat er zowel bovenaan de pagina een link ‘Products’ en een link ‘Brands’ wordt geboden, als logo’s met links naar pagina’s met (deels) concurrerende producten aan de rechterzijde van de webpagina. Voorts wordt overwogen dat al die links verwijzen naar pagina’s van dezelfde website. Op grond daarvan concludeert de WIPO geschillenbeslechter dat het gebruik van de website niet plaatsvindt uitsluitend voor de verkoop van producten van de merkhouder, alsmede dat de links het relatief eenvoudig maken voor internetgebruikers om te switchen naar producten van andere aanbieders. Die beoordeling acht de rechtbank geenszins onbegrijpelijk en in lijn met de door [X] c.s. aangehaalde WIPO beslissingen. Immers, uit die beslissingen volgt dat het totaalbeeld van de website doorslaggevend is en uit de beslissing van 6 mei 2014 blijkt dat de WIPO geschillenbeslechter dat totaalbeeld aan zijn beoordeling ten grondslag heeft gelegd.

Merkinbreuk
5.13. Naar het oordeel van de rechtbank bestaat er een reële kans dat het gebruik van de domeinnaam ‘dungs.nl’ bij het publiek de indruk wekt dat de onderneming van [X] c.s. een officiële wederverkoper van Karl Dungs is of anderszins een commerciële band heeft met Karl Dungs. Daarvoor is het volgende redengevend. De domeinnaam bestaat uitsluitend uit het Merk gevolgd door ‘.nl’. Het publiek is er aan gewend dat een website met een dergelijke domeinnaam wordt beheerd door of met toestemming van de merkhouder. Het feit dat [X] c.s. de handelsnaam ITT Controls gebruiken, die geen verband met Karl Dungs suggereert, neemt die indruk niet weg. Ook zelfstandige ondernemingen met afwijkende handelsnamen kunnen immers een commerciële band hebben met de merkhouder, bijvoorbeeld als distributeur. Dat de professionele consumenten van brandersystemen en brandermanagementapparatuur zouden weten dat daarvan in dit geval geen sprake is, hebben [X] c.s. onvoldoende onderbouwd. Ook het feit dat [X] c.s. een andere look and feel voor hun website gebruiken dan Karl Dungs doet, kan die indruk niet wegnemen. [X] c.s. hebben niet aannemelijk gemaakt dat de gemiddelde consument van de betreffende producten de look and feel van de website van Karl Dungs zo goed kent, dat die bij het bezoek van de website van [X] c.s. zal opmerken dat deze een andere look and feel heeft. Bovendien kunnen ook ondernemingen die een ander ontwerp voor hun website gebruiken, een commerciële band hebben met de merkhouder. Die andere look and feel kan de indruk van een commerciële band dus niet wegnemen.

5.14. Die indruk kan wel worden weggenomen als het relevante publiek in alle gevallen de disclaimer op de website van [X] c.s. zou lezen. Een niet te verwaarlozen deel van de bezoekers zal de betreffende disclaimer echter niet lezen, omdat die onderaan een lang stuk tekst is vermeld en daardoor niet onmiddellijk in het oog springt. De bezoeker die het wel leest is bovendien al op de website van [X] c.s. aangekomen, waardoor zij al een commercieel voordeel behalen met de aanvankelijk gewekte onjuiste indruk. Gelet op het voorgaande dient het gebruik van de domeinnaam te worden aangemerkt als deloyaal ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder, Karl Dungs. Met het gebruik van de domeinnaam dungs.nl wordt derhalve inbreuk gemaakt op de Gemeenschapsmerkrechten van Karl Dungs.

Rechtbank Den Haag 16 december 2015, IEF 15545 (Converse tegen Carmika)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Stijn Wijnker, Kennedy Van der Laan. Gemeenschapsmerk. Converse spreekt Carmika in rechte aan vanwege inbreuk op haar Gemeenschapsmerk door met 13.908 paar namaak Converse Chuck Taylor All Star schoenen. De rechter verklaart zich bevoegd op grond van art. 5 lid 3 EEX, nu de inbreuk plaatsvindt in Nederland. Deze regel prevaleert boven artikel 4.6 van het BVIE, aldus het Gerechtshof Den Haag in een eerder arrest. De rechtbank wijst de vorderingen van Converse toe en gebiedt Carmika de merkinbreuk in Nederland te staken en beveelt de vernietiging van de schoenen.

2.2 Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het Gerechtshof Den Haag is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekening of modellen) (hierna: BVIE) (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de Nederlandse rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 5 lid 4 EEX-Vo oud, nu Converse c.s. stelt dat Carmika inbreukmakende handelingen verricht in Nederland. Aan te nemen is dat op deze grond bevoegdheid bestaat kennis te nemen van het gevorderde verbod op merkinbreuk voor de gehele Benelux. Hetzelfde geldt voor zover de internationale bevoegdheid zou moeten worden vastgesteld aan de hand van artikel 4.6 BVIE. Relatieve bevoegdheid is in dat geval reeds aan te nemen op grond van verknochtheid met de op de Gemeenschapsmerkrechten gebaseerd vorderingen.

2.3 De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen worden toegewezen, met dien verstande dat gezien het voorgaande het onder I gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland c.q. de Benelux en het onder II gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland. Voor het gevorderde en de gronden van de beslissing, waaronder begrepen de feiten, wordt verwezen naar het gestelde in de dagvaarding. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd. Voor zover de vorderingen overigens op onderdelen worden afgewezen, geldt dat voor het gevorderde geen wettelijke grondslag bestaat of zulks onnodig aanleiding geeft tot executiegeschillen.

Conclusie AG HvJ EU 17 december 2015, IEF 15544; ECLI:EU:C:2015:834; zaak C-163/15 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Vraag gesteld [IEF 14945] Licentiehouder heeft recht om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. Conclusie AG:

1) Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenrechtverordening] staat niet eraan in de weg dat de houder van een licentie die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt.

2)      Aangezien de tweede prejudiciële vraag alleen wordt gesteld in het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, hoeft daarop geen antwoord te worden gegeven.

Gestelde vraag:

1)      Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2)      Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?

Gerecht EU 16 december 2015, IEF 15534; ECLI:EU:T:2015:979 (Perfetti Van Melle tegen OHIM)
Uitspraak ingezonden door Maarten Haak, Hoogenraad & Haak Advertising + IP Advocaten. Merkenrecht. Kraft Foods Global Brand heeft bij het OHIM een aanvraag ingediend voor het Gemeenschapsmerk TRIDENT PURE. Perfetti gaat in oppositie tegen deze aanvraag, gebaseerd op eerdere merken (art. 8(1)(b) Gemeenschapsmerkenverordening). Oppositie divisie wijst de oppositie toe op grond van verwarringsgevaar. De kamer van beroep vernietigt deze beslissing. Perfetti vordert voor het Gerecht om aanpassing uitspraak van de kamer van beroep en dat de aanvraag voor een merkdepot wordt afgewezen. Het Gerecht merkt op dat de kamer van beroep bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van “pure" terecht onderscheid heeft gemaakt tussen het deel van het publiek dat het woord wel kent en het deel dat het woord niet kent. Dit heeft tevens invloed op de vergelijking van de merken en het verwarringsgevaar. Zo is het begripsmatige overeenstemming voor het publiek dat het woord “pure” niet kent neutraal. Net als de kamer van beroep oordeelt het Gerecht dat er geen verwarringsgevaar bestaat tussen beide merken. Het beroep wordt verworpen.

3.     The comparison of the signs and the likelihood of confusion

44      In the present case, the word element ‘pure’ exists in English and also in a similar form in other languages, including Italian (puro), French (pur), Spanish (puro), Portuguese (puro), German (pur), and Dutch (puur), which is the reason why it may be assumed that that word will be understood by consumers in those countries. In other languages, however, the word has no equivalent originating from the same stem (‘pur-’). While it is true that a large portion of the population of those language areas will understand the English word ‘pure’, which forms part of the basic vocabulary frequently used in advertising to describe the characteristics of goods, it nevertheless cannot be accepted, contrary to what the intervener submits, that, in the absence of any supporting evidence, it is understood throughout the territory of the European Union. The Board of Appeal therefore correctly found that there was a significant number of consumers for whom the word ‘pure’ was devoid of any meaning. For that portion of the relevant public, the word is fanciful and has, as the Board of Appeal correctly found, an average inherent distinctiveness, which, moreover, is not disputed by the applicant.

47 In the first place, the argument that the word ‘pure’ is not commonly used in confectionery and candy advertisements and that purity is not a characteristic of those goods does not resolve the question of how the relevant public will perceive that word element. That question does not depend on whether or not that word element is frequently used in advertisements or whether use of that element in the context of marketing a product is logically or scientifically correct. The only relevant question in this case, for the purposes of determining whether the element ‘pure’ is distinctive or whether it is, on the contrary, descriptive, is whether or not use of a term in the marketing of a product leads the consumer to perceive that term as a description of the product, since a word mark which is descriptive of the characteristics of goods or services is, on that account, necessarily devoid of any distinctive character in relation to those goods or services (see, to that effect, judgment of 29 March 2012 in Kaltenbach & Voigt v OHIM (3D eXam), T‑242/11, EU:T:2012:179, paragraph 39 and the case-law cited).

48      In the second place, the applicant’s argument that the distinctiveness of the element ‘pure’ is even greater given that the applicant has demonstrated intensive use of a family of trade marks that share the element ‘pure’ is unrelated to the question of whether the inherent distinctiveness of an element of a composite mark is higher or lower. This argument will be addressed in the context of the global assessment of the likelihood of confusion.

49      In the third place, the applicant’s argument that OHIM’s decision-making practice indicates that the word element ‘pure’ is not descriptive also cannot succeed. The applicant relies, first, on the decision of the Opposition Division of OHIM of 29 August 2011 in Case B 1 771 164, Pure Collection Limited v Tina Baum. At page 7 of that decision, the Opposition Division noted that the word element ‘pure’ had no particular meaning in relation to the goods at issue, namely clothing, footwear and bags adapted for sporting articles. Consequently, the Opposition Division found that the distinctive character of the word element ‘pure’ was normal. However, contrary to what the applicant apparently infers from that decision, the Opposition Division in no way concluded that the element ‘pure’ had, as a general rule, an average distinctive character. Although it is true that the element ‘pure’ did not characterise the goods at issue in that case, the same reasoning cannot apply to the goods in the present case, as has been shown in paragraph 45 above. Second, the applicant relies on the decision of the Opposition Division of OHIM of 18 February 2013 in Case B 1 916 546, Euroquimica SA v The Dial Corporation. That case involved laundry detergents sold under the marks PUREX and PUREX COMPLETE. The Opposition Division concluded, at page 6 of that decision, that the word ‘purex’ had no meaning for a major part of the relevant public, comprising the Spanish public, whereas it would be associated by a small portion of consumers in that public with the concept of purity of the detergent derived from use of the product. The Opposition Division stated that, for that smaller part of the relevant public, the word elements ‘purex’ and ‘complete’ had an equivalent distinctive character. With regard to the mark PUREX, the Opposition Division stated that that word was distinctive even for consumers who associated it with the concept of the purity or cleanliness of detergent, since that word does not exist in Spanish as such. However, it cannot be inferred from the reasoning followed by the Opposition Division in that case that the word element ‘pure’, in the present case, also has a distinctive character, since the comparison made by the Opposition Division in the case mentioned above did not involve the word ‘pure’, but a different expression. It follows that the decisions relied on by the party relate to circumstances that differ significantly from those in the present case and that they are, therefore, not relevant to the outcome of the present dispute.

50      It must therefore be concluded that the Board of Appeal acted correctly in finding that, for the part of the relevant public that understood the meaning of the word ‘pure’, that word was descriptive. As has been shown in paragraph 45 above, the word element ‘pure’ has a sufficiently direct and specific link with the goods in question to enable consumers immediately to perceive, without further thought, a description of one of the characteristics of those goods. For those consumers who understand the word ‘pure’, that term is, therefore, devoid of any distinctive character (see, to that effect and by analogy, judgment of 27 February 2002 in REWE-Zentral v OHIM (LITE), T‑79/00, ECR, EU:T:2002:42, paragraphs 35 to 39). By contrast, for those consumers who do not understand the meaning of the word ‘pure’, the element ‘pure’ is, as the Board of Appeal correctly concluded, without being challenged on this point by the parties, a fanciful term endowed with average distinctive character.

 The comparison between the mark applied for and Community figurative mark No 9291634 (word element ‘pure’ above a design representing a mint leaf) and the likelihood of confusion

107    In the light of all of the foregoing, the view must therefore be taken that, for those consumers who do not understand the word ‘pure’, the differences which have been identified between the marks at issue, particularly the critical importance that consumers attribute to visual appearance characterised, as regards the earlier mark, by the significant role played by the figurative element and, as regards the mark applied for, by its beginning, are sufficient to lessen phonetic similarity even for the category of consumers who pronounce the word ‘pure’ in two syllables. It must therefore be held that the overall impressions created by the marks at issue are, despite the similarities identified, sufficiently different to justify the conclusion that there is no likelihood of confusion for consumers who do not understand the word ‘pure’.

108    For those consumers who do understand that word, any likelihood of confusion must also a fortiori be ruled out, since, first, those consumers will attribute even less importance to the element ‘pure’, which to them is merely descriptive, and, second, the impact of the identified conceptual similarity on the overall impression created by the marks at issue is very low and is thus not decisive for the purposes of the global assessment of the likelihood of confusion. The conceptual similarity results solely from the descriptive element ‘pure’, which attracts those consumers’ attention only in a limited manner.

109    Accordingly, the Board of Appeal was right to conclude that there was no likelihood of confusion between the marks at issue, even if it committed two errors, first, in concluding that there was no visual similarity between those marks and, second, in taking the view that the conceptual similarity of those marks resulting from the presence of the word element ‘pure’ was not relevant for the purposes of the conceptual comparison. However, those errors had no bearing on the result of the assessment which it carried out.

The comparison between the mark applied for and Community trade mark No 6771869 (PURE WHITE) and the likelihood of confusion

120    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion between the two marks, it is necessary to take into consideration the fact that, for those consumers who do not understand the words ‘pure’ and ‘white’, the marks at issue are of low visual similarity and are, at most, of average phonetic similarity and are each of average distinctiveness. As has been demonstrated in paragraph 101 above, the applicant has proved neither that there was an enhanced distinctive character by reason of use nor that there was a family of trade marks. Taking into account the fact that, first, consumers pay more attention to the beginnings of marks than to their ends and that, second, visual appearance plays a more important role than phonetic appearance in the present case, it must be concluded that there is no likelihood of confusion for consumers who understand neither the word ‘pure’ nor the word ‘white’. For those consumers who understand the word ‘pure’, but not the word ‘white’, the differences between the marks at issue are even greater, since these consumers attach more weight to the elements which they do not understand, with the result that the only element which those marks have in common, namely the element ‘pure’, will attract their attention less in comparison with consumers who understand neither of the words ‘pure’ and ‘white’. Finally, for the reasons set out in paragraph 108 above, the same conclusion must apply in regard to consumers who do understand the words ‘pure’ and ‘white’.

121    Accordingly, the Board of Appeal was correct to exclude, also for Community trade mark No 6771869, all likelihood of confusion for all groups of consumers.

The comparison between the mark applied for and French word mark No 63431610 (PURE FRESH)

125    With regard to the global assessment of the likelihood of confusion, it is appropriate to refer, in essence, to the findings already made in the context of the examination of the other marks examined. Given that the similarities between the marks at issue are even less evident than in the context of the other marks examined and that the element ‘pure’ is descriptive for all of the relevant public concerned, the Board of Appeal’s conclusion — that a likelihood of confusion between the marks at issue is excluded — must be endorsed.

The comparison between the mark applied for and the other earlier marks relied on by the applicant

132    In that regard, it must be pointed out that the applicant has provided no evidence capable of proving that the umbrella brand MENTOS was widely known by the relevant public. Even on the assumption that it has been proved that the element ‘mentos’ was readily known by the relevant public, that element is not, for that reason, less important for the purposes of the comparison of the signs at issue. On the contrary, the Court of Justice has indicated that the overall impression produced by a mark made up of a widely-known element and an element which was not widely known was, as a general rule, characterised more by the former than by the latter (see, to that effect, judgment in Medion, paragraph 76 above, EU:C:2005:594, paragraph 34). It must also be pointed out that a widely-known word element incorporated in a composite mark is particularly appropriate for indicating the commercial origin of the goods sold under that mark, for which reason it is impossible to regard such an element as ancillary, or even as negligible.

Gerecht EU 15 december 2015, IEF 15531; T-64/15; ECLI:EU:T:2015:973 (Twee strepen op broekspijp)en T-63/15 ECLI:EU:T:2015:972 (strepen op mouw)
Merkenrecht. Shoe Branding verricht een merkdepot voor twee parallelle strepen op een broek / mouw. Dit wordt geweigerd op absolute gronden, vanwege het niet onderscheidend vermogen. Het patroon is extreem eenvoudig, aanvrager heeft ook niet aangetoond dat onder een bepaalde hoek plaatsen van de lijnen onderscheidend vermogen geven aan het patroon. Het beroep wordt verworpen.

20      First, as the Board of Appeal correctly observed in the contested decision, the pattern concerned is extremely simple which, as such, lacks a distinctive character (paragraphs 22,  32 and 33 of the contested decision).

21      Second, the Board of Appeal was also correct in considering that the applicant had not established that such a pattern would acquire a distinctive character from the fact that it was affixed, at a certain angle, to a specific part of the pants (paragraphs 24 to 26 and 28 of the contested decision).

22      Contrary to what the applicant maintains, the fact that the two stripes in question are placed along the lower lateral side of a pair of pants, that they are distinct lines that seem to come alive when the person who wears the pants moves and these lines are inclined relative to the axis of these pants is not likely to distinguish that pattern from other purely decorative patterns which can be used on the products at issue.

Uit de mouw-zaak:

29 Moreover, accepting that any geometric shape, including the simplest one, has a distinctive character because it is affixed to a particular portion of the sleeve of a sport shirts would result in some manufacturers being able to appropriate simple, primarily decorative, shapes, which must remain accessible to all, except where the distinctive character of the sign has been acquired through use.

Op andere blogs:
Bright-advocaten.nl

Gerecht EU 4 december 2015, IEF 15526; ECLI:EU:T:2015:937 (K-Swiss tegen OHIM)
Merkenrecht. K-Swiss verzoekt via een internationale registratie voor de EG om een positie-beeldmerk voor vijf strepen op een schoen. Het BHIM weigert (terecht) de inschrijving vanwege gebruik aan onderscheidend vermogen. De strepen zijn niets meer dan een nogal banaal generieke verfraaiing gezien de wijdverbreide praktijk van het plaatsen van streeppatronen op sportschoenen. Beroep wordt verworpen.

33      In any event, even if it were accepted that the average consumer pays particularly close attention to the shapes placed on the side of the shoe, to the point that that consumer considers that those shapes generally constitute trade marks, the applicant has not adduced sufficient evidence to establish that, in view of the banal nature of the sign at issue, the average consumer would consider that sign to be an indication of the origin of the goods at issue and not a mere decorative element.

34      Moreover, to accept that every geometric shape, even the most simple, has distinctive character because it features on the side of a sports shoe would make it possible for some manufacturers to appropriate simple, and above all decorative, shapes, which must remain accessible to everyone, with the exception of those situations in which the distinctive character of the sign has been acquired by use.

36      The Court has already found, in relation to the clothing sector, that this comprises goods which vary widely in quality and price and that, while it is possible that the consumer may be more attentive to the choice of mark when he or she buys a particularly expensive item of clothing, such an approach on the part of the consumer cannot be presumed without evidence with regard to all goods in that sector (judgment of 6 October 2004 in New Look v OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE and NLCollection), T‑117/03 to T‑119/03 and T‑171/03, ECR, EU:T:2004:293, paragraph 43).

37      That finding also applies to the sector of sports shoes and casual shoes.

Op andere blogs:
Dirkzwager
Bright-advocaten.nl
IP Kat

Vzr. Rechtbank Gelderland 9 november 2015, IEF 15525; ECLI:NL:RBGEL:2015:7724 (Lifemaxx)
Auteursrecht. Merkenrecht. Lifemaxx verkoopt sportartikelen en fitnessproducten via haar website en is houdster van gelijkluidend woordmerk en van beeldmerk crossmaxx. Power Impact heeft foto's van fitnessproducten van Lifemaxx op haar website gebruikt waarbij het merk op een slordige wijze is geprobeerd onzichtbaar te maken. De foto's getuigen van eigen oorspronkelijk karakter dragen het persoonlijk stempel van de fotografen. Met een eenvormige wijze van belichting, geringe schaduwvorm, de hoek waaronder is gefotografeerd, tegen een witte achtergrond en volledig scherp zijn producten in beeld gebracht. Staking op grond van auteursrecht wordt bevolen. Niet is gebleken dat het beeldmerk ook op de door gedaagde gebruikte foto’s is weergegeven, het woordmerk LIFEMAXX is wel herhaaldelijk gebruikt om producten te verkopen. Staking van het woordmerk wordt bevolen, voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen. 

4.5. Lifemaxx heeft aangevoerd dat bij het maken van de foto’s van de fitnessproducten subjectieve keuzes zijn gemaakt door de fotografen met betrekking tot de eenvormige wijze van belichting (vanuit de linker- en rechterzijde belicht) en de geringe schaduwvorming die daardoor ontstaat, de hoek waaronder gefotografeerd is (tussen 20 en 70 graden), de positionering van de producten tegen een witte achtergrond (waardoor de producten een zelfde kleurstelling hebben die afsteekt tegen die achtergrond) en het scherp en volledig in kleur in beeld brengen van de producten (en dus niet fotograferen met scherpte diepte). Ter onderbouwing hiervan heeft Lifemaxx twee verklaringen van door haar ingeschakelde fotografen van respectievelijk 21 en 23 oktober 2015 overgelegd.

4.6. Vastgesteld kan worden dat als gevolg van deze door Lifemaxx, althans van de door haar ingeschakelde fotografen, gemaakte keuzes bij het maken van de foto’s een duidelijke en herkenbare lijn ontstaat. De onder 4.5. genoemde subjectieve keuzes hebben erin geresulteerd dat voldoende aannemelijk is geworden dat de foto’s een eigen oorspronkelijk karakter hebben en een persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat dit anders zou zijn is onvoldoende gemotiveerd uiteengezet. De foto’s van Lifemaxx omvatten dan ook meer dan een uitsluitend technische weergave van gefotografeerde objecten en zijn daarom aan te merken als auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 10 Aw.

4.8. [bedrijf] en haar vennoten hebben voorts betoogd dat zij toestemming hadden om de foto’s van Lifemaxx op de website van [bedrijf] te plaatsen, omdat [bedrijf] , en daarvoor PI Sports, de producten van Lifemaxx via de website van [bedrijf] verkocht. Ten aanzien daarvan overweegt de voorzieningenrechter dat wat er ook zij van de vraag of door Lifemaxx toestemming aan [bedrijf] zou zijn verleend om de foto’s te gebruiken voor de verkoop van Lifemaxx producten, ter zitting is komen vast te staan ( [vennoot 1] heeft dat desgevraagd verklaard) dat [bedrijf] de producten van Lifemaxx vanaf begin 2015 niet meer heeft verkocht. Bovendien heeft [vennoot 2] tijdens een telefonisch overleg in februari 2015 met de heer Doolhof te kennen gegeven dat [bedrijf] de fitnessproducten rechtstreeks uit China zou gaan betrekken. Dit laat geen andere conclusie toe dan dat [bedrijf] foto’s van fitnessproducten van Lifemaxx heeft gebruikt om andere dan de producten van Lifemaxx te verkopen – hetgeen ook overigens volgt uit de omstandigheid dat op enkele foto’s het merk “Lifemaxx” onzichtbaar is geprobeerd te maken – waarvoor zij geen toestemming van Lifemaxx had. Dat de in het verleden gegeven toestemming van Lifemaxx om haar foto’s te gebruiken voor de verkoop van fitnessartikelen door [bedrijf] op haar website nog steeds zou gelden, ook indien niet langer de producten van Lifemaxx door [bedrijf] op haar website werden verkocht, is niet aannemelijk.