Merkenrecht  

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De World Trade Center Association WTCA in New York is er niet in geslaagd de namen WTC en WORLD TRADE CENTER als merk te registeren voor merchandise-artikelen zoals kleding, zonnebrillen en juwelen. De WTCA, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het WTC, had de registraties aangevraagd omdat het wel brood ziet in het uitventen van de bekende namen WTC en WORLD TRADE CENTER voor merchandise-doeleinden. Bedrijven zijn bereid grof geld te betalen als ze het merk WTC op hun producten mogen zetten.

GEEN MERKFUNCTIE
Echter, het Amerikaanse merkenbureau heeft de registraties geweigerd. In de eerste plaats kunnen deze namen volgens het merkenbureau geen merkfunctie vervullen: immers, wie op een T-shirt WTC ziet staan, beschouwt dat niet als merk, maar slechts als een herinnering aan de dramatische gebeurtenissen van 2001.

UNFAIR
Bovendien, als je de WTCA een monopolie geeft voor het gebruik van de aanduiding WTC of WORLD TRADE CENTER op consumentenproducten, dan wordt het voor familieleden van slachtoffers van 9/11 onmogelijk om zelf ter nagedachtenis artikelen met de aanduiding WTC op de markt te brengen. En dat is ‘unfair’, aldus het merkenbureau. De WTCA pikt het niet en gaat tegen de uitspraak in beroep.

Bas Kist
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Geen kledingmerk voor WTC NRC 13-11-2014

Hof van Beroep Gent 3 november 2014 & Rechtbank van Koophandel Gent 3 maart 2011, IEF 14372 (Bodypump)
Uitspraak ingezonden door Wouter Seinen, Alexis Hallemans, Tom Heremans, CMS. Eerder gepubliceerd als IEFbe 1048. Woord- en beeldmerk vervallen verklaard. HDD exploiteert groepsfitnessprogramma's en is sinds 2008 houder van woordmerk BODY PUMP en beeldmerk 'Lesmills Bodypump'. Gedaagde exploiteert The Escape Center en heeft in 1998 beeldmerk 'bodypump' gedeponeerd, maar heeft geen normaal gebruik gemaakt van het merk. Zowel commercieel als geografisch is het gebruik te miniem geweest.

De stukken tonen veeleer aan dat het teken 'body pump' gebruikt werd, om in het fitnesscentrum te Gent in het algemeen lessen aan te duiden waarin op muziek en met gewichten aan fitness gedaan werd. Het is onvoldoende aangetoond dat X met het woord- en beeldmerk marktaandelen behouden of verkregen heeft voor de waren of dlensten waarvoor het is ingeschreven.

13. HDD werpt op dat de heer X geen normaal gebruik gemaakt heeft van het woord- en beeldmerk dat hij deponeerde (toepassing van artikel 2.26 en 2. 27 BVIE). Met name zou het gebruik te miniem zijn, zowel wat betreft de commerciële exploitatie als geografisch.

Er wordt een normaal gebruik van een merk gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan warden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer regel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd warden geacht om voor de door het mark beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk, (GEU 19 december 2012, C-149/11, Leno Merken BV/Hagelkruis Beheer BV, curia.europa.eu, r.o. 29)

(...)
Met de neergelegde stukken bewijst de heer X onvoldoende dat hij het gedeponeerde woord- en beeldmerk 0628 789 gebruikt heer voor het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Dit is zijn identiteit, minstens de identiteit van het fitnesscentrum waar het merk gebruikt word. Er kan uit de stukken niet afgeleid worden dat het merk gebruikt werd om aan de gemiddeld geïnteresseerde consument duidelijk te maken dat een fitnessdienst aangeboden werd, die specifiek van de heer X, desgevallend van zijn fitnesscentrum, afkomstig was. De stukken tonen veeleer aan dat het teken “Bodypump" gebruikt werd, om in het fitnesscentrum te Gent in het algemeen lessen aan te duiden waarin op muziek en met gewichten aan fitness gedaan werd. Het is onvoldoende aangetoond dat de heer X met het woord- en beeldmerk marktaandelen behouden of verkregen heeft voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Dit alles verantwoordt niet dat de heer X een monopolie heeft op het teken "Bodypump", dat in principe voor de gehele Benelux geldt.

Op andere blogs:
Dirkzwager

RCC 1 oktober 2014, IEF 14368 (Pickwick)
Afwijzing. Misleiding. Rechtsvoorganger van merk. Het betreft een TV-commercial voor ‘Pickwick thee’. De uiting begint met een vrouw gehuld in kleding uit de 18e eeuw die (thee)water kookt boven een open vuur. Vervolgens speelt de commercial blijkens de kleding van de vrouw zich af in telkens verschillende tijdvakken en eindigt in de huidige tijd. De reclame eindigt met de tekst en een voice-over die zegt: “Pickwick thuis sinds 1753”. De reclame wordt afgesloten met de zin: “Pickwick, thuis sinds 1753”, terwijl de merknaam “Pickwick” pas bestaat sinds het begin van de 20ste eeuw. Het bedrijf “Douwe Egberts” is weliswaar opgericht in 1753, echter de thee die destijds werd verkocht had (nog) niet de naam “Pickwick”. De merknaam “Pickwick” is bedacht naar aanleiding van ‘the Pickwick papers’ van Charles Dickens. Aangezien Charles Dickens in 1753 nog niet geboren was, kan het niet zo zijn dat de merknaam “Pickwick” toen al bestond. De Commissie wijst de klacht af. Deze rechtsvoorganger is, naar adverteerder voldoende aannemelijk heeft gemaakt, de rechtstreekse voortzetting van een bedrijf dat in 1753 is opgericht.

Het oordeel van de Commissie:

1. De Commissie is van oordeel dat de klager ontvankelijk is in zijn klacht nu de klacht voldoende duidelijk is gemotiveerd en de klacht onmiskenbaar inhoudt dat sprake is van misleidende reclame. De Commissie begrijpt de klacht aldus, dat de onderhavige reclame-uiting misleidend is nu in de uiting wordt gezegd: “Pickwick thuis sinds 1753” en hiermee wordt gesuggereerd dat Pickwick al bestaat sinds 1753, terwijl de merknaam “Pickwick” pas in het begin van de 20ste eeuw is ontstaan. Dat klager niet heeft vermeld welke specifieke artikelen van de Nederlandse Reclame Code (NRC) naar zijn mening door adverteerder zijn overtreden, brengt niet met zich dat klager niet-ontvankelijk is in zijn klacht.

2. Niet in geschil is dat het merk “Pickwick” is ontstaan in 1937 toen de rechtsvoorganger van Douwe Egberts theeproducten is gaan verkopen onder de merknaam Douwe Egberts Pickwick thee.

3. Deze rechtsvoorganger is, naar adverteerder voldoende aannemelijk heeft gemaakt, de rechtstreekse voortzetting van een bedrijf dat in 1753 is opgericht. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de televisiecommercial in deze zin opvatten, dat adverteerder met de beelden van de vrouw die kennelijk in de 18e eeuw water kookt en de daarop volgende beelden van opvolgende tijdvakken, naar dit specifieke bedrijf bedoelt te verwijzen teneinde de historische context van haar bedrijfsvoering duidelijk te maken. Dat zij in de slogan aan het einde van de televisiecommercial, waartegen de klacht zich in het bijzonder richt, niet haar statutaire of handelsnaam noemt maar uitsluitend gebruik maakt van een merknaam die dateert uit 1937, is onvoldoende om de reclame-uiting onjuist of misleidend te achten. Uit de televisiecommercial blijkt immers voldoende duidelijk dat adverteerder met deze merknaam vooral naar zichzelf bedoelt te verwijzen als een sinds 1753 bestaand bedrijf dat onder meer thee voor consumenten op de markt brengt (“Pickwick, thuis sinds 1753”). In de uiting ligt niet besloten dat de merknaam Pickwick reeds sinds 1753 is gebruikt. Nu de gemiddelde consument naar het oordeel van de Commissie de uiting ook in die zin zal opvatten, kan de klacht niet slagen.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 20-tal oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie september 2014.

Vzr. Rechtbank Den Haag 6 november 2014, IEF 14348 (Converse tegen Dolce Girls)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal en Fabiënne Dohmen, Kennedy Van der Laan. Merkenrecht. Bij verstek wordt Dolce Girls verboden inbreuk te maken op de ALL STAR-merken door de ALL SPORT-tekens te gebruiken. Door een registeraccountant dient informatie te verschaffen over het totaal aantal schoenen waarop de ALL SPORT-tekens zijn aangebracht. Proceskosten in de verstekprocedure worden ex 1019h Rv begroot.

2.5. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor zodat deze zullen worden toegewezen, met dien verstande dat de in het dictum opgenomen gebo-den en veroordelingen worden beperkt tot Nederland, zoals – zo begrijpt de voorzieningen-rechter het petitum – door Converse c.s. ook is gevorderd. Het uit te spreken inbreukverbod is slechts toewijsbaar aan All Star als houdster van de merken. De termijn om te voldoen aan het bevel tot het staken van de inbreuk respectievelijk tot het doen van opgave zal om redenen van uitvoerbaarheid worden bepaald op twee werkdagen, respectievelijk twee maanden. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

2.6 (...) De proceskosten worden in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen ge-daagde(n) kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door aangetekende verzending per post of afzonderlijke betekening.

Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21 oktober 2014, IEF 14328 (King Cuisine)
Door gedaagde wordt beeldmerk KING SALADES gedeponeerd, dat stemt zodanig overeen met het woordmerk KING CUISINE dat daardoor conform 2.20 BVIE sub b verwarring bij het publiek kan ontstaan. Inbreuk door de zoon van de oprichter van King Cuisine op het aan King Cuisine toekomende merkrecht en handelsnaamrecht op “King Cuisine”, alsmede het auteursrecht op het logo van een koningskop.

4.1. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het door [gedaagde] gedeponeerd beeldmerk KING SALADES zodanig overeenstemt met het woordmerk KING CUISINE, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, conform lid 1 sub b van artikel 2.20 BVIE.
Het woord KING is het kenmerkende bestanddeel van het merk KING CUISINE. Dit woord wordt beklemtoond en verwijst naar de onderneming van King Cuisine. Gebruik van het woord KING in combinatie met SALADES zal door het publiek worden geassocieerd met de onderneming van King Cuisine. Het in het beeldmerk opgenomen koningskoplogo verwijst eveneens naar King Cuisine, die dit logo in het verleden heeft gebruikt. De associatie met King Cuisine wordt nog versterkt door de betrokkenheid van [gedaagde] en zijn familie in het verleden bij de onderneming van King Cuisine, waardoor afnemers van King Cuisine de associatie zullen maken dat [gedaagde] nog steeds bij King Cuisine is betrokken. Verwarring wordt tevens veroorzaakt doordat de woorden CUISINE en SALADES beide verwijzen naar voedingsmiddelen en het niet ongebruikelijk is om één kenmerkend bestanddeel voor meerdere producten te gebruiken. King Cuisine heeft in dit verband als voorbeeld Easyjet genoemd, die tevens als merknamen Easycar en Easybus gebruikt.
Voorts heeft te gelden dat de merken van partijen zijn ingeschreven voor dezelfde klassen/aanduidingen, namelijk klasse 29 en 30. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat ter zitting duidelijk is geworden dat King Cuisine nog steeds salades produceert en verkoopt. Op grond van het voorgaande is de vordering op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE toewijsbaar.

4.2. Hetgeen omtrent de verwarring hierboven is overwogen geldt eveneens voor het gebruik door [gedaagde] van de handelsnaam KING SALADES. Als bijkomend argument voor verwarring geldt hier nog dat de onderneming van [gedaagde] op korte afstand (ongeveer 8 kilometer) van de vestigingsplaats van King Cuisine is gevestigd. Ook op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is de vordering 6.1 van King Cuisine toewijsbaar.

4.3. Ten aanzien van de auteursrechten op het koningskoplogo, dat onderdeel is van het door [gedaagde] gedeponeerd beeldmerk is de voorzieningenrechter van oordeel dat, indien de stelling van [gedaagde] wordt gevolgd dat Glas Studios rechthebbende is op de auteursrechten op dat werk, die auteursrechten niet toekomen aan [gedaagde]. Gesteld noch gebleken is immers dat Glas Studios haar auteursrechten aan [gedaagde] heeft overgedragen. King Cuisine heeft door overlegging van productie 5 aangetoond dat zij in 1991 het logo met de koningskop nog heeft gebruikt. Daaruit kan worden afgeleid dat Glas Studios minst genomen aan King Cuisine een licentie voor gebruik van het koningskoplogo heeft verstrekt. Met King Cuisine is de voorzieningenrechter van oordeel dat die licentie dan een exclusief karakter heeft, aangezien dit logo immers op verzoek van de vader van [gedaagde] speciaal voor de rechtspersoon die thans King Cuisine heet ontworpen. Gelet op de veronderstelde licentie, dan wel het auteursrecht van King Cuisine, staat het [gedaagde] niet vrij om het koningskoplogo zonder toestemming van King Cuisine te gebruiken. Dat dit logo op dit moment niet in ongewijzigde vorm door King Cuisine wordt gebruikt is in het kader van auteursrechtinbreuk niet relevant.

Vzr. Rechtbank Overijssel 28 oktober 2014, IEF 14321 (Gebr. Bulldozerverhuur)
Eiser vordert (onder meer) dat gedaagden, beide broers van eiser, het gebruik van hun handelsnamen staken op straffe van een dwangsom. De samenwerking, na bedrijfsopvolging, tussen partijen door zich als één bedrijf te presenteren, levert uitsluitend handelsnaamgebruik van eisers handelsnaam op. De achternaam (al dan niet in combinatie met Bulldozerverhuur) is het kenmerkende element, en de verwarring wordt versterkt door gebruik van hetzelfde logo van een bulldozer met een hoop grond. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen grotendeels toe.

4.5.Partijen twisten over de vraag wie als eerste een handelsnaam met daarin de woorden “Bulldozerverhuur” en “[achternaam]” in het handelsverkeer is gaan gebruiken.
De voorzieningenrechter overweegt dat gedaagde sub 1 zijn handelsnaam “K. [achternaam] Bulldozerverhuur” weliswaar enkele weken eerder heeft ingeschreven in het handelsregister dan eiser zijn handelsnaam “Bulldozerverhuur [achternaam]”, maar op basis van deze enkele inschrijving kan niet worden aangenomen dat hij deze naam vrijwel direct daarna ook daadwerkelijk in het handelsverkeer is gaan voeren. Door gedaagden zijn verder geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit dat kan worden afgeleid. In dit verband is van belang dat de samenwerking tussen gedaagden en eiser op 1 september 2007 is begonnen en dat zij zich naar hun klanten toe hebben gepresenteerd als één bedrijf, waarbij door hen uitsluitend gebruik is gemaakt van eisers handelsnaam. Naast de werkzaamheden onder eisers handelsnaam hebben gedaagden geen andere activiteiten verricht. Gelet hierop kan uit het feit dat de naam “K. [achternaam] Bulldozerverhuur” in 2007 is opgenomen in het telefoonboek niet worden afgeleid dat gedaagden toen al onder deze naam klanten hebben geworven. Ook op basis van de door gedaagden overgelegde facturen op naam van – onder andere – “K. [achternaam] Bulldozerverhuur” kan dat niet worden aangenomen, daar deze facturen afkomstig zijn van leveranciers van gedaagden en niet zijn gericht aan hun eigen klanten. Het feit dat eiser brieven en facturen aan “K. [achternaam] Bulldozerverhuur” en “Jac. [achternaam] Bulldozerverhuur” heeft verstuurd, kan niet tot een ander oordeel leiden, aangezien dit interne correspondentie betreft. Gezien het voorgaande is voorzieningenrechter van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is geworden dat eiser zijn handelsnaam “Bulldozerverhuur [achternaam]” eerder in het handelsverkeer is gaan voeren dan gedaagde sub 1 zijn handelsnaam “K. [achternaam] Bulldozerverhuur”.

4.9. Met betrekking tot het onder II. gevorderde wordt overwogen dat eiser ter zitting heeft verklaard dat met het woord beeldmerk het door eiser gebruikte logo van een bulldozer met een hoop grond wordt bedoeld. De voorzieningenrechter constateert dat partijen (nagenoeg) dezelfde afbeelding als logo gebruiken. Door gedaagden is niet weersproken dat eiser deze afbeelding langer als logo gebruikt dan zij. Ook is niet bestreden de verwarring onder de (potentiële) klanten van eiser wordt versterkt door het gebruik van hetzelfde logo door gedaagden. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagden onrechtmatig jegens eiser handelen door gebruik te maken van hetzelfde logo als waarvan deze gebruik maakt.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Hieronder de tabel met 13 arresten die wellicht de moeite waard is om door te nemen.

T-263/13			Beroep verworpen
T‑531/12			Beroep verworpen
T‑77/13	DODIE	DODOT	Vernietiging OHIM
T-122/13 en T-123/13		DODOT	Vernietiging

T-300/12		GLOBO	Vernietiging OHIM
T-342/12			Beroep verworpen
T-262/13	SKYSOFT	SKY	Beroep verworpen
T-515/12	The English Cut	El Corte Inglés	Beroep verworpen
T-458/13 en T-459/13	GRAPHENE	(absolute gronden – OHIM)	Beroep verworpen
T-444/12	LINEX	LINES PERLA	Vernietiging OHIM
T-297/13	United Autoglass		Beroep verworpen
T-543/12		El Corte Inglés	Vernietiging OHIM
T-453/11	LAGUIOLE	LAGUIOLE	Vernietiging OHIM

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl.

Bijdrage ingezonden door Michiel Heffels, Spiegeler advocaten. Contourloze kleurmerken blijven een hot item. Na het richtinggevende Oberbank-arrest [IEF 13958] van het Europese Hof van Justitie over inburgering van kleurmerken [commentaar hier], heeft de hoogste Duitse rechter op 18 september 2014 uitspraak gedaan over de bescherming van de kleur geel voor woordenboeken en soortgelijke producten. Uitgeverij Langenscheidt is onbetwist marktleider in Duitsland op het gebied van tweetalige woordenboeken. Het logo van Langenscheidt bestaat uit een blauwe letter L tegen een gele achtergrond.

Zoals de M van MacDonalds al met friet en hamburgers wordt geassocieerd bij kinderen vanaf een jaar of 3, zo is de blauwe L tegen een gele achtergrond in Duitsland al decennia lang bij iedereen bekend vanaf het moment dat hij kan lezen en schrijven. Toen het Amerikaanse Rosetta Stone – geen onbekende als het gaat om taalcursussen en woordenboeken – haar taalsoftware eveneens in een gele verpakking op de Duitse markt bracht, kwam Langenscheidt daartegen in het geweer en vorderde een verbod en schadevergoeding. De zaak eindigde uiteindelijk bij het Bundesgerichtshof, de hoogste instantie voor burgerlijke rechtspraak in Duitsland.

Langenscheid beschikte niet alleen over een logo, maar ook over een contourloos kleurmerk geel. Het is niet eenvoudig om een enkele kleur als merk ingeschreven te krijgen. En eigenlijk is dat maar goed ook. Een enkele ‘contourloze’ kleur als merk geeft de merkhouder immers een monopolie op het gebruik van een specifieke kleur ongeacht op welke manier het wordt gebruikt, zolang het maar dient ter onderscheiding van zijn producten en diensten. Merkhouders dienen daarom aan te tonen dat ‘hun’ kleur al bij het overgrote deel van het publiek als bekend merk functioneert voordat het kan worden ingeschreven als merk. Volgens het Bundesgerichtshof [hier] was dat bij Langenscheidt het geval. Het Bundesgerichtshof stelt verder dat consumenten in de markt voor woordenboeken juist wel kleuren met een bepaald product van een specifieke merkhouder associëren. Langenscheidt voert de kleur geel, haar grootste concurrent gebruikt steevast de kleur groen. Ook voor equivalente producten als vertaalsoftware en online taalcursussen geldt volgens het Bundesgerichtshof dat Langenscheidt terecht haar kleurmerk inroept.

Rosetta Stone mag de gele kleur dus niet meer voor haar taalsoftware in Duitsland gebruiken. Zo kan het gebeuren dat Rosetta Stone in alle landen in de wereld haar blauwe logo op een gele achtergrond plaatst, behalve in Duitsland. In Duitsland zet Rosetta nu – heel ondeugend – een enkele gele lijn onder haar blauwe logo met een witte achtergrond.

Michiel Heffels

Bijdragen ingezonden door Bas Kist, Chiever. Natuurlijk is een fiets iets anders dan een paard. Daarover bestaat ook bij Ralph Lauren, het bedrijf achter het bekende Polo-merk geen discussie. Echter, dat wil volgens het modeconcern nog niet zeggen dat je, zoals het Engelse bedrijf FreshSide deed, in Europa zomaar een beeldmerk kunt registreren van een fiets met daarop een polospeler die, net als in het bekende merk van Ralph Lauren, zijn polostick in de lucht houdt.

Ralph Lauren tekende bezwaar aan bij het Europese merkenbureau maar kreeg daar nul op rekest. De merken verschillen toch teveel, er is geen gevaar voor verwarring, aldus de Kamer van Beroep. Ralph Lauren pikte het niet ging in hoger beroep. Onlangs bepaalde het Europese Gerecht dat het merkenbureau fout zat: die merken lijken wèl op elkaar [IEF 14228]. Het mag dan om een fiets tegenover een paard gaan, maar bij de gemiddelde consument blijft bij waarneming van een merk toch de totaalindruk hangen en niet de details. En die totaalindruk van deze merken is dezelfde. De Kamer van Beroep van het merkenbureau moet zijn werk nu overdoen en dat betekent zonder enige twijfel het einde van de fietsende polospeler.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Ralph Lauren wil geen polo op de fiets NRC 21-10-2014