Merkenrecht  

Hof Den Haag 22 maart 2016, IEF 15801; IEFbe 1740; ECLI:NL:GHDHA:2016:669 (H&M tegen G-star Raw)
Merkenrecht; Internationale bevoegdheid. Geschil over onder meer het Gemeenschapsmerk RAW [IEF 13232]. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de T-shirts en hoodies waarvoor H&M het artwork heeft gebruikt, identiek zijn aan de waren waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW heeft ingeschreven, te weten kleding. Het Gemeenschapsmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen voor kleding. H&M heeft hier slechts tegen ingebracht dat het begrip ‘raw’ beschrijvend is. Het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk RAW is substantieel versterkt door het gebruik ervan. Dat het merk RAW daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft, wordt bevestigd door de marktonderzoeken die G-Star in het geding heeft gebracht. H&M wijst erop dat haar kleding uitsluitend in H&M-winkels wordt verkocht en vanwege die context zou het de gemiddelde consument volgens H&M duidelijk zijn dat de T-shirts en hoodies met het gewraakte artwork afkomstig zijn van H&M. Dat baat haar niet, er zijn vele voorbeelden van kleding waarop merken van derden staan of die in samenwerking met ontwerpers zijn gemaakt. Het hof bekrachtigt de bestreden vonnissen; IEF 13232, IEF 11923 en IEF 11582.

Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Onlangs trad de nieuwe merkenrichtlijn in werking. Geduchte IE-Forum-redacteuren worden daar natuurlijk actief van”, zo schreef deLex in haar uitnodiging om een commentaar te schrijven bij één van de nieuwe artikelen. Dat klopt uiteraard en aan ons de taak u kort iets te vertellen over artikel 18 van de nieuwe richtlijn.

Er worden drie redenen genoemd voor het aanpassen van de Merkenrichtlijn (en overigens ook van de Uniemerkverordening, die als één pakket worden gezien):

1. modernisering en verbetering van de bestaande bepalingen, het vergroten van de rechtszekerheid en het verduidelijken van merkenrechten wat betreft de werkingssfeer en de grenzen daarvan;
2. grotere harmonisatie van nationale merkenwetgevingen en –procedures; en
3. het bevorderen van samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het EUIPO (voorheen OHIM).

Artikel 18 beoogt met name een uitwerking van het eerste punt te zijn. In het artikel wordt bepaald wat de situatie is als een oudere merkhouder niet optreedt of niet op kan treden tegen een jongere merkregistratie:

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 8 februari 2016, IEF 15794; IEFbe 1737; C-93/16 (The Irish Dairy Board)
Via minbuza: Verzoekster, een in 1961 opgerichte Ierse zuivelonderneming/exporteur, heeft in januari 2014 Spaanse verweerster Tindale gedaagd wegens inbreuk op diverse gemeenschapsmerken (‘kerrygold’ voor boter en melkproducten) waarvan verzoekster houdster is. Het merk ‘kerrygold’ bestaat sinds 1962 en wordt wereldwijd, ook in Europa, verspreid. Verzoekster meent dan ook dat het merk in Europa ‘algemeen bekend’ is, zoals ook erkend in een BHIM-uitspraak van 22 oktober 2013. Verweerster, een Spaanse firma, maakt volgens verzoekster inbreuk op verzoeksters merken door in Spanje margarine te importeren en te distribueren met als onderscheidend teken Kerrymaid dat sterk overeenkomt met dat van verzoekster. Verzoekster wijst op het gevaar voor verwarring en het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit verzoeksters reputatie. Zij vraagt bescherming op grond van de MerkenVo. Verweerster beroept zich op het feit dat zij de Spanje distributeur is voor ‘Kerrymaid’ van de Kerry Group, een in 1972 opgericht bedrijf in Kerry/Ierland en ook zij exporteert zowel binnen als buiten de EU. Zij stelt dat geen gevaar voor verwarring bestaat aangezien de tekens niet overeenkomen. Het eerste element ‘Kerry’ is een geografische term die niet kan worden gemonopoliseerd; verweerster ontkent voordeel te hebben bij het gebruik van het teken. De communautaire merkenrechter verwerpt verzoeksters beroep omdat hij geen gevaar voor verwarring ziet en alleen het eerste geografische deel overeenkomt. In Ierland en Verenigd Koninkrijk bestaan de merken probleemloos naast elkaar. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter.

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
5. Nu ook toetsing op rasbenamingen
Tot dusver waren de belangrijkste gronden waarop een ambtenaar van het Europese merkenbureau een merk mocht weigeren van inschrijving dat het merk niet onderscheidend is en of beschrijvend. Naast deze gronden had de ambtenaar nog andere gronden in acht te nemen, zoals of het merk niet gelijk is aan een oorsprongsbenaming of een geregistreerde geografische aanduiding of traditionele termen voor wijnen.

Nieuw is dat verder onderzoek zal worden gedaan of het nieuwe merk niet identiek is aan traditionele productiemethoden of recepten waarbij gebruik wordt gemaakt van rauwe materialen en ingredienten en die geen specifieke link hebben met een bepaald geografisch gebied maar wel aanduidingen zijn die algemeen bekend zijn. Te denken valt aan MOZZARELLA, JAMON SERRANO en een typisch Nederlands voorbeeld: BASTERD suiker.

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
3. Lijst van waren en diensten kan gewijzigd worden
4. Geen onderzoeksverslag meer

3. De mogelijkheid om de classificatie van uw bestaande merken te verduidelijken
Op 19 juni 2012 heeft de hoogste rechter in Europa in de IP Translator zaak geoordeeld dat de classificatie (lijst van waren en diensten) bij een merk nauwkeurig en precies moet zijn. Wij berichtten u in dezelfde maand daarover in onze nieuwsbrief Merkenflits. Nu heeft deze rechtszaak tot wet geleid en daaruit is een bijzonder effect voortgekomen: de classificatie van uw EU merk mag u nu nader specificeren!

Het Europese Merkenbureau heeft in het verleden juist gepromoot om een merk voor een beperkte standaardlijst in te dienen (de zogenaamde class headings) onder de veronderstelling dat dit de volledige lijst van waren en diensten zou bevatten. Dit is dus niet in lijn met de rechtspraak en daarom is er nu een herzieningsmogelijkheid van uw EU merken en de bijbehorende classificatie.

De herziening is mogelijk als uw Europese merk of het Europese deel van uw Internationale merk vóór 22 juni 2012 is geregistreerd voor een volledige standaard klasseomschrijving en de tekst van de klasseomschrijving niet precies noemt wat u daadwerkelijk doet.

Rechtbank Den Haag 16 maart 2016, IEF 15781; ECLI:NL:RBDHA:2016:2311 (Piloxing tegen Californian Classic Cars)
Merkenrecht. Uitputting. Piloxing LLC houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van een fitnessprogramma onder de naam 'Piloxing’. Voor de exploitatie in Europa is Piloxing LCC een samenwerking gestart met Piloxing BV. Tussen beide ondernemingen is vervolgens een geschil ontstaan. Bij executoriale verkoop heeft Piloxing BV de gehele merchandise voorraad verkocht aan CCC. Piloxing LCC stelt dat CCC inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk. Het beroep van CCC op uitputting slaagt niet. Door het ter verkoop in voorraad hebben van de voorraad heeft CCC derhalve inbreuk gemaakt op de Piloxing merken.

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
1. De terminologie (namen)
2. De nieuwe tarieven zijn gedeeltelijk een kostenreductie

1. De terminologie (namen)
Allereerst gaan de namen wijzigen en zult u een nieuwe terminologie in onze brieven zien. Zo verandert de naam van het Europese merkenbureau van Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM/OHIM) naar het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, ook wel kort gezegd: het Bureau of in de Engelse afkorting (EUIPO). Ook verandert de benaming van Gemeenschapsmerk in EUmerk en zullen we die naam in onze brieven afkorten van CTM naar EUTM.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 15 maart 2016, IEF 15778; ECLI:NL:RBROT:2016:1953 (Aegon/Aegom)
Merkenrecht. Artikel 2.20 lid 1 sub c. Eiseres is een internationaal opererende financiële dienstverlener op het gebied van verzekeringen, pensioenen, sparen etc., en is Benelux-merkrechthebbende van haar merk. Gedaagde levert diensten op het gebied van beveiliging, trainingen, uitzending van flexwerkers en reiniging. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat met de naam van gedaagde afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van eiseres. Vanwege de auditieve en visuele gelijkenis is aannemelijk dat een consument enig verband legt tussen eiseres en gedaagde. 

Gerecht EU 16 maart 2016, IEF 15773; IEFbe 1728; T-201/14; ECLI:EU:T:2016:148 (SPA WISDOM) 
Uit het persbericht: The Body Shop kan "SPA WISDOM" niet laten inschrijven als gemeenschapsmerk. Bescherming van het bekende merk SPA tegen de inschrijving van SPA WISDOM voor waren in klasse 3 (cosmetische middelen). Aldus bevestigt het Gerecht zijn vroegere rechtspraak door vast te stellen dat het woord "spa” eventueel een generieke term kan vormen ter beschrijving van een voor hydrotherapie gebruikte ruimte, zoals een hamam of sauna, maar niet ter beschrijving van cosmetica, op grond dat het verband tussen cosmetica en centra voor hydrotherapie niet dusdanig is dat het generieke of beschrijvende karakter van dat woord daartoe kan worden uitgebreid.

Hof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2016, IEF 15768 (Converse tegen Scapino)
Merkenrecht. Parallelimport. IEF 15043 , IEF 14344, IEF 11650, IEF 9669. Een deel van de in beslag genomen Converse schoenen wordt vermoed afkomstig te zijn van een door de merkhouder voor de EER geautoriseerde bron. Het verweer gebaseerd op uitputting faalt, zodat de door Scapino verhandelde schoenen niet met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht. In het kader van de op haar rustende bewijstlast is in de loop van de procedure al voldoende gedetailleerde opgave gedaan. De grondslag is in het hoger beroep gewijzigd en de gevorderde 'publicatie van het vonnis', was gebaseerd op de stelling dat er sprake van namaak (counterfeit) was. Nu dit niet is aangepast, wordt vonnis niet gepubliceerd in kranten. Schadevergoeding: de procedure wordt naar de schadestaat verwezen.