Merkenrecht  

Prejudicieelgestelde vraag aan HvJ EU, C-381/16; IEF 16187; IEFbe 1903 (Esteban Torras Ferrazzuolo & Benjumea Bravo de Laguna)
Merkenrecht. Is de claim voor het terugkrijgen van eigendom van een Gemeenschapsmerk op andere gronden dan artikel 18 Gemeenschapsmerkverordening* in overeenstemming met EU recht en met die Verordening? Via gov.uk:

Is the claim for the recovery of ownership of a Community trade mark on grounds other than those set out in Article 18 of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and, in particular, in accordance with the cases provided for in Article 2(2) of Spanish Law 17 of 7 December 2001 on Trade Marks (BOE No 294 of 8 December 2001), compatible with EU law and in particular with that regulation?

Hof Den Haag 26 januari 2016, IEF 16181; IEFbe 1901; ECLI:NL:GHDHA:2016:1218 (Pacogi tegen Lacoste)
Merkenrecht, oppositie, overeenstemming beeldmerk en teken dat alleen uit woorden bestaat, verwarringsgevaar. Vgl. IEF 15659. Oppositie. Pacogi heeft het woordmerk ‘EAU CROCO’ ingediend ter inschrijving bij het Benelux-depot. Lacoste stelt oppositie in tegen deze inschrijving, welke wordt toegewezen door het BBIE [1267366]. Pacogi gaat in beroep en stelt onder meer dat alleen begripsmatige overeenstemming onvoldoende verwarringsgevaar oplevert. Het hof oordeelt, net als het BBIE, dat er een begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het woordmerk ‘EAU CROCO’ en het beeldmerk van Lacoste. Door beiden wordt het concept ‘krokodil’ uitgedragen. Vanwege de sterke begripsmatige overeenstemming is er, ondanks gebrek aan visuele overeenstemming, sprake van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Het hof verwerpt het beroep.

Hof van Beroep Brussel 14 juni 2016, IEFbe 1899; IEF 16177 (Egmont VZW tegen O2; Vrijheidsfonds vzw tegen O2-Vlaams Belang)
Merkenrecht. België. Tegen dit arrest is cassatievoorziening ingesteld. Zie eerder IEFbe 210. Vlaams Belang kopstuk Gerolf Annemans door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel in Brussel een verbod opgelegd kreeg om zijn nieuwe boek "O2 - De Ordelijke Opdeling van België, zuurstof voor Vlaanderen" nog langer te verspreiden. Het Britse telecombedrijf O2 was immers van oordeel dat de letter/cijfercombinatie “O2” op de omslag toch wel erg leken op haar Gemeenschapsmerk en vorderde dus de staking van een veronderstelde merkinbreuk en van de daaruit voortvloeiende oneerlijke marktpraktijken. Het teken O2 op de voorzijde van de kaft is geen gebruik ter onderscheiding van de "waar" boeken, er is geen commerciële reden voor gebruik van dit teken, O2 wordt gebruikt als afkorting van het woord zuurstof, dat een element is van de titel van het boek. Daarbij werd het teken "O2" gebruikt als een afkorting van het woord "zuurstof" dat een element is van de titel van het boek. De persoon tot wie appellanten zich richtten, is immers deze die geïnteresseerd is in de politieke ideeën en ideologie van de politieke partij het vlaams Belang en desgevallend deze politieke ideeën of ideologie wil uitdragen. Appellanten richten zich niet tot dezelfde "consument".

Het Hof doet het bestreden vonnis teniet en verklaart de oorspronkelijke vordering van O2 ongegrond.

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 augustus 2016, IEF 16171; ECLI:NL:RBDHA:2016:9001 (DE ONTMOETING tegen De Ontmoeting Zutphen B.V.)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres is houdster van Beneluxwoord-beeldmerk DE ONTMOETING voor restauratie (2012). DOZ voert een horecaonderneming sinds 2014 en is houdster van DeOntmoeting,bewust-spelen-genieten (2015). De handelsnaam waarin 'ontmoeting' voorkomt, wordt gebruikt door een gering aantal andere horecagelegenheden, moet er niet aan af dat dit voldoende onderscheidend vermogen heeft om tot verwarring te leiden. Door de auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat het gevaar dat er (indirect) verwarringsgevaar is. Te meer nu de diensten gelijk zijn. De ruime afstand (50 km) neemt het gevaar niet weg, omdat partijen reclame maken op internet. DOZ gebruikt een teken dat inbreuk maakt op het merk van DE ONTMOETING. Staking ex 2.20 lid 1 sub b BVIE wordt bevolen, geen belang meer bij toewijzing ex 5a Hnw.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 22 juli 2016, IEF 16160; ECLI:NL:RBAMS:2016:4830 (Label 88 tegen Fashion Parts)
LABEL 88 is als Uniewoordmerk en beeldmerk geregistreerd voor haar damestassen. Er wordt verwezen naar ander kort geding waarin auteursrechtinbreuk werd aangenomen voor dezelfde producten [IEF 10958]. Na het einde van de distributierelatie, heeft Fashion Parts nieuwe productenlijn Labelsz/LBLS in winkels gepresenteerd. Er is geen merkinbreuk: het woord 'Labels' heeft maar een beperkte beschermingsomvang en Label 88 is geen bekend merk. Geen onrechtmatig handelen of ongeoorloofde reclame aannemelijk geacht. Van de genoemde tassen wordt uitsluitend één verbod op auteursrechtinbreuk voor de New NY Pocket bag gegeven. Ten aanzien van ‘black snake’ gaat het om een bepaald soort leer, met de uitstraling van slangenleer, dat niet als ‘werk’ kan worden beschouwd. (Het navolgen van) een bepaalde stijl, zoals in dit geval het combineren van een tas met accessoires zoals keycords met karabijnhaken, hartjes of tassels, is immers als zodanig niet beschermd.

Conclusie AG HvJ EU 27 juli 2016, IEF 16157; LS&R 1352; IEFbe 1886; C-173/15; ECLI:EU:C:2016:621 (GE Healthcare tegen Hauptzollamt Düsseldorf)
Royalties en licentierechten moeten niet worden opgenomen in de douanewaarde als niet vaststaat dat licentierechten voor merken verschuldigd zijn. Conclusie AG:

1)      Artikel 32, lid 1, onder c) [DouaneVo], moet aldus worden uitgelegd dat het niet verlangt dat het bedrag van de royalty’s of de merklicentierechten reeds wordt bepaald op het tijdstip waarop de douaneschuld ontstaat opdat de in dit artikel voorziene aanpassing van de douanewaarde van de ingevoerde goederen waarop dit merk is aangebracht, zou kunnen worden verricht.

Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16150, IEFbe 1883 (Telenet tegen BBIE; PLAY MORE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY MORE als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Aanpassing na het verstrijken van de termijn voor het indienen van een limitatieverzoek is volgens het hof onontvankelijk. Na de voorlopige weigering door het BBIE is het depot niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

Hof van beroep Brussel 29 juni 2016, IEF 16149, IEFbe 1882 (Telenet tegen BBIE)
Merkenrecht. Telenet vordert de inschrijving van het aangevraagde merk PLAY als woordmerk in het Benelux merkenregister. Bij brief antwoordde Telenet op voorlopige weigering dat Telenet bereid is om beperking in bepaalde klassen door te voeren. Hetzelfde geldt aangaande het PLAY MORE-teken. Dit geldt niet als een verzoek tot beperking. Beroep na het verstrijken van de termijn voor het indienen van zo’n verzoek is volgens het hof onontvankelijk. Anders gesteld, werd het verzoek tot inschrijving na de voorlopige weigering door het BBIE niet aangepast door de deposanten, maar werd enkel gepolst of tot inschrijving zou worden overgegaan indien het verzoek tot inschrijving zou worden beperkt tot de klasse 38.

Vzr. Rechtbank Den Haag 15 juli 2016, IEF 16145; IEFbe 1880 (Fyffes tegen Chiquita)
Merkenrecht. Fyffes is houdster van de HOYA-merken. Chiquita, ook distributeur van vers fruit, waaronder bananen. Volgens Chiquita blijkt uit de door Fyffes in het geding gebrachte verkoopcijfers niet dat sprake is van normaal gebruik van het woordmerk in de Benelux en het ruitmerk in de EU. Op de facturen staat bovendien op diverse plaatsen vermeld dat het gaat om transito-goederen. Er kan nog slechts worden gekeken naar het niet gebruiksplichtige Uniebeeldmerk waarvan de geldigheid niet is bestreden. Er is niet één dominerend bestanddeel aan te wijzen. Auditief is er slechts in geringe mate overeenstemming in de klank van bestanddeel HOYA tegenover veel langere (H)OLA BANANA. De voorziening wordt geweigerd.

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015 (H&M/Adidas); IEF 16141; eerder verschenen in IER 2016/31, p. 216-229.
1. Dit arrest kent een lange voorgeschiedenis. Het eerste kort geding vonnis stamt al uit 1997 (!) Die voorgeschiedenis laat ik hier verder grotendeels onbesproken en verwijs gemakshalve naar r.o. 2.1-2.15 uit het onderhavige arrest [IEF 15491].

2. Centraal in deze zaak staat het arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch 29 maart 2005, BIE 2005/82 waarin het hof heeft beslist dat het tweestrepenmotief van H&M geen inbreuk maakt op het (bekende) driestrepenmotief van Adidas. De dragende rechtsoverweging in dat arrest is r.o. 4.17. Daarin beslist het hof dat het driestrepenmotief van Adidas als een algemeen bekend beeldmerk kan worden aangemerkt in de zin van art. 6bis UvP en dat betekent – aldus nog steeds het hof – dat aan dit beeldmerk een ruime beschermingsomvang toekomt voor zover het om het driestrepenmotief gaat. (...)