HvJ EU 13 maart 2014, zaak C-52/13 (Posteshop) - dossier
Reclamerecht. Verzoek om een prejudiciële beslissing Consiglio di Stato. Uitlegging van richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame. Nationale regeling die niet alleen reclame die tegelijkertijd misleidend en ongeoorloofd vergelijkend is verbiedt, maar ook als twee onderscheiden onrechtmatige gedragingen aanmerkt, is toegestaan.

HvJ EU verklaart voor recht:

Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame moet aldus worden uitgelegd dat zij, wat de bescherming van handelaren betreft, betrekking heeft op misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame als twee zelfstandige inbreuken, en dat misleidende reclame niet tegelijk ook ongeoorloofde vergelijkende reclame hoeft te zijn om te kunnen worden verboden en bestraft.

Gestelde vraag:

„Moet richtlijn [2006/114] aldus worden uitgelegd dat zij, wat de bescherming van handelaren betreft, betrekking heeft op reclame die tegelijkertijd misleidend en ongeoorloofd vergelijkend is, dan wel op twee onderscheiden onrechtmatige gedragingen, die ook elk op zich relevant zijn, te weten misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame?”

Rechtbank Den Haag 12 maart 2014, HA ZA 12-1399 (By Lou Lou tegen Beernink & Beernink)

Modellenrecht. Auteursrecht. Vormgevingserfgoed. [A] is ontwerpster van portemonnees en tassen, die door By Lou Lou onder de naam 'Smart Little Bag' op de markt worden gebracht. Beernink stelt dat haar portemonnee met klittenband rondom een spiegel in het voorvak (de Bear 1) eerder aan het publiek ter beschikking is gesteld dan de SLB, zodat de modellen tot het vormgevingserfgoed behoren. De rechtbank draagt Beernink op haar stellingen te bewijzen en de zaak wordt aangehouden.

3.29. [A] c.s. heeft gemotiveerd betwist dat de Bear 1 al bestond vóór creatie van de SLB, dan wel vóór de terbeschikkingstelling aan het publiek. Daartoe heeft zij het volgende aangevoerd.

3.30. Voor zover de stelling van Beernink, dat de Bear 1 al vóór februari 2010 voorhanden was, juist is, volgt daaruit dat de Bear 1 niet kan zijn ontleend aan de SLB en van auteursrechtinbreuk dus geen sprake is. Tussen partijen is immers niet in geschil dat de Bear 1 vrijwel identiek is aan de SLB dan wel dezelfde totaalindruk maakt. Als juist is dat de Bear 1 vóór februari 2010, althans vóór 22 november 2010, voor het publiek in de EU beschikbaar is gesteld, volgt daaruit eveneens dat de Bear 1 behoort tot het vormgevingserfgoed en dat de (niet-) ingeschreven modellen niet nieuw zijn dan wel geen eigen karakter bezitten nu ook niet in geschil is dat de Bear 1 vrijwel identiek is aan dan wel in grote mate overeenstemt met en dezelfde algemene indruk wekt als de (niet-)ingeschreven modelrechten. Van modelrechtinbreuk is dan geen sprake. In dat geval kan ook geen slaafse nabootsing worden aangenomen.
 
3.31. Omdat de stellingen van Beernink enerzijds door Beernink met stukken zijn onderbouwd en anderzijds door [A] c.s. gemotiveerd zijn weersproken, kan de rechtbank op dit moment niet vaststellen of Beerninks stellingen feitelijk juist zijn. Daarom zal de rechtbank Beernink, op wie op dit punt de bewijslast rust, opdragen haar stellingen te bewijzen. Beernink heeft daartoe ook een concreet bewijsaanbod gedaan.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-1399 (pdf)

KNAW, Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, Bijlage bij Kamerstukken II 2013-2014, 29 338 nr. 131.
Op verzoek van de staatssecretaris van OCW hebben de KNAW, VSNU, NFU en NWO een inventarisatie verricht van de praktijk van benutting van intellectuele eigendom, vooral van octrooien, op resultaten van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en instituten. Aanleiding hiervoor waren vragen van de Tweede Kamer over mogelijk betere benutting “bij het beginnen van start-ups en het vinden van investeerders”. De inventarisatie is langs twee sporen uitgevoerd. Het eerste spoor betreft een kwantitatieve analyse van aantallen octrooien in de afgelopen jaren. Deze analyse is vooral gebaseerd op onderzoek van het NL Octrooicentrum, van het Rathenau Instituut en van MERIT.

De opstellers van het onderhavige rapport zijn deze organisaties veel dank verschuldigd voor het ter beschikking stellen van hun onderzoeksgegevens. Het tweede spoor betreft een kwalitatieve analyse van de gang van zaken bij de interactie tussen universiteiten, instituten en bedrijven. Daarbij zijn 35 deskundigen gehoord Ook hen is veel dank verschuldigd.

Uit de analyses komt het volgende beeld naar voren:
Doel van octrooien
Onderwijs, onderzoek en valorisatie vormen de drie kerntaken van de Nederlandse universiteiten. Voor instituten is de onderwijstaak een belangrijke secundaire taak. De kerntaken staan alle drie in het teken van kenniscirculatie. Bij onderwijs verloopt dat via de mobiliteit van hoogopgeleiden, bij onderzoek door zo toegankelijke mogelijke publicaties, en bij valorisatie door het slaan van bruggen tussen wetenschap en maatschappij. Bij de ontwikkeling van commerciële bedrijvigheid, een aspect van valorisatie, kan juridisch beschermde kennis (intellectuele eigendom, in het bijzonder octrooien) nodig zijn. Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek is dus een deel van valorisatie. Anders gezegd: valorisatie is veel breder dan benutting van octrooien.

Het genereren van eigen inkomsten uit octrooien is volgens de wetenschapsorganisaties geen primaire drijfveer voor universiteiten en instituten. Verwachtingen over hun inkomsten uit octrooien mogen dan ook niet hooggespannen zijn. Voordat octrooien eventueel winst opleveren zullen ondernemers immers eerst moeten investeren en risico moeten dragen. Die rol past niet primair bij universiteiten en instituten. Wel eist de Europese mededingingswetgeving dat er een marktconforme prijs wordt bedongen.

Wereldwijd gezien halen universiteiten hooguit enkele procenten van hun onderzoeksbudget uit licenties, royalty’s en eigendomsoverdracht van octrooien. In de praktijk lukt het vaak wel om de operationele kosten van universiteiten voor kennisoverdracht uit de inkomsten te dekken. In een beperkt aantal gevallen zijn de universitaire inkomsten uit
een octrooi significant (> € 100.000 per octrooi). Bij een te sterk commerciële benadering van valorisatie bestaat bovendien het risico dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid in het geding komt.

Een nationaal octrooifonds, waarvan de staatssecretaris heeft gevraagd de wenselijkheid te onderzoeken, verstoort de kritische kostenafweging voor het al dan niet aanvragen van een octrooi. De beschikbaarheid van voldoende budget wordt bovendien niet als een groot knelpunt gezien. Een landelijk octrooifonds is in de analyse van de wetenschapsorganisaties
daarom niet nodig noch wenselijk. Op instellingsniveau is voldoende budget beschikbaar.

Conclusie 1
Octrooien zijn een middel om innovatieve bedrijvigheid te bevorderen. Deze vorm van commercialisatie is maar één aspect van valorisatie (benutting van wetenschappelijke kennis van universiteiten en instituten). Valorisatie is derhalve veel breder dan het aanvragen en beheren van octrooien. Eventuele inkomsten uit octrooien worden vooral door bedrijven gerealiseerd. Wereldwijd halen universiteiten en instituten slechts enkele procenten van hun onderzoeksbudget uit octrooien. Incidenteel bedragen de inkomsten meer dan een ton per octrooi.

Conclusie 2
Een nationaal octrooifonds is niet nodig noch wenselijk.

Stijgende lijn aantal octrooien
Het aantal aangevraagde octrooien van Nederlandse kennisinstellingen laat sinds 1980 een stijgende lijn zien. Voor die tijd vroegen universiteiten en instituten nauwelijks octrooien aan. Van alle in Nederland aangevraagde octrooien is zo’n 5% afkomstig van kennisinstellingen (peiljaar 2009). In de periode 2000-2010 gaat het om gemiddeld zo’n dertig octrooiaanvragen per universiteit per jaar, met grote verschillen tussen universiteiten. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde van andere universiteiten in Europa en de Verenigde Staten. De instituten van KNAW en NWO vroegen in 2006- 2012 samen 82 octrooien aan. Kwekersrecht en auteursrecht op software spelen binnen de kennisinstellingen een marginale rol.
Van de dertig ‘universitaire’ octrooiaanvragen staan er twintig op naam van bedrijven. Dit kan worden geduid als een positieve indicatie van benutting omdat het octrooi ex ante reeds aan het bedrijfsleven is overgedragen. De overige tien staan op naam van de universiteit, waarbij in ruim tien procent van de gevallen sprake is van een soms exclusieve licentie aan een bedrijf. Daarnaast worden op basis van aangevraagde octrooien regelmatig spin-off-bedrijven opgericht, gemiddeld zes tot zeven per universiteit per jaar in periode 2000-2010. Omdat de genoemde getallen gemiddelden zijn over een lange periode met een sterk stijgende trend zijn de huidige jaarlijkse gemiddelden hoger dan in voorgaande jaren. In 2009 lag het gemiddelde per universiteit op 37,6 octrooiaanvragen.

Het aantal aangevraagde of verleende octrooien is geen goede maat voor kennisbenutting en moet geen doel op zich worden. Aanvraag en eigendom van een octrooi zijn bovendien duur, vooral na de fase waarin een keuze moet worden gemaakt voor dekking in veel landen. Daarom vragen universiteiten alleen octrooi aan als dat nuttig en nodig wordt geacht. In de praktijk is dat meestal omdat er al een bedrijf is of wordt voorzien dat het octrooi wil benutten. Soms wordt octrooi aangevraagd en gedurende langere tijd in bezit gehouden om strategische redenen. Dan gaat het vaak om het creëren van een bredere onderzoeksportfolio om zo een voor bedrijven aantrekkelijke positie op te bouwen. Hiermee gebruiken universiteiten in de praktijk de juiste randvoorwaarden van kosten en baten bij het aanvragen en beheren van octrooien.

Conclusie 3
Het gemiddelde aantal jaarlijks aangevraagde octrooien van Nederlandse universiteiten is vergelijkbaar met de gemiddelden van universiteiten in Europa en de Verenigde Staten. Bij meer dan tweederde van de Nederlandse octrooien is sprake van eigendomsoverdracht of van licenties aan bestaande of nieuwe bedrijven. De soms gehoorde suggestie dat veel octrooien onbenut blijven strookt derhalve niet met de feiten.

TTO’s
De mate waarin de stijging in octrooiaanvragen de komende jaren zal doorzetten hangt af van verschillende factoren, waaronder de inzet van Technology Transfer Offices (TTO’s). Bijna alle kennisinstellingen hebben zulke bureaus opgericht om kennisoverdracht (niet alleen ‘technologie’) te bevorderen. Dat verklaart voor een deel de stijgende lijn in het aantal aangevraagde octrooien. TTO’s zijn nog relatief jong en het opbouwen van expertise en ervaring is in volle gang. Aanvankelijk was de focus daarbij vooral gericht op nieuwe bedrijvigheid in de vorm van start-ups. Daarna verbreedde het werkterrein door in onderzoeksconsortia aansluiting te zoeken bij bestaande bedrijven. Op dit ogenblik gaat het om het realiseren van kennisecosystemen. Dat zijn innovatienetwerken van kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Wetenschap en
bedrijfsleven hebben daarin het meest aan elkaar.

De kern van de TTO-functie is het stimuleren van bedrijvigheid op basis van wetenschappelijke kennis (business development). Daarnaast vervullen veel TTO’s aanvullende taken, zoals dienstverlening aan onderzoekers bij subsidieaanvragen en onderzoekscontracten. Dat is niet alleen nuttig, maar ook nodig voor het opbouwen van een goede relatie tussen TTO en onderzoeker. De beste ervaringen worden gemeld met TTO’s die dicht op de werkvloer actief zijn en inhoudelijk goed thuis zijn in de betreffende wetenschapsgebieden en de bijbehorende markten. Als TTO-ers dicht bij de onderzoekers zitten kunnen ze efficiënter en effectiever meedenken bij de uitwerking, onderbouwing en afbakening van de octrooiclaims.

Nederlandse TTO’s verschillen per universiteit en bevinden zich bovendien in uiteenlopende stadia van ontwikkeling, wat de verschillen versterkt.

Conclusie 4
Er is sprake van significante verschillen in kwaliteit tussen de Nederlandse TTO’s. Dit vindt zijn oorzaak onder andere in de steile leercurve die TTO’s doormaken.

Aanbeveling 1: intervisie
Om het doorlopen van de leercurve te versnellen kunnen de VSNU, NFU, NWO en de KNAW onderlinge intervisie van de TTO’s c.q. TTO-functies organiseren en stimuleren.

Zij kunnen daarbij op hoofdlijnen streven naar verdere uniformiteit en transparantie van geschreven en ongeschreven regels en naar verdere kwaliteitsverbetering van werkwijzen rond kennisbenutting van universiteiten en instituten, bijvoorbeeld
gericht op start-ups en investeerders. Deze aanbeveling kan het best worden opgepakt binnen overlegorganen van TTO’s van de VSNU/NFU en KNAW/NWO. Samenwerking van dergelijke overlegorganen in één gremium kan het leereffect ten goede komen.

Onbenut potentieel
Hoewel er weinig octrooien onbenut ‘op de plank’ liggen, betekent dit niet dat alle kennis die aan de Nederlandse kennisinstellingen wordt ontwikkeld optimaal wordt benut. Onbenut potentieel is ongewenst, gelet op het belang van innovatie. De situatie vraagt met enige urgentie om verbetering. Er is op twee manieren sprake van onbenut
potentieel.

Ten eerste liggen er nog volop mogelijkheden voor kennisbenutting zonder dat daarbij octrooien of andere vormen van intellectuele eigendom, zoals auteursrecht, een rol spelen. Zoals gezegd is valorisatie veel breder dan benutting van octrooien. Te denken valt bijvoorbeeld aan wetenschappelijke advisering en het optreden als expert door individuele onderzoekers en het ter beschikking stellen van collecties en instrumenten, maar ook optreden en publiceren in populaire media en meedoen aan het publieke debat. Een brede inventarisatie van de praktijk van valorisatie valt echter buiten de
vraag van de staatssecretaris.

Ten tweede is het waarschijnlijk dat met meer aandacht en meer inspanning meer octrooieerbare vindingen kunnen worden geïdentificeerd of betere octrooien kunnen worden voorbereid. Daarbij is de intermediaire rol van TTO’s onontbeerlijk. Het belang hiervan zal nog toenemen omdat er steeds complexere octrooiportfolio’s ontstaan.

Om octrooieerbare vindingen te identificeren is een TTO-functie nodig die zo dicht mogelijk bij het onderzoek in de instellingen actief is en die zich in ieder geval richt op het sterkste onderzoek, ook om in nog weinig ontgonnen wetenschapsgebieden meer beweging in benutting van octrooien te krijgen.

Uit good practices van buitenlandse TTO’s met een lange track record kunnen enkele kenmerken en –getallen worden gedestilleerd die als richtsnoer dienen voor de volwassenwording van jonge TTO’s. Nederlandse TTO’s gebruiken die ook al. Het gaat daarbij om functies die een TTO in ieder geval moet kunnen vervullen, zoals het speuren naar octrooieerbare vindingen, het aanvragen ervan, kunnen onderhandelen met marktpartijen, contracten en samenwerkingsovereenkomsten kunnen afsluiten, ondernemingsplannen opstellen, bedrijven oprichten, etc. Dat betekent dat de bezetting van een TTO al gauw tien fte vereist, met daarin professionals met passend expertiseniveau, met voldoende mandaat van het College van Bestuur en die zowel het gesprek met de onderzoeker als met de industrieel kunnen aangaan. Door zo’n mandaat af te geven en te dragen, geven bestuur en directie ook aan hoe serieus de TTO-functie is. De kwaliteit van het TTO-team is een doorslaggevende factor in de benutting van intellectuele eigendom op resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
De samenstelling van het team kan variëren.

De kwaliteit van het team moet blijken uit de geleverde prestaties. Die moeten daarom in evaluaties worden meegenomen. Daarom is het aan te bevelen dat TTO’s hun prestaties openbaar en toegankelijk maken, bij voorkeur op een landelijke website.

Daarvoor is het noodzakelijk dat alle benutting van octrooien via de TTO’s loopt. Dit sluit goed aan bij het realiseren en monitoren van de derde hoofdtaak van valorisatie (naast onderwijs en onderzoek) van universiteiten en instituten. De wetenschapsorganisaties kunnen de ontwikkeling van hun TTO-functie stimuleren door een systeem van intervisie en evaluatie in te voeren.

Voor specifieke en sterke gebieden, zoals bijvoorbeeld cardiologie en oncologie, valt te denken aan een landelijke TTO-functie, naar het goede voorbeeld van sommige landelijk opererende TTO’s in het buitenland. Excellente institutionele TTO’s vormen daarbij een basisvoorwaarde. Om naast cardiologie en oncologie ook drie tot vijf andere gebieden te identificeren waarbij een landelijke TTO-functie nuttig is, kan een tender worden uitgeschreven die door de Technologiestichting STW wordt uitgevoerd.

Conclusie 5
Door verdere kwaliteitsverbetering van de TTO’s en verhoging van de bewustwording bij onderzoekers kunnen meer octrooieerbare vindingen worden geïdentificeerd en kan de kwaliteit van de aanvragen toenemen. Het aantal octrooien moet echter geen doel op zich worden. Octrooiaanvragen zijn alleen zinvol als de kans op benutting realistisch
is. Er zijn volop andere mogelijkheden voor meer valorisatie, want benutting van octrooien is immers maar een klein aspect ervan.

Aanbeveling 2: stevig mandaat
Besturen van universiteiten en instituten moeten verder investeren in de kwaliteit van hun TTO’s. Hierbij past dat een TTO stevig mandaat heeft, en dat mandaat kan dragen. Daarom moet een TTO in staat zijn om medewerkers met een passend expertiseniveau aan te trekken.

Aanbeveling 3: transparantie
De wetenschapsorganisaties moeten stimuleren dat TTO’s binnen twee jaar via een openbaar toegankelijke website inzichtelijk maken, voor zover niet strijdig met belangen en eventueel geanonimiseerd, welke kansen voor benutting van octrooien universiteiten en instituten hebben benut.

Aanbeveling 4: identificatie van octrooieer bare uitvindingen
De identificatie van octrooieerbare ideeën vraagt om het sterker verankeren van het belang ervan bij onderzoekers. Besturen van universiteiten en instituten moeten hun onderzoekers van dit belang doordringen.

Aanbeveling 5: landelijke tto ’s
Er is een impuls nodig door landelijk in te zetten op specifieke combinaties van sterke wetenschapsgebieden en markten. Deze landelijke functie kan bij wijze van experiment worden opgezet voor cardiologisch en oncologisch onderzoek en de vertaling daarvan naar diagnostische tests en therapieën. De Technologiestichting STW kan een tender uitvoeren voor drie tot vijf aanvullende gespecialiseerde landelijke centra.

Principes, regels, werkwijzen en belangen
De principes van universiteiten en instituten omtrent het beleid rond intellectuele eigendom zijn gelijk, hetgeen zich vertaalt in het gestelde onder het doel van octrooien. De daarvan afgeleide regels lijken op hoofdlijnen op elkaar maar zijn zeker niet uniform. Bovendien is er sprake van verschillen in toepassing van gelijke regels en soms van ongeschreven regels. Dit geldt evenzo voor (vaak tijdelijke) publiek-private onderzoeksconsortia. Vooral bedrijven vinden dit verwarrend en pleiten voor harmonisatie. Alle universiteiten hebben bijvoorbeeld een regeling voor marktconforme vergoeding van een octrooi en voor een billijke vergoeding aan de uitvinder(s). Kennis moet worden overgedragen voor een fair deal, maar wat fair is staat nergens geschreven. Daar komt onherroepelijk maatwerk aan te pas – precies datgene waar de professionele TTO volledig voor zou moeten zijn toegerust. Volledige uniformiteit in regels en uitvoering is daarom haalbaar noch wenselijk, en in de praktijk van onderhandelingen blijkt dat bedrijven niet zelden als eerste een eigen positie willen bedingen.

Dat publieke en private partijen verschillende belangen hebben hoeft geen beletsel te zijn voor vruchtbare samenwerking. De kunst is om in kennisecosystemen recht te doen aan ieders belangen binnen wettelijke kaders. Partijen verstaan deze kunst steeds beter, en door op de steile curve veel van elkaars ervaringen te leren kunnen TTO’s hierin verbetering aanbrengen. Dat gebeurt nu al intensief, maar de indruk bestaat dat dit nog beter kan door de TTO’s van alle kennisinstellingen en publiekprivate onderzoeksconsortia aan dit leerproces te laten deelnemen.

Conclusie 6
Ondanks gelijke uitgangspunten laten instellingen verschillen in regels en werkwijzen zien in de praktijk van benutting van octrooien. Bedrijven vinden dit verwarrend en het kan efficiënte en effectieve kennisoverdracht hinderen. Uniformiteit in regels en uitvoering is echter geen realistisch streven omdat er ruimte moet blijven voor maatwerk. Wel kunnen TTO’s ernaar streven hun werkwijzen zo transparant mogelijk te maken.

Vzr. Rechtbank Gelderland 21 januari 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (Helldorfer Antiek tegen Helldorfer Binnenstad)
Handelsnaamrecht. Vader van Helldorfer heeft ongeveer 85 jaar geleden een juwelierswinkel geopend. Twee zoons hebben het overgenomen en zijn deels verhuisd. Na verkoop van een van de locaties, staat in een artikel "Helldorfer terug in stad" aangekondigd, met verwijzing naar de locatie waar vader Helldorfer is begonnen. Uit de akte volgt dat de koper "Helldorfer Presikhaaf" mocht voeren, maar de bedrijfsovername van de tweede vestiging gaf geen soortgelijk recht voor "Helldorfer Binnenstad". Een beroep op non-usus van de naam in de binnenstad van Arnhem baat niet. Staking wordt bevolen.

4.4. Veenemans heeft zich erop beroepen dat Helldorfer niet de bescherming van art. 5 Hnw kan inroepen, omdat het gebruik van de naam ‘Helldorfer’ als handelsnaam door Helldorfer niet ouder is dan het gebruik van de naam ‘Helldorfer’ als handelsnaam door hem en zijn rechtsvoorgangers, aangezien die naam nu eenmaal door vader Helldorfer als handelsnaam voor een juweliersbedrijf is gevoerd en na opsplitsing van het bedrijf tussen de twee zoons Helldorfer door beiden als (onderdeel van de) handelsnaam gevoerd is gaan worden. Dat standpunt moet worden verworpen. Uit de akte van 1975 moet worden geconcludeerd dat in 1975 ‘Helldorfer Presikhaaf’ als een nieuwe handelsnaam is ontstaan ter onderscheiding van andere Helldorfervestigingen die aan Helldorfer verbleven. Veenemans kreeg in 1990 het recht de handelsnaam ‘Helldorfer Presikhaaf’ te voeren voor het bedrijf in Presikhaaf. Er is niets gesteld of gebleken waaruit volgt dat hij daarmee ook het meeromvattende recht kreeg de naam ‘Helldorfer’ al of niet in combinatie met andere aanduidingen als handelsnaam (al dan niet voor vestigingen op andere plaatsen) te voeren. Het gebruik van de naam ‘Helldorfer’, in het gebruik waarvan Helldorfer niet tot specifieke combinaties, zoals Helldorfer Presikhaaf, werd beperkt, als kenmerkend bestanddeel van handelsnamen in combinatie met ‘antiek, antiquair, juwelier, horlogerie’ e.d. is als zodanig ouder dan de handelsnaam Helldorfer Presikhaaf. Daarbij komt dan nog de omstandigheid - waarover de partijen geen debat hebben gevoerd - dat de besloten vennootschap Helldorfer Binnenstad B.V. als rechtspersoon kennelijk nooit eerder de naam Helldorfer, in welke combinatie dan ook, heeft gevoerd en daartoe evenmin ooit gerechtigd is geweest.

4.6. Veenemans heeft zich erop beroepen dat hij op grond van de akte van 1975 gerechtigd is ‘Helldorfer Binnenstad’ te gebruiken voor een vestiging in de binnenstad omdat de identiteit daaruit duidelijk blijkt en Helldorfer daar niet meer is gevestigd en hij -Veenemans- dus niet binnen een straal van 2,5 kilometer van het bedrijf van Helldorfer in Oosterbeek is gevestigd. Dat moet worden verworpen omdat niets is gesteld of gebleken waaruit volgt dat Veenemans in rechten of verplichtingen uit de overeenkomst van 1975 is getreden. Aangenomen moet wel worden dat Veenemans in 1990 in het kader van de bedrijfsovername het recht kreeg de handelsnaam ‘Helldorfer Presikhaaf’ voor een juweliersbedrijf in Presikhaaf te voeren, maar dat hij in de rechten en verplichtingen uit de akte van 1975 is getreden in plaats van [broer] is iets heel anders en blijkt uit niets.

4.7. Verder heeft Veenemans zich erop beroepen dat het recht van Helldorfer op het gebruik van de naam ‘Helldorfer’ als (onderdeel van) een handelsnaam door niet gebruik (non usus) is verloren gegaan. Dat beroep heeft Veenemans voor het eerst bij dupliek bij de mondelinge behandeling gedaan, wat ontijdig is met het oog op adequaat verweer van Helldorfer daartegen. Maar Helldorfer heeft dat overigens wel gemotiveerd weersproken door erop te wijzen dat hij, nadat hij zijn bedrijf in de Bakkerstraat in 2008 had overgedaan aan [naam], hij het juweliers/antiquairsbedrijf is blijven uitoefenen in Rozendaal totdat hij in 2011 zijn huidige bedrijf in Oosterbeek begon. Daarbij verdient overigens aantekening dat als onweersproken vast staat dat [naam] van 2008 tot 2010 in de Bakkerstraat de naam ‘Helldorfer’ is blijven voeren. Bovendien moet worden aangenomen dat de naam ‘Helldorfer’ voor een juweliersbedrijf in de binnenstad een zo grote bekendheid geniet dat ook indien die tijdelijk buiten gebruik zou zijn geweest het recht van Helldorfer op het voeren van die handelsnaam niet teniet is gegaan.

4.8. Ten slotte heeft Veenemans zich op rechtsverwerking beroepen op de grond dat hij sinds 1990 de naam ‘Helldorfer’ voert als handelsnaam in de combinatie ‘Helldorfer Presikhaaf’ voor zijn bedrijf in Presikhaaf en als handelsnaam gebruikt op internet. Ook het beroep daarop gaat niet op. Dat Helldorfer niet tegen het gebruik van de handelsnaam ‘Helldorfer Presikhaaf’ door Veenemans is opgetreden ligt voor de hand omdat moet worden aangenomen dat die uit hoofde van de akte van 1975 rechtmatig werd gevoerd. In de gegeven omstandigheden mocht Veenemans daaruit niet afleiden dat het hem vrijstond de naam ‘Helldorfer’ ook als zodanig en/of in combinatie met andere aanduidingen te gebruiken en/of dat Helldorfer daartegen niet zou opkomen. Datzelfde geldt voor het gebruik van de naam Helldorfer op internet. Dat Helldorfer dat gebruik heeft gedoogd kan niet tot de conclusie leiden dat Veenemans mocht aannemen dat Helldorfer geen bezwaar zou hebben tegen het gebruik van de naam ‘Helldorfer’ voor een winkel in de binnenstad. Feiten of omstandigheden op grond waarvan Veenemans daarop heeft mogen vertrouwen zijn verder niet gesteld of gebleken.

Lees de uitspraak:
ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (link)
ECLI:NL:RBGEL:2014:1248 (pdf)

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures [dossier instanties - WIPO]. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:

A) Te weinig gesteld om geen eigen recht of legitiem belang aan te nemen.
B) Distributieovereenkomst geeft legitiem belang.
C) Kwade trouw bij vernieuwing domeinnaamregistratie kan.
D) Eis wordt, ondanks overlijden verweerder, behandeld.
E) Indien die mogelijkheid er onder de Nederlandse regeling zou zijn – zou het “Reverse Domain Name Hijacking" zijn
Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2013-2156
natures-way.com; naturesway.biz; naturesway.info; natway.net > Complaint denied
A) Amerikaanse eiser is in meerdere landen merkhouder van het merk “Nature’s way”. Eerste inschrijving dateert van 1985. Engelse verweerder heeft in opdracht van het Engelse bedrijf Nature’s Way Ltd de eerste domeinnaam geregistreerd in 1999. De andere domeinnamen zijn later ook in opdracht van voornoemd bedrijf geregistreerd. Eiser vermeldt bij zijn eis niet in welke klassen de merken zijn ingeschreven. Geschillenbeslechter bevestigt dat dit bij het eerste vereiste verwarringwekkende overeenstemming niet uitmaakt. Op dit punt slaagt de eis. Uit een zoektocht in de zogenaamde wayback-machine blijkt echter dat de klant van verweerder (Nature’s Way Ltd.) al 14 jaar actief is onder de domeinnamen. Daarnaast is de aanduiding Nature’s way een algemene beschrijving. Door eiser wordt verder te weinig gesteld om geen eigen recht of legitiem belang van verweerder aan te nemen. Eis wordt afgewezen.

“The Complainant has proven ownership of registered trademarks for NATURE’S WAY and NATURE’S WAY and leaf design referred to in section 4 above. As mentioned above, the precise form of each mark and the goods or services for which they have been registered has not been demonstrated. That is not a concern on this part of the inquiry, however, as on the question of identity or confusing similarity, what is required is simply a comparison and assessment of the disputed domain name itself to the Complainant’s proven trademarks: see for example, Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol, WIPO Case No. D2001-0489; IKB Deutsche Industriebank AG v. Bob Larkin, WIPO Case No. D2002-0420. This is different to the question under trademark law which can require an assessment of the nature of the goods or services protected and those for which any impugned use is involved, geographical location or timing. Such matters, if relevant, may fall for consideration under the other elements of the Policy.”

D2013-2114
mypremierdeadsea.com > Complaint denied
B) Eiser is sinds 2010 houder van het Amerikaanse merk “My Premier Dead Sea”, maar gebruikt deze aanduiding al sinds 1999. Verweerder is oud-distributeur van het merk van eiser. Partijen hebben de distributieovereenkomst daartoe in 2009 gesloten. De domeinnaam is door de verweerder in 2011 geregistreerd. Het feit dat er een distributieovereenkomst tussen partijen bestaat is het voornaamste verweer van verweerder tegen de eis. Daarnaast loopt er tevens een procedure bij de Israëlische rechter over de distributieovereenkomst. Eiser wenst eis in te trekken. Dit wordt echter, na protest van verweerder, geweigerd. Verweerder heeft namelijk kosten moeten maken om zich te verweren. Zaak wordt nu gewoon inhoudelijk beoordeeld. Echter, eis wordt wegens voorgaande afgewezen. Aannemelijk dat verweerder eigen recht of legitiem belang bij domeinnaam heeft en niet te kwader trouw is.

The Complainant’s request to voluntarily terminate the proceedings without prejudice, to which the Respondent objected, is denied by this Panel.

As stated in Donald J. Trump v. Point Pub Liquors, WIPO Case No. D2011-1946: “[…] Rules paragraphs 17 and 18 address the termination of proceedings, but both paragraphs are inapplicable to applications for voluntary termination. Pursuant to paragraph 10(b) of the Rules, the Panel shall ensure that the Parties are treated with equality. Allowing Complainant to withdraw without prejudice at this point in the proceeding, after Respondent has invested significant time and money defending its position, would be unfair to Respondent, as nothing would prevent Complainant from reinitiating the proceedings at any time in the future. See Creo Products Inc. v. Website in Development, WIPO Case No. D2000-1490 (noting that dismissing a case without prejudice should be avoided wherever possible because it provides no finality to the dispute and respondent is left without protection against opportunistic and unmeritorious refiling).”

In other words, once a panel has been appointed, a panel may terminate an administrative proceeding in accordance with paragraph 17 (b) of the Rules, if, before the Panel’s decision is made, it becomes unnecessary or impossible to continue, the administrative proceeding for any reason, unless a Party raises justifiable grounds for objection. In the present case, the Respondent precisely objected to such termination on January 23, 2014, for the reasons described by the Panel in Donald J. Trump v. Point Pub Liquors,WIPO Case No. D2011-1946.

“Against the above background, the Panel briefly turns to the merits of the case. It is clear that the circumstances described above hardly inspire confidence in the Complainant’s case as originally presented. Noting the attempt by the Complainant to withdraw the case, and the admitted existence of a distributorship agreement between the Parties, the Panel finds no indications why the Respondent should lack rights or legitimate interests, and should have registered and used the disputed domain name in bad faith. Accordingly, the Complaint is denied”

D2013-2082
socialpoint.com > Complaint denied
C) Spaanse merkhouder heeft sinds 2009 meerdere merkrechten op de term “social point”. De domeinnaam is zo’n 8 jaar vóór de eerste merkinschrijving van eiser geregistreerd door verweerder, in 2001. Eiser voert aan dat verweerder niet te goeder trouw was bij het vernieuwen van de domeinnaamregistratie in 2013. De Geschillenbeslechter erkent dat het zo kan zijn dat er sprake is van kwader trouw bij vernieuwing van de domeinnaamregistratie. Dit is echter slechts het geval indien de domeinnaamregistratie wordt voortgezet door een andere houder en er op dat moment sprake is van andere kwade trouw. Van andere kwader trouw van verweerder is geen sprake, althans dit is onvoldoende aangetoond. Overigens had eiser ook onvoldoende bewezen dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam had. Eis wordt afgewezen.

“According to the WIPO Overview 2.0, “while the transfer of a domain name to a third party does amount to a new registration, a mere renewal of a domain name has not generally been treated as a new registration for the purpose of assessing bad faith. Registration in bad faith must normally occur at the time the current registrant took possession of the domain name”.

Based on the records, the Panel finds that the Complainant has failed to provide sufficient evidence to demonstrate that the Respondent has, at any time after registering the disputed domain name in 2001, held and renewed the disputed domain name registration in bad faith. Indeed, the Respondent has denied to have been aware of the Complainant’s trademark prior to the notification of the Complaint and has proved that it has built a portfolio of several “social-related domain names.

In view of the above and considering the generic nature of the words constituting the disputed domain name, the Panel finds that the disputed domain name was registered and is, on balance, being maintained by the Respondent in light of its inherent value.”

DTV2013-0007
figaro.tv > Complaint denied
D) Eiser is de Franse krant “Le Figaro” die wordt uitgegeven sinds 1826. Eiser heeft meerdere merkinschrijvingen op deze naam. Verweerder is een Duitse eenmanszaak die werd gedreven door de heer Blumtritt. De domeinnaam is door verweerder geregistreerd in 2009. Uit de door verweerder ingediende stukken blijkt dat de heer Blumtritt op 28 juni 2013 – ruim voordat de eis is ingesteld – is overleden. Geschillenbeslechter besluit de eis toch te behandelen. Eiser stelt dat onder andere sprake is van kwader trouw nu door de verweerder niet op een sommatiebrief is gereageerd. Deze sommatie is echter gestuurd na overlijden van de verweerder. Voor het overige stelt de geschillenbeslechter vast dat de eiser onvoldoende stelt en bewijst. De eis wordt afgewezen.

“The Complainant further argues that the Respondent has not replied to the cease-and-desist letter. It has already been explained above why this was probably the case, and the absence of a reply does not convince the Panel of the bad faith of the Respondent. As to the absence of a reply to the Complainant’s email of January 15, 2013, the Panel does not find that this evidences bad faith on the part of the Respondent. Furthermore, the Panel is of the opinion that the Complainant should have undertaken more efforts to identify and contact the successors of the Respondent, before filing the Complaint. Additionally, the Complainant has not used the opportunity provided to it by Procedural Order No 1.

In light of this, and also considering the absence of any evidence that the Respondent has targeted the Complainant in any way through the registration and/or use of either the disputed domain name or the Website, the Panel is unable to find that the Respondent registered and used the disputed domain name in bad faith.

As regards passive holding, previous panels have indeed held that the apparent lack of so-called active use (e.g., to resolve to a website) of the domain name without any active attempt to sell or to contact the trademark holder (passive holding), does not as such prevent a finding of bad faith. In such instances the panel must examine all the circumstances of the case to determine whether the respondent is acting in bad faith. From the circumstances of the present case, and for the reasons explained above, the Panel is also of the view that the passive holding of the disputed domain name by the Respondent has not been proven by the Complainant to be in bad faith. Moreover, no further indications of bad faith appear to be present (such as concealment of the Respondent’s identity or the like). No elements have been brought to the cognition of the Panel by the Complainant in that respect. And the mere fact of holding passively a domain name does not, in the circumstances of the present case, amount to bad faith use.

Finally, no conclusion can be inferred from the absence of answers to the cease and desist letter sent after the Mr. Blumtritt presumably died and to the Complaint. Again, this has to be explained by the fact that the Respondent’s sole-proprietor has apparently died.

The Panel accordingly finds that the Complainant has failed to discharge the burden of proving that the Respondent registered and used the disputed domain name in bad faith, and paragraph 4(a)(iii) of the Policy has not been satisfied.”

DNL2013-0060
zenn.nl > Complaint denied
E) Deze eis had evident geen kans van slagen onder de regeling. Geschillenbeslechter oordeelt dat – indien die mogelijkheid er onder de Nederlandse regeling zou zijn – zou worden geoordeeld dat sprake is van “Reverse Domain Name Hijacking”. De domeinnaam is namelijk ver voordat eiser actief werd onder de naam (zo’n twaalf jaar) geregistreerd en legitiem gebruikt. Op andere blogs : DomJur.

“Gezien de feiten en, met name, de veel oudere registratiedatum van de Domeinnaam van Verweerder en diens legitieme gebruik van de Domeinnaam, was van meet af aan duidelijk dat deze vordering in feite kansloos was. Van Eiser, die advocaat is en zelf de Eis heeft ingediend, had naar het inzicht van de Geschillenbeslechter verwacht mogen worden dat hij onderzoek had gedaan naar de Regeling en de geldende jurisprudentie daaronder, waaruit duidelijk zou zijn geworden dat het instellen van een vordering tegen Verweerder geen kans van slagen had en dus onnodig beslag zou leggen op Verweerder, het Instituut en de Geschillenbeslechter. Zou op de Eis de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”) van toepassing zijn dan zou de Geschillenbeslechter hebben geoordeeld dat sprake is van Reverse Domain Name Hijacking. Die mogelijkheid bestaat - helaas - niet onder de Regeling.”

Hof 's-Hertogenbosch 25 februari 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:511 (Novisem B.V. tegen Anti-Infringement Bureau for IPR on Plant Material)
Uitspraak ingezonden door Ernst-Jan Louwers en Sabine van Rienen, Louwers IP|Technology Advocaten. Kwekersrecht. Geen exhibitie. In eerder kort geding [IEF12594] heeft Novisem succesvol de opheffing gevorderd van gelegde beslagen en teruggave van zaken. Er bestaat nu geen reden voor exhibitie vanwege dreigende inbreuk bestaande uit aanbieding (ex artikelen 57 jo. 1 ZPW). Het toesturen van een prijslijst of het opwekken van interesse kan niet worden gekwalificeerd als inbreuk, er moeten bijkomstige omstandigheden zijn. Dat in gesprekken met potentiële kopers de beschermde rassen ter sprake komen, Ievert geen inbreuk op.

Bovendien is voor een ingrijpende actie als exhibitie geen plaats voor een heel zwakke inbreuk als deze.

4.8.4. AlB beroept zich verder op bet aanbieden van een prijslijst (prod. 6 inl. dagv.), met daarop onder meer de zaden Diamant, Brilliant en Prinz aan Hans Grootscholten van Grow Group, volgens AlB een Nederlandse kweker. Volgens Novisem heeft de Grow Group intemationale vestigingen. Overgelegd is een verklaring van Hans Grootscholten (prod. 10 eva) waarin hij verklaart dat hem nooit aanbiedingen zijn gedaan voor de rassen Diamant, Brilliant en Prinz voor de Nederlandse markt. Overgelegd is een mail van Hans Grootscholten (prod. 20 mva/mvg) waarin hij verklaart dat de beer Dings van Novisem geen Brillant kon en wilde Ieveren, maar dat dit wei kon nadat het kwekersrecht in 2013 was vervallen. Hetzelfde gold voor Diamant. Voorts is een verklaring van hem, Hans Grootscholten, overgelegd (prod. 24 bij akte van 15 oktober 2013) waarin onder meer staat: Gruw ontving van Novisem ongeveer augustus 2012, ( ... ) een prijs/ijst met daarop enkele knolselderij rassen, waaronder Bri/jant en Diamant. Mondeling was daarbij aangegeven dat deze rassen nog niet voor Nederland beschikbaar waren. Op 21 december daarna had ik een gesprek met de heer Dings, waarin hij ook mij aangaf de beschermde rassen, waaronder Bri/jant en Diamant in Nederland nog niet te kunnen aanbieden. Dat
zou pas in de loop van het volgende jaar kunnen. ( ... ) Formeel is mijn eerdere verk/aring dusjuist, er is niet direct aangeboden, maar we/ gepoogd interesse op termijn te we/dam. Daarnaast is uiteraard ook gewezen op moge/ijkheden voor sommige rassen in het buitenland, waar bescherming niet (meer) geldt. Naar het oordeel van het hof rechtvaardigt deze gang van zaken de gevorderde (beperkte) exhibitie niet. Onvoldoende staat vast dat sprake is van een (dreigende) inbreuk bestaande uit een aanbieden in de zin van artikelen 57 jo 1 ZPW. Het hof is er vooralsnog niet - in een voor het treffen van de verlangde voorlopige voorziening voldoende mate - van overtuigd geraakt dat het toesturen van een prijslijst (vanuit Nederland) ofhet opwekken van interesse (in een gesprek in Nederland), mede gelet op de overige omstandigheden- zoals bet feit dat Novisem in en vanuit bet buitenland (geoorloofd) bandelt en bet feit dat Novisem beeft gewezen op het bestaan van het kwekersrecht in Nederland- door de bodemrechter zal worden gekwalificeerd als een inbreuk als bedoeld in de ZPW. Er zullen naar het oordeel van het hofbijkomende omstandigheden moeten zijn (en bij betwisting moeten worden bewezen) die deze kwalificatie rechtvaardigen. Het enkele feit dat in gesprekken tussen Novisem en potentiele kopers de door het kwekersrecht beschermde rassen ter sprake komen, Ievert naar het oordeel van het hof nog geen inbreuk op. Hetzelfde geldt ten aanzien van de eerder geciteerde e-mail van 8 februari 2013. Bovendien staat hetgeen is gebeurd toereikend vast, exhibitie brengt daarin geen verandering. Voor een ingrijpende actie als exhibitie, ook als die wordt beperkt als in rov. 4.4.2 weergegeven (en dus niet betreft andere transacties met andere afnemers), is onder deze omstandigheden, waarin als al sprake is van een inbreuk, dit een heel zwakke inbreuk is, geen plaats.

Lees de uitspraak:
HD 200.129.775/01 (pdf)
ECLI:NL:GHSHE:2014:511 (link)
ECLI:NL:GHSHE:2014:511 (pdf)

Rechtbank Den Haag 5 maart 2014, HA ZA 12-613 (Julius Sämann tegen Onestop c.s.)
Uitspraak ingezonden door Thijs van den Heuvel, Bird & Bird. Merkenrecht. Tegenbewijs. Julius Sämann is houdster van internationale woord-/beeldmerken WUNDERBAUM. Bij tussenvonnis [IEF 12764] heeft de rechtbank Onestop c.s. toegelaten tegenbewijs te leveren tegen de stelling dat de in Griekenland door Julius Sämann aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop c.s. op de markt is gebracht. Daarin slaagt zij niet. Niet is gesteld noch gebleken dat de verhandeling in de EER heeft plaatsgevonden door of met toestemming van de merkhouder, zodat sprake is van merkinbreuk. Het gebod tot staken van de inbreuk wordt beperkt tot de boom-merken.

Wat betreft Ha Ha De Beer en Lytse Burcht is niet gesteld noch gebleken dat zij opdracht hebben gegeven tot productie van de desbetreffende luchtverfrissers of deze hebben geïmporteerd of verhandeld.

Waardering van het bewijs
2.2. De rechtbank acht Onestop c.s. niet geslaagd in het leveren van tegenbewijs tegen de stelling dat de in Griekenland door Julius Sämann aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop c.s. op de markt is gebracht. Daartoe is het volgende redengevend.

2.11. De suggestie van Onestop c.s. dat de producent van de aan Onestop geleverde geurbomen het model van de verpakking heeft gebruikt voor door deze producent – zonder enige tussenkomst van Onestop – in Griekenland geleverde luchtverfrissers, is op geen enkele manier onderbouwd, zodat ook hierin onvoldoende betwisting van de voorshands bewezen geachte stelling kan worden gevonden. Ook de bij conclusie na enquête door Onestop c.s.in het geding gebrachte producties bieden daartoe geen aanknopingspunten. Dat er in China (al dan niet op de Yiwumarket) veel aanbieders zijn die veel verschillende luchtverfrissers in de vorm van een boom op de markt brengen, wil nog niet zeggen dat de in een verpakking van Onestop in Griekenland aangetroffen luchtverfrisser zonder tussenkomst van Onestop aldaar door een niet nader genoemde Chinese partij op de markt is gebracht.

Omvang van de merkinbreuk
2.12. In het tussenvonnis is reeds vastgesteld dat Onestop en Axie in Nederland luchtverfrissers voorzien van de merken van Julius Sämann hebben verhandeld. Met het voorgaande staat vast dat ook de door Julius Sämann in Griekenland aangeschafte boomvormige luchtverfrisser door Onestop op de markt is gebracht. De stelling dat Onestop en Axie de luchtverfrissers niet op de markt hebben gebracht aangezien deze al op de markt waren gebracht door de Chinese producent en verkopers, snijdt geen hout, althans doet er niet aan af dat Onestop de geurboompjes in China heeft besteld en vervolgens heeft ingevoerd en verder verhandeld in de EER en Axie deze haar winkels heeft verkocht. Gesteld noch gebleken is dat deze verhandeling in de EER heeft plaatsgevonden door of met toestemming van de merkhouder, Julius Sämann, zodat sprake is van merkinbreuk door Onestop en Axie. Onestop c.s. heeft verder nog aangevoerd dat door haar geen inbreukmakende producten meer in het verkeer worden gebracht en dat alle desbetreffende producten zich onder het door Julius Sämann gelegde beslag bevinden. Uit de getuigenverklaringen volgt echter dat er meer dan 5.000 stuks in China zijn besteld. Bovendien zijn Onestop en Axie niet bereid gebleken een onthoudingsverklaring versterkt met boetes te ondertekenen, zodat niet valt in te zien dat Julius Sämann geen belang bij haar vorderingen heeft.

2.14. Gesteld noch gebleken is dat Ha Ha De Beer en Lytse Burcht opdracht hebben gegeven tot productie van de desbetreffende luchtverfrissers of deze hebben geïmporteerd of verhandeld. Dat zij samen Axie hebben opgericht en dat Ha Ha De Beer bestuurder en enig aandeelhouder is van Onestop, is – zonder meer – onvoldoende om tot merkinbreuk door deze partijen te kunnen concluderen. De vorderingen tegen deze partijen zullen daarom alle worden afgewezen.

Lees de uitspraak:
HA ZA 12-613 (pdf)

De VIE-prijs 2014 is uitgereikt aan Daan de Lange voor zijn bijdrage in Berichten IE ‘Geen zaak? De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde’.

Jaarlijks wordt in Zeist tijdens het Symposium van de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) de VIE-prijs toegekend voor de beste publicatie op het gebied van de intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. De deelnemende juryleden zijn: mr. Josine Fasseur-Van Santen (Gerechtshof Den Haag), prof. mr. Tobias Cohen-Jehoram (De Brauw Blackstone Westbroek & Erasmus Universiteit Rotterdam) en dr. Jeroen den Hartog (Hoyng Monegier).

Volgend jaar wordt de jury voorgezeten door Xandra Kiers-Becking.

Wetsvoorstel wijziging boek 6 BW tegengaan acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen, Kamerstukken II 2013-2014, 33 712. -  Advies RvS - Wetsvoorstel na Advies - Memorie van Toelichting na Advies.
Dagelijks worden ondernemers, stichtingen en overheden het slachtoffer van acquisitiefraude. Hierbij gaat het om «misleidende handelspraktijken tussen organisaties, waarbij bepaalde verkooptechnieken worden gebruikt gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen teneinde de ander te bewegen tot het aangaan van een overeenkomst, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd.» Het begrip «acquisitie» is in die zin beperkend, daar het niet enkel draait om het verwerven van opdrachten, maar ook om het uitlokken van onverschuldigde betalingen.

Acquisitiefraude kan diverse vormen aannemen. Het overgrote deel betreft het aanbod om een advertentie of naamsvermelding in een bedrijvengids of op internet te plaatsen.3 Ondernemers worden hierbij misleid met het doel hen een contract te laten tekenen waaruit een betalingsverplichting ontstaat. Ook de ongevraagd en zonder juridische basis toegestuurde «facturen», de zogeheten spooknota’s, vallen onder de noemer acquisitiefraude. De hier genoemde vormen zijn echter niet uitputtend: acquisitiefraudeurs blijven hun werkwijzen vernieuwen, waardoor in de toekomst mogelijk nieuwe vormen ontstaan.

De verkooptechnieken van acquisitiefraudeurs zijn geraffineerd. Vaak nemen zij doelbewust contact op in drukke periodes, bijvoorbeeld tijdens vakantiedagen of vlak voor sluitingstijd. Ook maken ze gebruik van logo’s, «keurmerken» en namen die sterke gelijkenis vertonen met vertrouwenwekkende organisaties en vaak hebben ze professioneel ogende websites. Benadering geschiedt via massale mailings of op persoonlijke wijze. Bij een massale mailing krijgt een groot aantal ondernemers een aanbod toegestuurd, in de hoop zoveel mogelijk handtekeningen te ontfutselen. Bij een persoonlijke benadering proberen de acquisitiefraudeurs op verschillende manieren vertrouwen te winnen. Zo wordt bijvoorbeeld de suggestie gewekt dat een collega van degene die wordt benaderd al op een eerder moment toestemming heeft gegeven; dat er enkel nog een gegevenscontrole plaats hoeft te vinden en een handtekening gezet moet worden. Ook wordt vaak beweerd dat reeds sprake is van een overeenkomst: om verlenging tegen betaling te voorkomen, dient de benaderde enkel nog een formulier ondertekend te retourneren – waardoor juist een overeenkomst tot stand komt. Ten slotte wordt in het gesprek terloops gesuggereerd dat het om een jaarbedrag gaat, terwijl het in werkelijkheid een maandbedrag betreft. Meestal verloopt de persoonlijke benadering telefonisch, maar er zijn ook voorbeelden bekend waarbij een vertegenwoordiger langskomt.4
Over de kenmerken en samenstelling van de dadergroepen is relatief weinig bekend.5 De malafide bedrijven variëren van kleine eenmanszaken tot grote georganiseerde netwerken die bestaan uit een overkoepelend bedrijf met daaronder kleinere uitvoerende bedrijven. Daders schermen zich af door middel van ingewikkelde constructies. Zo wordt gebruik gemaakt van «katvangers», waarbij naam en rekeningnummer van een persoon buiten de organisatie tijdelijk gebruikt worden. Ook richten de daders steeds nieuwe rechtspersonen op. Duidelijk is in ieder geval dat de fraudeurs zelden terugdeinzen wanneer de gedupeerde niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichting. Ze schakelen (aan hen gelieerde) incassobureaus in die brieven sturen met het advies om te betalen «om verdere problemen te voorkomen.»6 Ook wordt gedreigd met civiele acties tegen achterstallige betalers. Hierdoor voelen veel gedupeerden zich in het nauw gedreven en gaan zij derhalve toch tot betaling over.

- The right to a translation of the UPC Statement of claim -
Bijdrage ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird. Article 49 of the Agreement on a Unified Patent Court (UPC Agreement) deals with the language regime at the Court of First Instance. At local and regional divisions, the available languages will basically be languages of the countries that host such a division, with an option to add any of the official languages of the European Patent Office, which means English, French or German. At the central division, the language of the proceedings shall be the language in which the patent was granted.

Rule 14 of the current 16th draft Rules of Procedure further provides that the language of the Statement of claim shall be the language of the proceedings. The Statement of claim is the document by which litigation before the UPC is started. The claimant can pick his choice of the languages allowed by the division. Rule 14 sets some further alternatives for detailed provisions on this language of the Statement of claim in case a division allows for two or more languages, with an aim of protecting the right of the defendant, especially in case of a purely local infringement within the territory of that division. The Preparatory Commission will decide, probably later this year, whether it wants to include any of these alternatives.

Basically the system means that a defendant who is based within the Contracting Member States of the UPC can be faced with a Statement of claim in a language which is not his native language. This is a new phenomenon. Until now, litigation in first instance has always taken place before national courts of a Member State of the European Union.  If a defendant from another Member State was summoned to appear in such court, he was entitled to a translation of the writ of summons into a language that he could understand under Article 8 of the Regulation (EC) No 1393/2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents), the Service Regulation. Of course, the language of the proceedings before such a national court would not change, but at least the defendant would get a copy of the writ of summons in a language that he would understand. This rule also applies to EU defendants who are summoned to appear before the UPC, but are not based in one of the Contracting Member States of the UPC, as confirmed in Rule 274.1(a)(i) of the Rules of Procedure. In that case, the UPC does not have a registry or sub-registry in the home country of the defendant, which means that the Statement of claim has to be “transmitted” from a UPC country (in that case probably Luxembourg, the basis of the Registry), to the home country of the defendant; this means the Service Regulation fully applies. For those countries, the UPC is a foreign court.  Currently those states are Croatia, Poland and Spain, although Croatia is expected to join the UPC Agreement soon.

However, for a citizen of a Contracting Member State, the UPC is not a foreign court. Article 1 of the UPC Agreement provides:

“The Unified Patent Court shall be a court common to the Contracting Member States and thus subject to the same obligations under Union law as any national court of the Contracting Member States.”

Consideration 11 of the current version of the Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Brussels I Regulation (recast)), already refers to such courts, without specifically mentioning the  UPC:

“For the purposes of this Regulation, courts or tribunals of the Member States should include courts or tribunals common to several Member States, such as the Benelux Court of Justice when it exercises jurisdiction on matters falling within the scope of this Regulation. Therefore, judgments given by such courts should be recognised and enforced in accordance with this Regulation.”

On 26 July 2013, the European Commission published a draft amendment to the Brussels I Regulation (document 2013/0268 (COD)), which includes a new Article 71a(1):

“For the purposes of this Regulation, a court common to several Member States (a "common court") shall be a court of a Member State when, pursuing to the agreement establishing it, it exercises  jurisdiction in civil and commercial matters within the meaning of this Regulation.”

And Article 71a(2)(a):

“For the purposes of this Regulation, the following shall each be a common court: (a) the Unified Patent Court established by the Agreement on a Unified Patent Court signed on 19 February 2013 (the "UPC Agreement") …”

The consequence of all of this is that the UPC shall be regarded as a court of that Member State in each Contracting Member State of the UPC Agreement. So, if a Hungarian defendant is sued in the Brussels local division of the UPC for an alleged infringement in Belgium, he is deemed to be sued in a Hungarian court (as well as in a Belgian court). This in fact makes sense, since a local division is not a separate court, but merely a division of a Unified Court that also covers Hungary (and Belgium). This was the way it was intended.

The introduction of amendment 2013/0268 (COD) confirms this:

“The Unified Patent Court will be a court common to certain Member States and will be subject to the same obligations under Union law as any national court. The Unified Patent Court will have exclusive competence, thus replacing national courts, for the matters governed by the UPC Agreement. The UPC Agreement regulates the internal distribution of competences between the different divisions of the Unified Patent Court and the enforcement of the judgments of the Unified Patent Court in the Contracting Member States.”

But if the UPC is to be regarded as a national court in each Contracting Member State, and if the UPC Agreement and its Rules of Procedure provide for a specific language of the Statement of claim which for all practical purposes may not be a language which the defendant understands, will that defendant still be entitled to a translation of that Statement of claim?

The UPC Agreement only provides for that under Article 49(5) – and even then at the discretion of the Court – if the language of the proceedings is changed from a language of the division at hand to the language in which the patent was granted, and under Article 51(3) for litigation before the Central Division against defendants based outside the Contracting Member States or where the Contracting Member State involved does not host  a local division or participate in a regional division. The more common situation of a defendant domiciled in one Contracting Member State who is sued before a division in another Contracting Member State, which does not have his mother tongue as an available language, is not dealt with in the UPC Agreement. And of course such situation was not envisaged in the Service Regulation, which considerably predates the UPC Agreement.

The Service Regulation deals with the transmission of documents between Member States, as stated in recital (2):

“The proper functioning of the internal market entails the need to improve and expedite the transmission of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters for service between the Member States.”

This is further defined in Article 1, which sets the scope of the Regulation

“This Regulation shall apply in civil and commercial matters where a judicial or extrajudicial document has to be transmitted from one Member State to another for service there. It shall not extend in particular to revenue, customs or administrative matters or to liability of the State for actions or omissions in the exercise of state authority (acta iure imperii).”

Article 8(1) provides:

“The receiving agency shall inform the addressee, using the standard form set out in Annex II, that he may refuse to accept the document to be served at the time of service or by returning the document to the receiving agency within one week if it is not written in, or accompanied by a translation into, either of the following languages:

(a) a language which the addressee understands;

or

(b) the official language of the Member State addressed or, if there are several official languages in that Member State, the official language or one of the official languages of the place where service is to be effected.”

In accordance with this, Article 5(1) provides:

“The applicant shall be advised by the transmitting agency to which he forwards the document for transmission that the addressee may refuse to accept it if it is not in one of the languages provided for in Article 8.”

The Regulation does not refer to courts or litigation in courts of another Member State; it simply refers to the transmission of documents from one Member State to another.

According to Rule 6.1(b) of the Rules of Procedure, the Statement of claim is served on the defendant by the Registry. The Registry is based in Luxembourg, see Article 10(1) and 9(5) of the UPC Agreement. So this might mean that in fact any Statement of claim is transmitted from Luxembourg to the Member State of the defendant, except if he happens to be based in Luxembourg. If this is seen as decisive, Articles 5 and 8 of the Service Regulation would apply and thus would guarantee that the defendant can require a translation of that Statement of claim. However, this seems to be a bit of an artificial construction. The domicile of the parties and maybe the location of the division addressed would be more logical decisive factors. The role of the Registry is quite limited and actually all the submissions of documents will happen online. In fact, Article 10(2) UPC Agreement provides that sub-registries shall be set up at all divisions of the Court of First Instance. Therefore, in practice it is more likely that the Statement of claim, which is submitted online by the claimant, is printed and served by the sub-registry in the Contracting Member State where the defendant is based. Submitting a Statement of claim is not done in a specific Member State; the claimant may even not be based in any Member State. Therefore, if this indeed will be the practice, the Statement of claim is not “transmitted from one Member State to another” in the traditional sense as meant in the Service Regulation.

Article 4(2) of the Service Regulation provides that transmission may be carried out by “any appropriate means”, provided that the content of the document received is true and faithful to that of the document forwarded and that all information in it is easily legible. However, recital 17 and Article 14 make it clear that the lawmakers did not have online files in mind, as a standard method of transmission is by postal service by registered letter. Actually, a predecessor of the Service Regulation is a 1999 proposal for a Directive. [Proposal for a Council Directive on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, 4-5-1999, COM(1999) 219 final] This proposal also stipulates that any means of transmission can be used and adds:

“Where technical innovations take place or where receiving agencies accept new means of transmission, this can be entered in the manual when it undergoes its annual updating.” [Proposal, p. 13.]

Although that would suggest otherwise, the Manual on the Service Regulation offers no solution either. It provides information per country, but no general instructions on the means of transmission. [For example for the Netherlands it provides “Bailiffs may receive documents by post. Receiving agencies for which a fax number or e-mail address is given in the list at point I of this manual may also receive documents by fax or email.”] So, none of the documents relating to the Service Regulation provides any indication that Articles 5 and 8 are intended to cover a situation where a Statement of claim is filed online, printed at the sub-registry in the country of domicile of the defendant and then served on him; such document cannot be said to have been “transmitted from one Member State to another”. If online litigation becomes more standard, this certainly calls for a revision of the Service Regulation.

For the UPC the issue has now been resolved in Rule 271(7) of the 16th draft of the Rules of Procedure, which provides:

“Where the defendant would be entitled to refuse service if Article 8 of Regulation (EC) No 1393/2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (“the EU Service Regulation”) were applicable and where he has notified the refusal to the Register within one week of the attempted service together with an indication of the language(s) he understands, the Registry shall inform the claimant. The claimant shall provide to the Registry translations of at least the Statement of claim and the information required in Rule 13.1(a) to (p) in a language provided for by Article 8(1)(a) or (b) of the EU Service Regulation. The Statement of claim shall not be deemed served in accordance with this Chapter, and time limits shall not run, until service of said translations by the Registry upon the defendant in accordance with these Rules.”

As a consequence, defendants based in a UPC Agreement Contracting member State are now entitled to a translation of the Statement of claim in the same way defendants in other countries, inside and outside the EU, would be. However, although the Rules of Procedure do provide a sufficient legal basis for this obligation, it is not an elegant solution.  These Rules are decided and amended by the Administrative Committee of the UPC, which is not a democratic institution. The Service Regulation is enacted by the European parliament and the Council and therefore does have a democratic legitimation, which one would expect for such fundamental rules. So, although the present solution works, it would be preferable if the Service Regulation would be updated to these new developments, which are a new type of supranational court and new electronic ways of litigation.

Wouter Pors