Handelsnaamrecht  

De rechtbank stelt allereerst vast dat het merk K Kwadraat voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De rechtbank overweegt: "Het woord "Kwadraat" is immers in zijn algemeenheid niet beschrijvend of kenmerkend voor diensten in de bouwwereld of voor diensten op het gebied van de woningmarkt. De rechtbank hecht tevens belang aan het feit dat MV Kwadraat reeds zelf stelt dat er sprake is van weinig onderscheidend vermogen. Daarmee is gegeven dat MV Kwadraat op zichzelf genomen erkent dat het merk in ieder geval enig onderscheidend vermogen heeft."

Vervolgens neemt de rechtbank aan dat gedaagde het teken "MV kwadraat" gebruikt zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 2 BVIE, nu zij haar producten en diensten onder deze naam aanbiedt en de naam MV kwadraat ook als domeinnaam op het internet gebruikt (www.mvkwadraat.nl). Ter comparitie is voorts gebleken dat het teken MV kwadraat ook voluit wordt gebruikt in stukken voor zakelijk gebruik, zoals op briefpapier en visitekaartjes en in de reclame.

Volgens de rechtbank is "kwadraat" het meest kenmerkende bestanddeel van het merk K kwadraat. De rechtbank neemt aan dat er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Daarbij is volgens de rechtbank "uit visueel oogpunt" van belang dat MV Kwadraat vanaf 2001 naast haar logo "MV2" het woord "Kwadraat" voluit is gaan schrijven. Vanuit dit oogpunt is tevens van belang dat de onderneming bij de KvK staat ingeschreven onder de naam MV Kwadraat B.V. en op de website MV Kwadraat nagenoeg altijd voluit wordt geschreven. Ditzelfde geldt voor haar domeinnaam www.mvkwadraat.nl.

Nadat de rechtbank heeft vastgesteld dat er sprake is van overeenstemmende activiteiten, neemt zij vervolgens aan dat er in casu sprake is van verwarringsgevaar. Daarbij verwerpt ze het verweer van gedaagde inzake de verschillende plaatsen waar beide partijen hun activiteiten uitvoeren: "Het betoog van MV Kwadraat dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat Kwadraat actief is in Vlaams-Brabant en MV Kwadraat actief is in Nederland, kan niet slagen. Hiertoe overweegt de rechtbank dat uit artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE voortvloeit dat de merkhouder een uitsluitend recht heeft. Kwadraat kan dit recht dan ook inroepen tegenover ondernemingen binnen de drie verdragsluitende staten; ongeacht de mate van activiteit binnen die staten. Ook de stelling dat er geen sprake is van verwarringsgevaar, omdat beide ondernemingen reeds tien jaar actief zijn daadwerkelijke verwarringzich niet heeft voorgedaan, kan niet tot een andere conclusie leiden."

Uiteindelijk wordt gedaagde veroordeeld om de merkinbreuk en het gebruik van de handelsnaam te staken. De opgelegde dwangsommen zijn opvallend mild, 1.000 euro per dag met een maximum van 20.000 euro.
Lees het vonnis hier.

”Het meest verstrekkende verweer van UvA dat lBS geen onderneming onder de naam Amsterdam Business School drijft, treft doel. Van de zijde van de UvA is een rapport overgelegd, waarin verslag is gedaan van een gebruiksonderzoek voor Nederland van de handelsnaam Amsterdam Business School. Dit onderzoek heeft slechts opgeleverd dat sprake is van vermelding van de naam in de registratie bij de Kamer van Koophandel en de vermelding van Amsterdam Business School (IBS) in de telefoongidsen van 1997 tot en met 2000 en Amsterdam Business School (UK) ltd in 2006. De conclusie van dit onderzoek houdt verder in dat IBS Amsterdam Business School niet gebruikt noch heeft gebruikt voor welke activiteit dan ook.

Tegenover dit gemotiveerde verweer is IBS in gebreke feiten en omstandigheden naar voren te brengen die aannemelijk maken dat zij de naam Amsterdam Business School als handelsnaam in het economisch verkeer daadwerkelijk voor derden kenbaar heeft gebruikt. De registratie en de vermelding in de telefoongids zoals hiervoor weergegeven is daartoe immers onvoldoende, terwijl ook het overgelegde visitekaartje en het briefpapier slechts als aanwijzing kunnen dienen, maar voor het daadwerkelijk gebruik onvoldoende zijn. Daaruit kan immers niet worden afgeleid dat IBS met deze handelsnaam in voldoende mate tot het publiek doordringt.”

IBS wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure veroordeeld. Door UvA is met een terecht beroep op de Richtlijn 2000/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten aanspraak gemaakt op een vergoeding van de redelijke kosten die zij heeft gemaakt, waaronder de vergoeding van de volledige advocaatkosten. Daar staat echter tegenover dat in de overgelegde kostenbegroting van de raadsman van UvA geen onderscheid is gemaakt tussen enerzijds de kosten die verband houden met het verweer en anderzijds de kosten die verband houden met het verzoeken van UvA, zoals zij deze in deze procedure in eerste instantie heeft ingediend en bij de laatste behandeling heeft ingetrokken. Daarmee staat niet vast dat de gevorderde kosten volledig zien op het verweer, zodat er geen plaats is voor volledige toewijzing van het gevorderde. Er is aanleiding de kosten die verband houden met het verweer in redelijkheid te begroten op € 6.000=.

Lees het vonnis hier.

Op vordering van Sun is Sol bij het vonnis van 22 juni 2006 op daarin nader aangegeven gronden veroordeeld om binnen twee weken na betekening van het vonnis het gebruik van het merk, de handelsnaam en huisstijl van Sun te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Sun heeft het vonnis op 23 juni 2006 aan Sol laten betekenen, zodat het gebruik van het merk, de handelsnaam en de huisstijl gestaakt diende te zijn op 8 juli 2006. Een eerder executiegeschil van Sol met het verzoek om haar een ruimere termijn te gunnen was geen succes.

Sun heeft bij exploit van 14 augustus 2006 Sol gesommeerd tot betaling van proces- en executiekosten en van een bedrag van EUR 1.000.000,- aan verbeurde dwangsommen tot en met 10 augustus 2006. Sol heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. Daarop heeft Sun executoriaal beslag laten leggen op de bankrekening en het bedrijfspand van Sol.

Sol vordert in dit executiegeschil primair schorsing van de tenuitvoerlegging van het vonnis van 22 juni 2006, althans van (de looptijd van) de dwangsommen, tot in een bodemprocedure de veerschuldigheid van de dwangsommen is vastgesteld, en opheffing van de beslagen. Subsidiair vordert zij matiging van de verbeurde dwangsommen tot in totaal EUR 25.000,-.

De Voorzieningenrechter volgt Sol grotendeels in haar stellingen en komt tot de conclusie dat vooralsnog moet worden aangenomen dat Sol mogelijk dwangsommen heeft verbeurd, maar alleen door het tweemaal afgeven van cadeaubonnen waarop het merk van Sun was afgebeeld en derhalve tot een aanzienlijk geringer bedrag dan waarvoor beslag was gelegd. Onder die omstandigheden bestaat aanleiding de ingezette executie van het vonnis van 22 juni 2006 tot het verkrijgen van betaling van een bedrag van EUR 1.000.000,- te schorsen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat executieverkoop van het bedrijfspand van Sol naar mag worden aangenomen ernstige gevolgen zou hebben voor de bedrijfsvoering van het filiaal te Delft. Nu de executie wordt geschorst, bestaat volgens de Voorzieningenrechter geen reden de gelegde beslagen op te heffen.

Lees het vonnis hier. Lees het eerdere vonnis hier.

Van Spaendonck bestrijdt dat Arfaian een spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen. Volgens Van Spaendonck heeft hij in de week waarin de zitting plaatsvond verzocht de handelsnaam in het handelsregister door te halen. Het gebruik van de domeinnaam www.prospro.nl en van de handelsnaam duurt niettemin tot heden voort. Daaruit volgt een spoedeisend belang van Arfaian aan die, naar zij stelt, inbreuk op haar rechten een einde te maken.

Partijen zijn het er kennelijk over eens dat de domeinnamen moeten worden aangemerkt als gebruik van het merk, anders dan ter onderscheiding van waren.

Arfaian meent dat Van Spaendonck door het gebruik van de domeinnamen ongerechtvaardigd voordeel uit het merk van Arfaian trekt. Arfaian stelt terecht dat de consument door de bekendheid met het merk naar de domeinnaam/website www.prospro.nl of www.prospro.be geleid zal worden en vervolgens naar de webwinkels van Van Spaendonck.

Het ongerechtvaardigd karakter van dit voordeel wordt niet weggenomen doordat
Van Spaendonck - op eigen initiatief - in het merk zou hebben geïnvesteerd door daarvoor in Nederland reclame te maken. Evenmin is van belang dat Van Spaendonck zich bereid heeft verklaard de website zodanig aan te passen dat geen verwarring kan ontstaan tussen zijn onderneming en die van Van Spaendonck.

Van Spaendonck beroept zich erop dat Arfaian al jaren weet dat hij de domeinnamen gebruikt en dat Arfaian daarom haar recht heeft verwerkt tegen dat gebruik op te treden. Dit verweer gaat niet op. Rechtsverwerking kan niet worden aangenomen uitsluitend op de grond dat gedurende een zekere periode is nagelaten tegen aantasting van het recht op te treden. De gestelde toestemming is door Arfaian betwist en door Van Spaendonck niet aannemelijk gemaakt. Van die toestemming kan daarom in deze procedure niet worden uitgegaan.

Van Spaendonck heeft gewezen op het belang dat hij heeft bij het behoud van de
domeinnaam www.prospro.nl gezien de omzet die hij daarmee genereert. De
voorzieningenrechter wil dat aannemen, maar dat belang staat aan toewijzing van het gevorderde verbod niet in de weg.

Gelet op het voorgaande moet het gevorderde verbod op het gebruik en de gevorderde overdracht van de domeinnamen www.prospro.nl en www.prospro.be worden toegewezen als hierna vermeld, echter met bepaling van een ruimere termijn.

Lees het vonnis hier.

“(…)Een hart voor kinderen” moet dan ook als beschrijvend worden aangemerkt voor een stichting die zich inzet voor kinderen. Eiseres kan dan ook niet door het gebruik van deze woorden als handelsnaam deze woorden monopoliseren. Nu eiseres eerder dan gedaagde onder de naam “Een hart voor kinderen” naar buiten optrad, mag van gedaagde wel verwacht worden dat zij ter voorkoming van verwarring bij het gebruik van deze woorden in haar eigen handelsnaam zoveel mogelijk afstand van de handelsnaam van eiseres houdt. Gedaagde heeft dit gedaan door het weglaten van het lidwoord “een” en door de toevoeging van de woorden “Care for Kids” aan haar eigen naam.

Nu partijen zich bovendien richten op een andere doelgroep (hoog sensitieve kinderen in Nederland of kansarme kinderen in derdewereldlanden) en niet in dezelfde plaats gevestigd zijn, is onvoldoende aannemelijk dat er gevaar voor verwarring tussen beide stichtingen te vrezen valt. Het beroep op de handelsnaam wordt dan ook verworpen.”

“Eiseres heeft een beeldmerk gedeponeerd. Anders dan zij meent kan niet worden aangenomen dat aan de woorden in dat beeldmerk bescherming toekomt los van het daarbijbehorende beeld. Voorshands wordt aangenomen dat de woorden dusdanig beschrijvend zijn dat wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen de inschrijving van ‘Een Hart voor Kinderen’ als woordmerk zou zijn geweigerd. Toewijzing van de vordering op grond van artikel 2.20 BVIE zou erop neerkomen dat via de omweg van een beeldmerk bescherming zou worden geboden aan een woordcombinatie, die niet als woordmerk is en hoogstwaarschijnlijk ook niet kan worden ingeschreven.”

“(…) onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde haar naam gebruikt om in te haken op de bekendheid van eiseres bij het publiek.

Eiseres zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. De vergoeding voor advocaatkosten zullen, conform de richtlijn 2004/48/EG, worden vastgesteld volgens de door gedaagde overgelegde, en door eiseres niet betwiste, specificatie.
 
Lees het  vonnis hier.

Behalve het woord "bootimport"/"boatimport" bestaat er echter geen enkele gelijkenis tussen de beide handelsnamen; bij de één zijn de (overigens eveneens weinig onderscheidende) woorden "Holland B.V." toegevoegd, terwijl bij de ander een duidelijke verwijzing naar een internetsite plaatsvindt door middel van de toevoeging ".nl". Voor zover partijen naast de Oudhuijzer 560 al hetzelfde type boten verkopen -hetgeen door gedaagde is weersproken- kan aan het voorgaande nog worden toegevoegd dat partijen verschillende vestigingsplaatsen en een andere categorie afnemers hebben.

Weliswaar heeft Boatimport Holland B.V. aangevoerd dat er daadwerkelijk verwarring tussen de beide ondernemingen heeft plaatsgevonden -zo zou een bestelling voor gedaagde bij Boatimport Holland B.V. terecht zijn gekomen- maar gedaagde heeft deze stelling gemotiveerd betwist, zodat in het kader van dit kort geding niet van de juistheid van die stelling kan worden uitgegaan. Met gedaagde is de rechtbank van oordeel dat de ter zitting getoonde logo's van partijen -die van Boatimport Holland B.V. bestaande uit een afbeelding van een speedboot en die van gedaagde uit een (andere) afbeelding van een speedboot in combinatie met een zwaardvis- zo verschillend zijn dat verwarringsgevaar niet te duchten is, ook niet in combinatie met de handelsnaam van partijen. De vordering zal dus worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Met betrekking tot 13A lid 1 sub d merkt het hof op  Nokia sinds de jaren 90 merkrechten heeft, Nokia een bekend merk is en dat Nokta haar winkels pas in 2002 heeft geopend. Daar de tekens voor wat betreft het kenmerkende gedeelte - Nokta - in ieder geval visueel overeenstemt met het merk Nokia en gebruikt wordt dan wel ingeschreven is voor dezelfde waren  en diensten, en dat Nokia als bekend merk een ruime beschermingsomvang heeft, acht het hof aannemelijk dat Nokta  ongerechtvaardigt voordeel heeft getrokken uit en/of ongerechtvaardigd afbeuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het feit dat 'nokta' een aanduiding is voor (tref)punt in de Turkse taal, levert ook bij het hof geen geldige reden voor gebruik  op.

Ten overvloede gaat het Hof nog in op de stelling van Nokta dat art. 5a Handelsnaamwet toepassing mist omdat er naar haar mening geen sprake van verwarringsgevaar is. Het Hof overweegt dat in de handelsnaam NOKTA TELECOM, NOKTA als het kenmerkende deel moet worden aangemerkt en dat de woorden 'nokia' en 'nokta' een visuele gelijkenis vertonen. Op grond van de activiteiten die beide ondernemingen verrichten, oordeelt het Hof dat er gevaar voor indirecte verwarring mogelijk is.

Het Hof verlengd wel de termijn waarbinnen Nokta het gebruik van de domeinnaam moet staken.

Lees het arrest hier. Eerder bericht + vonnsi rechtbank hier