Handelsnaamrecht  

Het hof overweegt dat in de door appellante overgelegde notariële aktes en bankafschriften weliswaar uitsluitend de naam Stichting Hoop voor Straat- en Zwerfkinderen wordt gebruikt, maar dat appellante zich in publicaties gericht aan het (donerend) publiek vooral presenteert onder de naam “Juconi”.

Het hof is dan ook van oordeel dat weliswaar de naam van geïntimeerde gelijkenis vertoont met de statutaire naam van appellante, maar gezien de omstandigheid dat appellante naar buiten toe veelal optreedt onder de naam “Juconi”, al dan niet met de toevoeging van haar statutaire naam, geen sprake is van verwarringsgevaar, ook al is de vestigingsplaats van partijen (’s-Gravenhage) dezelfde en zijn hun activiteiten vergelijkbaar.

Volgens het hof komt daar nog bij dat: “(…) de aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW in dit verband haar grenzen kent en niet wordt verleend voor een “handelsnaam” die bestaat uit woorden die zijn gebruikt in de algemeen gebruikelijke betekenis van die woorden. In dit geval gaat het om de woorden “hoop” en “kinderen”. Deze zijn in de statutaire naam van appellante gebruikt in de algemeen gebruikelijke betekenis van die woorden en beschrijven als het ware de doelstelling van appellante, terwijl die woorden niet zijn gebruikt in een combinatie die een bijzondere originaliteit bezit.” De bescherming van artikel 6:162 BW gaat volgens het hof niet zo ver gaat dat appellante de woorden “hoop” en “kinderen” in hun algemene betekenis kan monopoliseren door andere organisaties te verbieden deze woorden in hun naamsaanduiding te gebruiken. Dit zou slechts anders zijn indien door het gebruik van die woorden verwarring bij het publiek te duchten is. En dat is niet het geval volgens het hof.

Geïntimeerde handelt jegens appellante niet onrechtmatig door het gebruik van de naam Stichting fonds van Hoop voor Kinderen.

Lees het arrest hier.

In artikel 15 van de franchiseovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. In artikel 19 van de franchiseovereenkomst is daarnaast bepaald dat bij beëindiging van de overeenkomst het gebruik van de handelsnaam, het Cartridge World systeem en alle zaken die verwijzen naar de samenwerking met Cartridge World per direct dient te worden beëindigd.

De vof van Van Dijk c.s. heet inmiddels Cartridge Corner. In de vestiging in Delft worden dezelfde activiteiten als voorheen uitgeoefend.

Cartridge World vordert primair Cartridge Corner te veroordelen tot nakoming van artikel 15 en de overige postcontractuele bedingen van artikel 19 van de franchiseovereenkomst door de exploitatie van de vestiging te Delft te staken en gestaakt te houden alsmede verwijdering van alle uiterlijke kenmerken van de organisatie en stopzetten van het gebruik van de handelsmerken en  intellectuele eigendomsrechten van Cartridge World.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat of Cartridge Corner gehouden is tot nakoming van de bovengenoemde artikelen van de franchiseovereenkomst met name afhangt van de vraag of de bodemrechter zal oordelen dat Cartridge Corner ten onrechte met een beroep op dwaling dan wel bedrog de franchiseovereenkomst heeft vernietigd. Vooralsnog kan de Voorzieningenrechter deze vraag niet met de vereiste mate van zekerheid bevestigend beantwoorden. De primaire vorderingen worden dan ook afgewezen.

Cartridge World vordert ook staking van het gebruik van de handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten van Cartridge World en vervanging van de voor haar franchiseformule kenmerkende kleurencombinatie geel/helder(paars)blauw. Echter, ter terechtzitting is gebleken dat het logo van Cartridge World inmiddels niet meer aan de gevel van de vestiging in Delft wordt gevoerd en voldoende aannemelijk is dat ook het interieur van de winkel is aangepast. “Onweersproken is verder gesteld dat geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Cartridge World. Gegeven het eigen logo van Cartridge Corner, dat duidelijk afwijkt van het logo van Cartridge World, wordt vooralsnog niet geoordeeld dat voor verwarring bij het publiek valt te vrezen. In dit verband wordt meegewogen dat, zoals gedaagde ter terechtzitting voldoende aannemelijk heeft gemaakt, de term “cartridge” zuiver beschrijvend is en dat het binnen de branche gebruikelijk is deze term als onderdeel van de handelsnaam te voeren.” De rechter wijst ook de deze vordering af.

Lees het vonnis hier.

Zo voert eiseres o.a. de handelsnaam [J.Z.] en gedaagde de handelsnaam [F.Z.]. Op 28 november 2005 heeft gedaagde de geslachtsnaam [Z.] als Benelux-woordmerk laten registreren. Eiseres vordert dat de rechtbank de nietigverklaring van het merkdepot [Z.] zal uitspreken en een bevel tot doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE.

Eiseres beroept zich op art. 2.4 onder f sub 1 BVIE: kwade trouw, indien de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

De rechter hanteert een zeer strikt onderscheid tussen merkgebruik en handelsnaamgebruik. Art. 2.4 onder f sub 1 BVIE spreekt over merkgebruik. De rechter concludeert dat het beroep van eiseres op dit artikel niet kan slagen, omdat zij er niet in is geslaagd aan te tonen dat zij de handelsnamen met het bestanddeel [Z.] in de laatste drie jaar binnen de Benelux als merk heeft gebruikt.

Toch heeft het voorgebruik van de handelsnaam van eiseres tot gevolg dat de rechter concludeert dat er sprake is van een situatie van kwade trouw, weliswaar anders dan de voorbeelden die art. 2.4 sub f BVIE opsomt. “Alhoewel partijen, zoals door gedaagde is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door gedaagde doen inschrijven van de geslachtsnaam [Z.] als merk (…) in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de [Z.]groep (in)direct volledig frustreert.

Immers, de enkele aanduiding met de naam [Z.] voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat gedaagde wist dat eiseres de handelsnaam [J.Z.] ten tijde van de inschrijving van het merk [Z.] binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk [Z.] zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam [J.Z.]. (5.9)

”Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam [Z.] door gedaagde te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE). Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 onder aanhef BMW (thans artikel 2.4. aanhef BVIE) is derhalve door gedaagde geen geldig recht op het merk [Z.] verkregen”. (5.14)

Lees het vonnis hier.

"Voldoende aannemelijk is dat er sprake is van verwarrringsgevaar in voormelde zin indien J. Holtregter Makelaardij B.V. een makelaarskantoor met in die handelsnaam de naam "Holtrigter" begint.

De naam "Holtrigter" is opvallend en niet veel voorkomend, dat deze een groot onderscheidend vermogen heeft. Dit brengt met zich dat die eigennaam in een handelsnaam als een van de meest kenmerkende delen naar voren komt, ook indien sprake is van combinaties [...].

Ook de vordering om de domeinnaam janholtrigter.nl te verbieden voor makelaarsactiviteiten wordt toegewezen, maar de vordering tot overdracht van deze domeinnaam wordt afgewezen omdat de rechter van mening is dat het gereserveerd houden van de domeinnaam niet onrechtmatig is:

"Indien J. Holtrigter Makelaardij B.V. de domeinnaam janholtrigter.nl gebruikt voor niet met de makelaardij overeenstemmende activiteiten, ontbreekt het verwarringsgevaar. In dat geval is er dan ook geen sprake van strijd met de Hnw of onrechtmatig handelen".

Overdracht van de domeinnaam holtrigtermakelaardij.nl is niet gevorderd.

De rechter spreekt een redelijke en evenredige kostenveroordeling uit: "Een volledige proceskostenveroordeling ligt vooral in de rede wanneer het gaat om grootschalige inbreuk of piraterij. Voor de daartussen liggende inbreuken zal de rechter naar bevind van zaken handelen en beoordelen wat redelijke en evenredige kosten zijn die door de verliezende partij dienen te worden gedragen. Aanleiding wordt gezien de gespecificeerde kosten van de advocaat van Hunink en Holtrigter Woning en Bedrijfsmakelaars V.O.F. van € 2549, 61 toe te wijzen, nu dit redelijke en evenredige kosten zijn."

Lees het vonnis hier.

In het executiegeschil oordeelt de Voorzieningenrechter dat de executie gestaakt dient te worden. De rechter vindt onder meer van belang dat de domeinnaam niet in de eerdere procedure ter sprake lijkt te zijn gekomen, althans dat volgt niet uit het eerdere vonnis. Het ging toen om het briefpapier en het logo. Verder is volgens de rechter van belang dat Remco afhankelijk was van de provider en dat hij deze voor het verstrijken van de termijn heeft verzocht om de domeinnaam onmiddellijk door te halen.

Tenslotte is nog interessant dat de Voorzieningenrechter de nakoming van een verbod in 3 niveaus indeelt. Bij niveau 3 is het de vraag of er nog wel aanspraak kan worden gedaan op dwangsommen en of er dan wellicht nadere actie van de zijde van de eiser vereist is:

“Het gaat zodoende in de eerste plaats om een verbod op bepaalde (actieve) handelingen. Dat is in feite te duiden als een eerste niveau van nakoming door de veroordeelde, waarbij het bij niet nakoming niet snel in ernst kan worden betwijfeld dat dit niet onder het verbod zal vallen. (…)Niettemin kan onder het verbod ook een nalaten zijn te scharen, zoals het nalaten een handelsnaam in het register te doen wijzigen of bijvoorbeeld nalaten de naam op een gevel aan te passen. Dat is te beschouwen als een tweede niveau van nakoming van het verbod. (…) Ook hier zal in de regel niet snel twijfel bestaan dat dit onder het verbod valt, maar twijfel zal ontstaan bij zorg die verder afligt van hetgeen dadelijk voor de hand ligt. (…)

Nog weer een duidelijke stap verder weg ligt derhalve het verwijt onvoldoende te hebben aangedrongen op spoed bij de desbetreffende derde, zoals in dit geval door Van den Heuvel Bouw BV wordt gemaakt. Dit zou kunnen worden gezien als een derde niveau van nakoming van het verbod. Bij dit niveau van nakoming acht de voorzieningenrechter het ten algemene de vraag of een redelijke uitleg van het verbod met zich moet brengen dat aan alle gevallen van niet correcte nakoming in een dergelijk afgeleid niveau de zware sanctie van het verbeuren van dwangsom verbonden moet zijn. Hoe verder een (beweerdelijke) overtreding in dat derde niveau afdaalt, hoe eerder de vraag gerechtvaardigd zal zijn of geen aanvullende vorderingen of acties van de zijde van de oorspronkelijke eiser benodigd zijn (dat hoeft niet altijd een nieuwe procedure te zijn; het kan ook voldoende zijn de veroordeelde te wijzen op het ontstane probleem en daarvoor een redelijke termijn te stellen), alvorens dwangsommen worden verbeurd.”

Lees het vonnis hier.

Het hof volgt de rechtbank: “Aldus heeft Vacansoleil, door in de handelsnaam waaronder zij haar kampeervakanties aanbiedt de woorden ‘camping holidays’ op te nemen, zelf het risico genomen dat andere marktpartijen bij het aanbieden van hun kampeervakanties gebruik maken van een in de handelsnaam van Vacansoleil voorkomende term. In dat verband is van belang dat het gebruik van Engelstalige aanduidingen van aangeboden zaken en diensten in Nederland bepaald niet ongebruikelijk is, zeker niet in de reisbranche. Het enkele feit dat Vacansoleil in haar handelsnaam niet de productaanduiding kampeervakanties maar het Engelse ‘camping holidays’ gebruikt, kan derhalve niet met zich meebrengen dat Vacansoleil een exclusief gebruik van die aldus als algemeen gebruikelijk te kwalificeren — term kan bewerkstelligen. Een en ander mondt uit in het oordeel dat Vacansoleil niet met een beroep op art. 5 Hnw andere aanbieders van kampeerreizen het gebruik van de woorden ‘camping holidays’ kan verbieden en op die manier die aanduiding kan monopoliseren.

Dat wordt niet anders door het gegeven dat Vacansoleil uitgebreide (reclame)inspanningen heeft gedaan teneinde de bekendheid van haar handelsnaam ‘Vacansoleil camping holidays’ te vergroten. Tot een beschermenswaardige ‘inburgering’ van de woorden ‘camping holidays’ (zonder het voorvoegsel ‘Vacansoleil’) kunnen die inspanningen niet leiden.” (4.2)

”Voor zover Otahal het ontstaan van enige verwarring kan worden tegengeworpen, zou die verwarring dus het gevolg moeten zijn van een grote mate van overeenstemming van de handelsnamen van partijen buiten de productaanduiding ‘camping holidays’. Gelet op het grote verschil tussen enerzijds het voorvoegsel ‘Vacansoleil’ en anderzijds de uitgang ‘vvo’ kan van een dergelijke — aan Otahal te verwijten — verwarring geen sprake zijn. Voor het overige is gesteld noch gebleken dat een van partijen de aanduiding ‘camping holidays’ ook zonder het voorvoegsel ‘Vacansoleil’ respectievelijk de toevoeging ‘vvo’ als handelsnaam gebruikt. De stelling van Vacansoleil dat de enkele aanduiding ‘camping holidays’ of ‘campingholidays’ door het publiek wordt gebruikt als zoekterm op internet (met als resultaat verwijzingen naar de sites van hetzij Vacansoleil hetzij Otahal) onderstreept met name dat het hier inderdaad gaat om een algemeen gebruikelijke aanduiding voor de door partijen aangeboden producten. Op zichzelf kan die stelling echter niet leiden tot het oordeel dat de gestelde verwarring die daarvan het gevolg is, aan Otahal moet worden verweten.”(4.3)

”Uit deze beschouwingen volgt naar het voorlopig oordeel van het hof niet alleen dat Vacansoleil Otahal het gebruik van de namen ‘Campingholidays-vvo Nederland’ en ‘campingholidays-vvo.nl’ niet kan verbieden met een beroep op art: 5 Hnw, maar ook dat Otahal niet in strijd met art. 5b Hnw of anderszins onrechtmatig handelt door die namen te gebruiken bij het aanbieden van kampeerreizen.” (4.4)

Proceskosten

“In het incidenteel appel betoogt Otahal dat de voorzieningenrechter Vacansoleil niet in de geliquideerde, maar in de volledige proceskosten had moeten veroordelen. Daartoe beroept Otahal zich op art. 14 van richtlijn 2004/48/EG (richtlijn van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten), althans op de verplichting van de nationale rechter om het Nederlandse recht (met name art. 237 e.v. Rv) richtlijnconform uit te leggen.

Gelet op de verstreken uiterste datum voor implementatie van de richtlijnbepalingen, 29 april 2006, en het gegeven dat het Nederlandse recht geen dwingende voorschriften bevat die tot toepassing van het zogeheten liquidatietarief dwingen, komen in een geding als het onderhavige alle ‘redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt’ voor vergoeding in aanmerking. Vacansoleil heeft zich op zichzelf niet verweerd tegen toewijzing van de door Otahal in dit verband gevorderde kosten. Ook anderszins is niet gebleken dat deze kosten niet aan voornoemd criterium voldoen.

Het incidenteel beroep moet dus leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis op  het punt van de proceskosten, en toewijzing van het in dit verband gevorderde bedrag van  € 6.417,05, zijnde de werkelijke kosten van rechtsbijstand voor het geding in eerste aanleg  (te vermeerderen met het ook door de voorzieningenrechter toegewezen vastrecht ad €248,--).

Als de in het ongelijk gestelde partij zal Vacansoleil daarnaast in de kosten van zowel het principaal als het incidenteel hoger beroep worden veroordeeld. Ook in hoger beroep heeft Otahal aanspraak gemaakt op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte kosten van rechtsbijstand ad € 2.904,69. Gelet op het onder 4.7 overwogene, en op het feit dat ook van deze kosten niet is gebleken dat zij niet aan voornoemd criterium voldoen, zal het hof ook deze kosten toewijzen.” (4.6.- 4.9)

Lees het arrest hier (inclusief vonnis Rechtbank Zutphen).

In reconventie overweegt de Voorzieningenrechter dat het  registreren en gebruikmaken van een domeinnaam geldt als het voeren van een handelsnaam. Computers is pas sinds 26 januari 2006 de naam Alpha ICT als handelsnaam gaan voeren, omdat zij toen de domeinnaam alpha-ict heeft geregistreerd. Daarom heeft ICT een ouder recht en wordt Computers verboden Alpha ICT te voeren. Ook het geregistreerd houden van domeinnamen als alphaict.nl wordt onrechtmatig geacht.

Omdat Computers voorafgaand aan het kort geding niet tot minnelijk overleg bereid was, moet zij volledige kosten (€ 2.197,98) van de Bruin voldoen.

Lees het vonnis hier.