Handelsnaamrecht  

Soortgelijkheid waren

Intres bestrijdt dat de waren waarvoor DEPT is geregistreerd is (dameskleding) niet-soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk GS DEPT is geregistreerd (kinderkleding). De rechtbank is van mening dat de waren niet concurrerend, niet complementair en voor elkaar niet relevant zijn, maar toch "in enige mate soortgelijk zijn","omdat dameskleding en kinderkleding worden gebruikt om het lichaam te bedekken" en omdat "De bestemming - het doelpunbliek- vrouwen resp. ouders, voor een groot deel overlappend is, omdat kinderkleding in het algemeen door vmoeders wordt gekocht."

Overeenstemming tekens

Ter zitting is gebleken dat het woord “dept” (Engelse afkorting voor: “departement store”) in zwang is geraakt als opdruk van kleding. Voordat Dept in 1997 haar beeldmerk DEPT registreerde, was er  echter al een aantal kledingmerken ingeschreven met daarin het woord “dept” en bovendien heeft Intres een groot aantal voorbeelden getoond, waarin het woord “dept” als opdruk (...) is geplaatst, of als label, zonder dat hieraan een merk ten grondslag ligt. Dit betekent dat het woord “dept” als woord voor kleding niet of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft. Tevens is er onvoldoende intensief gebruik van het woord DEPT gemaakt om te kunnen spreken van verkregen onderscheidend vermogen door inburgering.

“Fonetisch en begripsmatig is er gelijkenis tussen met woord “dept” in merk ten teken, maar dat weegt niet zwaar in de totaalindruk, omdat hiervoor is overwogen dat aan dit woord niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt. Het zwaartepunt ligt daarom bij de toets naar de mate van visuele gelijkenis. Die gelijkenis is er onvoldoende, omdat het woordbeeldmerk DEPT in de grafische vorm zoals ingeschreven, zo afwijkt van het teken GS DEPT, geschreven in de voor de inschrijving gebruikte neutrale letter, dat het in aanmerking komende publiek, gegevens de beperkte makte van soortgelijkheid van de waren, niet in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van de verschillende waren. (...) Een en ander leidt tot de conclusie dat Intres geen merkinbreuk heeft gepleegd op het woordbeeldmerk DEPT.”

Handelsnaam

DEPT is beschrijvend en "op kleding reeds gemeengoed", waardoor het gebruik van het woord in de handelsnaam (thans) geen beschermende werking (meer) biedt. Onrechtmatig aanhaken wordt niet aangenomen, waarbij de rechtbank wederom verwijst naar het gemis aan onderscheidend vermogen van het woord DEPT.

Lees het vonnis hier.

“Vast staat dat Omtzigt volledig op de hoogte was van de door Wacom CTI in 2002 nieuw gekozen handelsnaam Wacom civieltechnisch ingenieursbureau (Wacom CTI). In dit verband is veelzeggend dat Omtzigt gebruik maakte van visitekaartjes, waarop zijn naam en de handelsnaam van Wacom CTI was vermeld, en er dus aan meewerkte dat Wacom CTI onder die handelsnaam aan het handelsverkeer deelnam. Dat Omtzigt zich tegen het gebruik van de handelsnaam heeft verzet, blijkt uit niets. De voorzieningenrechter vindt het daarom aannemelijk dat het gebruik heeft plaatsgevonden met toestemming van Omtzigt. Onder die omstandigheden moet vooralsnog worden geoordeeld dat Omtzigt het recht heeft verwerkt zich jegens Wacom CTI op zijn oudere handelsnaam te beroepen. Nu voorts aannemelijk is dat de handelsnamen tot verwarring van de ondernemingen van partijen bij het publiek kunnen leiden, dient de vordering van Wacom CTI tot staking van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam te worden toegewezen.” (4.5)

Lees het vonnis hier.

Interessant is de tweede grief die de UvA heeft gericht tegen de door de kantonrechter uitgesproken proceskostenveroordeling. Het gerechtshof verklaart artikel 14 van de handhavingsrichtlijn onder andere van toepassing op procedures krachtens artikel 5 van de Handelsnaamwet. Het is bovendien van oordeel dat een richtlijn conforme interpretatie met zich meebrengt dat in de onderhavige zaak IBS in beginsel in de volledige proceskosten van UvA dient te worden veroordeeld. Een dergelijke interpretatie is niet contra legem. Het Hof verklaart dat artikel 14 Handhavingsrichtlijn geen onderscheid maakt tussen een verliezende of een winnende eiser, evenmin tussen een dagvaardings- of een verzoekschriftprocedure.

Het hof bekrachtigt  de beschikking van de kantonrechter met uitzondering van de gedeeltelijke afwijzing terzake van proceskosten, welke gedeeltelijke afwijzing wordt vernietigd. Het Hof veroordeelt IBS in de resterende kosten van de procedure in eerste aanleg en de volledige kosten van de procedure in hoger beroep.

Lees de beschikking van het hof hier. Eerder bericht + beschikking kantonrechter: IEF 2993 (1 december 2006).

“Immers, nu gedaagde zich op het internet onder de domeinnaam 'darkraver.eu' tot het publiek wendt kan daardoor verwarring worden veroorzaakt bij personen en organisaties die in Darkraver geinteresseerd zijn en informatie over Darkraver op het internet zoeken. Dit klemt te meer nu de domeinnaam als extensie '.eu' heeft en Darkraver met zijn optredens ook internationaal actief is. Nu gedaagde inbreuk maakt op voornoemde handelsnaam is er sprake van onrechtmatig handelen jegens Darkraver.”(6.3)

“De door gedaagde in 2006 geregistreerde domeinnaam is eveneens identiek aan het woordmerk van Darkraver, als ook aan het woord in zijn beeldmerk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde de bewuste domeinnaam zonder geldige reden (in het economische verkeer) gebruikt. Zo heeft gedaagde geen onderneming of product met een dergelijke naam en is hij -zo is ter zitting gebleken- ook niet voornemens een onderneming onder die naam te gaan voeren. Dit verklaart naar zeggen van gedaagde ook de reden dat hij de domeinnaam 'darkraver.eu' via internet te koop heeft aangeboden.

Daarentegen wordt Darkraver door de onderhavige domeinregistratie belemmerd in haar bedrijfsvoering, omdat zij daardoor niet in staat is haar handelsnaam en woordmerk als domeinnaam te laten registreren, althans niet met de extensie 'eu'. Ook hier geldt dat personen en organisaties na het intypen van het woordmerk van Darkraver de website van gedaagde te zien krijgen, waardoor verwarring kan ontstaan omdat zij in de veronderstelling verkeren dat de bewuste website van Darkraver is.

Het voorgaande betekent dat gedaagde door registratie van de domeinnaam 'darkraver.eu' tevens inbreuk maakt op de merkrechten van Darkraver als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder c en d Beneluxverdrag intellectuele eigendom. Dat de domeinnaam in het onderhavige geval ouder is dan het woord- en beeldmerk doet hier niet aan af. Daartoe wordt overwogen dat gedaagde voorafgaande aan het depot van deze merken niet daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de bewuste domeinnaam. Ook van de op de website vermelde 'future usage' door gedaagde is het niet gekomen.

Het feit dat gedaagde geen (daadwerkelijk) gebruik van de domeinnaam heeft gemaakt maakt evenmin uit: reeds de enkele registratie en het te koop aanbieden van de domeinnaam is gebruik in het economisch verkeer, welk gebruik inbreuk op merkrecht kan opleveren. Dat gedaagde ten tijde van de domeinregistratie en tot deze procedure niet bekend was met het feit dat er al een onderneming onder die naam gedreven werd komt voor zijn risico.” (6.4)

De voorzieningenrechter acht het ongeloofwaardig dat gedaagde geen enkel verzoek tot overdracht van de domeinnaam van de zijde van Darkraver zou hebben ontvangen, waardoor het uiteindelijk tot dit kort geding is gekomen, en veroordeelt de gedaagde de domeinnaam over te dragen en, richtlijnconform, de gespecificeerde proceskosten van eiser te betalen.   

Lees het vonnis hier.

“De door gedaagde gebruikte handelsnaam "De Ongediertespecialist" wijkt, in combinatie met de toevoeging "Specialist in bestrijding van houtworm en boktor", slechts in geringe mate af van de door DOB gevoerde handelsnaam "De Ongedierte Bestrijder" met de toevoeging "Expert in houtworm- en boktorbestrijding" (overweging 2.5. en 2.6.). DOB heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat er verwarring bij het publiek valt te duchten gelet op het feit dat beide ondernemingen zich (al dan niet onder meer) toeleggen op ongediertebestrijding alsmede gelet op het feit dat zij in dezelfde regio's actief zijn.

Bovendien staat vast dat er reeds verwarring bij klanten is ontstaan nu gedaagde immers zelf ter zitting heeft medegedeeld dat er tot nu toe bij twee klanten verwarring is ontstaan omtrent de vraag met welke van de twee ondernemingen men van doen had” (4.6) 

“Ter zitting is aan de zijde van DOB aangevoerd dat zij er (commercieel) belang bij heeft dat gedaagde een naam voert die zich meer onderscheidt van haar handelsnaam en dat zij er geen bezwaar tegen heeft als gedaagde bijvoorbeeld de handelsnaam "[gedaagde] Ongediertespecialist" of de reeds eerder door gedaagde gevoerde naam "[gedaagde] Ongediertebestrijding" voert. Gedaagde heeft gesteld dat het voeren van de naam "[gedaagde] Ongediertespecialist" in beginsel geen bezwaar oplevert doch dat er in de toekomst wellicht samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan waardoor de toevoeging "[gedaagde]" niet langer gewenst kan zijn.” (4.7)

“Het commerciële belang van DOB om gevrijwaard te blijven van verwarring bij (potentiële) klanten omtrent de identiteit van de ondernemingen weegt zwaarder dan het belang van gedaagde bij het gebruik van de naam "De Ongediertespecialist" met het oog op mogelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst.

Dat klemt temeer nu ter zitting is gebleken dat gedaagde de handelsnaam "De Ongediertespecialist" niet op haar briefpapier, facturen, gevel of bedrijfsauto heeft vermeld terwijl DOB de naam "De Ongedierte Bestrijder" wel op voornoemde zaken heeft aangebracht. Het is derhalve minder bezwarend voor gedaagde de verwarring tussen de ondernemingen op te heffen door het gebruik van de handelsnaam "De Ongediertespecialist" te staken dan het voor DOB zou zijn om een andere handelsnaam te gaan voeren. De vordering zal dan ook worden toegewezen.” (4.8) 

Lees het vonnis hier.

“(…) dat bij het in aanmerking komende publiek geen associaties tussen beide merken zullen worden gewekt, met name niet omdat de merken worden gebruikt voor waren en diensten die weliswaar in algemene zin soortgelijk zijn te noemen, maar die voor wat betreft de core-business van partijen betrekking hebben op andersoortige diensten en gericht zijn tot een ander publiek. Dat BIZZ TRAVEL is ingeschreven voor dezelfde klasse-aanduiding in het Benelux Merkenregister als waarvoor Airtade voor haar merk BIZZ TRIP depot had aangevraagd, is daarbij niet van belang, nu ingevolge artikel 2:20 lid 3 BVIE bij de beoordeling van de soortgelijkheid geen rekening hoeft te worden gehouden met die indeling in klassen”. (4.9)

De rechter doet vervolgens een diepgaand onderzoek naar het reisaanbod (ook op internet) en stelt vast dat Bizz Travel, dus met Bizz als de in r.o. 4.5 aangenomen gebruikelijke aanduiding voor zakelijk,  zich richt op de zogenaamde leisure-markt en dat Airtrade onder de naam Bizztrip zich voornamelijk richt op de zakelijke reiziger. “Gelet op het gebruik van zoektermen op internet acht de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat het publiek via een en dezelfde zoekopdracht niet steeds bij beide ondernemingen zal uitkomen.” Het beroep op 2:20 lid 1 sub b BVIE slaagt derhalve niet.

Bizz Travel beroept zich voorts op artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE en inburgering van haar merk, maar “Dat Bizz Travel veel marketinginspanningen in haar merk heeft geïnvesteerd kan niet tot de conclusie leiden dat daarmee de bekendheid van haar merk in de loop der tijd is toegenomen.” (4.12).

Een beroep op artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE mocht evenmin baten. Volgens de rechter valt niet in te zien waarom Airtrade “geen geldige reden heeft om een louter beschrijvende aanduiding als merk te voeren”. (4.13)

Ook van inbreuk op grond van artikel 5 HNW  is geen sprake“(…) Bizz Travel kan niet met een beroep op artikel 5 Handelsnaamwet anderen het gebruik van de aanduiding bizz in combinatie met een aanduiding voor reizen verbieden en op die manier de aanduiding monopoliseren. Daarbij komt dat niet gesteld of gebleken is dat zich reeds daadwerkelijk verwarring bij het publiek heeft voorgedaan (…).” (4.16)

Interessant is tenslotte ook de overweging 4.20 ten aanzien van de, betwiste, richtlijnconforme proceskostenveroordeling. Hergebruikte onderzoekrapporten kunnen niet worden ingebracht:
“In dit geding is de vraag aan de orde of een recentelijk als merk en handelsnaam geïntroduceerde aanduiding inbreuk maakt op een al langer bestaand merk. Rapportages als deze moeten in die context worden beschouwd als onderzoeken naar de positionering van een nieuwe merkaanduiding in een bestaande markt en zijn als zodanig een normaal te achten onderdeel van de kosten en de investering van een nieuw merk.” Het tweede rapport van gedaagde naar de naamsbekendheid van eisers merk BIZZ TRAVEL heeft volgens de rechter naast het eerste onderzoeksrapport geen toegevoegde waarde.

De gedeclareerde advocaatkosten hebben daarnaast niet uitsluitend betrekking op dit kort geding. De proceskosten worden daarom gematigd tot een bedrag van 15.000 euro. 

Lees het vonnis hier.

Eiser heeft in 1999 zijn eenmanszaak onder de naam Out Door Cooking Store ingeschreven in het handelsregister en het beeldmerk “The Outdore Cooking Store” laten registeren voor buitenkookproducten als houtskool en aanmaakstof, tangen, astangen, messen en vorken voor barbecues, barbecues en tuinhaarden, borstels (uitgezonderd penselen) en staalborstels; vleespennen, braadpannen voor barbecues, spatels voor gebruik in de keuken, vlees en sausen en specerijen. Eiser heeft op 4 april 2000 de domeinnaam www.outdoor-cooking.nl laten vastleggen en verkoopt via de website barbecues en aanverwante artikelen. Op geen van die producten staat de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store” of een variant daarop.

Gedaagde de Horseman Outfitter bestaat sinds begin 2006 opgericht en richt zich op de verkoop van paardensport- en exclusieve outdoor-cookingartikelen, staalwaren, lederwaren en voor het houden van een zadelmakerij. Gedaagde heeft de domeinnaam www.outdoorcooking.nu laten vastleggen. Op de website site worden barbecues en aanverwante artikelen te koop aangeboden.  Ook deze producten dragen niet (een variant op) de (merk)naam “The Outdoor Cooking Store.

De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de (beeld)merkenrechtelijke claim dat er “onvoldoende verwarring te duchten is”, omdat de gedaagde in zijn domeinnaam geen gebruik maakt van het woord “Store”. Bovendien kan eiser zich volgens de voorzieningenrechter op grond van artikel 2.23 BVIE (beperkingen uitsluitend recht) niet verzetten tegen het gebruik van de beschrijvende term outdoor cooking: “Outdoor cooking” betekent “buiten koken” en beschrijft aldus het kenmerk van barbecues en aanverwante artikelen.”

Gedaagde heeft volgens de voorzieningenrechter ook niet aangetoond dat zijn (beeld)merk is ingeburgerd “met name door geen inzicht te geven in zijn markaandeel, de hoogte van zijn reclamekosten en het percentage van de betrokken kringen dat barbecues als afkomstig van een onderneming identificeert. Eiser heeft ook geen verklaringen overgelegd van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen.”

Ten aanzien van het handelsnaamrecht overweegt de voorzieningenrechter dat verwarring alleen is te vrezen als de handelsnaam van eiser zelf voldoende onderscheidend vermogen heeft om daarmee zijn onderneming te identificeren. Daarvan is geen sprake. “Outdoor cooking is tegenwoordig een algemeen gangbare woordcombinatie. Eiser kan die niet monopoliseren.”

Van vergelijkende of misleidende reclame door het gebruik van de handelsnaam is ook geen sprake.

Gedaagden handelen wél onzorgvuldig (r.o. 4.16). Door haar presentatie op de site legt gedaagde “vooral de nadruk op de thans gangbare benaming voor barbecues en aanverwante producten en niet op haar eigen onderneming. Die handelwijze is verwarringwekkend en dus onzorgvuldig, nu er al een onderneming is met nagenoeg hetzelfde second-level domain (outdoor-cooking) in haar domeinnaam. Aldus handelt Horseman Outfitter in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is tegenover eiser. Horseman Outfitter moet zich, ook al mag zij zoals uit het vorenstaande volgt, gebruik maken van de woorden “outdoor” en “cooking” wel onderscheiden van haar concurrenten. Op de site www.outdoorcooking.nu doet Horseman Outfitter dat onvoldoende.”

Hieraan verbindt de voorzieningenrechter een ambtshalve wijziging van de website www.outdoorcooking.nu, aangezien er in strijd met de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW wordt gehandeld, door op www.outdoorcooking.nu onvoldoende duidelijk te zijn over naam en adres van haar onderneming

In het dictum beveelt de voorzieningenrechter Horseman Outfitter om binnen één week na betekening van het vonnis in de rechter bovenhoek van ieder pagina van de website www.outdoorcooking.nu op dezelfde prominente wijze als en in de plaats van “outdoorcooking.nu” “Horseman Outfitter” te (doen) vermelden.

De proceskosten worden gecompenseerd in de zin dat iedere partij, omdat ze beide in het ongelijk zijn gesteld, de eigen kosten draagt.

Lees het vonnis hier.