Hof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013, zaaknr. 200.112.014 (Loendersloot Watersport tegen Prins Watersport)
Uitspraak ingezonden door Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen.
Zie eerder IEF 11277. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Toets voor gebruiksvoorwerpen. Loendersloot is met Admiral een samenwerkingsverband aangegaan om een zevental typen sloepen te produceren, die vervolgens onder de naam ’Liberty’ en ’Escape’ in Nederland via een dealernetwerk van Loendersloot zijn verkocht. Er zijn hiervoor mallen gemaakt, deze zijn eigendom van Admiral. In of omstreeks augustus 2011 is Admiral zelf sloepen op de Nederlandse markt gaan brengen onder de naam ’Admiral’. Prins is distributeur van deze Admiralsloepen. Het samenwerkingsverband met Loendersloot is verbroken. De vorderingen in kort geding zijn afgewezen, het hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter.

Uit de toegelichte producties is gebleken dat alle genoemde elementen, met uitzondering van de trapeziumvormige achterrand van de zitting, in meer of mindere mate in het vormgevingserfgoed kunnen worden aangewezen. Voor zover de exacte uitvoering van die elementen afwijkt van de uitvoering in het vormgevingserfgoed, gaat het naar het voorlopig oordeel van het hof slechts om geringe afwijkingen. Daarbij komt dat het in overwegende mate gaat om functioneel bepaalde elementen, waarbij Loendersloot onvoldoende heeft geconcretiseerd waarin zijn subjectieve en creatieve keuzes zijn gelegen. Indien het een gebruiksvoorwerp en/of een (combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie betreft, zijn er  begrenzingen wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Het hof oordeelt dat er geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk.

4.7 Zoals uiteengezet in bet Stokke-arrest van de Hoge Raad (HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529), dient de vraag of een werk in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming te worden beoordeeld aan de hand van de volgende maatstaf. Vereist is dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt(vgl. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153, Endstra). Het moet gaan om teen eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van die auteur (HvJEU 16juli 2009, UN BJ3749 (Infopaq I) en HvJEU 1 december 2011, C-145/10, Eva Maria Painer). Deze maatstaf geldt evenzeer indien het een gebruiksvoorwerp en/of een (combinatie van) elementen met een gebruiksfunctie betreft (vgl. BenGH 22 mei 1987, UN AK1803 en HR 15 januari 1988, UN AG5738, Screenoprints). Dit werkbegrip vindt haar begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Elementen van het werk die louter een technisch effect dienen of te zeer het resultaat zijn van een door technische uitgangspunten beperkte keuze, zijn van bescherming uitgesloten (vgl. HvJEU 22 december 2010, UN BPO405 (BSA) en HR 16juni 2006, UN AU8940, KecofalLancôme). Het feit dat bet werk voldoet aan technische en functionele eisen laat onverlet dat de ontwerpmarges of keuzemogelijkheden zodanig kunnen zijn dat voldoende ruimte bestaat voor creatieve keuzes van de maker die een werk in auteursrechtelijke zin kunnen opleveren (vgl. HR 8 september 2006, UN AX3 171, Slotermeervilla’s).

4.9 Uit de ter zitting in hoger beroep nader toegelichte producties is gebleken dat alle onder 4.8 genoemde elementen, met uitzondering van de trapeziumvormige achterrand van de zitting, in meer of mindere mate in het vormgevingserfgoed kunnen worden aangewezen. Voor zover de exacte uitvoering van die elementen afwijkt van de uitvoering in het vormgevingserfgoed, gaat het naar het voorlopig oordeel van het hof slechts om geringe afwijkingen. Daarbij komt dat het in overwegende mate gaat om functioneel bepaalde elementen, waarbij Loendersloot onvoldoende heeft geconcretiseerd waarin zijn subjectieve en creatieve keuzes zijn gelegen terwijl de geconstateerde verschillen met die elementen uit het vormgevingserfgoed voorshands onvoldoende blijk geven van vrije en creatieve ontwerpkeuzen als bedoeld onder 4.7. Dit geldt ook voor de trapeziumvormige achterrand, waarvan ter zitting niet kon worden vastgesteld dat deze in de door Prins voor het vormgevingserfgoed overgelegde producties voorkwam. Ten slotte is ook ten aanzien van de - volgens Loendersloot unieke - combinatie van deze elementen naar het voorlopige oordeel van het hof geen sprake van "een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur". De grieven VII, VIII en IX falen.

4.10 Het voorgaande betekent dat de op auteursrecht gebaseerde vorderingen niet toewijsbaar zijn. De met de grieven VI en X aangevoerde stellingen omtrent het makerschap van Loendersloot behoeven dan ook geen verdere bespreking, evenals het (ter gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep nader toegelichte) verweer van Prins dat de (huidige, vernieuwde generatie) Admiralsloepen we! (in voldoende mate) afwijken van de Liberty- en Escapesloepen.

4.13 Naar bet voorlopig oordeel van het hof heeft Loendersloot zijn, door Prins gemotiveerd bestreden, stelling dat de Liberty en Escapesloepen onderscheidend vermogen bezitten en een eigen positie op de markt innemen, onvoldoende onderbouwd. Zoals overwogen, gaat het thans uitsluitend om de bescherming (tegen verwarringwekkende nabootsing) van de vormgeving van de sloepen, die door Prins onder een andere naam - Admiral - op de markt zijn gebracht. De vormgeving van de Liberty- en Escapesloepen is, gelet op de verschillende, onder 4.8 genoemde (combinaties van) vormgevingselementen waarop Loendersloot zich ook in dit verband heeft beroepen, voorshands niet (voldoende) onderscheidend van de rest van de markt. Ook voor zover Loendersloot zijn stellingen omtrent het door hem opgezette dealernetwerk, zijn promotieactiviteiten via brochures en de Hiswa en de succesvolle verkoop van de Liberty- en Escapesloepen heeft aangevoerd in verband met de eigen positie van de sloepen in de markt, schieten die stellingen tekort. Daaruit kan voorshands nog niet worden afgeleid dat die verworven marktpositie berust op de specifieke (beweerdelijk slaafs nagebootste) vorm van de sloepen, in het bijzonder op de hiervoor onder 4.8 genoemde combinatie van elementen.

4.14 Bij gebreke van een tot de vormgeving te herleiden onderscheidend vermogen en een eigen positie op de markt van de Liberty- en Escapesloepen faalt bet beroep op bescherming tegen slaafse nabootsing. De grieven IV en V falen, de grieven II, III en VI behoeven geen verdere bespreking.

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 12 september 2013, AR 1358-1359/13 (GOnline tegen Network Proces control c.s. en B&MI tegen Network Proces Control)
Beslagrecht. Verzet tegen beslagbeschikking inzake namaak van software-ontwikkelingsplatform "DINO" waarbij de beslagleggende partijen beweren de auteursrechten te bezitten. GONLINE eist intrekking van deze beschikking en nietigheid van het beschrijvend beslag en de beslagmaatregelen. Concreet beroepen beslagleggende partijen zich op de omgezette "Softwarewet". Voor een beschrijvend beslag inzake namaak is verder niet vereist dat de verzoeker "ernstige" aanwijzingen of zelf concrete bewijzen van IE-inbreuken zou aanbrengen.

Beslag inzake namaak is een dusdanig verstrekkende en ingrijpende maatregel dat de verzoekende partijen de nodige ijver dienen aan de dag te leggen om de feitelijke situatie als dusdanig weer te geven dat deze als correct, volledig en (zo) objectief (mogelijk) door de voorzitter kan worden getoetst aan de drempelvoorwaarden. Er wordt geoordeeld dat de beslagleggende partijen tekort zijn geschoten in deze verplichting en de rechter onvoldoende en onvolledig hebben geïnformeerd toen ze toestemming kwamen vragen voor het beslag. De beschikkingen die hun steun vindt in het verzoekschrift wordt ingetrokken. Alle maatregelen worden als onbestaand beschouwd. De eis tot het verkrijgen van een schadevergoeding is ontoelaatbaar en de eerdere beschikkingen worden vernietigd en ongegrond verklaard. De gerechtsdeskundigen worden van hun opdracht ontheven.

Leestips: p. 6 - 8

J. van den Brink, De Mediacode – Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe in:”Bodem kort geding”, ter gelegenheid van het afscheid van mr. Rullmann, Rechtbank Amsterdam.
Bijdrage ingezonden door Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan.
In Naam der Koningin, In Naam des Konings
Eén van de meer gedenkwaardige kort gedingen van mr. Rullmann zal zonder meer de zaak AP tegen de koninklijke familie zijn geweest. Op die zaak, en de mediacode die daarin een rol speelde, wil ik hierna graag ingaan. Bij mijn weten is mr. Rullmann tot op heden de enige rechter geweest die in een procedure met de mediacode is geconfronteerd.

Uitingszaken waarin de koninklijke familie partij is leveren een nogal onalledaagse situatie op. Het vonnis wordt gewezen “In Naam der Koningin” (ik moet nog wat wennen aan het “In Naam des Konings”). Het portret van de koning hangt boven de rechter en diezelfde rechter is benoemd bij koninklijk besluit. Allemaal slechts symboliek, maar toch. Het is niet bepaald alledaags om je wederpartij (of zijn vader of moeder) pontificaal boven de rechter te zien hangen.

Dit artikel is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage hier.

Willem Alexander stelt natuurlijk volkomen terecht dat hun “gezinsleven moet kunnen rekenen op een effectieve bescherming tegen inbreuken”. En het is ook volstrekt begrijpelijk dat Maxima en hij er scherp op letten dat hun kinderen voor zover mogelijk een normaal leven kunnen leiden, zonder al te veel media-aandacht.

Het lijkt echter weinig passend dat de Nederlandse Staat daartoe voorschriften in het leven roept en handhaaft die strijdig zijn met Europees recht. Past het een koning in de 21ste eeuw om met gebruikmaking van zijn positie als staatshoofd privacybescherming af te dwingen die effectiever is dan die van zijn onderdanen?

De vraag is of er mediaorganisaties zijn die het de moeite (en de kosten) waard vinden om actie te ondernemen tegen de mediacode. Dat gebeurde eerder succesvol tegen het fotografieverbod rond de Eikenhorst. Gezien haar afscheid als voorzieningenrechter zit een persoonlijke, aan haar gerichte brief, er voor mr. Rullmann in dat geval niet meer in. Ik wens haar alle plezier toe in haar nieuwe rol bij de Reclame Code Commissie en het Nicam.

Jens van den Brink

Hof van Beroep te Luik 3 oktober 2013, 2012/RG/412 (Siecom en Newtel tegen Sietel)
Uitspraak ingezonden door Michaël De Vroey, Baker & McKenzie.
Merkenrecht. Er is sprake van een conceptuele, visuele en auditieve gelijkenis die wordt versterkt door het gebruik van een Engelstalige slogan (SIETEL - SIEtel Think your communication en SieCom - solid telecom solutions; it's all about people). Het Hof van Beroep concludeert bijgevolg tot merkinbreuk en een met de marktpraktijken strijdige daad. SIETEL wordt bevolen iedere vorm van gebruik als vennootschaps-, handels-, merk- en domeinnaam te staken voor dezelfde of soortgelijke producten, op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per dag. SIETEL wordt ook bevolen haar SIETEL Beneluxmerkinschrijving en domeinnaam (www.sietel.be) te schrappen.

p. 4: D'emblée, il saute aux yeux que la dénomination sociale et la marque verbale SIETEL ont été construites en combinant des éléments constitutifs des marques figuratives de SIECOM et NEWTEL:
a) la première syllabe (SIE) est la même que celle de SIECOM;
b) la seconde syllabe (TEL) est identique à celle de NEWTEL;
c) à l'instar de SIECOM et NEWTEL, SIETEL a, pour construire sa marque verbale, ajouté sous sa dénonimation sociale SIEtel trois mots anglais pour lesquels, elle utilise - sur les piéces auxquelles la cour peut avoir égard - des caractéres plus petits, tout comme le font les appelantes dans leurs marques figuratives.

p. 11: Constate qu'en faisant usage du Signe SIEtel en tant que dénomination sociale, nom commercial, enseigne, marque et nom de domaine pour des produits identiques ou similaires á ceux des appelantes, SIETEL viole les droit de SIECOM sur les marques figurative BENELUX enregistrées sous les numéros 0715581 et 0863602, en vertu de l'article 2.20 (1), b., de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle, et ce faisant, commet un acte contraire aux pratique honnêtes du marché au sens de l'article 95 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratique du marché et á la protection du consommateur.

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15035 (Ten Cate c.s. tegen Fieldturf c.s.)
Zie eerder IEF 11578. Merkenrecht. Art. 2.26 BVIE. Ten Cate c.s. is van mening dat Fieldturf c.s. inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerken EVOLUTION en op haar Beneluxmerken EVOLUTION 3GS. Fieldturf c.s. vordert onder andere vervallenverklaring van laatstgenoemd Beneluxmerk. De rechtbank overweegt in afwachting van de onherroepelijke beslissing van het BHIM in de nietigheidsprocedure en gaat allereerst in op de vorderingen in reconventie en vervolgens op de vorderingen in conventie.

Ten Cate c.s. heeft terecht aangevoerd dat Fieldturf c.s. als licentienemer van Ten Cate c.s. het merk EVOLUTION 3GS heeft gebruikt. Op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE geldt dit gebruik als normaal gebruik van het merk. De rechtbank komt tot de conclusie dat het recht van Ten Cate op het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS niet is komen te vervallen vanwege non-usus op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. In reconventie wordt de procedure geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure bij het BHIM.

In reconventie
4.19. Tot slot kan, anders dan Fieldturf c.s. heeft aangevoerd, het gebruik door Greenfields aan merkhouder Ten Cate Thiolon worden toegerekend op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE. Immers, Greenfields behoort tot het Ten Cate-concern zodat de expliciete toestemming van Ten Cate Thiolon voor het gebruik van het merk verondersteld mag worden ook als daarvan geen schriftelijk bewijs is overgelegd door Ten Cate c.s.

4.20. Voor zover het gebruik van Greenfields al niet voldoende is voor het oordeel dat Beneluxmerk EVOLUTION 3GS normaal is gebruikt, dan geldt dat het merk in ieder geval ook normaal is gebruikt door Fieldturf c.s.

4.21. Ten Cate c.s. heeft namelijk terecht aangevoerd dat Fieldturf c.s. als licentienemer van Ten Cate c.s. het merk EVOLUTION 3GS heeft gebruikt welk gebruik op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE ook geldt als normaal gebruik van het merk. Uit de door Ten Cate c.s. overgelegde stukken blijkt dat Fieldturf c.s. in de relevante gebruiksperiode het door haar van het EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. geproduceerde kunstgras binnen haar zogenaamde ‘PRESTIGE’ range heeft verhandeld onder het merk EVOLUTION. Fieldturf c.s. vermeldde in de periode 2005-2008 bij levering aan Ceelen EVOLUTION expliciet op haar facturen (productie 27B van Ten Cate c.s.). Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als zuiver intern gebruik nu Ceelen niet behoort tot de groep van ondernemingen van Mattex, Ten Cate c.s. en Fieldturf c.s. Op haar website en in andere uitingen kenbaar voor derden gebruikte Fieldturf c.s. ook de aanduiding PRESTIGE EVOLUTION voor haar kunstgras.

4.22. De rechtbank verwerpt voorts de stelling van Fieldturf c.s. dat het door haar gebruikte PRESTIGE EVOLUTION en EVOLUTION zodanig afwijken van EVOLUTION 3GS dat gebruik daarvan niet zou gelden als gebruik van het merk EVOLUTION 3GS. Zoals hiervoor overwogen, geldt gebruik van EVOLUTION zonder de toevoeging 3GS als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm. Ook gebruik van PRESTIGE EVOLUTION geldt als in stand houdend gebruik van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS. Een merk kan normaal zijn gebruikt wanneer dit merk wordt gebruikt (i) als deel van een samengesteld merk of (ii) samen met een ander merk, als het merk door het publiek nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (vgl. Hof ’s-Gravenhage in het arrest van 26 januari 2010 inzake IKEA/Multimate, LJN BL1936, en recent in bevestigende zin het HvJEU in het arrest van 18 april 2013, C-12/12 inzake Colloseum/Levi en in het arrest van 18 juli 2013 C-252/12 inzake Specsavers/Asda). Naar het oordeel van de rechtbank is deze situatie hier aan de orde. Ten Cate c.s. heeft gesteld dat het merk PRESTIGE EVOLUTION is samengesteld uit het merk PRESTIGE van Fieldturf c.s. waarmee zij haar range van kunstgras aanduidt en het merk EVOLUTION ter aanduiding van het type garen, namelijk dat van Ten Cate c.s. Ook heeft Ten Cate c.s. gesteld dat Fieldturf c.s. haar kunstgras heeft onderverdeeld in verschillende zogenaamde ranges en binnen een range in type garen. Zo voerde zij in de relevante gebruiksperiode binnen de Prestige range ook nog de producten PRESTIGE XM en PRESTIGE XT, aldus Ten Cate c.s. Dit alles heeft Fieldturf c.s. niet betwist. Tot slot heeft Fieldturf c.s. niet betwist dat het merk EVOLUTION in PRESTIGE EVOLUTION door het publiek ook werd opgevat als een verwijzing naar het EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. dat in het kunstgras is verwerkt. Een aanwijzing hiervoor wordt in ieder geval gevonden in het hiervoor reeds vermelde overzicht van rubberkunstgrasvelden waarin Ten Cate c.s. expliciet wordt genoemd als leverancier van het garen EVOLUTION.

4.25. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat het recht van Ten Cate Thiolon op het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS niet is komen te vervallen vanwege non-usus in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. De vordering sub I zal dan ook worden afgewezen.

In conventie
4.42. Gelet op het voorgaande wordt op de vordering sub I in reconventie beslist en worden de zaken in conventie en in reconventie voor het overige geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure bij het BHIM. De zaken in conventie en in reconventie zullen naar de parkeerrol worden verwezen hangende deze beslissing. De meest gerede partij kan, nadat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure, de zaken weer opbrengen om voort te procederen door middel van het nemen van een akte onder productie van bedoelde beslissing. Ook kan die partij zich in die akte uitlaten over de bevoegdheid van de rechtbank als bedoeld in 4.4 hiervoor. Vervolgens zal de wederpartij een antwoordakte kunnen nemen.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
HA ZA 12-1042 (pdf)

Rechtbank Gelderland 14 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4258 (Agri Retail B.V. tegen BoerenBond Retail B.V.)
Uitspraak ingezonden door Marga Verwoert, Hoogenraad & Haak .
Merkenrecht. Franchise. Co-existentie. BoerenBond was franchisenemer van Agri Retail en exploiteert 73 BoerenBondwinkels. Daarnaast wordener nog 25 BoerenBondwinkels geëxploiteerd door andere franchisenemers. Partijen zijn in geschil over de afwikkeling van de franchiseovereenkomst, welke op 26 augustus 2013 is beëindigd. BoerenBond Retail gebruikt nog steeds de handelsnaam en het merk 'BoerenBond', terwijl Agri Retail stelt dat zij de rechthebbende daarop is en dat BoerenBond Retail dit merk alleen mocht gebruiken gedurende de periode dat de franchiseovereenkomst van kracht was. Volgens laatstgenoemde vormt de overeenkomst niet de grondslag voor het gebruik van het merk en de handelsnaam, omdat BoerenBond Retail al vóór de aanvang van de franchiserelatie winkels onder de naam BoerenBond exploiteerde.

Er dient een belangenafweging plaats te vinden. Agri Retail is merkhouder van het BoerenBond merk maar kan gezien de onevenredige schade die een verbod zou opleveren aan de zijde van BoerenBond Retail, haar merkrechten niet inroepen tegen de voormalig franchisenemer. Dit zal ertoe leiden dat er tijdelijk, gedurende een zekere tijd, en in afwachting van de uitkomst van de ontvlechtingsonderhandelingen twee ketens onder dezelfde naam en hetzelfde merk zullen bestaan. Als tijdelijke oplossing zal er sprake zijn van co-existentie. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen in conventie af. In reconventie beveelt zij Agri Retail de shared services overeenkomst onverkort voort te zetten onder last van een dwangsom.

5.8. Indien BoerenBond Retail voor de 73 onder haar geëxploiteerde winkels de handelsnaam en het merk 'BoerenBond' niet langer mag gebruiken, zal dat leiden tot onevenredig veel schade. De merk- en handelsnaam, die bekendheid geniet bij het publiek zal in dat geval immers gewijzigd dienen te worden. Dit betekent onder meer dat het logo vele reclame-uitingen in en rondom de winkels veranderd moeten worden, waar veel kosten mee gemoeid zullen zijn. Daarnaast zal dit betekenen dat de goodwill van de winkels, die verbonden is aan de naamsbekendheid van BoerenBond, zal verminderen. Voldoende aannemelijk is dat het ontvlechtingsproces ertoe zou kunnen leiden dat BoerenBond Retail uiteindelijk toch de merk- en handelsnaam 'BoerenBond' kan/zal blijven voeren/gebruiken. Dit leidt er dan toe dat er zinloze schade aan de naam 'BoerenBond' en daarmee aan BoerenBond Retail wordt toegebracht. Een ander punt en belang is erin gelegen dat indien BoerenBond Retail niet langer het merk en de handelsnaam 'BoerenBond' mag gebruiken de onderhandelingen tussen de aandeelhouders van Agri Holding zullen worden getorpedeerd en dat het voor BoerenBond Retail niet meer aantrekkelijk zal zijn om indien zij haar naam eenmaal heeft gewijzigd deze opnieuw weer terug te veranderen in de naam 'BoerenBond'. Daarmee zal de waarde van de handelsnaam en het merk BoerenBond een aanmerkelijke waardevermindering ondergaan. Ook zal dat tot schade leiden bij de joint-venture Agri Retail en uiteindelijk ook bij BoerenBond Retail.

5.9. Hier staat tegenover het belang van Agri Retail om als enige verder te gaan met de naam en het merk 'BoerenBond'. Agri Retail is nog steeds franchisegever van 25 BoerenBondwinkels. Indien BoerenBond Retail ook de naam en het merk 'BoerenBond' zou mogen gebruiken, zullen er twee ketens met dezelfde naam/onder hetzelfde merk bestaan, waarvan er één keten niet meer tot de franchisenemers behoort. Aannemelijk is dat Agri Retail dan problemen zal krijgen met haar franchisenemers, nu deze franchisenemers reeds te kennen hebben gegeven dat zij vrezen dat het voortbestaan van twee ketens onder dezelfde naam afbreuk zal doen aan het imago en het merk 'BoerenBond' en dat zij schade zullen leiden ten gevolge van verwarring bij het winkelend publiek.

5.10. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in dit concrete geval het belang van Agri Retail dient te wijken voor het belang van BoerenBond Retail. Weliswaar zal dit er - hoe ongelukkig ook - toe leiden dat er tijdelijk gedurende zekere tijd en in afwachting van de uitkomst van de ontvlechtingsonderhandelingen twee ketens onder dezelfde naam en hetzelfde merk 'BoerenBond' zullen bestaan, maar dit acht de voorzieningenrechter minder schadelijk en onaanvaardbaar dan dat BoerenBond Retail het gebruik van de handelsnaam en het merk 'BoerenBond' thans dient te stoppen met een gerede kans dat zij die vervolgens weer mag gaan voeren/gebruiken. Dit zou het onderhandelingsproces over de ontvlechting ook overigens doorkruisen op een wijze die, mede gelet op de historie van de samenwerking, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid thans niet aanvaardbaar is.

Lees de uitspraak hier:
Rechtspraak.nl (link)
Rechtspraak.nl (pdf)
KG ZA 13-493 (pdf)

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 12 september 2013, C/13/00138 (Louboutin tegen Van dermeersch)
Uitspraak ingezonden door Dieter Delarue en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue.
Merkenrecht. Art. 2.20, sub d BVIE. Louboutin is houder van het met de schoen een contrasterende rode 'zoolmerk' [IEF 12573]. Politica Van Dermeersch is senator voor Vlaams Belang en verspreidt affiches met de slogan 'Vrijheid of islam?' waarop haar benen afgebeeld staan met luxe schoenen. Louboutin steunt zich met succes op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

In een interview met Gazet van Antwerpen heeft Van Dermeersch geantwoord dat Louboutins dure, typisch westerse schoenen zijn die heel goed symboliseren dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om te dragen wat ze willen, anders dan in de islam (geparafraseerd). De gebruiker trekt op deze wijze een ongerechtvaardigd voordeel uit of doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In dit geval heeft verweerster alleszins de bedoeling om voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin, door de schoenen met de kenmerkende rode zool zeer prominent en goed zichtbaar op de foto af te drukken. Daardoor trekt de affiche nog veel sterker de aandacht dan met een meer neutrale schoenen.

Er is geen geldige reden te vinden in het recht om alle merkenkledng te dragen die zij wil, voor zover op eerlijke wijze verkregen. Bij uitstek zijn politici publieke figuren die de aandacht kunnen trekken met de wijze waarop zij zich kleden. Er blijft echter een fundamenteel verschil bestaan tussen de eerdere occasionele verschijningen en het lanceren van een systematisch en georganiseerde politieke campagne waarbij op grote schaal wordt gebruik gemaakt van de speciaal daartoe gecreëerde beelden. Van Dermeersch wordt verboden het merk verder te gebruiken voor haar campagne 'Vrouwen tegen Islamisering' op straffe van een dwangsom van €5.000 per dag.

Leestips: pagina's 6 en 7.

Via gva.be: Van dermeersch heeft al nieuwe affiche:

B. van Kaam, B. Le Poole en J. Schaap, Het bodem kort geding in IE-geschillen, in: Bodem kort geding, ter gelegenheid van het afscheid van mr. Rullmann, Rechtbank Amsterdam 2013.
Bijdrage ingezonden door Bertil van Kaam, Van Kaam Bas LePoole, Houthoff Buruma en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos Schaap.
De maatschappij verandert en kennelijk moet het procesrecht mee veranderen. Het moet sneller, makkelijker, toegankelijker en met minder “fijnslijperij”. Op zich is daar veel voor te zeggen, maar het is de vraag of verandering daadwerkelijk een “beter recht bouwt”2. Het vereenvoudigen van de weg om recht te halen, betekent niet automatisch een beter recht voor (beide) partijen. We moeten oppassen het kind niet met het badwater weg te gooien.

Er ligt nu een officieel initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Raad van de Rechtspraak voor – kort gezegd – het “verkortgedingen” van de bodemprocedure (KEI) en het officieuze initiatief van mr. Rullmann voor het bodem kort geding. In het BGK beginnen alle procedures in beginsel met een kort geding. De verwachting is dat hierdoor veel bodemprocedures (kunnen) worden voorkomen. Het bodem kort geding initiatief is het meest innovatieve initiatief, maar dat lag in de lijn der verwachtingen nu het afkomstig is van één van de meest praktische en innovatieve kort geding rechters van de laatste jaren. (...)

Dit artikel is sterk ingekort, lees de gehele bijdrage hier.

Voor het bodem kort geding is veel te zeggen. De procedure biedt voordelen voor een groot aantal zaken. Wij menen dat het goed is om het kort geding zo aantrekkelijk mogelijk te maken, waardoor in zoveel mogelijk zaken automatisch naar het middel van kort geding zal worden gegrepen. Wij zijn echter tegen een verplicht karakter van het bodem kort geding en het beperken van het aanhangig maken van een bodemprocedure tot die gevallen waarin beide partijen met de bodemprocedure kunnen instemmen. Met name in complexe IE-zaken, waaronder zaken waarin lastige schadebegrotingen centraal staan, dient de eisende partij het recht te behouden om direct een bodemprocedure te beginnen.

Verder zouden wij in een eventueel bodem kort geding graag de volgende uitgangspunten zien uitgewerkt: recht spreken op grond van de gewone bewijsregels en het garanderen van werkelijk voldoende tijd en gelegenheid om standpunten naar voren te brengen. Wat mr. Rullmann aanduidt als fijnslijperij kan soms echt nodig zijn en is niet per definitie negatief. Procedures mogen niet worden gereduceerd tot louter een middel om zaken zo snel mogelijk praktisch op te lossen. Dat zou de rechtszekerheid niet ten goede komen.

Ook het voorlopig karakter van het bodem kort geding onder meer in verhouding tot TRIPs verdient nadere uitwerking. Wij willen voorkomen dat een meerderheid van de IE-zaken noodgedwongen zowel een bodem kort geding als een bodemprocedure dienen te doorlopen. Het bodem kort geding streeft dan haar doel voorbij. In dat verband kan het geen kwaad dat ook de specifieke proceskostenveroordeling in IE-zaken wordt geëvalueerd.

Tot slot merken wij op dat een bodem kort geding alleen goed kan functioneren met actieve rechters, die niet bang zijn om knopen door te hakken en ingrijpende beslissingen te nemen, rechters zoals mr. Rullmann.

Bertil van Kaam, Bas LePoole, en Jacqueline Schaap

O.M.B.J. Volgenant, Het bodem kort geding en de perspraktijk, in: Bodem kort geding, ter gelegenheid van het afscheid van mr. Rullmann, Rechtbank Amsterdam 2013.
Bijdrage ingezonden door Otto Volgenant, Kennedy Van der Laan.
Redactionele Geschillen over vermeend onrechtmatige publicaties en uitzendingen worden veelal middels een voorlopige voorziening beslist. Na een kort geding volgt in de praktijk vaak geen hoger beroep, en de uitspraak in kort geding geeft aldus een ‘definitieve’ beslissing tussen partijen. En wanneer er wel hoger beroep van een voorlopige voorziening wordt ingesteld, soms gevolgd door cassatie, wordt er meestal niet daarnaast ook een bodemprocedure ingesteld. De Hoge Raad doet in kort geding regelmatig principiële uitspraken. De rol van de Voorzieningenrechter in perszaken is daarom zeer groot. (...)
Ik heb mr. Rullmann leren kennen als een scherpzinnige rechter, die steeds snel tot de kern van de zaak wist door te dringen, met goed oog voor de praktische en procesrechtelijke kant van de zaak. Het valt haar zeer te prijzen dat ze haar gedachten over het bodem kort geding met de buitenwereld heeft willen delen en dat zij ons heeft uitgedaagd daarover mee te denken. In mijn optiek heeft de perspraktijk echter geen grote behoefte aan een verplicht voorafgaand bodem kort geding. Een eiser kan immers valide redenen hebben om niet in kort geding te willen procederen. Maar van belang is vooral dat de huidige perspraktijk, waarbij het merendeel van de geschillen toch al door de Voorzieningenrechter wordt beslecht, goed loopt. Van grote procesrechtelijke knelpunten is in de perspraktijk mijns inziens geen sprake. En dat is mede te danken aan bekwame Voorzieningenrechters als mr. Rullmann.

Lees de gehele bijdrage hier.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2013, zaaknr. 200.130.083.01 (Trebs tegen Foods&Fun)
Ingezonden door Eelco Bergsma, Deterink N.V.
Zie eerder op IE-Forum. Misleidende reclame. Foods & Fun had een brief rondgestuurd waarin staat dat Trebs met een pizzaoven inbreuk maakt op haar rechten. Trebs stelt dat de Rechtbank bij de onrechtmatigheid van de brief van Foods & Fun niet aan de onrechtmatigheidseis van artikel 6:162 BW had moeten toetsen, maar die van artikel 6:194a BW. In de brief werd Trebs aangespoord de pizzaoven bij haar distributeur Emerio in te kopen, het gaat dus om reclame. Trebs maakt het aannemelijk dat de brief op grond van artikel 194a misleidend is.

De aanhef van de brief "Betreft: Inbreuk op rechten Pizzarette" klopt niet. Volgens het hof hebben Food & Fun c.s. voorhands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de enige legaal in China geproduceerde pizzaoven de Pizzarette van Food & Fun is. Dat de Chinese fabrikant van Trebs niet een gelijkend product mag vervaardigen is onjuist. De onjuiste suggestie wordt gewekt dat deze rechten zich uitstrekken tot onder andere Nederland. Over mogelijke slaafse nabootsing in Nederland wordt niks vermeld en Trebs heeft in Nederland (model)rechten op de Pizzarette en de daarvan afgeleide exclusieve verkooprechten. Ook wordt gesteld dat de Pizza Gusto niet aan hoge kwaliteitseisen voldoet, maar deze beschikt wel over CE-markering. Er is verder ook geen sprake van een objectieve vergelijking.

Het hof vernietigt het in kort geding gewezen vonnis van 10 juli 2013 (IEF 12857), verbiedt Food & Fun de brief verder openbaar te maken en gebiedt plaatsing van een rectificatie op haar websites.

3.10 Op Food & Fun c.s. rust ingevolge artikel 6:195 lid 1 BW de bewijslast met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de feiten die in de brief zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerdelijk misleidende karakter van de brief berust. Dat de brief is verstuurd door Emerio, acht het hof niet relevant omdat ook het laten versturen van onjuiste mededelingen onrechtmatig is en niet is bestreden dat de inhoud en inkleding van de brief geheel door Food & Fun c.s. zijn bepaald (vgl. Hoge Raad, 20 maart 1985, LJN: AG4986). In het kader van een kort geding is het hof niet gehouden de juistheid of volledigheid van de brief diepgaand te onderzoeken. Het hof onderzoekt slechts of het voldoende aannemelijk is dat Food & Fun c.s. in een bodemprocedure in hun bewijs zullen slagen. In zoverre slaagt grief 1. Dat de onjuistheid of onvolledigheid van voldoende materieel belang is om de beslissing van de maatman te beïnvloeden, moet door Trebs aannemelijk worden gemaakt.

3.15 Naar het voorlopig oordeel van het hof is de suggestie die van de hiervoor genoemde onjuiste mededelingen uitgaat, in de context van de overige mededelingen in de brief en de aanhef daarvan, van voldoende materieel belang om de maatman te kunnen misleiden. Het ongeoorloofde karakter van de brief wordt versterkt door de daarin opgenomen suggestie dat de Pizza Gusto van Trebs niet voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die aan een pizzaoven worden gesteld. Dat de Pizza Gusto niet voldoet aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen, is door Food & Fun c.s., gelet op het feit dat de Pizza Gusto over de vereiste CE markering beschikt, onvoldoende aannemelijk gemaakt. Er is verder ook geen sprake van een objectieve neutrale vergelijking (als bedoeld in artikel 6:194 lid 2 onder e BW). Reeds dit maakt de mededelingen ongeoorloofd. Het door Food & Fun c.s. overlegde Dekra rapport (prod. 41) brengt daarin geen verandering.